EuGH: Dracula ist erwacht – und gibt den nationalen allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften zur Verwirkung von Markenrechten den Todesbiss

Bendicht Lüthi

Lunapark Scandinavia Oy Ltd, die Klägerin, ist Inhaberin der finnischen Wortmarke Nr. 246144 «Dracula» für Süsswaren, die sie im August 2003 angemeldet hatte und die im August 2009 eingetragen wurde. Sie vertreibt auf dem finnischen Markt von ihr importierte Lakritzbonbons, auf deren Verpackung das Wort «Dracula» sowie eine entsprechende Figur abgebildet sind.

Bereits vor der Eintragung der klägerischen Marke vertrieb Karkkimies Oy – Candyman Ltd (Karkkimies) von ihr importierte Süsswaren mit dem Zeichen «Dracula» auf dem finnischen Markt. Karkkimies verfügte weder über ein ausschliessliches Recht am Zeichen «Dracula» (sei es gestützt auf Eintragung oder auf Benutzung) noch bestand eine Vereinbarung zwischen ihr und der Klägerin über die Benutzung dieses Zeichens.

Hardeco Finland Oy, die Beklagte, übernahm im Oktober 2019 Karkkimies und führte deren Geschäftstätigkeit einschliesslich des Imports und Vertriebs von mit «Dracula» bezeichneten Süsswaren auf dem finnischen Markt fort.

Im Oktober 2020 erhob die Klägerin Verletzungsklage gegen die Beklagte.

Das Markkinaoikeus (Marktgericht) hielt in seinem Urteil in einem ersten Schritt fest, dass die Zeichen identisch seien und für identische Waren benutzt würden, was zu einer Verwechslungsgefahr führe. Die langjährige parallele Benutzung habe diese Gefahr nicht beseitigt, weil die Benutzung nicht dazu geführt habe, dass die Verkehrskreise zwischen Süsswaren unterscheiden würden, die von der einen Gesellschaft importiert werden, und solchen, die von der anderen importiert werden. In einem zweiten Schritt kam das Marktgericht zum Schluss, dass eine Verwirkung nach Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Marken-RL bzw. deren Umsetzung im finnischen Markenrecht nicht eingetreten sei, da die Beklagte |über kein ausschliessliches Recht am benutzten Zeichen verfüge. In einem dritten Schritt wandte es sodann einen allgemeinen Grundsatz des finnischen Zivilrechts an. Danach habe ein Kläger seinen Anspruch innert angemessener Zeit geltend zu machen, nachdem er von den Tatsachen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen, die dem Anspruch zugrunde liegen. Die Untätigkeit der Klägerin habe hier so lange angedauert, dass die Klägerin dadurch ihr Recht verwirkt habe, gegen die Beklagte eine Verletzungsklage gestützt auf ihre Wortmarke «Dracula» zu erheben. Dass es nunmehr die Beklagte und nicht mehr Karkkimies sei, die dieses Zeichen verwende, sei unerheblich. Die Tätigkeit der Beklagten betreffe die gleichen Süsswaren, die zuvor von Karkkimies vertrieben worden seien, gegenüber der die Klägerin untätig geblieben sei. Das Marktgericht wies die Klage daher ab.

Die Klägerin rief daraufhin den Korkein oikeus (Oberstes Gericht, Finnland) an. Dieser legte dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:

«Steht Art. 10 der Richtlinie 2015/2436 dem entgegen, in einem Rechtsstreit über die Verletzung einer Marke einen innerstaatlichen Grundsatz anzuwenden, wonach der Inhaber einer Marke auch in anderen als den von Art. 18 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie erfassten Fällen das ihm nach Art. 10 Abs. 2 und 3 zustehende Recht, einem Dritten die Benutzung eines Zeichens zu verbieten, dessen Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, verwirken kann, weil er in Kenntnis der Benutzung der Marke nicht innerhalb angemessener Zeit beantragt hat, diese Benutzung zu verbieten?»

Der EuGH hat in Dreierbesetzung und ohne Schlussanträge des Generalanwalts ein ausgesprochen knapp begründetes Urteil gefällt:

Gestützt auf die bisherige Rechtsprechung hielt er zunächst fest, dass Art. 10 Marken-RL die Rechte aus der Marke umfassend harmonisiere. Art. 18 Abs. 1 Marken-RL beschränke diese Ausschliesslichkeitsrechte, indem sie nicht gegen eine später eingetragene Marke geltend gemacht werden könnten, die gemäss unter anderem Art. 9 Marken-RL nicht für nichtig erklärt werden könnte. Art. 9 Marken-RL schliesse die Nichtigerklärung einer später eingetragenen Marke aus, wenn der Inhaber der älteren Marke die Benutzung der später eingetragenen Marke während fünf Jahren ab Kenntnis der Benutzung geduldet habe, sofern die Anmeldung der später eingetragenen Marke nicht bösgläubig erfolgt sei. Gemäss Rechtsprechung werde mit Art. 9 Marken-RL der Ausschluss der Nichtigerklärung aufgrund von Duldung umfassend harmonisiert. Da es sowohl bei Art. 18 Abs. 1 als auch bei Art. 9 Marken-RL um einen potenziellen Konflikt zwischen zwei eingetragenen Marken gehe, sei diese Rechtsprechung auf Art. 18 Marken-RL übertragbar. Folglich harmonisiere Art. 18 Marken-RL die Verwirkung aufgrund von Duldung im Verletzungsprozess umfassend. Art. 18 Marken-RL sehe nur eine Verwirkung zugunsten später eingetragener Marken vor, nicht auch zugunsten nicht geschützter Zeichen, die kein ausschliessliches Recht gewähren würden. Wie sich aus diesen Gründen ergebe, dürften die nationalen Gerichte die Ausschliesslichkeitsrechte nicht über das in Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Marken-RL vorgesehene Mass beschränken. Eine gegenteilige Auslegung würde dem mit der Richtlinie verfolgten Ziel zuwiderlaufen, einen einheitlichen Schutz eingetragener Marken im Recht aller Mitgliedsstaaten zu gewährleisten.

Gestützt auf diese Erwägungen beantwortet der EuGH die Vorlagefrage dahingehend, dass Art. 10 Marken-RL «der Anwendbarkeit eines allgemeinen Grundsatzes des innerstaatlichen Rechts entgegensteht, der die Verwirkung des Rechts des Inhabers einer eingetragenen Marke, einem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, zu verbieten, in einem anderen als dem in Art. 18 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 oder 2 dieser Richtlinie genannten Fall vorsieht.»

Dieser Entscheid stellt klar, dass markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL in Verletzungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Marken-RL als aufgrund von Duldung verwirkt angesehen werden dürfen. Art. 18 Abs. 1 Marken-RL harmonisiert laut EuGH die Verwirkung in solchen Verletzungsverfahren umfassend, weshalb für nationale Vorschriften und Grundsätze dazu kein Raum mehr besteht. Da Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL eine Verwirkung einzig zugunsten von später eingetragenen Marken vorsehen, bedeutet dieser Entscheid, dass in Verletzungsverfahren gegen die Benutzung von nicht eingetragenen Zeichen eine Verwirkung der Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL kategorisch ausgeschlossen ist. Ein benutztes Zeichen als Marke einzutragen, kommt daher im Anwendungsbereich der Marken-RL auch unter dem Blickwinkel der Verwirkung wesentliche Bedeutung zu – ohne Eintragung bleibt der aufgebaute Besitzstand selbst nach jahrzehntelanger Duldung der Benutzung schutzlos.

Der Rechtsvereinheitlichung mag dieses Ergebnis dienen, was dem erklärten Ziel des EuGH entspricht. Inhaltlich zu befriedigen vermag das Urteil aus Sicht des Autors hin|gegen weder in der Begründung noch im Ergebnis. Zudem wirft diese forcierte Rechtsvereinheitlichung Anschlussfragen nach ihrer Tragweite auf. Im Einzelnen:

Der EuGH hält fest, sowohl bei Art. 18 Abs. 1 als auch bei Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL gehe es um einen potenziellen Konflikt zwischen «zwei eingetragenen Marken». Diese Aussage ist ungenau: Art. 9 Marken-RL regelt den Ausschluss einer Nichtigerklärung aufgrund von Duldung. Eine Nichtigerklärung richtet sich wesensgemäss gegen eine (später) eingetragene Marke. Auf der «angegriffenen» Seite des von Art. 9 Marken-RL geregelten Konflikts muss somit stets eine «eingetragene» Marke stehen. Auf der anderen Seite des Konflikts kann zwar eine «eingetragene» Marke stehen, muss aber nicht. Die notorisch bekannte Marke gemäss Art. 6^bis PVÜ, auf die sich Art. 9 Abs. 1 Marken-RL durch den Verweis auf Art. 5 Abs. 2 Marken-RL unter anderem bezieht (dort lit. d), ist zwar eine ältere Marke; sie ist im betreffenden Mitgliedsstaat aber gerade nicht eingetragen. Im Falle des optionalen Art. 9 Abs. 2 Marken-RL handelt es sich beim älteren Recht nicht um eine eingetragene Marke, sondern um eines der in Art. 5 Abs. 4 lit. a oder b Marken-RL genannten Rechte, bei denen es den Mitgliedsstaaten freisteht, sie als relative Eintragungshindernisse vorzusehen. Bei Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL, also beim Verfahren auf Nichtigerklärung, geht es somit um einen potenziellen Konflikt zwischen einem vorbestehenden Recht (gemäss Art. 5 Abs. 2, Abs. 3 lit. a, Abs. 4 lit. a oder b Marken-RL) und einer (später) eingetragenen Marke, nicht zwangsläufig um einen solchen zwischen «zwei eingetragenen Marken». Art. 18 Abs. 1 Marken-RL betrifft demgegenüber Verletzungsverfahren. Gemäss seiner systematischen Einordnung beschränkt er die Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 10 Marken-RL. Soweit die Beschränkung dieser Ausschliesslichkeitsrechte betreffend, muss auf der «angreifenden» Seite des Konflikts deshalb eine eingetragene Marke stehen. Art. 18 Abs. 1 Marken-RL setzt sodann voraus, dass eine Nichtigerklärung des «angegriffenen» Zeichens ausgeschlossen sein muss, was wiederum voraussetzt, dass es sich dabei um eine eingetragene Marke handelt. Auf der Seite des «angegriffenen» Zeichens steht daher immer eine (später) eingetragene Marke, womit es bei Art. 18 Abs. 1 Marken-RL also in der Tat um den potenziellen Konflikt zweier eingetragener Marken geht. Somit ist beiden Bestimmungen gemein, dass es sich beim «angegriffenen» Zeichen stets um eine eingetragene Marke handelt. Diese Gemeinsamkeit bedeutet aber entgegen dem EuGH nicht, dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL zwangsläufig ebenfalls eine umfassende Harmonisierung sämtlicher Verwirkungskonstellationen in Verletzungsverfahren (und zwar insbesondere auch gegenüber anderen «angegriffenen» Zeichen als eingetragenen Marken) darstellen muss, nur weil Art. 9 Marken-RL als umfassende Harmonisierung in Verfahren auf Nichtigerklärung von (später) eingetragenen Marken angesehen wird. Eine Begründung für seine Auslegung, wonach Art. 18 Abs. 1 Marken-RL umfassend harmonisierend sein soll und insbesondere auch Konflikte zwischen einer eingetragenen Marke und einem anderen «angegriffenen» Zeichen als einer eingetragenen Marke regelt, gibt der EuGH letztlich nicht – stattdessen stellt er es so dar, als wäre das selbsterklärend (quod non). Die Anrufung des zehnten Erwägungsgrundes der Marken-RL, wonach «unbedingt gewährleistet sein [müsse], dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedsstaaten einen einheitlichen Schutz geniessen», kann als alleiniges Argument nicht genügen, um jede andere Auslegung als unangebracht abzutun. Andernfalls käme bei sämtlichen Auslegungsfragen in markenrechtlichen Verletzungsverfahren von vornherein nur eine Rechtsvereinheitlichung als Auslegungsergebnis in Frage; der zehnte Erwägungsgrund würde die Auslegung ad absurdum führen und obsolet machen. Die Begründung des Urteils ist daher nicht überzeugend.

Nach Ansicht des Autors vermag das Urteil aber auch im Ergebnis nicht zu überzeugen. Die Nichtigerklärungs-Hindernisse gemäss Art. 8, 9 Abs. 1 oder 2 und Art. 46 Abs. 3 Marken-RL können sich der Natur ihres Regelungsgegenstands entsprechend auf der «angegriffenen» Seite einzig auf (später) eingetragene Marken beziehen; sie setzen solche zwingend voraus. Art. 18 Abs. 1 Marken-RL, der auf diese Normen Bezug nimmt, berücksichtigt dies bereits in seinem Titel, indem er das «Zwischenrecht des Inhabers einer später eingetragenen Marke als Einrede in Verletzungsverfahren» regelt. Art. 18 Abs. 1 Marken-RL stellt die Einheit der Rechtsordnung sicher: Kann der Inhaber eines älteren Rechts eine (später) eingetragene Marke nicht für nichtig erklären (sei es gestützt auf Art. 8, 9 oder 46 Abs. 3 Marken-RL), soll er auch nicht in einem Verletzungsverfahren insbesondere gestützt auf Ausschliesslichkeitsansprüche gemäss Art. 10 Marken-RL deren Benutzung untersagen können – alles andere wäre unstimmig.

Verletzungsverfahren können sich aber – anders als Verfahren auf Nichtigerklärung – nicht nur gegen die Benutzung später eingetragener Marken richten, sondern auch gegen die Benutzung anderer, nicht eingetragener Zeichen. In zweiter Konstellation besteht kein Bedarf, das Verletzungsverfahren auf das Verfahren auf Nichtigerklärung abzustimmen, um Wertungswidersprüche zu vermeiden. Dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL gleichwohl auch diese Situation regelt |und umfassend harmonisiert – nämlich indem er sie nicht anspricht und einzig auf Normen Bezug nimmt, die diese Situation gar nicht erfassen können, wodurch er durch Schweigen jegliche Verwirkung in dieser Situation kategorisch ausschliesst, – erachtet der Autor als nicht überzeugendes Auslegungsergebnis.

Durch eine solche Auslegung erhält Art. 18 Abs. 1 Marken-RL eine viel grössere Tragweite als sein Titel und sein Text andeuten, wonach nur, aber immerhin, den Inhabern einer später eingetragenen Marke gewisse Zwischenrechte zukommen sollen. Dass bei Art. 18 Abs. 1 Marken-RL die Vermeidung von Wertungswidersprüchen zwischen Verletzungsverfahren gegen eingetragene Marken einerseits und dem Verfahren auf Nichtigerklärung von eingetragenen Marken andererseits im Fokus steht und nicht das Verletzungsverfahren als solches resp. die Einschränkung der Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL generell, zeigt sich aus Sicht des Autors auch daran, dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL unter anderem auf Art. 9 Abs. 2 Marken-RL verweist. Art. 9 Abs. 2 Marken-RL wiederum verweist unter anderem auf die älteren Rechte gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. b Marken-RL. Die dort aufgezählten Rechte sind, ausser als optionale Eintragungshindernisse gegen (später) eingetragene Marken, nicht Regelungsgegenstand der Marken-RL. Diese Rechte verleihen insbesondere keine Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL. Bestehen keine Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 10 Marken-RL, können solche auch nicht durch Art. 18 Abs. 1 Marken-RL eingeschränkt werden. Dass in Art. 18 Abs. 1 Marken-RL dennoch auf diese Rechte verwiesen wird, ergibt daher nur dann einen Sinn, wenn diese Norm insoweit nicht als Einschränkung der (nicht existierenden) Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 10 Marken-RL verstanden wird, sondern als Einschränkung der anderswo geregelten Abwehransprüche, die diese Rechte gegen eine (später) eingetragene Marke verleihen würden (vgl. Art. 5 Abs. 4 lit. b Marken-RL). Bei dieser Lesart hat der Verweis in Art. 18 Abs. 1 Marken-RL via Art. 9 Abs. 2 Marken-RL auf die Rechte in Art. 5 Abs. 4 lit. b Marken-RL einen Gehalt; er vermeidet Widersprüche. Diese Lesart bedeutet aber zugleich, dass es bei Art. 18 Abs. 1 Marken-RL nicht «nur» um die Einschränkungen der Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL geht, sondern damit primär ein anderes Ziel verfolgt wird. Das spricht aus Sicht des Autors dagegen, dass gleichzeitig, quasi in einem Aufwisch, auch noch die Einschränkungen ebendieser Ausschliesslichkeitsrechte umfassend harmonisiert werden sollten. Wird Art. 18 Abs. 1 Marken-RL hingegen so verstanden, dass er sich seiner systematischen Stellung entsprechend einzig auf Einschränkungen der Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL bezieht, ist für den Autor nicht ersichtlich, welche inhaltliche Bedeutung der Verweis auf die Rechte gemäss Art. 5 Abs. 4 lit. b Marken-RL haben könnte.

Selbst bei Betonung der Rechtsvereinheitlichung erscheint dem Autor naheliegender, dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL einzig die Einreden und insbesondere die Verwirkung in Verletzungsverfahren gegen die Benutzung (später) eingetragener Marken harmonisiert. Wird der Rechtsvereinheitlichung weniger Gewicht beigemessen, kann Art. 18 Abs. 1 Marken-RL auch «bloss» als Mindeststandard für Verletzungsverfahren verstanden werden, wonach zumindest in den dort referenzierten Fällen (Art. 8, 9 und 46 Abs. 3 Marken-RL) die Benutzung einer später eingetragenen Marke nicht untersagt werden kann; dem Autor läge diese Auslegung persönlich am nächsten.

Beiden hier bevorzugten Betrachtungsweisen ist eigen, dass sich Art. 18 Abs. 1 Marken-RL jedenfalls nicht zur Verwirkung von Ausschliesslichkeitsrechten nach Art. 10 Marken-RL in Verletzungsverfahren gegen die Benutzung nicht eingetragener Zeichen äussert (und insbesondere nicht generell jegliche Verwirkung in solchen Situationen ausschliesst), sondern deren Regelung dem nationalen Recht überlässt. Freilich dürften diese nationalen Verwirkungsregeln nicht dergestalt sein, dass sie faktisch die Rechte aus der Marke gemäss Art. 10 Marken-RL untergraben und in unangemessener Weise in die Interessen von Markeninhabern eingreifen würden. Der Grundsatz der Verwirkung als solcher ist der Marken-RL allerdings nicht fremd, wie Erwägungsgrund 29 und Art. 9 Marken-RL (betreffend eingetragene Marke) zeigen. Er stellt deren Wirksamkeit daher nicht schon per se in Frage. Im Übrigen knüpft Art. 9 Marken-RL hinsichtlich der Duldung an die Benutzung und deren Kenntnis an und nicht etwa an die Eintragung der (später) eingetragenen Marke – Anknüpfungsmerkmale also, die in gleicher Weise auch bei der Benutzung nicht eingetragener Zeichen bestehen. Jedenfalls wenn im nationalen Recht eine vergleichbare Mindestdauer der Duldung verlangt würde, wie sie in Art. 9 Marken-RL bezüglich der Verwirkung gegen (später) eingetragene Marken vorgesehen ist, könnte aus Sicht des Autors nur schwer erklärt werden, inwiefern dadurch die Marken-RL praktisch ausgehöhlt und in unangemessener Weise in die berechtigten Interessen von Markeninhabern eingegriffen würde. Wo die Grenzen nationaler Verwirkungsvorschriften sind, müsste die Rechtsprechung weisen, wodurch der maximal mögliche Regelungsbereich solch nationaler Vorschriften abgesteckt und insofern eine gewisse Rechtsvereinheitlichung herbeigeführt würde. Ein solch differenziertes Vorgehen empfindet der Autor als sachgerechter als unter dem Banner der Rechtsvereinheitlichung jegliche Verwirkung kategorisch auszuschliessen, wenn es um die Benutzung nicht eingetragener Zeichen geht, obwohl ein Handeln nach Treu und Glauben bzw. das Rechtsmissbrauchsverbot und die regelmässig auf diese Grundprinzipien abgestützte Verwirkung sowohl der Marken-RL als auch – wenn auch unterschiedlich ausgeprägt – den nationalen Rechten bekannt sind.

|Schliesslich stellt sich in mehrfacher Hinsicht die Frage nach der Tragweite dieses Urteils:

Bleibt damit «nur» den nationalen Grundsätzen zur Verwirkung die Anwendung versagt oder werden damit auch weitere oder gar alle in nationalen Rechten verankerte Verteidigungsmittel ausgehebelt, die nicht in Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 8, 9 und 46 Abs. 3 Marken-RL vorgesehen sind? Könnte beispielsweise ein nationales Rechtsmissbrauchsverbot noch angerufen werden, sofern sich der Rechtsmissbrauch in anderer Form manifestiert als in einer «blossen» Duldung bzw. Verwirkung? Der EuGH hält unter anderem fest, dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL die Voraussetzungen umfassend harmonisiere, «unter denen die durch eine Marke verliehenen ausschliesslichen Rechte im Falle der Untätigkeit ihres Inhabers eingeschränkt werden können». Nicht nur Verwirkungsvorschriften, sondern auch etwa Verjährungsnormen schränken Ansprüche aufgrund der Untätigkeit des Berechtigten während einer bestimmten Zeit ein. Der Wortlaut dieser Erwägung bezieht sich an sich auf alle zeitbezogenen Einreden und damit auch auf Verjährungsnormen, nicht nur auf die Verwirkung. Dem vom EuGH in diesem Urteil ohne Rücksicht auf Verluste verfolgten Ziel der Rechtsvereinheitlichung wäre sogar am besten gedient, wenn sämtliche nationalrechtlichen Verteidigungsmittel als unzulässig erachtet würden, die nicht in der Marken-RL vorgesehen sind. Allerdings hat der EuGH die Antwort auf die Vorlagefrage eng formuliert, so dass sie sich einzig auf nationale Verwirkungsvorschriften bezieht. Aus Sicht des Autors ist auf die gegebene Antwort abzustellen und diese als massgeblich zu erachten. Die Tragweite des Urteils beschränkt sich demnach auf Verwirkungsvorschriften und geht nicht über diese hinaus.

Kommt eine Verwirkung der Ausschliesslichkeitsrechte gemäss Art. 10 Marken-RL in Betracht, wenn das «angegriffene» Zeichen zwar keine eingetragene Marke ist, aber an ihm ein anderweitiges ausschliessliches Recht besteht? Einzelne Formulierungen des EuGH können womöglich als Andeutungen gesehen werden, dass er diesfalls eine Verwirkung nicht von vornherein ausschliesst: So hält er etwa in Rz. 33 fest, dass Art. 18 Abs. 1 Marken-RL nur die Duldung einer «später eingetragenen Marke, nicht aber die Duldung eines nicht geschützten Zeichens, das kein ausschliessliches Recht gewährt», erfasse. Und in Rz. 34 führt er aus, dass gemäss Vorlageentscheidung die Beklagte «weder durch Eintragung noch aufgrund dieser Benutzung ein ausschliessliches Recht an diesem Zeichen erworben» habe. Der EuGH hebt damit das Fehlen eines ausschliesslichen Rechts am «angegriffenen» Zeichen hervor, womit er nicht einzig auf die (fehlende) Eintragung dieses Zeichens als Marke abzustellen scheint. Das mag darauf hindeuten, dass er eine Verwirkung nicht nur hinsichtlich der Benutzung einer (später) eingetragenen Marke als möglich erachtet, sondern zusätzlich auch eine Verwirkung hinsichtlich der Benutzung anderer Zeichen für denkbar hält, sofern an diesen ein ausschliessliches Recht besteht.

Diese Andeutungen sind jedoch inkonsequent. Bei Art. 9 Marken-RL handelt es sich beim «angegriffenen» Zeichen zwangsläufig immer, und namentlich auch bei Art. 9 Abs. 2 Marken-RL, um eine eingetragene Marke. Andere Zeichen, an denen ein ausschliessliches Recht besteht, können wesensgemäss auf Seiten des «angegriffenen» Zeichens nicht Regelungsgegenstand von Art. 9 Marken-RL sein. Da sich Art. 18 Abs. 1 Marken-RL auf Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL bezieht, muss es sich auch bei dieser Regelung im Verletzungsverfahren beim «angegriffenen» Zeichen stets um eine eingetragene Marke handeln (was im Übrigen auch bei Art. 8 und 46 Abs. 3 Marken-RL zutrifft). Harmonisiert nun Art. 18 Abs. 1 Marken-RL durch Verweis auf Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL umfassend, unter welchen Voraussetzungen die Ausschliesslichkeitsrechte eines Markeninhabers gemäss Art. 10 Marken-RL verwirken können, setzt dies somit zwingend eine eingetragene Marke als «angegriffenes» Zeichen voraus. Eine Verwirkung gegenüber anderen «angegriffenen» Zeichen, an denen ein ausschliessliches Recht besteht, ist in Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL und dementsprechend auch in Art. 18 Abs. 1 Marken-RL nicht vorgesehen. Die Andeutungen des EuGH in den Erwägungen, dass gegenüber einem «angegriffenen» Zeichen, an dem ein ausschliessliches Recht besteht, eine Verwirkung dennoch möglich sein könnte, deuten daher an, dass er die Konsequenzen seiner Auslegung entweder verkannt hat oder er nicht gewillt ist, sie vollumfänglich zu akzeptieren.

Wie ausgeführt, wäre es aus Sicht des Autors angebracht, eine Verwirkung nach nationalem Recht auch gegen andere «angegriffene» Zeichen zuzulassen, und damit selbstverständlich insbesondere auch gegen solche, an denen ein ausschliessliches Recht besteht. Für den Autor wäre beispielsweise unverständlich, weshalb eine Verwirkung zwar gegenüber einer (später) eingetragenen Marke als «angegriffenem» Zeichen möglich sein soll, nicht aber auch gegenüber einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6^bis PVÜ als «angegriffenem» Zeichen, bloss weil diese nicht eingetragen ist und daher als «angegriffenes» Zeichen gar nicht erst Regelungsgegenstand von Art. 9 Marken-RL sein kann, sondern nur – in der umgekehrten Konfliktsituation – als ältere Marke (vgl. Art. 5 Abs. 2 lit. d Marken-RL). Bei Zulassung der Verwirkung gegen andere «angegriffene» Zeichen, an denen ein ausschliessliches Recht besteht, lässt sich allerdings die These nicht mehr aufrechterhalten, Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL harmonisiere die Verwirkung von Ausschliesslichkeitsrechten nach Art. 10 Marken-RL umfassend. Die eindeutig formulierte Antwort auf die Vorlagefrage, in welcher der EuGH ausschliesslich Art. 18 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 und 2 Marken-RL als massgeblich bezeichnet, schliesst ein solch «grosszügigeres» Verständnis aus. Dass sich der EuGH dieser Konsequenz seiner Auslegung allenfalls nicht gewahr war und er in den Erwägungen davon abweichende Andeutungen macht, ändert aus Sicht des Autors grundsätzlich nichts an der Massgeblichkeit seiner präzis formulierten Antwort, sondern mag höchstens ein (weiterer) Grund dafür sein, um auf diese Rechtsprechung zurückzukommen.