Der Gerichtshof hat im berichteten Urteil entschieden, dass die Entfernung von Marken an Gabelstaplern, die im Anschluss mit neuen Zeichen des Importeurs ausgestattet und in den EWR eingeführt werden sollen, markenverletzend ist. Der Berichterstatter nimmt ausgehend von den Erwägungen des eher erstaunlichen Entscheids des höchsten europäischen Gerichts eine Auslegeordnung vor, ob Schnittpunkte zum Schweizer Markenrecht ausgemacht werden können, und kommt zum Schluss, dass dem neusten Wurf aus Luxemburg wenig Erbauliches abgewonnen werden kann.
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de justice a décidé que le fait de supprimer des marques sur des chariots élévateurs qui doivent être équipés par de nouveaux signes de l’importateur et importés dans l’EEE constitue une violation du droit des marques. Le rapporteur effectue, sur la base des considérations de la décision plutôt étonnante de la plus haute Cour européenne, une interprétation afin de déterminer si des points d’intersections avec le droit suisse des marques peuvent être identifiés, et parvient à la conclusion qu’il y a peu à gagner de constructif du dernier coup provenant du Luxembourg.
Die Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. (nachfolgend Mitsubishi) ist Inhaberin zahlreicher Wortmarken der Bezeichnung «Mitsubishi», die etwa mit Unionsmarke Nr. 118 042 «Mitsubishi» u. a. für Gabelstapler geschützt ist, sowie der aus drei mittig angeordneten Rauten bestehenden Unionsmarke Nr. 117 713, die ebenfalls Schutz für Gabelstapler geniesst (nachfolgend Mitsubishi-Marken).
Die Duma Forklifts NV (nachfolgend Duma) und die mit ihr verbundene G.S. International BVBA (nachfolgend GSI) vertrieben im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 19. November 2009 ohne Zustimmung von Mitsubishi Gabelstapler, die mit Mitsubishi-Marken gekennzeichnet waren. Ab dem 20. November 2009 erwarben Duma und GSI von einer Gesellschaft der Mitsubishi-Gruppe ausserhalb des EWR Gabelstapler, die sie in das EWR-Gebiet einführen und gleichzeitig in ein Zolllagerverfahren überführen. Bei diesen Gabelstaplern wurden in der Folge (a) sämtliche Mitsubishi-Marken entfernt, (b) technische Anpassungen an die in der Europäischen Union geltenden Normen durchgeführt, (c) Kennzeichnungsschilder und Seriennummern ersetzt und (d) schliesslich Zeichen von Duma und GSI angebracht.
In der Folge klagten Mitsubishi und die mit ihr assoziierte Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nachfolgend MCFE) gegen Duma und GSI vor der Rechtbank van koophandel te Brussel (Handelsgericht Brüssel) u.a. auf Unterlassung des Vertriebs von Mitsubishi-Gabelstaplern. Die Rechtbank van koophandel te Brussel wies die erhobenen Klagen mit Urteil vom 17. März 2010 ab. Gegen dieses Urteil legten Mitsubishi und MCFE Rechtsmittel ein und gelangten vor den Hof van beroep te Brussel (Berufungsgericht Brüssel).
Das Berufungsgericht hat hinsichtlich des Parallelimports der mit Mitsubishi-Marken gekennzeichneten Gabelstapler in den EWR während des Zeitraums zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 19. November 2009 eine Markenverletzung bejaht. Demgegenüber stellte das Berufungsgericht mit Bezug auf die spätere Einfuhr und das Inverkehrbringen der aus Nicht-EWR-Staaten stammenden Mitsubishi-Gabelstapler, auf denen die Mitsubishi-Marken entfernt und neue Zeichen angebracht worden waren, fest, dass sich der Gerichtshof noch nicht dazu geäussert | habe, ob die dargelegten Vorgehensweisen von Duma und GSI eine Benutzung darstellen, die der Markeninhaber verbieten könne. Gleichzeitig wies das Berufungsgericht darauf hin, dass sich jedoch aus Rechtsprechung des Gerichtshofs Anhaltspunkte ergäben, die für eine Bejahung dieser Frage sprächen. Entsprechend setzte das Berufungsgericht das Verfahren zwecks Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens aus.
Das Berufungsgericht legte dem EuGH sodann folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor
«1. a) Umfassen Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 das Recht des Markeninhabers, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter ohne seine Zustimmung alle auf den Waren angebrachten, mit den Marken identischen Zeichen entfernt (debranding), wenn es sich um Waren handelt, die – wie in das Zolllagerverfahren überführte Waren – noch nicht im EWR vertrieben worden sind, und die Entfernung durch den Dritten im Hinblick auf die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR erfolgt?
b) Hängt die Beantwortung der Frage 1a davon ab, ob die Einfuhr oder das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum unter einem vom Dritten angebrachten eigenen Erkennungszeichen erfolgt (rebranding)?
2. Wirkt es sich auf die Beantwortung der Frage 1 aus, wenn die so eingeführten oder in den Verkehr gebrachten Waren nach dem äußeren Erscheinungsbild oder Modell vom relevanten Durchschnittsverbraucher noch immer als vom Markeninhaber stammend identifiziert werden?»
und erwog sodann Folgendes:
Die erste Vorlagefrage bezieht sich zunächst auf die unionsrechtlich (bzw. damals gemeinschaftsrechtlich) festgelegten Ausschliesslichkeitsrechte, die sich aus dem harmonisierenden Art. 5 RL 2008/95 sowie dem mittlerweile ausser Kraft getretenen Art. 9 Abs. 2 GMVO herleiten lassen. Ausgehend hiervon prüfte der Gerichtshof, ob die Verhaltensweisen von Duma und GSI eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr darstellen und entsprechend in die Ausschliesslichkeitsrechte von Mitsubishi eingegriffen wurde. Hierbei ist bemerkenswert, dass der Gerichtshof ohne grössere Begründung in der Entfernung der Mitsubishi-Marken und der Anbringung eigener Zeichen eine aktive Benutzungshandlung erblickte. Diese Handlung, so der Gerichtshof, erfolge im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR, womit eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr gegeben sei.
Sodann verweist der Gerichtshof auch auf die regionale Erschöpfung (Art. 7 Abs. RL 2008/95 und Art. 13 Abs. 1 GMVO), und stellt ausgehend davon und auch mit Blick auf seine bisherige Rechtsprechung fest, dass die Entfernung der Marke dem Markeninhaber das Recht nehme, das erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren.
Nach Auffassung des Gerichtshofs stellt sodann die Entfernung der Marken auch eine Beeinträchtigung der Funktionen der Marken dar, wobei hier in den Erwägungen sowohl die Herkunftsfunktion als auch die Investitions– und Werbefunktion aufgegriffen werden. Mit Bezug auf die Herkunftsfunktion der Marke geht der Gerichtshof bereits von einer Beeinträchtigung aus, wenn der Markeninhaber am ersten Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren gehindert werde. Demgegenüber erblickt der Gerichtshof in der Entfernung von Marken und der Anbringung eigner Zeichen eine Beeinträchtigung der Investitions- und Werbefunktion, weil der Markeninhaber der Möglichkeit beraubt werde, Kunden durch die Qualität seiner Waren zu binden, wenn die fraglichen Waren noch nicht unter der Marke des Inhabers von diesem oder mit seiner Zustimmung auf den Markt in den Verkehr gebracht werden können.
Seine Erwägungen rundet der Gerichtshof schliesslich auch mit dem Hinweis ab, dass es gegen das Ziel verstosse, einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten, wenn Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers die mit der Marke identischen Zeichen entfernen und neue Zeichen auf den Waren anbringen, um diese unter Umgehung des Rechts des Inhabers, die Einfuhr der mit seiner Marke versehenen Waren zu verbieten, in den EWR einzuführen bzw. dort in den | Verkehr zu bringen. Dadurch werde das Recht des Markeninhabers beeinträchtigt, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren in den EWR zu kontrollieren.
Mit Bezug auf die zweite Vorlagefrage kommt der Gerichtshof zum Schluss, dass die Herkunftsfunktion unabhängig davon beeinträchtigt sei, ob die eingeführten oder in den Verkehr gebrachten Waren wegen ihres äusseren Erscheinungsbilds oder ihres Modells vom massgeblichen Durchschnittsverbraucher noch als solche des Markeninhabers identifiziert werden. Dieser Umstand könne aber geeignet sein, die Wirkungen einer solchen Beeinträchtigung zu verstärken.
Aus schweizerischer Perspektive ist der neuerliche Entscheid des Gerichtshofs erstaunlich und gibt Anlass zu einigen Anmerkungen. Dazu im Einzelnen Folgendes:
(1) Der Gerichtshof geht in seinen Erwägungen ohne grössere Begründung davon aus, dass die Entfernung von Marken eine Benutzungshandlung darstellt. Eine derartige Qualifikation ist keineswegs zwingend und wäre wohl einer eingehenderen Erwägung durch den Gerichtshof würdig gewesen, zumal auch der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen ausdrücklich auf die divergierende Rechtslage in der EU hingewiesen hat. Mit Blick auf die Schweiz kann immerhin aufgrund überwiegender Lehrmeinung festgehalten werden, dass die Entfernung einer Marke keine Markenverletzung darstellt und sich höchstens Folgefragen mit Blick auf die lauterkeitsrechtliche Zulässigkeit stellen.
(2) Weiter geht der EuGH ausgehend von der unionsrechtlich geschützten Herkunftsfunktion davon aus, dass diese Hauptfunktion der Marke bereits beeinträchtigt sei, wenn ein Markeninhaber beim ersten Inverkehrbringen einer mit seiner Marke gekennzeichneten Ware gehindert werde. Bezugnehmend auf seine ältere Rechtsprechung meint der EuGH damit, dass die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion darin besteht, das Unternehmen zu identifizieren, aus dem die Waren stammen und unter dessen Kontrolle das erste Inverkehrbringen organisiert wird. Auch im schweizerischen Markenrecht finden sich noch Überbleibsel, die auf den Schutz der altrechtlich begründeten Herkunftsfunktion schliessen lassen. Allerdings hat die Herkunftsfunktion der Marke mit Einführung der freien Übertragung ihre frühere Bindung an den Geschäftsbetrieb eingebüsst und reduziert sich darauf, dass der Konsument auf irgendeinen, nicht zwingend namentlich bekannten Hersteller schliessen kann. Diese Untergrenze der herkunftsorientierten Unterscheidbarkeit leuchtet aber mit Blick auf Art. 1 Abs. 1 MSchG ein, da ansonsten zwei Markeninhaber nicht auseinandergehalten werden können. Dies widerspiegelt sich letztlich auch in der Beurteilung von relativen Ausschlussgründen nach Art. 3 MSchG, bei denen sich notwendigerweise zwei unterschiedliche Rechtspersonen gegenüberstehen. Insoweit kann die | Herkunftsfunktion auch als begriffsnotwendige Grundlage der Unterscheidungsfunktion der Marke als subjektives Recht erachtet werden, um ein einmal geschätztes Produkt aus der Menge gleichartigen Angebots wiederfinden zu können.
(3) Die vom Gerichtshof ebenfalls aufgegriffene Investitions– und Werbefunktion der Marke findet sich auch im schweizerischen Schrifttum. Mit Bezug auf die Investitionsfunktion möchte der Gerichtshof eine Markenfunktion geschützt wissen, Kunden durch die Qualität seiner Waren zu binden. Damit ist die Qualitätsfunktion der Marke angesprochen, die jedoch kaum rechtlich geschützt werden kann, weil jeder Markeninhaber frei entscheiden kann, welche Qualitätspolitik er verfolgen möchte. Schliesslich ist auch die Werbefunktion in der Schweiz nicht rechtlich geschützt, da die marketingmässige Positionierung keinesfalls aus der nach Art. 1 Abs. 1 MSchG geschützten Unterscheidungsfunktion abgeleitet werden kann.
(4) Mit Bezug auf die Ausführungen über die regionale Erschöpfung im EWR ist anzumerken, dass sich aufgrund der Ausführungen des Gerichtshofs nichts Weiterführendes mit Bezug auf die schweizerische Rechtslage ableiten lässt. Obschon die Erschöpfung – anders als im Unionsrecht – nicht gesetzlich normiert ist, geht das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass im schweizerischen Markenrecht die internationale Erschöpfung gilt. Übertragen auf den Sachverhalt des hier besprochenen Urteils des Gerichtshofs hätte dies zur Folge, dass die Erstveräusserung ausserhalb des EWR bereits die Erschöpfung bewirken würde. Entsprechend kann der Markeninhaber den Import der im Ausland rechtmässig in Verkehr gesetzten Originalprodukte nicht gestützt auf sein Markenrecht verhindern.
(5) Sodann staunt man als schweizerischer Markenpraktiker nicht schlecht, wenn der Gerichtshof dem Unionsmarkenrecht auch eine lauterkeitsrechtliche Funktion zuweist, diese mit der Qualitätsfunktion der Marke vermengt und schliesslich dann beides für eine Markenverletzung von Duma und GSI sprechen soll. Es ist wohl unbestritten, dass das Markenrecht im Wettbewerb eine wesentliche Rolle spielt, was auch der Gerichtshof mit Blick auf den ersten und zweiten Erwägungsgrund der RL 2008/95 betont. Trotzdem dürfte man wohl mit Blick auf das Schweizer Recht geneigt sein, die Sicherstellung des lauteren und unverfälschten Wettbewerbs aus Art. 1 Abs. 1 UWG und nicht aus dem Markenschutzgesetz abzuleiten. In dogmatischer Hinsicht scheint es auch schwierig nachvollziehbar zu sein, weshalb die aus schweizerischer Perspektive dominierende markenrechtliche Unterscheidungsfunktion und der Schutz des unverfälschten Wettbewerbs über einen Leisten geschlagen werden sollen. Beide Funktionen verfolgen eine unterschiedliche Stossrichtung, und es hat sich in der Lehre gezeigt, dass teilweise lauterkeitsrechtlich motivierte Regelungen Eingang in das Markenschutzgesetz gefunden haben, die – zumindest aus systematischer Sicht – im UWG besser aufgehoben wären.
Aus Sicht der Markeninhaber dürfte das neuerliche Urteil des Gerichtshofes durchaus positiv zu werten sein, zumal dies einen Ausbau des unionsmarkenrechtlichen Schutzes zur Folge hat. Inhaber schweizerischer Markenrechte werden jedoch kaum etwas zugunsten der schweizerischen Rechtslage ableiten können. Zu gross scheinen hier die vorstehend dargelegten Diskrepanzen zu sein, die für eine Signalwirkung des Urteils für die Schweiz sprechen würden. Es bleibt auch zu hoffen, dass das Bundesgericht mit seiner Rechtsprechung weiterhin eine wettbewerbsfördernde Rechtsprechung gewährleistet, die durch Anregung von hartem Wettbewerb Innovationen fördert und hierzu nicht das Markenrecht für die Gewährleistung des unverfälschten Wettbewerbs vor den Karren spannt.