«Christian Louboutin und Christian Louboutin SAS gegen Van Haren Schoenen BV»
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 12. Juni 2018 entschieden, dass eine Marke, die aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht unter das Eintragungshindernis von Formen, welche der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, fällt. Eine solche Marke bestehe nicht «ausschliesslich aus der Form» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95.
Par décision du 12 juin 2018, la CJUE a jugé qu’une marque consistant en une couleur apposée sur la semelle de chaussures à talons hauts ne tombe pas sous le coup des motifs de refus à l’enregistrement des formes qui donnent une valeur substantielle au produit. Une telle marque ne se compose pas «exclusivement de la forme» au sens de l’art. 3 al. 1 let. e ch. iii de la Directive 2008/95.
Christian Louboutin meldete am 28. Dezember 2009 beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum eine Benelux-Marke an, welche am 6. Januar 2010 in Klasse 25 für «Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)» eingetragen wurde. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Schutz auf «hochhackige Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)» beschränkt.
Diese Marke wird wie folgt dargestellt:
In der Anmeldung wird die Marke wie folgt beschrieben: «Die Marke besteht aus der Farbe Rot (Pantone 18-1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist».
Van Haren, eine Deichmann-Tochter, welche in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe betreibt, verkaufte im Laufe des Jahres 2012 hochhackige Schuhe mit roten Solen. Diese wurden zu einem erheblich geringeren Preis angeboten als die im hohen Preissegment positionierten «Louboutin»-Schuhe.
Christian Louboutin klagte gegen Van Haren bei der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag) wegen Verletzung seiner Markenrechte. Die Rechtbank Den Haag hiess die Klage in einem Versäumnisurteil teilweise gut. Gegen dieses Urteil legte Van Haren bei der Rechtbank Den Haag Einspruch ein und machte geltend, die streitige Marke sei ungültig, da sie eine zweidimensionale Bildmarke, nämlich eine rote Oberfläche, darstelle. Die Rechtbank Den Haag setzte das Verfahren in der Folge aus, um dem EuGH nachfolgende Vorlagefrage zu unterbreiten.
Die Rechtbank Den Haag legte dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:
Beschränkt sich der Begriff «Form» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?
Nach Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 sind Zeichen oder Marken von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, wenn die Zeichen ausschliesslich aus | der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen. Diese Bestimmung soll verhindern, dass Zeichen, welche mit dem äusseren Erscheinungsbild der Ware (d. h. der «Form») übereinstimmen, als Marke eingetragen werden, da dadurch die Einführung von konkurrierenden Produkten auf dem Markt beschränkt werden kann.
Mit seiner Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob ein Zeichen, welches aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, ausschliesslich aus der «Form» im Sinne der Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 besteht.
Der EuGH hält in seinem Urteil zunächst fest, dass die Bedeutung des Begriffs «Form» gestützt auf den gewöhnlichen Sprachgebrauch zu ermitteln sei, da es an einer Legaldefinition fehle. Im markenrechtlichen Kontext werde unter dem Begriff «Form» allgemein die «Gesamtheit der Linien oder Konturen verstanden, die die betreffende Ware räumlich begrenze». Allerdings ergebe sich weder aus der Richtlinie 2008/95 noch aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs oder dem üblichen Wortsinn, dass eine Farbe als solche ohne räumliche Begrenzung eine Form darstellen könne.
Dennoch schliesst der EuGH nicht aus, dass die Form der Ware oder eines Teils der Ware bei der räumlichen Begrenzung der Farbe eine Rolle spielen kann. Doch kann daraus nicht geschlossen werden, dass ein Zeichen aus einer bestimmten Form besteht, wenn die Eintragung der Marke nicht diese Form, sondern nur die Aufbringung einer Farbe an einer bestimmten Stelle dieser Ware schützen soll.
Nach Ansicht des EuGH bezieht sich die streitige Marke denn auch nicht auf eine bestimmte Form der Sohle von hochhackigen Schuhen, da es in der Markenbeschreibung ausdrücklich heisst, dass die Kontur des Schuhs nicht von der Marke umfasst wird, sondern lediglich dazu dient, die Position der von der Eintragung erfassten roten Farbe zu zeigen. In jedem Fall könne die fragliche Marke nicht als «ausschliesslich» aus der Form bestehend angesehen werden, wenn ihr Hauptgegenstand wie im vorliegenden Fall eine Farbe sei, welche nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode festgelegt worden sei.
Entsprechend verneinte der EuGH die Vorlagefrage: Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 sei dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe bestehe, nicht ausschliesslich aus der «Form» im Sinne dieser Bestimmung bestehe.
Anders als in der Schweiz wurde die «Louboutin»-Marke in den Benelux-Staaten wie auch der EU als unterscheidungskräftig erachtet und eingetragen. Mit dem vorliegenden Urteil hat der EuGH die Schutzfähigkeit der Marke auch unter dem Aspekt von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 ausdrücklich bestätigt. Dies ist insofern von Bedeutung, als dieses Eintragungshindernis – anders als dasjenige der fehlenden Unterscheidungskraft – nicht durch Benutzung (Verkehrsdurchsetzung) überwunden werden kann. Dabei ist der EuGH in seinem Urteil nicht – wie oftmals üblich – den Anträgen des Generalanwalts gefolgt. Der EuGH spricht sich in seinem Urteil für eine enge Auslegung des Begriffs «Form» und mithin gegen eine Ausweitung auf nicht dreidimensionale Eigenschaften wie Farbe aus. Mit seinem Urteil stellt der EuGH klar, dass der Begriff «Form» eine räumliche Abgrenzung mittels Linien oder Konturen erfordert. Farbmarken wie auch farbige Gestaltungen von Produkten oder Produktteilen sind jedoch konturlos und ohne räumliche Abgrenzung. Entsprechend fällt eine Farbe ohne räumliche Begrenzung nicht unter den Begriff der «Form» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 und ist unter diesem Aspekt grundsätzlich schutzfähig. Anders zu beurteilen wäre demgegenüber wohl eine Form, welche mit einer Farbe eingefärbt wird. In einem solchen Fall bestünde allerdings eine konkrete räumliche Abgrenzung der Farbe durch die Form.
Mit Blick in die Zukunft ist jedoch zu beachten, dass die Richtlinie 2008/95 durch die Richtlinie 2015/2424 vom 15. Dezember 2015 ersetzt wurde, welche von den Mitgliedstaaten bis am 14. Januar 2019 umzusetzen ist. Die Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii wurde in der neuen Richtlinie durch Art. 4 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2015/2424 ersetzt, wonach Zeichen oder Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung unterliegen, wenn die Zeichen ausschliesslich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
Mit der Neufassung hat der Gesetzgeber die Vorschrift auf «andere charakteristische Merkmale» erweitert. In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob unter «andere charakteristische Merkmale» in Zukunft auch Farben fallen werden. In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass es sich bei diesen «anderen charakteristischen Merkmalen» so- | wohl um Formmerkmale als auch um Merkmale anderer Art wie beispielsweise Farben oder Oberflächen handeln kann. Allerdings wird es an der Rechtsprechung liegen, diesem zusätzlichen Begriff Gehalt zu verleihen. Ob die vorliegende Einfärbung einer Sohle ein «anderes charakteristisches Merkmal» darstellen würde, kann im jetzigen Zeitpunkt deshalb nicht abschliessend beurteilt werden. In jedem Fall setzt der Schutzausschlussgrund jedoch auch weiterhin voraus, dass das Zeichen «ausschliesslich» aus dem charakteristischen Merkmal besteht, welches der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
Unabhängig davon wird das Urteil des EuGHs für die Schweiz allerdings ohne Auswirkungen bleiben. Dies einerseits, weil die «Louboutin»-Marke in der Schweiz wegen fehlender originärer Unterscheidungskraft nicht eingetragen wurde, und andererseits, weil das MSchG keine zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 analoge Bestimmung kennt, welche eine Form vom Markenschutz ausschliesst, welche der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.