Markenrechtlicher Schutz für nachgeahmte Ersatzteile

Cedric Cucinelli

Mit der Eintragung einer Unionsmarke erlangt der Markeninhaber das ausschliessliche Recht an ihr. Dieses umfasst unter anderem das Recht, einem Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Unionsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Dieses Recht gilt jedoch nur eingeschränkt, da der Markeninhaber die Benutzung nicht untersagen kann, wenn die Marke zur Identifizierung oder Kennzeichnung von eigenen Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers verwendet wird. Dies gilt insbesondere, wenn die Nutzung der Marke notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware, wie etwa Zubehör oder Ersatzteile, hinzuweisen.

Das vorliegende Urteil des EuGH behandelt die Frage, inwieweit die Wirkung der Unionsmarke eingeschränkt wird und ob deren Inhaber das Recht hat, sich der Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile durch einen Dritten zu widersetzen. Das Urteil hat klargestellt, dass ein Automobilhersteller einem Dritten die Benutzung eines Zeichens für Ersatzteile verbieten kann, wenn dieses ein Element enthält, das seiner Marke ähnlich oder mit ihr identisch ist.

Der vorliegende Fall behandelt einen Rechtsstreit zwischen dem Automobilhersteller Audi und einem polnischen Grosshändler für Autoersatzteile. Audi ist Inhaber der Unionsbildmarke, welche die bekannten vier Ringe umfasst und unter anderem für Fahrzeuge und deren Ersatzteile eingetragen ist. Der polnische Ersatzteilhändler vertrieb nachgebaute Kühlergrills, die für ältere Audi-Fahrzeuge konzipiert waren. Diese Kühlergrills enthielten ein Element, dessen Form mit der Audi-Marke identisch beziehungsweise ihr ähnlich und zudem für die Befestigung der Vier-Ringe-Marke vorgesehen war. Da Audi sich dadurch in ihren Rechten als Markeninhaberin verletzt sah, reichte sie beim polnischen Regionalgericht Warschau Klage gegen den polnischen Ersatzteilhändler ein, mit dem Ziel, dem Händler zu verbieten, diese Ware zu verkaufen oder zu vermarkten.

Im Ausgangsverfahren war das vorlegende Gericht der Auffassung, dass die Marke Audi eine hohe Unterscheidungskraft besitze und in Polen allgemein bekannt sei, weshalb das Zeichen eindeutig mit Audi in Verbindung gebracht werde. Vor diesem Hintergrund fragte sich das vorlegende Gericht, ob die Vermarktung von Autoersatzteilen, vorliegend in Form von Kühlergrills, nach dem Unionsrecht eine «Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr» darstelle, die die Funktionen der Marke Audi beeinträchtigen könne. Es fragte sich auch, ob der Inhaber dieser Marke einem Dritten eine solche Benutzung verbieten könne. Daneben hob das vorlegende Gericht die Notwendigkeit hervor, einen unverfälschten Wettbewerb und das Interesse des Verbrauchers zu schützen, der zwischen dem Kauf eines Originalautoersatzteils und einem nachgebauten Teil wählen können soll.

Vor diesem Hintergrund beschloss das polnische Gericht, das Verfahren zugunsten der Vorabentscheidung durch den EuGH auszusetzen. Das Vorabentscheidungsverfahren betrifft die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a bis c sowie Art. 14 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Verordnung 2017/1001).

Mit der ersten und zweiten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 14 Abs. 1 lit. c der Verordnung 2017/1001 dahingehend auszulegen ist, dass ein Verkäufer von nachgebauten Autoersatzteilen, namentlich Kühlergrills, diese Teile vermarkten darf, wenn sie ein Bauelement enthalten, das für das Anbringen und Befestigen des Emblems eines Automobilherstellers bestimmt und seiner Form nach mit der Unionsmarke dieses Herstellers identisch ist oder ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Dabei unterscheidet das vorlegende Gericht zwei Fallgestaltungen, je nachdem, ob es technisch möglich oder technisch unmöglich ist, das Emblem dieses Herstellers ohne Wiedergabe seiner Marke anzubringen und zu befestigen. Sollte diese Frage für beide oder eine dieser Möglichkeiten bejaht werden, fragt sich das vorlegende Gericht, anhand welcher Beurteilungskriterien zu prüfen ist, ob diese Benutzung, wie von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 verlangt, den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht.

Mit seiner dritten und vierten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht klären, ob in Ermangelung einer sogenannten «Reparaturklausel» im Sinne von Art. 110 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Bauelement in einem Kühlergrill, das zur Anbringung des Emblems eines Automobilherstellers dient und somit die Form einer Unionsbildmarke dieses Herstellers wiedergibt, im Sinne von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt, die eine oder mehrere Funktionen dieser Marke beeinträchtigen kann.

In seinem Urteil folgt der EuGH zunächst der Struktur der Schlussanträge der Generalanwältin, indem er ebenfalls zuerst die dritte und vierte Vorlagefrage und anschliessend die erste und zweite Vorlagefrage beantwortet. Die Generalanwältin begründet diese Reihenfolge damit, dass die Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung der Beschränkungen des ausschliesslichen Rechts aus einer Unionsmarke, wie sie in Art. 14 der Verordnung 2017/1001 vorgesehen sind, nur dann relevant sei, wenn eine Verletzung dieses ausschliesslichen Rechts vorliege, dessen Umfang in Art. 9 der Verordnung 2017/1001 definiert werde.

Zunächst weist der EuGH darauf hin, dass die Unionsmarke gemäss Art. 9 Abs. 1 und 2 der Verordnung 2017/1001 ihrem Inhaber das ausschliessliche Recht gewährt, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Unionsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist (lit. a). Zudem könne der Markeninhaber die Benutzung eines Zeichens verbieten, wenn wegen der Ähnlichkeit oder Identität mit der Unionsmarke und den erfassten Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehe (lit. b). Darüber hinaus könne er die Benutzung eines ähnlichen Zeichens für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn die Unionsmarke in der EU bekannt sei und die Nutzung die Unterscheidungskraft oder den Ruf der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige (lit. c). Es sei zudem hervorzuheben, dass die Voraussetzung für die Anwendung von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 in Form der «Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr» zu prüfen sei, bevor eventuell untersucht werde, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. b der Verordnung 2017/1001 vorliege. Denn das Bestehen einer solchen Verwechslungsgefahr stelle keine Voraussetzung für die Prüfung der Frage dar, ob ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird.

Der EuGH stellt fest, dass der Begriff «benutzen» im Sinne von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 in der Verordnung selbst nicht definiert werde. Hinsichtlich dessen führt er aus, dass die Ausübung des Rechts gemäss Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 auf Fälle beschränkt bleiben müsse, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtige. Dies umfasse nicht nur die Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, sondern auch ihre anderen Funktionen, wie insbesondere die Gewährleistung der Qualität der Ware oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Die in Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 aufgeführten Formen der Benutzung, die der Inhaber der Unionsmarke verbieten könne, seien nicht abschliessend.

Zunächst kommt der EuGH zum Schluss, dass die für Geschmacksmuster vorgesehene Reparaturklausel nicht anwendbar sei. Des Weiteren wird konstatiert, dass die Kühlergrills im vorliegenden Fall weder vom Inhaber der Marke Audi stammten noch mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden seien. Das Bauelement, das für die Anbringung des Audi-Emblems vorgesehen sei, werde explizit für die Vermarktung in die Kühlergrills angebracht. Dies sei für die massgeblichen Verkehrskreise, die ein solches Ersatzteil erwerben wollen, sichtbar. Eine solche Tatsache sei geeignet, einen sachlichen Zusammenhang zwischen dem betreffenden Ersatzteil und dem Inhaber der Marke Audi darzustellen. Eine derartige Benutzung könne daher die Funktionen der Marke beeinträchtigen, die unter ande|rem darin bestehe, die Herkunft oder die Qualität der Ware gegenüber den Verbrauchern zu garantieren. Sei dies der Fall und bestehe die doppelte Identität zwischen dem Zeichen des Dritten und demjenigen des Markeninhabers, das heisst sowohl identische Zeichen als auch identische Waren oder Dienstleistungen, könne der Markeninhaber die Benutzung des Zeichens gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. a der Verordnung 2017/1001 verbieten.

Sofern die Zeichen nur ähnlich seien und damit keine doppelte Identität bestehe, habe das nationale Gericht zu prüfen, ob die Benutzung des Zeichens eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. b der Verordnung 2017/1001 herbeiführe. In diesem Fall könne der Markeninhaber die Benutzung des ähnlichen Zeichens nur dann verbieten, wenn sie wegen der Gefahr von Verwechslungen die Hauptfunktion beeinträchtige. Falls die Marke in der EU bekannt ist, sei der markenrechtliche Schutz umfassender. Der Inhaber könne demnach unabhängig von der Verwechslungsgefahr die Benutzung des Zeichens im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. c der Verordnung 2017/1001 verbieten.

Somit hat der EuGH entschieden, dass ein Dritter ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt und damit eine oder mehrere Funktionen einer Marke beeinträchtigt, wenn er ohne Zustimmung des Markeninhabers Ersatzteile einführt und zum Verkauf anbietet, die ein Element zur Anbringung des Markenemblems enthalten, das mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist.

Letztlich überlässt er es allerdings dem nationalen Gericht, zu prüfen, ob das fragliche Teil des Kühlergrills mit der Marke Audi identisch oder ihr ähnlich ist und ob der Kühlergrill mit einer oder mehreren Waren, für die diese Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich ist.

Der EuGH stellt zunächst fest, dass die Benutzung eines mit der Unionsmarke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten von ihrem Inhaber nach Art. 9 der Verordnung 2017/1001 zwar verboten werden kann, Art. 14 dieser Verordnung aber dieses Recht beschränkt. Folglich könne einem Dritten die Benutzung der Marke nicht verboten werden, falls die Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, hinzuweisen. Diese Beschränkung gelte allerdings nur, wenn die Benutzung der Marke durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel im Sinne von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 entspräche.

Der EuGH unterscheidet vorliegend zwischen zwei Situationen: Zum einen, wenn ein Unternehmen, das wirtschaftlich nicht mit dem Markeninhaber verbunden ist, ein identisches oder ähnliches Zeichen auf Ersatzteilen anbringt, die von diesem Unternehmen vermarktet werden und für den Einbau in die Produkte des Markeninhabers bestimmt sind. Zum anderen, wenn ein solches Unternehmen die Marke lediglich verwendet, um darauf hinzuweisen, dass die Ersatzteile für die Produkte des Markeninhabers bestimmt&cbr; sind, ohne das Zeichen direkt auf den Ersatzteilen anzubringen. Er hält fest, dass die erste Situation nicht unter die zulässige Nutzung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. c der Verordnung 2017/1001 falle und daher unzulässig sei. Wenn das Zeichen lediglich dafür benutzt werde, um so getreu wie möglich eine Ware des Inhabers darzustellen, überschreite die Anbringung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens auf der vom Dritten vermarkteten Ware die in Art. 14 Abs. 1 lit. c der Verordnung 2017/1001 genannte referenzielle Benutzung und falle daher unter keinen der von dieser Bestimmung erfassten Fälle.

Aus der Vorlageentscheidung gehe hervor, dass das Element des Kühlergrills mit der Marke Audi identisch oder ihr ähnlich sei und das Anbringen des Emblems auf dem Kühlergrill ermögliche. Zudem werde die Wahl der Form dieses Elements von der Absicht geleitet, einen Kühlergrill zu vermarkten, der dem Originalkühlergrill so genau wie möglich entspricht.

Daher entschied der EuGH, dass der Automobilhersteller und Markeninhaber berechtigt ist, einem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile zu verbieten, wenn dieses Zeichen in der Form eines Kühlergrillelements besteht, das zur Anbringung des Markenemblems auf diesem Kühlergrill vorgesehen ist.

Das Urteil des EuGH verdeutlicht, dass der Schutzumfang einer Unionsmarke weitreichend ist und auch auf spezifische Nutzungsszenarien wie die Anbringung von Markenemblemen auf Autoersatzteilen ausgedehnt werden kann. Der Inhaber einer Unionsmarke hat das Recht, sich gegen jegliche Nutzung zu wehren, die die Funktionen seiner Marke beeinträchtigen könnte, selbst wenn diese Nutzung im Rahmen von Autoersatzteilen erfolgt. Dies stärkt die Position der Markeninhaber und unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden Markenschutzes in der Europäischen Union.