Stand der Technik und Anspruchsauslegung

Stefan Kohler

Gegenstand der Entscheidung G 1/23 war der Einspruch der Borealis GmbH gegen das europäische Patent EP 2 626 911 der Patentinhaberinnen Mitsui Chemicals, Inc. und Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc. für ein Abdichtmaterial für Solarzellen.

Im Zentrum stand das Produkt «ENGAGE® 8400», ein komplexes Polymer zur Versiegelung von Solarmodulen. Dieses Produkt war vor dem Prioritätsdatum des angegriffenen Patents zwar kommerziell verfügbar, seine chemische Zusammensetzung konnte bis dahin jedoch nicht vollständig analysiert und reproduziert werden.

Streitgegenständlich war die Frage, ob ein solches offengelegtes, aber bis zum Prioritätsdatum nicht reproduzierbares Produkt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Stand der Technik gelten könne.

In der früheren Entscheidung G 1/92 vom 8. Dezember 1992 stellte die GBK klar, dass die chemische Zusammensetzung oder innere Struktur eines öffentlich zugänglichen Produkts zum Stand der Technik gehören soll, wenn diese ohne unzumutbaren Aufwand von der Fachperson ermittelt werden kann. Im Umkehrschluss bedeutete dies, dass die Zusammensetzung oder innere Struktur von im Markt verfügbaren Produkten vom Stand der Technik auszuschliessen waren, wenn diese bis zum Prioritätsdatum nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand von der Fachperson analysiert werden konnte.

Vor diesem Hintergrund hatte die GBK in der Sache G 1/23 die Vorlagefrage zu klären, ob das Produkt als solches, das vor dem Prioritätsdatum in Verkehr gebracht wurde, allein deshalb aus dem Stand der Technik auszuschliessen sei, weil seine Zusammensetzung oder innere Struktur von einer Fachperson nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert oder reproduziert werden kann. Zudem war die Vorlagefrage zu beantworten, ob vor dem Prioritätsdatum offenbarte technische Informationen (z.B. eine technische Broschüre) zu einem solchen Produkt unabhängig von der Reproduzierbarkeit seiner Zusammensetzung oder inneren Struktur zum Stand der Technik gehören.

Zum Kriterium der Reproduzierbarkeit führte die GBK aus, diese schaffe eine rechtliche Fiktion, nach der ein tat|sächlich frei verfügbares Produkt für die Fachperson nicht existent sei. Dies widerspreche der allgemeinen Lebenserfahrung. Zudem sei aus dem Gesetz nicht ersichtlich, wieso öffentlich zugängliche Produkte anders behandelt werden sollten als der druckschriftliche Stand der Technik, der auch nicht auf seine Reproduzierbarkeit überprüft werde.

Ausserdem würde die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit darin münden, dass auch die Vorprodukte des potenziell neuheitsschädlichen Produkts reproduzierbar sein müssten, da sich die Fachperson für die Frage der Reproduzierbarkeit ebenfalls nur dem Stand der Technik bedienen könnte. Dies würde dazu führen, dass die Fachperson sich nicht nur bestens mit der vertikalen Vertriebskette auskennen müsste, sondern letztlich in der Lage sein müsste, sämtliche Vorprodukte zu reproduzieren. Die GBK verwies beispielhaft auf Rohöl, das Vorprodukt unzähliger Anwendungen sei und dennoch bis heute nicht reproduziert werden könne. Dieses Beispiel zeige, dass es zu unsachgemässen Ergebnissen führe, wenn die Reproduzierbarkeit eine Voraussetzung des Stands der Technik sei. Daher müsse die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit entfallen.

Die GBK beantwortete die Vorlagefragen schliesslich wie folgt:

«Ein Produkt, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, kann nicht allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau von der Fachperson vor diesem Tag nicht analysiert und wiedergegeben werden konnte.»

«Technische Informationen über ein solches Produkt, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden, gehören zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Fachperson das Erzeugnis und seine Zusammensetzung oder seinen inneren Aufbau vor diesem Tag analysieren und reproduzieren konnte.»

Mit der Entscheidung G 1/23 schafft die GBK Klarheit: Ein Produkt und seine technischen Informationen, die vor dem Anmeldetag eines Patents öffentlich zugänglich gemacht werden, gehören zum Stand der Technik, unabhängig davon, ob das Produkt für die Fachperson analysier- oder reproduzierbar ist. Dies gilt für alle technischen Gebiete.

Für die Praxis hat dies zur Folge, dass die Patentanmeldung, um die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Erfindung nicht aufs Spiel zu setzen, jedenfalls früher als die Produkteinführung erfolgen muss. Es ist zu erwarten, dass sich die Entscheidung G 1/23 nicht nur auf Patentanmeldeverfahren auswirken wird, sondern auch auf Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren.

Gegenstand der Entscheidung G 1/24 ist ein Patent von Philip Morris ProductsS.A., das einen Tabakstab beansprucht, der beim Erhitzen ein Aerosol entwickelt, das vom Nutzer inhaliert wird. Nach Anspruch 1 umfasst der Tabakstab «a gathered sheet of aerosol-forming material».

Die Einsprechende Yunnan Tobacco International Co., Ltd. bestritt die Patentierbarkeit mit dem Argument, das Anspruchsmerkmal «gathered sheet» sei nicht nur als – wie von der Fachperson gemeinhin verstanden – ein entlang der Linien gefaltetes Tabakblatt zu verstehen, sondern umfasse gemäss der Patentbeschreibung auch ein spiralförmig gewundenes Tabakblatt. Ein solches sei im Stand der Technik aber offenbart.

Umstritten war somit die Frage, ob für die Prüfung der Patentierbarkeit, die nach Art. 52 ff. EPÜ zu erfolgen hat, auch die für den Schutzbereich vorgesehenen Auslegungsregeln in Art. 69 EPÜ massgeblich seien. Gemäss Art. 69 EPÜ sind zur Bestimmung des Schutzbereichs eines Patents stets auch die Beschreibung und Figuren heranzuziehen, und zwar auch dann, wenn der Anspruchswortlaut für sich genommen hinreichend klar ist.

Seit Jahren gab es divergierende Entscheidungen des EPA bzw. seiner Beschwerdekammern bezüglich der Anspruchsauslegung in der Patentierbarkeitsprüfung gemäss Art. 52 ff. EPÜ. Strittig war insbesondere, ob die in Art. 69 EPÜ normierte Regelung, wonach bei der Auslegung des Schutzbereichs eines Patents neben dem Anspruchswortlaut auch die Beschreibung und Figuren heranzuziehen sind, auch für die in Art. 52 ff. EPÜ geregelte Prüfung der Patentierbarkeit gelte.

In der Entscheidung G 1/24 lehnt die GBK die Ansicht ab, dass bei der Prüfung der Patentierbarkeit die Beschreibung und die Figuren nur bei unklarem Anspruchswortlaut herangezogen werden sollen. Dies würde den Grundsätzen des Art. 69 EPÜ sowie der Praxis der nationalen Gerichte und des Einheitlichen Patentgerichts widersprechen. Die Feststellung, ein Anspruchswortlaut sei in sich bereits klar, stelle an sich schon einen Akt der Auslegung dar. Schon die Schlussfolgerung, dass ein Anspruch klar sei, könne nicht gezogen werden, ohne den Gegenstand des Anspruchs ausgelegt zu haben.

Zusammenfassend beantwortet die Grosse Beschwerdekammer die Vorlagefragen wie folgt:

«Die Ansprüche sind der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind bei der Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ stets zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen und nicht nur dann, wenn der Fachmann einen Anspruch für sich allein genommen als unklar oder mehrdeutig erachtet.»

Mit der Entscheidung G 1/24 hat die GBK Klarheit geschaffen: Beschreibung und Figuren sind bei der Auslegung von Patentansprüchen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stets zu berücksichtigen – auch im Prüfungs- und Einspruchsverfahren. Eine vom Inhalt der Beschreibung und Figuren der Patentanmeldung oder des erteilten Patents losgelöste Auslegung der Ansprüche ist künftig nicht mehr zulässig.

Im Ergebnis wird die Auslegungspraxis des EPA somit mit jener des UPC und vieler nationaler Gerichte harmonisiert. Zu erwarten ist, dass im Prüfungsverfahren vor dem EPA die Anpassung der Beschreibung und der Figuren an den Gegenstand der Ansprüche in Zukunft (noch) kritischer überprüft wird. Dem wird bei der Ausarbeitung einer Neuanmeldung Rechnung zu tragen sein. Begriffe, Ausdrücke und Parameter, die in den Ansprüchen verwendet werden, sind gezielt mit Definitionen, Erläuterungen und Rückfallpositionen in der Beschreibung – und gegebenenfalls in den Figuren – in Einklang zu bringen.

Schliesslich ist zu bemerken, dass die Entscheidung G 1/24 in einem gewissen Widerspruch mit BGE 147 III 337, E. 6.1 steht, wo das Bundesgericht festhielt, dass Beschreibung und Figuren nur zur Auslegung des Anspruchs dienen, «soweit der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergänzung». Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung G 1/24 der GBK zu einer Änderung dieser Praxis führt.