Waren- und Verpackungsformen können als Marke eingetragen und monopolisiert werden, in der Praxis jedoch ist die Registrierung einer Formmarke oder ihre Durchsetzung Dritten gegenüber nicht immer leicht. Das Europäische Gericht hat in seinem jüngsten Entscheid den Schutzumfang von Warenformmarken erheblich gestärkt und namentlich den Erfahrungssatz, dass die angesprochenen Verkehrskreise sich insbesondere an Wortelementen und weniger an Bild- oder Formelementen orientieren, zumindest ins Wanken gebracht.
Les formes de produits et les emballages peuvent être enregistrés et monopolisés en tant que marques. Toutefois, en pratique, il n’est pas toujours facile de faire enregistrer une marque de forme ou de la faire respecter ensuite par des tiers. Dans son dernier arrêt sur la question, le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne a considérablement renforcé l’étendue de la protection des marques pour les formes de produits et tout du moins ébranlé la règle d’expérience selon laquelle le public cible est davantage guidé et influencé par des éléments verbaux que par des éléments figuratifs ou de forme.
Ist eine Sandwich-Keksform unterscheidungskräftig? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines mehrere Jahre dauernden Markenstreits zwischen zwei Keksherstellern, der mit dem am 28. Mai 2020 erlassenen «Twins Cookie Sandwich» Entscheid des Gerichts der Europäischen Union (nachstehend «EuG» genannt) ein zumindest vorübergehendes Ende findet.
Dem Konflikt liegt eine im Jahre 2015 von der spanischen Galletas Gullón, SA («Anmelderin») eingereichte Markenhinterlegung für eine EU-Marke für Waren der Klasse 30 zugrunde, welche die Verpackung eines Gebäckproduktes zeigt. Neben den Wortelementen GULLÓN und TWINS sowie COOKIE und SANDWICH enthält es auch die Abbildung eines aus schwarzem Gebäck und weisser Creme bestehenden Kekses mit strukturierter Oberfläche.
Gegen die Registrierung legte die Intercontinental Great Brands («Widersprechende») Widerspruch ein und berief sich auf ältere Rechte an ihrer am 22. Februar 2010 beim EUIPO unter der Registernummer 8566176 hinterlegten 3D-Marke, welche einen «Oreo»-Keks wiedergibt («3D-Marke»):
Weiter stützte sich die Widersprechende auch auf eine am 22. Juni 2009 unter der Registernummer 2845539 beim spanischen Markenamt hinterlegte Bildmarke, welche die in Spanien verwendete Verpackung der «Oreo»-Kekse wiedergibt («Verpackungsmarke»):
Die Widersprechende stützte den Widerspruch sowohl auf Art. 8 Abs. 1 lit. b («Verwechslungsgefahr») als auch Art. 8 Abs. 5 («Schutz bekannter Marken») der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 lit. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001; nachfolgend der Einfachheit halber nur noch «UMV» genannt).
Die Widerspruchsabteilung des EUIPO gab dem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 5 UMV und der «3D-Marke» statt. Die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO wies die gegen diesen Entscheid eingelegte Beschwerde der Anmelderin mit der Begründung zurück, die angemeldete Marke nutze die Wertschätzung der älteren Unionsmarke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 UMV in unlauterer Weise aus. Artikel 8 Abs. 1 lit. b UMV wurde – in beiden Instanzen – nicht weiter geprüft.
Daraufhin zog die Anmelderin die Entscheidung der Beschwerdekammer vor das EuG weiter und stützte sich dabei im Wesentlichen auf vier Hauptargumente: (1) Das Fehlen der Unterscheidungskraft der «3D-Marke», (2) das Fehlen einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, (3) das Fehlen der Bekanntheit der «3D-Marke» und (4) das Fehlen eines Eingriffs in die ältere «3D-Marke».
Die Anmelderin argumentierte zunächst, die Widerspruchsmarke sei nicht unterscheidungskräftig. Unter Berufung auf verschiedene Entscheidungen spanischer Gerichte und des EUIPO machte die Anmelderin geltend, dass kein Wirtschaftsteilnehmer ein ausschliessliches Recht an der Form eines runden, schwarzen Kekses mit einer weissen Cremefüllung geltend machen könne. Insbesondere führte die Anmelderin aus, dass das EUIPO eine mit der «3D-Marke» identische Marke ohne den Wortbestandteil «OREO» als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen habe, da sich ihre Merkmale nicht von anderen, üblicherweise für Kekse verwendeten Formen unterschieden. Nach Ansicht der Anmelderin gehe daher aus der Praxis des EUIPO selbst hervor, dass das einzig unterscheidungskräftige Element der älteren Marke der Wortbestandteil «OREO» sein könne. Und auch die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung eingeräumt, dass die Form des Kekses nicht sehr unterscheidungskräftig sei.
Das EuG stellte eingangs klar, dass der «3D-Marke» der Widersprechenden nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Aufgrund der Eintragung müsse dem Zeichen zumindest eine durchschnittliche Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Das allfällige Fehlen der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke könne die Anmelderin nicht im Widerspruchsverfahren geltend machen, sondern müsste dies allenfalls im Wege einer Löschungsklage durchsetzen. Das Argument, dass allein das Wortelement «OREO» (und nicht die Keksform) unterscheidungskräftig sei, untersuchte das EuG sodann bei der Prüfung der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen.
Die Anmelderin führte weiterhin aus, dass es an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit fehle – denn der einzig unterscheidungskräftige Bestandteil der «3D-Marke» sei der Wortbestandteil «OREO» und dieser finde sich auf der angefochtenen Marke unstreitig nicht wieder. Für die Anmelderin stellten nicht die Form der Kekse oder ihre Ornamente die unterscheidungskräftigen und prägenden Elemente der beiden Zeichen dar, sondern die Wortbestandteile «TWINS» und «GULLÓN» in der angefochtenen Marke und «OREO» in der Widerspruchsmarke.
Das EuG erinnerte zunächst daran, dass sich der Grad der geforderten Ähnlichkeit zwischen den Zeichen gem. Art. 8 Abs. 5 UMV und Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV unterscheide. Während gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV ein solcher Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken erforderlich sei, dass in der Vorstellung der massgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen bestehe, sei das Bestehen einer solchen Gefahr für den durch Art. 8 Abs. 5 UMV gewährten Schutz nicht erforderlich. Vielmehr reiche es für das Vorliegen von Art. 8 Abs. 5 UMV bereits aus, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen ihnen herstellten.
Weiter führte das EuG aus, die Beurteilung der Markenähnlichkeit könne sich nicht darauf beschränken, nur einen Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und diesen mit einer anderen Marke zu vergleichen. Vielmehr seien die Marken als Ganzes zu betrachten – nur wenn alle anderen Bestandteile der Marke zu vernachlässigen seien, könne die Beurteilung der Ähnlichkeit allein auf der Grundlage eines dominierenden Bestandteils erfolgen. Zwar seien bei einer Marke, die aus Wort- und Bildelementen bestehe, Erstere grundsätzlich unterscheidungskräftiger als Letztere, da der Durchschnittskonsument die fraglichen Waren leichter durch Nennung eines Namens als durch Beschreibung des Bildelements der Marke bezeichnen werde. Daraus folge aber nicht, dass die Wortbestandteile einer Marke stets als | unterscheidungskräftiger anzusehen seien als die Bildelemente.
Die «3D-Marke» bestehe aus der dreidimensionalen Darstellung einer Ware, nämlich eines Sandwich-Kekses, dessen Aussenseite dekorative Elemente enthalte. Diese dekorativen Elemente seien Teil des Kekses selbst, hätten dieselbe Farbe wie der Keks und seien durch sehr kleine Zwischenräume voneinander getrennt. Es sei, so das EuG, daher unwahrscheinlich, dass der Verbraucher eine detaillierte Prüfung dieser dekorativen Elemente, egal ob Bild- oder Wortbestandteile, vornehmen würde, anstatt die ältere Marke als Ganzes zu betrachten.
Und selbst wenn man annähme, dass der Konsument die dekorativen Elemente genauer betrachte, werde seine Aufmerksamkeit nicht auf den Wortbestandteil «OREO» gelenkt – denn dieser steche wegen seiner Nähe, seiner identischen Farbe und seines Reliefmusters nicht stärker hervor als die anderen dekorativen Elemente, die auf der Keksoberfläche erschienen. Folglich könne dieser Wortbestandteil, entgegen der Ansicht der Anmelderin, weder als der einzig unterscheidungskräftige Bestandteil der älteren Marke noch als ihr dominierendes Element angesehen werden.
Dies vorausgeschickt, schlussfolgerte das EuG, die Beschwerdekammer habe zu Recht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen die Wiedergabe eines Sandwich-Kekses von ähnlicher Farbe und Dicke mit einem bearbeiteten Rand, ähnlicher Verzierung und einem runden geometrischen Element in der Mitte gemeinsam hätten, sodass die Merkmale der älteren «3D-Marke» in zentralen Elementen der angemeldeten Marke in ähnlicher Weise wiedergegeben würden. Die zwei Marken zeigten klare bildliche Ähnlichkeiten, welche ihren Gesamteindruck prägten. Die zwei Zeichen seien somit durchaus ähnlich.
Die Anmelderin machte weiter geltend, die Vorinstanzen seien zu Unrecht von der Bekanntheit der Widerspruchsmarke – also der dreidimensionalen Sandwich-Keksform – ausgegangen. Bekannt sei nur die Wortmarke «OREO», auf welche der Widerspruch aber nicht gestützt sei. Aus den in dem Verfahren vorgelegten umfangreichen Unterlagen gehe nicht hervor, dass die «3D-Marke» überhaupt als Marke gebraucht und wahrgenommen werde, geschweige denn über eine Bekanntheit verfüge. Allenfalls zeigten die Unterlagen eine Bekanntheit der Wortmarke «OREO». Die Unterlagen seien aber nicht geeignet, die Bekanntheit der dreidimensionalen Widerspruchsmarke nachzuweisen.
Das EuG hob in seiner Begründung hervor, dass eine dreidimensionale Marke auch dann Bekanntheit erlangen könne, wenn sie in Kombination mit einem Wortzeichen verwendet werde, vorausgesetzt die dreidimensionale Marke werde als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen. Folglich könnten Beweise, welche eine dreidimensionale Marke (einschliesslich ihrer zweidimensionalen Darstellungen) mit einem Wortzeichen präsentierten, auch die Bekanntheit der dreidimensionalen Marke (und nicht nur des Wortelementes) belegen.
Zu den zahlreichen eingereichten Beweisen (insbesondere Bildern aus Zeitschriften, Verkaufsstellen, Werbekampagnen und Presseartikeln) sprach sich das EuG spezifisch zu den Marktstudien aus. Die Widersprechende legte eine Studie vor, um die Bekanntheit der «3D-Marke» aufzuzeigen. Im Rahmen dieser Marktstudie wurde den Befragten nicht die «3D-Marke» wie eingetragen, sondern ohne das Wort «OREO» auf der Oberfläche gezeigt. Das EuG wertete dies – anders als die Anmelderin – nicht als Versuch der Verzerrung; ganz im Gegenteil: Nach Ansicht des EuG trug die Entfernung des Wortelementes zur Stärkung der Aussagekraft der Studie zur Bekanntheit der «3D-Marke» bei. Indem nur die dreidimensionale Form des Kekses gezeigt und das Publikum ganz allgemein gefragt wurde: «Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie dieses Produkt sehen?», könne festgestellt werden, ob die Befragten mit dem Anblick der dreidimensionalen Form eine bestimmte betriebliche Herkunft identifizierten und daher gerade die Form als Marke erkennen würden. 76 % der Befragten antworteten auf diese Frage spontan: «OREO». Damit konnte für das EuG die Bekanntheit der Form selbst als Marke hinreichend nachgewiesen werden.
Die Anmelderin machte schliesslich geltend, die Beschwerdekammer habe nicht hinreichend dargelegt, dass sie die Bekanntheit der älteren Marke ausnutze. Das Vorhandensein der beiden Marken «TWINS» und «GULLÓN» in der angefochtenen Marke zeige deutlich, dass die Anmelderin nicht mit der Widersprechenden verbunden sei – mithin liege also auch kein Parasitismus vor.
Dieses Argument wies das EuG klar zurück. Der Umstand, dass die angefochtene Marke weitere Wortelemente enthalte, schliesse keinesfalls aus, dass der gute Ruf oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt werde. Denn selbst wenn diese Wortbestandteile als Hinweis auf eine andere betriebliche Herkunft aufgefasst würden und daher einer Verwechslungsgefahr entgegenstünden, würde dies die Gefahr des Parasitismus nicht ausschliessen. So erinnerte das EuG daran, dass der Schutz, der durch Art. 8 Abs. 5 UMV bekannten Marken gewährt wird, umfassend sei. Das spezifische Erfordernis | eines solchen Schutzes bestehe in der Benutzung eines ähnlichen Zeichens, die ohne rechtfertigenden Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige. Die massgeblichen Verkehrskreise würden in diesen Fällen die Zeichen miteinander verknüpfen, auch wenn sie sie nicht verwechselten. Wer ein Zeichen benutze, das einer bekannten Marke ähnlich sei, könne einen «berechtigten Grund» für die Benutzung geltend machen. Die Frage, ob ein solcher «berechtigter Grund» bestehe, sei jedoch restriktiv auszulegen.
Die Anmelderin berief sich in diesem Zusammenhang auf das Interesse der Hersteller von Sandwich-Keksen, auf der Verkaufsverpackung dieser Kekse eine Darstellung ihrer Form wiederzugeben, so wie es in der Branche üblich sei. Die Widersprechende könne nicht per se die Herstellung und Vermarktung von Sandwich-Keksen monopolisieren. Wenn die Anmelderin aber das Recht habe, solche Kekse herzustellen und zu verkaufen, dürfe die Widersprechende sie auch nicht daran hindern können, den von ihr vermarkteten Keks auf der Produktverpackung zu reproduzieren. Andernfalls verhelfe das EuG der Widersprechenden zu einem ungerechtfertigten Monopol an Sandwich-Keksen.
Das EuG wies auch dieses Argument zurück. Im vorliegenden Fall nutze die angemeldete Marke die Wertschätzung der älteren 3D-Marke nicht deshalb aus, weil sie die Darstellung irgendeines beliebigen Sandwich-Kekses enthalte, sondern weil sie die Darstellung eines Sandwich-Kekses enthalte, welcher ähnliche Merkmale wie der Keks aufweise, dessen dreidimensionale Darstellung diese ältere Marke schütze, und zwar im Hinblick auf die runde Form, die schwarz-weisse Farbe von Keks und Füllung, die Dicke, den mit Radialstreifen gestanzten Rand und die Innendekoration mit Fantasieformen, die geometrische Figuren suggerieren.
Im Ergebnis stützte daher das EuG den Entscheid der Beschwerdekammer, dass die Konsumenten die mit der «3D-Marke» verbundenen Merkmale auf die unter der angemeldeten Marke vertriebenen Waren übertragen würden. Selbst wenn aufgrund der anderen unterscheidungskräftigen Wortbestandteile der angemeldeten Marke keine Verwechslungsgefahr bestehe, nutze die angefochtene Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke aus.
Wäre der Fall in der Schweiz ebenso entschieden worden? Auf den ersten Blick mag man geneigt sein zu sagen: Mit Gewissheit «nein»! Aber hält dies einer umfassenderen Prüfung stand?
Angesichts der insbesondere in jüngerer Zeit äusserst restriktiven Eintragungspraxis des Instituts für Geistiges Eigentum («IGE») könnte man sich bereits fragen, ob das IGE die Marke überhaupt für die beanspruchten Waren eingetragen oder nicht vielmehr argumentiert hätte, dass die Abnehmerkreise in dieser Warenform – und trotz des Wortelementes «OREO» – die Gestaltung der Ware selber sehen und gerade nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis. So hatte das IGE jüngst mit einigen Entscheiden, die vom Bundesverwaltungsgericht dann im Beschwerdeverfahren wieder aufgehoben wurden, eine Diskussion zur Frage der Schutzfähigkeit und des Schutzumfanges von Warenformen mit Wortbestandteilen angestossen.
Gemäss den Richtlinien des IGE entfällt bei gemeinfreien Formen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen (z. B. Wortelementen oder Ornamenten) kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Es sei dabei nicht ausreichend, dass per se unterscheidungskräftige Wortelemente bloss in irgendeiner Weise sichtbar auf der gemeinfreien Form angebracht würden; vielmehr müssten sie bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein. Unterscheidungskräftige Wortelemente, die im Vergleich zur Form entweder zu klein seien oder sich an ungewohnter Stelle befänden, seien danach nicht geeignet, der Warenformmarke im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. Diese Regeln anwendend erachtete das IGE in jüngerer Zeit beispielsweise die Form einer Champagner-Flasche mit Etikett und Aufdruck ALEXANDRA sowie LAURENT-PERRIER für Waren in Klasse 33 als nicht unterscheidungskräftig und argumentierte, die hinterlegte Warenform stelle eine im betroffenen Warensegment üblicherweise auffindbare Flaschenform dar, wobei sich die hinterlegte Gestaltung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen unterscheide. Die im Zeichen enthaltene Etikette werde als reine Dekoration wahrgenommen. Und die in der Etikette enthaltenen (unstreitig unterscheidungskräftigen) Wortelemente seien proportional zu klein, um dem Zeichen gesamthaft die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Das Bundesverwaltungsgericht sah dies anders | und hob den Entscheid des IGE auf. Die Argumentationslinie des IGE zur Frage der Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren – ob man ihr nun folgen mag oder nicht – erscheint dabei diametral entgegengesetzt zu der Argumentationslinie der Anmelderin zur Frage der Kennzeichnungskraft und des Schutzumfanges in dem vom EuG entschiedenen Fall. Denn jene hatte in allen Instanzen vorgebracht, dass nur der – nach Ansicht des EuG bei der Betrachtung der Ornamente auf der Oberseite der Keksform untergehende – Wortbestandteil «OREO» zur Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke beitrage. Zumindest im Hinblick auf die Frage der Eintragungsfähigkeit muss an dieser Stelle aber nicht weiter darauf eingegangen werden, denn ein mit der EU-Marke identisches Zeichen ist vom IGE bereits im November 2010 für schutzfähig erachtet worden; die entsprechende Marke ist im Schweizer Markenregister unter Registernummer 607 951 zu finden.
Wieso also wäre der Entscheid in der Schweiz nicht ebenso entschieden worden wie in der EU? Die Antwort lautet schlicht: Weil man sich im schweizerischen Widerspruchsverfahren nicht auf den Schutz einer berühmten Marke berufen kann. Das Schweizer Recht spricht berühmten Marken in Art. 15 Abs. 1 MSchG zwar auch Schutz vor der Gefährdung der Unterscheidungskraft und der Beeinträchtigung oder dem Ausnutzen des guten Rufes zu – allerdings nicht im Widerspruchsverfahren. Die Widerspruchsgründe, auf die der Inhaber einer älteren Marke sich im Widerspruchsverfahren berufen kann, sind gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG in Art. 3 Abs. 1 MSchG abschliessend ausgeführt. Und Art. 3 Abs. 1 MSchG enthält keine dem Art. 8 Abs. 5 UMV entsprechende Vorschrift.
Spielte der Fall in der Schweiz, hätte das IGE also allein prüfen können und dürfen, ob hier ein Fall des Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vorliegt, sprich der Eintragung des angegriffenen Zeichens eine ältere Marke entgegensteht, welche dieser hinreichend ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Dies entspricht dem Widerspruchsgrund des Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV, auf welchen weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer und auch nicht das EuG weiter eingegangen sind.
Die «Bekanntheit» bzw. der gute Ruf der «Oreo-3D-Widerspruchsmarke» wäre lediglich bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen gewesen. In der Schweiz gibt es zu den Anforderungen an Marktumfragen und ihre Beweiskraft bislang (leider) kaum Rechtsprechung. Einige wenige Urteile sprechen sich zum Grad der Bekanntheit aus, die notwendig ist, um einer Marke (durchgesetzte) Unterscheidungskraft zuzusprechen. In seinem «Smarties / M&M’s»-Entscheid hielt das Bundesgericht beispielsweise fest, dass eine Marke als durchgesetzt angesehen werden könne, wenn mehr als 60 % der Befragten die Verpackung in einer neutralen Form (ohne weitere Bezeichnungen) wiedererkennen (in casu eine schmale zylindrische Form als Verpackung für Schokoladenprodukte). Bedenkt man, dass in der dem EuG vorgelegten Studie insgesamt 76 % der Befragten spontan die «Oreo-3D-Widerspruchsmarke» «OREO» angaben, würde dies wahrscheinlich in der Schweiz genügen, selbst um den durchgesetzten Charakter der «3D-Marke» aufzuzeigen, erst recht jedoch eine erhöhte Kennzeichenkraft aufgrund der umfangreichen Benutzung und Bekanntheit bei den relevanten Verkehrskreisen nachzuweisen.
Zieht man zudem in Erwägung, dass in dem zu entscheidenden Fall die Waren identisch sind und die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Markenhinterlegung nahezu identisch übernommen wurde, so liegt es nahe anzunehmen, dass das IGE zum Schluss gekommen wäre, dass eine Verwechslungsgefahr besteht.
Gemäss der gefestigten Rechtsprechung des IGE ist Verwechslungsgefahr in der Regel dann anzunehmen, wenn die ältere Marke integral in das jüngere Zeichen übernommen wird. So heisst es in den Richtlinien: «Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint».
Diese allgemeinen Grundsätze bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gelten prinzipiell auch für die Kollision von dreidimensionalen Marken mit Bildmarken, allerdings ist den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. So führt das IGE in den Richtlinien weiter aus, dass der Schutzbereich einer dreidimensionalen Marke umso kleiner sei, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den Zweck der Ware vorgegeben werde und sich nicht von anderen, allgemein üblichen Gestaltungen klar abhebe. Übereinstimmungen in schutzunfähigen Formbestandteilen be- | gründen grundsätzlich keine Markenähnlichkeit. Zur Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke führt das IGE sodann aus, dass allein die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung aufgrund des übereinstimmenden Sinngehaltes einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Formmarke noch keinen Abwehranspruch begründe. Eine Folge dieses Grundsatzes sei, dass für Bildmarken gegenüber dreidimensionalen Marken nur dort ein Abwehranspruch bestehe, wo Letztere die präzise dreidimensionale Umsetzung der Bildmarke darstellen. Dies setze voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet sei, dass im Erinnerungsbild überhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben könne.
Gleichermassen kommt eine Verwechslungsgefahr aber unter Berücksichtigung ebendieser Grundsätze auch in jenen Fällen in Betracht, in denen – wie hier vorliegend – die (ältere) Formmarke in der jüngeren Bildmarke als zweidimensionales Element identisch wiedergegeben wird. Auf das Fehlen des übernommenen Wortelementes «OREO» dürfte es dabei auch nach der Praxis des IGE nicht ankommen; denn wie das EuG festgestellt hat, geht dieses in den Ornamenten unter und prägt die ältere Marke nicht. Im Ergebnis hätte daher auch das IGE den Widerspruch wohl gutheissen müssen – wenn auch mit anderer Begründung.
Es bleibt abzuwarten, ob bzw. wann sich auch das IGE oder Schweizer Gerichte mit der Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der «3D-Marke» und jüngeren Marken mit Darstellung von Sandwich-Keksen oder der Frage der Rufausnutzung werden auseinandersetzen müssen. Auch wenn das IGE sich auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr wird beschränken können und müssen, so müsste ein Verletzungsgericht auch prüfen, ob ein Eingriff in Art. 15 MSchG vorliegt. Der Entscheid des EuG schwebt nun jedenfalls nicht nur in der EU, sondern auch in der Schweiz als Damoklesschwert über den Herstellern sogenannter «Me too»- oder «Knock-off»-Produkte.