Zum Verbot der Doppelpatentierung

Vera Vallone

Eine Legaldefinition für den Begriff der «Doppelpatentierung» sucht man vergebens. Das eher als Prinzip bekannte Verbot wird bereits seit mehreren Jahrzehnten immer wieder im Zusammenhang mit der Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) diskutiert. Grundsätzlich geht es um die Vermeidung der Situation, dass mehrere identische Patente, von einem oder mehreren Anmeldern gehalten, nebeneinander bestehen. Klare Kriterien gibt es dabei nicht und daher sind auch mehrere Konstellationen denkbar, in denen eine solche «Doppelpatentierung» möglich wäre. Zudem mag die Frage aufkommen, was für ein praktisches Interesse ein Anmelder haben könnte, zwei oder mehrere identische Patentanmeldungen zu halten.

Zur Übersicht wird in einem ersten Schritt kurz erläutert, um welche Konstellationen es sich im Entscheid G 4/19 der Gossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (GBK) handelt und diese werden in den Rahmen der möglichen Formen der «Doppelpatentierungen» gesetzt (nachfolgend II.). Danach werden die Entscheidresultate und -gründe erläutert, die auch zu den praktischen Vorteilen der Doppelpatentierung Auskunft geben (nachfolgend III.).

Im weitesten Sinne wird Doppelpatentierung als parallele Zulassung von mind. zwei Patenten für dieselbe Erfindung mit Schutzwirkung für dasselbe Gebiet verstanden. Grundsätzlich wird die Erteilung mehrerer Patente für denselben Schutzgegenstand und dasselbe Schutzgebiet verhindert, indem die ältere Anmeldung (als Teil des Stands der Technik) für die neuere Anmeldung als neuheitsschädlich qualifiziert wird: Nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ bildet «Stand der Technik […] alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.»

Doch längst nicht alle parallelen Zulassungen werden durch das Erfordernis der Neuheit verhindert. Es gibt einige Anwendungsfälle, in denen die europäischen Anmeldungen bei der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen gegenseitig nicht zum Stand der Technik gezählt werden und daher nicht neuheitsschädlich sind. Zu diesen Anwendungsfällen zählen z.B.:

• –
  wenn sich ein europäisches und ein oder mehrere nationale Patente mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum gegenüberstehen; oder
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  wenn sich zwei oder mehrere europäische Patentanmeldungen von unterschiedlichen Anmeldern (mit demselbem Erfindungsgegenstand, Schutzgebiet und Wirksamkeitsdatum) gegenüberstehen.
• –
  Beide obgenannten Beispiele sind allerdings von der dem Entscheid G 4/19 zugrundeliegenden Ausgangslage zu unterscheiden. Denn G 4/19 beschäftigt sich mit dem engen Verständnis des Begriffs der Doppelpatentierung und zwar, wenn es um zwei oder mehrere europäische Anmeldungen mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum vom selben Anmelder geht.

Doppelpatentierung i.e.S. bezeichnet zwei oder mehrere europäische Patentanmeldungen und Patente (hiernach «EP- | Anmeldung») mit demselben Schutzgegenstand, Wirksamkeitsdatum und Anmelder, wobei – wie oben beschrieben – die Anmeldungen einander gegenüber nicht zum Stand der Technik gehören. Folgende drei Fallgruppen, die diese Konstellation erfüllen, werden unterteilt:

• –
  Fallgruppe 1: Die zu prüfende und die bereits erteile EP-Anmeldung werden am selben Tag angemeldet (parallele Anmeldung);
• –
  Fallgruppe 2: Die zu prüfende EP-Anmeldung wird als europäische Teilanmeldung der bereits erteilen EP-Anmeldung eingereicht (Art. 76 Abs. 1 EPÜ); und
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  Fallgruppe 3: Die zu prüfende EP-Anmeldung beansprucht die Priorität einer bereits erteilten EP-Anmeldung (Art. 88 EPÜ).

Für einen Anmelder praktisch relevant ist Fallgruppe 3. Denn die 20-jährige Schutzdauer eines Patents beginnt am Anmeldetag (und nicht am Prioritätstag). Beansprucht eine zweite EP-Anmeldung, die z.B. erst ein Jahr nach der ersten EP-Anmeldung erfolgt, die Priorität der ersteren, verlängert sich die gesamte Schutzdauer um dieses eine Jahr.

Zu unterscheiden ist die Doppelpatentierung vom sog. «Doppelschutz» (oder double protection), der zwei oder mehrere Anmeldungen mit überlappenden Ansprüchen meint. In der Praxis des EPA sowie auch in der Entscheidung G 4/19 wird die Ausdehnung des Doppelpatentierungsverbots auf sich bloss überlappende Anmeldungen abgelehnt. In einem jüngsten Entscheid hat die technische Beschwerdekammer sogar nochmals deutlich festgehalten: «A mere overlap in scope, even if to a large extent, does not result in double patenting.»

Im Zusammenhang mit dem Entscheid G 4/19 verweist die GBK auf frühere Entscheide, in welchen sie sich in einem obiter dictum bereits zum Thema Doppelpatentierung geäussert und das Folgende festgehalten hat: «The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor.» Im zugrundliegenden Fall ging es um die Fallgruppe 2, wobei einem Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines zweiten Patents abgesprochen wurde.

Die Prüfstelle des EPA hat die Patentanmeldung Nr. 17718590.2 aufgrund des Verbots der Doppelpatentierung abgewiesen. Der Anmelder hat Einspruch gegen die Abweisung erhoben mit der Begründung, dass das EPÜ keine genügende rechtliche Grundlage für die Abweisung einer EP-Anmeldung basierend auf dem Doppelpatentierungsverbot darstelle. Die technische Beschwerdekammer hat in ihrem Entscheid T 318/14 vom 7. Februar 2019 festgehalten, dass dies eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung und daher von der grossen Beschwerdekammer (GBK) zu beurteilen sei. Konkret wurden drei Fragen an die GBK gestellt, die wie folgt zusammengefasst werden können:

• 1.
  Kann eine EP-Anmeldung zurückgewiesen werden mit der Begründung, dass es sich um eine Doppelpatentierung handelt?
• 2.
  Falls ja, werden die drei Fallgruppen (oben beschrieben) unterschieden oder sind alle drei gleich zu behandeln?
• 3.
  Reicht es für die für einen Anmelder besonders attraktive dritte Fallgruppe aus, dass sich ein berechtigtes Interesse des Anmelders an einer Doppelpatentierung ergibt?

Im Grundsatz ging es im Entscheid um zwei Themen, nämlich, ob es eine genügende gesetzliche Grundlage für das Doppelpatentierungsverbot gibt und wenn ja, in welchem Umfang ein solches Verbot wirkt.

Zunächst hat die GBK analysiert, ob Art. 125 EPÜ als Grundlage für ein Verbot der Doppelpatentierung in Frage kommt. Nach einer Auslegung der Vorschrift im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WÜRV) und den travaux préparatoires (preparatory documents), die als Auslegungshilfe beigezogen wurden, hielt die GBK fest, dass das Verbot der Doppelpatentierung einen Grundsatz darstelle:

«The preparatory documents demonstrate with overwhelming certainty that there was a real and effective agreement that the European Patent Office should prohibit double patenting by taking into account principles of procedural law generally recognised in the Contracting States, i.e. by a direct application of Article 125 EPC.»

Ein Grundsatz des Verbots der Doppelpatentierung besteht somit nach Art. 125 EPÜ. Damit folgt die GBK dem obiter dictum in G 1/05 und G 1/06.

Wie bereits oben erwähnt, basieren die Entscheidgründe in G 4/19 zu grossen Teilen auf den Informationen in den travaux préparatoires. Nach der Analyse dieser Dokumente kam die GBK zum Schluss, dass: «[a]ccording to this legislative intention, the prohibition is applicable for the same invention in re | spect of which there are several applications withthe same date of filing» (Hervorhebung hinzugefügt).

Der Anmelder hatte im zugrundeliegenden Verfahren vorgebracht, dass die oben zitierte Aussage in den travaux préparatoires auf die zu prüfende europäische Anmeldung aber nicht anwendbar sei, da es sich nicht um dasselbe Anmeldedatum («same filing date»), sondern um zwei verschiedene Anmeldedaten handle, wobei die jüngere Anmeldung aber das Prioritätsdatum der älteren Anmeldung beanspruche. Auch sei das obiter dictum nur auf Teilanmeldungen (Fallgruppe 2) anwendbar, die vorliegend relevante Fallgruppe 3 sei nicht davon erfasst. Dies begründet der Anmelder damit, dass das obiter dictum explizit ein Doppelpatentierungsverbot auf der Basis erkenne, dass der Anmelder kein berechtigtes Interesse an der zweiten Anmeldung habe. Da die Fallgruppe 3 aber sehr wohl ein berechtigtes Interesse begründen würde, kann es sich nicht um einen Anwendungsfall handeln, der gemäss obiter dictum vom Doppelpatentierungsverbot erfasst würde.

Diesen Vorbringen hat die GBK widersprochen und festgehalten, dass es zum einen keinen Unterschied zwischen den drei Fallgruppen geben kann: «In view of the general wording used [in the preparatory documents], it is probable that different conditions for the constellations […] were not envisaged.» Zum anderen stimme es zwar, dass die travaux préparatoires vom «same filing date» sprechen. Das generelle Prinzip des Verbots der Doppelpatentierung sollte aber auch als solches angesehen werden, nämlich als ein Prinzip, und nicht als eine rechtliche Bestimmung, die wortlautgetreu umgesetzt werden müsse. Die Aussage «same filing date» sei entsprechend als «same effective date» (Wirksamkeitsdatum) zu verstehen, womit auch Anmeldungen mit demselbem Prioritätsdatum erfasst seien. Die Frage, ob Fallgruppe 3 ein berechtigtes Interesse für den Anmelder darstellt, könne vor diesem Hintergrund unbeantwortet bleiben.

Das Doppelpatentierungsverbot ist somit allgemein, unabhängig von den Fallgruppen, gültig.

Eine europäische Patentanmeldung kann gestützt auf Art. 125 EPÜ zurückgewiesen werden, wenn sie den gleichen Schutzgegenstand beansprucht wie eine andere europäische Patentanmeldung desselben Anmelders und diese Anmeldung nicht zum Stand der Technik gehört. Obwohl die Entscheidung G 4/19 den «gleichen Schutzgegenstand» nicht definiert, kann basierend auf der bisherigen EPA-Praxis geschlossen werden, dass das Verbot der Doppelpatentierung nur bei identischem Schutzgegenstand Anwendung findet. Jede geringe Abweichung hebelt demnach die Wirkung des Doppelpatentierungsverbots aus. Dies ist im Einklang mit der Entscheidbegründung, die zwischen «Doppelpatentierung» (bei identischen Ansprüchen) und «Doppelschutz» (bei sich überlappenden Ansprüchen) unterscheidet.

Dass sich die GBK zu einem allfälligen berechtigten Interesse an einem zweiten Patent nicht äussert, mag zwar im ersten Augenblick unbefriedigend sein, aber vor dem Hintergrund, dass eine minime Abweichung bereits eine zweite EP-Anmeldung zulässt, ist dieser Umstand wohl eher vernachlässigbar.