Andrea Schäffler, Das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht

Im Eintragungsverfahren von Marken entspricht es der gängigen Praxis, dass bei allfälligen Gemeingutbeanstandungen durch das IGE jeweils darauf hingewiesen wird, es fallen unter den Gemeingutbegriff sowohl nicht unterscheidungskräftige als auch freihaltebedürftige Zeichen. Dieser zweigliedrige Textbaustein ist an sich nicht weiter verdächtig und dürfte von den meisten Markenpraktikern nicht gross auf seine Berechtigung hinterfragt werden. Es erweist sich daher als erfrischend und zugleich dogmatisch interessant, wenn gerade der zentrale und an sich etablierte Gemeingutbegriff im Rahmen des Schutzausschlussgrundes von Art. 2 lit. a MSchG zum Gegenstand einer Dissertation gemacht wird. Nichts anderes hat sich Andrea Schäffler mit der jüngst erschienenen Dissertation über das Freihaltebedürfnis im schweizerischen Markenrecht zum Ziel gesetzt, indem die in der Lehre und Rechtsprechung weitverbreitete Annahme genauer hinterfragt wird, ob unter Art. 2 lit. a MSchG auch die Freihaltebedürftigkeit von Zeichen subsumiert werden kann.

Ausgehend von der vorausgeschickten fehlenden Tatbestandsmässigkeit der Freihaltebedürftigkeit im Gesetzeswortlaut von Art. 2 lit. a MSchG (S. 3) beginnt Schäffler ihre Analyse im ersten Teil ihrer Arbeit mit Blick auf völkerrechtliche Vorgaben (S. 7–13), ausgehend vom herkömmlichen Verständnis in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung (S. 14–37) und auch rechtsvergleichend (S. 40–86) mit Blick auf das deutsche und europäische Recht. Eine hierbei für den Rechtsalltag immer wieder ernüchternde Erkenntnis ist, dass das Freihaltebedürfnis im schweizerischen, ausländischen oder staatsvertraglichen Gesetzestext keine explizite Grundlage findet (S. 87). Ebenso weist die Autorin auf die im schweizerischen Recht eigentümliche Unterteilung zwischen relativen und absoluten freihaltebedürftigen Zeichen hin, womit eine Diskrepanz zum europäischen Recht besteht, das die Verkehrsdurchsetzung für nicht unterscheidungskräftige, beschreibende und üblich gewordene Zeichen ausnahmslos vorsieht (S. 89). Diese Unterscheidung dürfte sich wohl mit Art. 2 lit. b MSchG vereinbaren lassen, bereitet aber Schwierigkeiten mit Blick auf die Subsumtion unter Art. 2 lit. a MSchG (S. 89 mit Verweis auf die eingehende Analyse in § 8).

Der zweite Teil der Berner Dissertation widmet sich sodann der vertieften rechtlichen Detailanalyse, insbesondere mit Blick auf einschlägige Rechtsprechung, womit die fehAtenas Anderson / Benedetta S. Galettilende Notwendigkeit des relativen Freihaltebedürfnisses über eine konsequente Anwendung des Kriteriums der fehlenden Unterscheidungskraft gelöst werden könnte (S. 91–172). Zum selben Ergebnis kommt Schäffler auch in der darauffolgenden Detailuntersuchung zum Kriterium des absoluten Freihaltebedürfnisses (S. 173–203), das trotz Auslegung nicht Art. 2 lit. a MSchG zugeführt werden kann und insoweit einer Rechtsgrundlage entbehrt (S. 174–178).

In der Sache mag man mit Schäffler einig gehen, dass der Schutzausschlussgrund der Freihaltebedürftigkeit nicht nur überholt ist, sondern im Gesetz schlichtweg keine Stütze findet. In der Praxis dürfte die neue Dissertation durchaus auch neuen Argumentationsspielraum faktisch und dogmatisch abstützen, damit für tendenziell nicht unterscheidungskräftige Zeichen noch Hoffnung auf eine Markeneintragung besteht, und sei es bloss über den Umweg der Verkehrsdurchsetzung. Ebenso dürfte die differenzierte Sichtweise von Schäffler mit Blick auf die Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft dazu dienen, bei Markenkollisionen auf den richtigen Schutzumfang abstellen zu können. Zyniker dürften hingegen einwenden, dass mit dem jüngsten wissenschaftlichen Wurf aus Bern die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit lediglich im Rahmen der Unterscheidungskraft überprüft und im Ergebnis wohl kaum zu wahrnehmbaren Unterschieden führen wird. Zudem könnte mit der allfälligen Abkehr vom Schutzausschlussgrund der Freihaltebedürftigkeit sogar ein Stück Rechtssicherheit verloren gehen, zumal gerichtlich als freihaltebedürftig erkannte Zeichen gewissermassen als beständiges Leuchtfeuer in einem Meer mit zunehmend dicht aneinander gedrängten Marken gelten. Sollten daher Gerichte das Konzept der Freihaltebedürftigkeit in naher Zukunft verwerfen wollten, wäre es zumindest aus gesetzgeberischer Sicht eine Überlegung wert, ob die Freihaltebedürftigkeit von Zeichen durch eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage legitimiert werden sollte.

Abschliessend hätte man sich wohl als Markenpraktiker noch gewünscht, dass angesichts der Fundamentalkritik am Freihaltebedürfnis von Schäffler weitere Ausführungen zum Anwendungsbereich von Art. 2 lit. b MSchG erfolgt wären. Gerade hier besteht die Tendenz, dass Formmarken tendenziell schneller als nicht unterscheidungskräftig eingestuft werden, wobei hier der ausdrückliche Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG in faktischer Hinsicht bereits bei der Beurteilung von Art. 2 lit. a MSchG mitschwingt (vgl. hierzu jüngst in dieser Zeitschrift M. Wullschleger/M. Hunn, EuGH: Unterscheidungskraft einer eingekrümmten Amphore als Formmarke, sic! 2020, 538).

| Die wenigen Kritikpunkte dürften letztlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schäffler mit einem kompakten Werk Herkunft und Wandel der Lehre vom Freihaltebedürfnis umfassend und präzise aufgearbeitet hat, wofür ihr alleine bereits Anerkennung gebührt. Man kommt daher nicht darum herum, im 107. Heft der Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht eine sehr sorgfältig ausgearbeitete und angenehm formulierte Dissertation zu erkennen, die einen soliden Beitrag zur Weiterentwicklung des schweizerischen Markenrechts leistet. Damit kann das Werk jeder im Markenrecht tätigen Person uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen werden.