Einheit der Rechtsordnung:Lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch trotz markenrechtlicher Koexistenz?

Simone Brauchbar Birkhäuser

Das Bundesgericht spricht sich in seinem Urteil 4A_152/2020 vom 26. Oktober 2020, soweit ersichtlich, zum ersten Mal zum Verhältnis der markenrechtlichen Koexistenz zu einem lauterkeitsrechtlichen Unterlassungsanspruch aus und bejaht im vorliegenden Fall die Durchsetzung des UWG Anspruchs. Dieses Urteil wirft die folgende, auch für die kennzeichenrechtliche Beratung relevante Frage auf: Unter welchen Umständen läuft der Inhaber von rechtserhaltend benutzten, prioritären Markenrechten, der den Gebrauch eines verwechselbar ähnlichen Zeichens über Jahre duldet, | Gefahr, nicht nur den eigenen Abwehranspruch zu verwirken, sondern darüber hinaus gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG auch das Recht, die eigene Marke zu gebrauchen? Oder anders gefragt: Unter welchen Voraussetzungen kann der Inhaber eines lauterkeitsrechtlich geschützten prioritären Zeichens unter Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG dem Inhaber eines prioritären Markenrechts die Ausdehnung seiner bisherigen Markenbenutzung untersagen. Wie zu zeigen ist, ist bei der Beantwortung dieser Frage der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung zu berücksichtigen, weshalb ein Widerspruch zwischen der markenrechtlichen und der lauterkeitsrechtlichen Wertung des Sachverhalts zu vermeiden ist.

Die vorliegende gerichtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien erstreckt sich über dreieinhalb Jahre und umfasst sechs Entscheide, wovon es sich bei dreien um Bundesgerichtsentscheide handelt. Diese werden im Folgenden soweit für die vorliegenden Ausführungen relevant zusammenfassend wiedergegeben.

Die Schweizer Klägerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Klägerin) ist als Einzelhändlerin und Discounterin tätig und verfügt über insgesamt 14 aktive Marken mit dem Zeichenelement «OTTO’S» in der Schweiz. Die Klägerin hat sämtliche Marken Ende der 90er Jahre hinterlegt. Sie ist vor allem im stationären Handel tätig. Der Onlinehandel machte im für den Entscheid relevanten Zeitpunkt nur ca. 1–2% des Gesamtumsatzes aus.

Die Beklagte 1 und Beschwerdeführerin 1 ist die Muttergesellschaft einer weltweit tätigen deutschen Handelsgruppe. Die Beklagte 2 und Beschwerdeführerin 2 gehört der Handelsgruppe an und betreibt den Onlinehandel (nachfolgend: Beklagte). Die Beklagte betreibt keinen stationären Handel, sondern ausschliesslich Onlinehandel (ca. 92%) und Kataloghandel (ca. 8%). In der Schweiz ist sie seit 1996 in diesem Bereich tätig. Allerdings nicht unter der Marke und Domain «OTTO», wie dies in Deutschland der Fall ist, vielmehr bietet sie in der Schweiz ihre Handelsdienstleistungen unter verschiedenen Drittmarken an (z.B. Heine, Ackermann, Quelle, Manufactum). Die internationalen Markeneintragungen «OTTO-VERSAND» und «OTTO» der Beklagte geniessen für diverse Waren seit 1979, resp. 1994 Schutz in der Schweiz. Zudem hinterlegte die Beklagte im Jahr 1994 je eine Schweizer Marke «OTTO» und «OTTO-VERSAND» in der Klasse 42 für «Versandhandel». Es ist unbestritten, dass die Beklagte über markenrechtliche Priorität am Zeichen «OTTO» verfügt. Ebenso unbestritten ist, dass die Beklagte gestützt auf Art. 5 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz von 1892 (nachfolgend: «schweizerisch-deutsches Übereinkommen») aufgrund ihres Gebrauchs der OTTO Marken in Deutschland die Marken rechtserhaltend in der Schweiz benutzt.

Im September 2016 teilte die Beklagte der Klägerin mit, sie plane im Frühjahr 2017 einen Markteintritt in die Schweiz und beabsichtige, unter der Marke «OTTO» einen Onlineshop zu eröffnen und im Kataloggeschäft tätig zu werden. Sie bot der Klägerin eine Koexistenz an. Jeder könne sein Sortiment in seiner Zielgruppe online vermarkten. Die Klägerin lehnte dies aufgrund der durch sie als gross eingeschätzten Verwechslungsgefahr ab.

Nach gescheiterten Verhandlungen reichte die Klägerin im April 2017 beim Kantonsgericht Luzern gestützt auf Lauterkeitsrecht eine Unterlassungsklage ein. Zusammengefasst beantragte sie, der Beklagten sei zu verbieten, die Tätigkeit als Detail- und Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Onlinevertrieb) in der Schweiz oder mit spezieller Ausrichtung auf die Schweiz unter dem Kennzeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Sachbezeichnungen) auszuüben sowie einen Domainnamen mit der Top Level-Domain «ch», der die Zeichen «OTTO» und/oder «OTTO-VERSAND» enthält (in Alleinstellung oder in Verbindung mit zusätzlichen Sachbezeichnungen) zu registrieren oder zu nutzen. Das Kantonsgericht Luzern hiess das gleichzeitig gestellte Gesuch um provisorische Massnahmen im August 2017 gut, wies in der Folge aber die Klage mit Urteil vom 26. November 2018 ab. Das Bundesgericht hob diesen Entscheid mit Urteil vom 23. Mai 2019 auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an das Kantonsgericht Luzern zurück. Im Kern bestätigte das Bundesgericht das Vorliegen einer markenrechtlichen Koexistenz, beanstandete aber die falsche | Anwendung von Art 3 Abs. 1 lit. d UWG. Das Kantonsgericht Luzern liess in der Folge die Unterlassungsklage mit Urteil vom 13. Februar 2020 zu. Hiergegen erhob die Beklagte Beschwerde ans Bundesgericht. Mit dem vorliegenden Entscheid vom 26. Oktober 2020 wies das Bundesgericht die Beschwerde ab.

In seinem Urteil 4A_152/2020 bejahte das Bundesgericht zunächst die originäre Kennzeichnungskraft des Zeichens «OTTO’S» der Klägerin (E. 5) und bestätigte die Gebrauchspriorität der Klägerin am Zeichen «OTTO’S» in der Schweiz (E. 6). In diesem Zusammenhang spricht sich das Bundesgericht aufgrund des Wortlauts von Art. 5 Abs. 1 des schweizerisch-deutschen Übereinkommens und der Botschaft zum Übereinkommen für eine enge Auslegung desselben aus, weshalb der Gebrauch der Marke im einen Vertragsstaat einzig die Gebrauchsschonfrist im anderen Vertragsstaat aufschiebt, darüber hinaus aber die Schweiz und Deutschland in Bezug auf den Gebrauch von Marken nicht zu einem einzigen Gebiet vereinige. Der Gebrauch der Marken der Beklagten in Deutschland habe demzufolge bei der Beurteilung der Gebrauchspriorität in der Schweiz ausser Acht gelassen werden dürfen (E. 6.2). Das Bundesgericht prüfte weiter unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, ob die Klägerin am Zeichen «OTTO’S» eine schutzwürdige Marktposition erlangt hat und bejaht dies in der Folge unter Verweis auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs (E. 7.1–7.3). Nachdem die Beklagte ihren prioritären markenrechtlichen Anspruch verwirkt habe, habe die Klägerin über Jahre in gutem Glauben eine Gebrauchspriorität erlangt und unter dem Zeichen eine schutzwürdige Marktposition aufgebaut (E. 7 und E. 10.3.4). Es bejaht sodann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Das Bundesgericht weist sämtliche Einwände der Beklagten gegen den Entscheid der Vorinstanz ab. Insbesondere auch denjenigen nach der fehlenden Berücksichtigung des markenrechtlichen Gebrauchsrechts der Beklagten und damit dem Verhältnis zur unter Markenrecht bestehenden Koexistenz. Dieser Punkt sei im Rückweisungsentscheid bereits gestützt auf den Grundsatz, dass das Lauterkeitsrecht einen selbständigen Anwendungsbereich neben dem Markenrecht habe, gegenteilig entschieden worden (E. 10.3.2.2). Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen sei und schützt den wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin.

Im Folgenden wird zunächst auf die Folgen der Verwirkung eines markenrechtlichen Abwehranspruchs eingegangen sowie der Stand der Lehre und Praxis zum Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht zusammengefasst. Sodann soll das vorliegende Bundesgerichtsurteil vor dem Hintergrund der entsprechenden Ergebnisse kritisch geprüft werden.

Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsentscheid vom 23. Mai 2019 festgestellt, der markenrechtliche Abwehranspruch der Beklagten sei mit Bezug auf die Klägerin verwirkt. Davon wird im Folgenden ausgegangen.

Es ist unbestritten, dass die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs gegen einen Marktteilnehmer keinen Einfluss auf den Gebrauch und gegebenenfalls die Durchsetzung des älteren Kennzeichens gegen andere Marktteilnehmer hat. Aus markenrechtlicher Sicht kann sich somit die Klägerin gestützt auf ihre Marken gegen die Aufnahme des Gebrauchs der prioritären Marken seitens der Beklagten nicht zur Wehr setzen. Das Resultat ist die Koexistenz der Marken, was das Bundesgericht bereits im Rückweisungsentscheid vom 23. Mai 2019 zutreffend anerkennt.

| Auf den Einwand der Beklagten, das Bundesgericht habe ihren Interessen am Gebrauch ihrer Marken nicht Rechnung getragen, verweist das Bundesgericht unter dem Titel des Verhältnisses von Markenrecht und Lauterkeitsrecht darauf, dass der Verletzer im Rahmen der Verwirkung kein Recht habe, seinen Besitzstand in örtlicher, sachlicher und persönlicher Hinsicht über den von der Verwirkung betroffenen Gebrauch hinaus auszudehnen. Dieser Interessenausgleich sei wertungsmässig mit Art. 14 MSchG vergleichbar. Das Bundesgericht scheint damit der Auffassung zu sein, den Interessen des Inhabers der älteren Marke sei genügend Rechnung getragen, wenn der Inhaber der jüngeren Marken, respektive des prioritären lauterkeitsrechtlichen Gebrauchsrechts, seinen Besitzstand nicht ausdehnen kann. Es scheint dabei zu übersehen, dass vorliegend nicht zur Diskussion stand, ob und in welchem Umfang die Beklagte ihr Abwehrrecht verwirkt hat. Vielmehr beruft sich die Beklagte auf ihr – trotz der Verwirkung des Abwehranspruchs – gegenüber der Klägerin nach wie vor bestehendes besseres Recht die Marke zu gebrauchen. Die Begrenzung der Verwirkung des Abwehranspruchs trägt dem Interesse der Beklagten am Weitergebrauch der eigenen Marke aber nicht Rechnung. Dieses sowie die diesbezüglichen Wertungen des Markenrechts sind bei der Frage, ob und unter welchen Umständen ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch dem Markengebrauchsrecht vorgehen kann, zu berücksichtigen. Hierzu ist festzuhalten, dass die Aufnahme des Gebrauchs der eigenen Marke nicht a priori unlauter ist, sondern nur dann, wenn durch die Gebrauchsaufnahme ein Tatbestand des UWG verletzt wird. Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht.

Das Bundesgericht geht im vorliegenden Entscheid in E. 10.3.2.2. auf das Verhältnis zwischen markenrechtlichem Benutzungsrecht und lauterkeitsrechtlichem Unterlassungsanspruch ein. Es verweist dabei zunächst auf seinen Rückweisungsentscheid in dieser Sache, wo es sich mit einem einzigen Satz für die eigenständige Anwendung der Normen des UWG neben dem Markenrecht ausspricht. An der angegebenen Stelle im Rückweisungsentscheid zitiert das Bundesgericht seine frühere Rechtsprechung zum Verhältnis von Markenrecht und Lauterkeitsrecht im Zusammenhang mit den lauterkeitsrechtlichen Grenzen einer Markenbenutzung sowie im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes. Beide Themenbereiche sind von der vorliegenden Fragestellung verschieden, ob und unter welchen Umständen der lauterkeitsrechtliche Kennzeichenschutz einem prioritären, rechterhaltend benutzten Markenrecht (und damit einer markenrechtlichen Koexistenz) vorgehen kann. Während der Rückweisungsentscheid zudem die Frage nach der gemäss Lehre gebotenen Vermeidung von Wertungswidersprüchen nicht anspricht, schliesst das Bundesgericht einen solchen im vorliegenden Entscheid ausdrücklich aus. Da die Klägerin über eine lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität verfüge, könne sie die Weiterbenutzung des Zeichens durch die Beklagte untersagen (E. 10.3.2.2.).

Zusammenfassend geht das Bundesgericht auf das Verhältnis des markenrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutzes in der vorliegenden Konstellation nicht vertieft ein, obwohl es sich – soweit ersichtlich – damit noch nie eingehend befasst hat. Es scheint somit angebracht, diese Frage im Folgenden genauer anzusehen.

Das Verhältnis von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht ist in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt, weshalb es bis heute kontrovers diskutiert wird. Lange hat das Bundesgericht die Ansicht vertreten, es könne über den Umweg des Lauterkeitsrechts kein Schutz gewährt werden, den das Immaterialgüterrecht bewusst verweigert habe (sog. Umwegthese). Ratio hinter dieser These war das Vermeiden der Gesetzesumgehung: Was keinen immaterialgüterrechtlichen Schutz hat, kann auch keinen Schutz unter Lauterkeitsrecht erlangen. Nachdem die Umwegthese in der Lehre mit Blick auf die unterschiedlichen Schutzzwecke von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht fast durchgehend kritisiert wurde, wendet das Bundesgericht nun seit Jahren die Bestimmungen des Immaterialgüterrechts und Lauterkeitsrecht selbständig nebeneinander an. Eine lauterkeitsrechtliche Prüfung hat demnach nie per se nicht zu erfolgen, wenn die Verletzung einer Norm des UWG geltend gemacht wird, unabhängig davon, ob der Sachverhalt auch Immaterialgüterrechte involviert. Die Schutzvoraussetzungen sind für jede geltend gemachte Rechtsnorm eigenständig zu prüfen. Wie das Bundesgericht anerkennt, sind dabei allerdings die Wertungsentscheide des Gesetzgebers bei Erlass der immaterialgüterrechtlichen Normen zu berücksichtigen. Es | ist zu vermeiden, dass die parallele Anwendung von Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht zu unhaltbaren und widersprüchlichen Ergebnissen führt, die dem Grundsatz der gesamten Rechtsordnung als ein kohärentes System widersprechen. Dieser Ansatz wird treffend mit der Aussage zusammengefasst, die Anwendung des Lauterkeitsrechts habe autonom, aber nicht isoliert vom Immaterialgüterrecht zu erfolgen.

Die Schutzzwecke des MSchG und des UWG sind grundsätzlich unterschiedlich. Während das MSchG dem Markeninhaber ein auf die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion abgestütztes Ausschliesslichkeitsrecht verleiht (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 MSchG), schützt das Lauterkeitsrecht den Marktteilnehmer vor täuschenden und anderen gegen Treu und Glauben verstossenden Massnahmen und unterbindet damit wettbewerbsschädliche Praktiken (Art. 1 i.V.m. Art. 2 UWG). Unlauterkeit folgt damit immer aus den besonderen Begleitumständen. Unter beiden Titeln geht es aber letztendlich um Kennzeichenschutz, wobei der Kennzeicheninhaber sich im Lauterkeitsrecht nicht wie im Markenrecht auf ein absolutes subjektives Recht berufen kann, sondern sich mit Blick auf die Nachahmungsfreiheit nur gegen die wettbewerbswidrige Verwendung seines Kennzeichens wehren kann.

Wie das Bundesgericht in BGE 129 III 353 («Puls») richtig festgestellt hat, kann auch der Gebrauch einer eingetragenen Marke unlauter sein. Auch Immaterialgüterrechte können dysfunktional eingesetzt werden. Das «Puls» Urteil betraf die Hinterlegung und den Gebrauch eines von der Gegenpartei zuerst verwendeten Zeichens nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation. Der vom Bundesgericht im vorliegenden Fall beurteilte Sachverhalt liegt – den Feststellungen des Bundesgerichts folgend – offensichtlich anders: Die Beklagte verfügt über eine prioritäre eingetragene Marke, hat aber den Gebrauch eines verletzenden Zeichens durch die Klägerin geduldet und diese hat sich in der Zwischenzeit gutgläubig einen schutzwürdigen Besitzstand an ihrem Kennzeichen aufgebaut, dessen Verletzung sie nun gegenüber der Beklagten gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend macht.

Im Folgenden soll untersucht werden, inwiefern in der vorliegenden Konstellation unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung die Gebrauchsaufnahme der eigenen Marke als unlauter qualifiziert werden kann. Dazu ist der Sachverhalt zunächst markenrechtlich und sodann lauterkeitsrechtlich zu qualifizieren. Kommt man gestützt auf Lauterkeitsrecht zu einem anderen Ergebnis als gestützt auf Markenrecht, so ist in einem dritten Schritt zu prüfen, ob in diesem Ergebnis ein Wertungswiderspruch liegt.

Es ist unbestritten, dass die Klägerin im vorliegenden Fall der Beklagten den Gebrauch der Marke gestützt auf Markenrecht mangels Priorität nicht untersagen kann. Die Beklagte hat zwar ein prioritäres Markenrecht, kann dieses aber aufgrund der Verwirkung ihrer Abwehrrechte gegenüber der Klägerin nicht durchsetzen. Eine Widerklage der Beklagten gegen die Klägerin gestützt auf Markenrecht hätte somit keine Aussichten auf Erfolg. Sie kann ihr Marke aber weiterhin gebrauchen, ohne damit die Markenrechte der Klägerin zu verletzten und eine spätere Gebrauchsaufnahme ist nicht a priori treuwidrig.

Gestützt auf das schweizerisch-deutsche Übereinkommen sind die Markenrechte der Beklagten in der Schweiz rechtserhaltend benutzt und sind demzufolge auch nicht wegen Nichtgebrauchs angreifbar. Zwar ist dem Bundesgericht in seiner engen Auslegung des schweizerisch-deutschen Übereinkommens zuzustimmen, dies ändert aber nichts am Umstand, dass die Marken in der Schweiz nicht dem Einwand des Nichtgebrauchs unterliegen und die Beklagte in der Schweiz über ein vollwertiges prioritäres Marken(gebrauchs)recht verfügt. Eine markenrechtliche Prüfung des Sachverhalts ergibt somit die Koexistenz der Marken.

In ihrem ersten Urteil vom 26. November 2018 lehnte die Vorinstanz die Anwendung von Art. 3 Abs. l lit. d UWG mit der Begründung ab, die Klägerin habe nicht aufgezeigt, ob und inwiefern sie im Onlinehandel mit ihrem Zeichen materiell zeitliche Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben habe und prüfte die Verwechslungsgefahr daher nicht. Das Bundesgericht schützt in seinem Rückweisungsentscheid die diesbezügliche Rüge der Klägerin. Das Kantonsgericht habe Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG falsch angewendet. Es müsse der gesamte Marktauftritt der Klägerin berücksichtigt werden. Eine Einschränkung der Beurteilung auf die Präsenz der Parteien im Onlinehandel sei unzulässig. Zwar könne die Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum von dessen Verwendung im Rahmen eines bestimmten Vertriebs geprägt sein, so dass eine Verwechslung angesichts unterschiedlicher Vertriebskanäle tatsächlich ausgeschlossen werden könne. Die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr beurteile sich aber auch in dieser Hinsicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der Zeichen unter Würdigung aller Umstände.

In der Folge hat die Vorinstanz in seinem zweiten Entscheid die wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr bejaht, was das Bundesgericht schützt. Obwohl das Bundesgericht die äusserst knappen Ausführungen der Vorinstanz zur Begründung der Verwechslungsgefahr rügt, verzichtet es aus prozessökonomischen Gründen auf eine erneute Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Dies führe nur zu einer unnötigen Verzögerung. Die Vorinstanz sei bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr immerhin von den zutreffenden Grundlagen ausgegangen. Alle Umstände würden für eine solche sprechen: Die «OTTO’S» Marke der Klägerin sei in der Schweiz ausserordentlich bekannt und die Klägerin verfüge in der Schweiz über fast 40 Jahre Marktvorsprung. Es sei dabei nicht relevant, dass diese Marken der Klägerin fast ausschliesslich mit dem stationären Handel verbunden werden, da der stationäre und der Versandhandel miteinander verflochten seien. In seinem Urteil stellt das Bundesgericht zudem fest, dass nachdem die Beklagte ihre prioritären markenrechtlichen Ansprüche verwirkt habe, offensichtlich nicht die Rede davon sein könne, die Klägerin habe keine schutzwürdige Marktposition aufgebaut.

Entsprechend ist im Folgenden davon auszugehen, dass die Klägerin gestützt auf ihr prioritäres Gebrauchsrecht einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch gegenüber der Markeninhaberin hat.

Ergibt eine rein markenrechtliche Beurteilung eines Kennzeichenkonflikts ein anderes Ergebnis als die lauterkeitsrechtliche, so ist zu prüfen, ob damit nicht die Grenzen einer autonomen Auslegung überschritten werden und ein unauflösbarer Wertungswiderspruch geschaffen wird.

Das Bundesgericht geht auf diese Frage in E. 10 ein. Es verweist zunächst auf seine Rechtsprechung, wonach bei Bejahung der Verwechslungsgefahr insbesondere im Falle der Gleichnamigkeit die Interessen gegenseitig abzuwägen seien: «In der Regel wird aber davon ausgegangen, dass der Bestand eines (im Gebrauch) prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr durchgesetzt hat, es rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu vermeiden.» Das Bundesgericht nimmt dabei auf seinen Rückweisungsentscheid Bezug. In der Folge schützt es die Interessensabwägung der Vorinstanz zugunsten der Klägerin und schliesst die Berücksichtigung der markenrechtlichen Koexistenz mit der kurzen Begründung aus, das Lauterkeitsrecht habe neben dem Markenrecht einen selbständigen Anwendungsbereich. Es verneint sodann einen Wertungswiderspruch in E. 10.3.2.2 ausdrücklich und begründet dies mit der lauterkeitsrechtlichen Gebrauchspriorität der Klägerin, welche es ihr erlaube, die Weiterbenutzung des Zeichens durch die Beklagte zu untersagen. Das Bundesgericht verweist dabei auf die Lehre. Inwiefern den vom Bundesgericht zitierten Literaturstellen diese Aussage in ihrer absoluten Form tatsächlich zu entnehmen ist, ist zumindest unklar.

Nach der hier vertretenen Auffassung ersetzt im Falle einer markenrechtlichen Koexistenz der blosse Verweis auf die selbständige Anwendbarkeit des UWG und die lauterkeitsrechtliche Gebrauchspriorität sowie das Abwägen der gegenseitigen Interessen bei Gleichnamigkeit im Rahmen der Anwendung des UWG eine zusätzliche Prüfung der Vermeidung eines Wertungswiderspruchs zum Markenrechts nicht. Hätte das Bundesgericht die markenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Wertung berücksichtigt, dann hätte es einbeziehen müssen, dass die Beklagte den Zeichengebrauch aus ihrem (gegenüber der Klägerin besseren) Markenrecht ableitet und ein solcher Markengebrauch per se nicht unlauter ist. Das Lauterkeitsrecht schützt den Wettbewerber vor funktionswidrigen Exzessen, nicht vor dem Gebrauch eines Markenrechts. Mit anderen Worten dürfen die Wertungen des Markenrechts durch die Anwendung des Lauterkeitsrechts nicht ausgehebelt werden. Das Bundesgericht hätte prüfen müssen, ob über die Schaffung einer Verwechslungsgefahr (welche im Rahmen des Markenrechts | zu tolerieren ist) hinaus zusätzliche die Unlauterkeit begründende Umstände vorliegen, wie zum Beispiel eine Anlehnung an die Ausstattung der Klägerin oder eine systematische Nachahmung. Damit soll nicht die Umwegthese durch die Hintertür wieder eingeführt werden. Es wird nicht in Frage gestellt, dass die Klägerin (neben dem Schutz ihres Zeichens als Marke) einen lauterkeitsrechtlichen Schutz am Zeichen OTTO’S erlangen kann, sondern es wird vertreten, dass bei Vorliegen einer markenrechtlichen Koexistenzsituation dieser Schutz sich nur dann gegen den Inhaber des prioritären Markenrechts durchsetzen kann, wenn zusätzliche Elemente vorliegen, welche die Gebrauchsaufnahme und die damit verbundene Schaffung einer Verwechslungsgefahr als unlauter erscheinen lassen.

Das Bundesgericht hätte somit die vorliegende Sache noch einmal an die Vorinstanz zurückweisen müssen, zur Beurteilung der Frage, ob neben der blossen Aufnahme des Gebrauchs der eigenen Marke noch weitere die Unlauterkeit begründende Elemente vorliegen. Dies hätte bei negativem Ausgang der Prüfung neben der markenrechtlichen Koexistenz auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu einer Koexistenz der Kennzeichen geführt. Es ist daran zu erinnern, dass in der Praxis zahlreiche identische, respektive verwechselbare Zeichen unterschiedlicher Inhaber koexistieren, teilweise unter Gebrauch von zusätzlichen klarstellenden Angaben.

Die vorliegende höchstrichterliche Entscheidung kommt in der ausserordentlichen Situation zustande, dass das Marken(gebrauchs)recht der Beklagten aufgrund des schweizerisch-deutschen Übereinkommen nach wie vor intakt und unangreifbar ist, gegenüber der Klägerin infolge Verwirkung aber nicht durchgesetzt werden kann. Gleichzeitig konnte sich die Klägerin – mangels tatsächlichen Gebrauchs des Zeichens der Beklagten in der Schweiz – einen schutzwürdigen prioritären Besitzstand aufbauen. Das Urteil hat aber darüber hinaus Relevanz. Der vorliegende Konflikt entsteht auch im Falle, dass ein Markeninhaber seine Marke nur für einen Teil der (unter einem Oberbegriff) beanspruchten Waren und Dienstleistungen benutzt und gleichzeitig den Gebrauch seiner Marke, respektive einer verwechselbar ähnlichen Marke durch einen Dritten für angrenzende vom Verzeichnis seiner Marke erfasste Waren und/oder Dienstleistungen toleriert (und damit sein Abwehrrecht verwirkt hat), für welche gestützt auf die vom IGE und Bundesverwaltungsgericht angewendete erweiterte Minimallösung ein rechtserhaltender Gebrauch vorliegt. Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass die erweiterte Minimallösung vor dem Hintergrund der Vermeidung einer ungebührlichen Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers zustande kam. Könnte nun der Inhaber der jüngeren Marke dem Inhaber der prioritären Markenrechte den Gebrauch seiner Marke gestützt auf Lauterkeitsrecht untersagen, ohne dass über die blosse Gebrauchsaufnahme hinaus unlautere Umstände vorliegen, so würde dies offensichtlich dem Zweck der erweiterten Minimallösung widersprechen.

Für die markenrechtliche Beratung hat der vorliegende Entscheid die Konsequenz, dass dem Inhaber eines prioritären Markenrechts auf jeden Fall zu raten ist, gegen die Verletzung seiner Marke durch Dritte vorzugehen, wenn er sich die Option des Gebrauchs seiner Marke im betroffenen Marktsegment und damit seine diesbezügliche zukünftige wirtschaftliche Bewegungsfreiheit offenhalten will. Mit anderen Worten ist einem Markeninhaber die Duldung eines verletzenden Drittzeichens auch in einem angrenzenden Marktsegment auf keinen Fall mehr zu empfehlen, auch dann nicht, wenn für ihn selber diese Koexistenz akzeptabel ist. Der Markeninhaber läuft ansonsten Gefahr, dass der tolerierte Verletzer ihm die Ausdehnung seines Markengebrauchs in den angrenzenden Markt gestützt auf ein in der Zwischenzeit erworbenes prioritäres Gebrauchsrecht untersagen kann.