Zivilrechtliche Rechtsbehelfe gegen markenschutzwidrige Kapillarimporte

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Matthias P. A. Müller | Florian Schweighofer

Das Bundesgericht setzte sich im Urteil 4A_379/2019 vom 4. Dezember 2019 mit der in der Lehre strittigen Frage auseinander, ob einem Markeninhaber der zivilrechtliche Rechtsschutz nach Art. 51a ff. MSchG zur Verfügung steht, wenn unter seinem Zeichen gewerblich hergestellte Waren zu privaten Zwecken ein-, aus- oder durchgeführt werden (sog. Kapillarimporte gemäss Art. 13 Abs. 2^bis MSchG). Konkret ging es um die Legitimation zur Geltendmachung eines Unterlassungs- und Auskunftsbegehrens nach Art. 55 Abs. 1 lit. b und c MSchG.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich erwog als Vorinstanz, dass der Gesetzgeber bei Verletzungen von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG nicht sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche habe zulassen wollen. Dem Markeninhaber stünden zwar die Anträge auf Zurückbehaltung und Vernichtung rechtsverletzender Waren nach Art. 72 ff. MSchG offen. Die zivilrechtlichen Klagen gemäss Art. 55 MSchG oder die Einziehung im Zivilverfahren gemäss Art. 57 MSchG könne er jedoch aufgrund mangelnder Passivlegitimation des zu privaten Zwecken handelnden Konsumenten nicht erheben bzw. verlangen.

Das Bundesgericht kam in seiner Auslegung des Gesetzes hingegen zum Schluss, dass der zivilrechtliche Rechtsschutz an jegliche Markenrechtsverletzungen gemäss Art. 13 MSchG anknüpfe. Mithin stünden einem Markeninhaber selbst dann uneingeschränkt sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolge.

Im Folgenden werden einige Anmerkungen zu den richtungsweisenden Erwägungen des Bundesgerichts gemacht.

Die Tragweite von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG und namentlich dessen Verhältnis zu den zivilrechtlichen Rechtsbehelfen ist eine Rechtsfrage, die mittels Auslegung zu ermitteln ist. Die Auslegung erfolgt nach dem klassischen Auslegungskanon, also unter Berücksichtigung des grammatikalischen, des systematischen, des historischen und des teleologischen Elements. Kein Element geniesst einen Vorrang; vielmehr befolgt das Bundesgericht in ständiger | Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus.

Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG:

«Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d [von Art. 13 MSchG] stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.»

Dieser Wortlaut lässt, wie das Bundesgericht richtigerweise feststellt, den eindeutigen Schluss zu, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr (gewerblich hergestellter) markenschutzverletzender Ware zu privaten Zwecken «einschränkungslos» dem Verbietungsrecht von Art. 13 Abs. 2 MSchG unterliege. Kapillarimporte sind mithin vom Anwendungsbereich des Verbietungsrechts erfasst.

Mit der Unterstellung unter das Verbietungsrecht ist jedoch grundsätzlich noch nichts über die zivilrechtlichen Klageansprüche von Art. 55 MSchG ausgesagt; dem Wortlaut von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG lässt sich hierüber denn auch nichts entnehmen. Die Auslegung nach dem Wortlaut kann diesbezüglich also nicht den Ausschlag geben.

Art. 13 MSchG definiert die Schutzwirkungen der Ausschliesslichkeit im Markenrecht. Gemäss dem Grundsatz in Abs. 1 hat der Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen. Konsequenterweise vermag er Dritten den kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr zu verbieten (Art. 13 Abs. 2 MSchG), so insbesondere unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG). Letztere Handlungen können gemäss Art. 13 Abs. 2^bis MSchG auch dann verboten werden, wenn sie zu privaten Zwecken erfolgen.

Der zivilrechtliche Rechtsschutz in Art. 51a ff. MSchG setzt im Allgemeinen eine Verletzung des Rechts an der Marke voraus. Damit schützt er den in Art. 13 MSchG definierten Inhalt des Markenrechts. Hiervon ist – in der Systematik des Gesetzes – auch Art. 13 Abs. 2^bis MSchG erfasst. Daraus lässt sich schliessen, dass die in Art. 13 Abs. 2^bis MSchG genannten Handlungen auch für den zivilrechtlichen Rechtsschutz einschlägig sind.

Für diese Betrachtungsweise spricht auch die spezielle strafrechtliche Regelung von Art. 65a MSchG: Diese Norm hält explizit fest, dass Handlungen nach Art. 13 Abs. 2^bis MSchG nicht mit Strafe bedroht sind. Eine entsprechende Einschränkung findet sich in Bezug auf den zivilrechtlichen Rechtsschutz nicht, was nahelegt, dass deren Geltendmachung gerade nicht ausgeschlossen ist.

Die Systematik des Gesetzes spricht deshalb dafür, dass die zivilrechtlichen Rechtsschutzbehelfe gegen Verletzungen des Verbots der Ein-, Aus- oder Durchfuhr von (gewerblich hergestellten) Waren zu privaten Zwecken offenstehen.

Das Verbot der Ein-, Aus- oder Durchfuhr markenschutzverletzender Waren zu privaten Zwecken nach Art. 13 Abs. 2^bis MSchG wurde im Jahr 2007 mit der Revision des Patentgesetzes eingeführt. Der Bundesrat hielt damals fest, dass die sog. Kapillarimporte gerade im Markenschutzrecht stark zugenommen hätten. Da gefälschte Waren über private Importeure auf den schweizerischen Markt gelangen könnten, würde der Kampf gegen Fälschun- | gen erschwert. Zudem führe die Nachfrage der Importeure zu einem höheren Angebot.

Aus der Botschaft geht hervor, dass der Gesetzgeber bei den Rechtsbehelfen von Markeninhabern in Bezug auf Art. 13 Abs. 2^bis MSchG keine Einschränkungen machen und somit sämtliche zivilrechtlichen Rechtsbehelfe zulassen wollte. In der Botschaft wird nämlich ausgeführt, dass das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers ausdrücklich auf die zu privaten Zwecken ein-, aus- oder durchgeführten gewerblich hergestellten Waren ausgedehnt werden solle. Es kann nicht die Intention des Gesetzgebers gewesen sein, den Markeninhabern den entsprechenden Rechtsschutz zur Durchsetzung ihres Rechts vorzuenthalten. Dafür spricht auch, dass die Erwähnung möglicher Vorgehensweisen gegen widerrechtliche Handlungen in der Botschaft nicht abschliessend ist; die Ausführungen werden vielmehr durch die Begriffe «insbesondere» und «namentlich» relativiert.

Die Botschaft spricht zudem davon, dass eine Ausdehnung des Verbietungsrechts unverhältnismässig wäre, wenn Private fürchten müssten, jederzeit auch im Inland vom Markeninhaber belangt werden zu können. Dies legt im Umkehrschluss nahe, dass Private zwecks effizienter Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie für Verletzungen des Markenschutzes beim Grenzübertritt der Kapillarimporte sehr wohl vom Markeninhaber mittels zivilrechtlicher Rechtsbehelfe für Handlungen nach Art. 13 Abs. 2^bis MSchG belangt werden können.

Mit dem Verbot von Kapillarimporten soll ebenso gegen den für private Zwecke importierenden Konsumenten vorgegangen werden können wie gegen eine für gewerbliche Zwecke handelnde Person. Dieser Zweck lässt sich indes nur dadurch erreichen, dass den Markeninhabern die notwendigen Rechtsbehelfe an die Hand gegeben werden, um gegen die Ein-, Aus- oder Durchfuhr gefälschter Produkte für private Zwecke vorgehen zu können. Es kann hingegen nicht der ratio legis der Norm entsprechen, dem Markeninhaber einen Verbietungsanspruch zuzugestehen, ohne daran Durchsetzungsinstrumente zu knüpfen. Ansonsten läge – wie das Bundesgericht treffend feststellt – ein «Konstrukt» vor, das einem Markeninhaber nichts nützt. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Markeninhaber sein Recht im Ausland in vielen Fällen kaum oder überhaupt nicht durchsetzen kann. Folglich soll das Verbot des Imports auch darauf abzielen, dass Fälschungen aus dem Ausland nicht ihren Weg über die Inlandsgrenzen finden.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hält in seinem Urteil fest, dass Sinn und Zweck der Revision des Patentrechts gewesen sei, die immaterialgüterrechtlichen Erlasse auf das Niveau des DesG anzuheben. Dieses Gesetz sehe nach weiten Teilen der Lehre keine zivilrechtlichen Klageansprüche für nicht gewerbsmässig handelnde Abnehmer vor. Unerwähnt bleibt dabei, dass durch besagte Revision im Jahr 2007 mit Art. 9 Abs. 1^bis DesG auch im DesG eine Norm eingeführt wurde, die Art. 13 Abs. 2^bis MSchG entspricht. Konsequenterweise müssen auch einem Rechtsinhaber im DesG die entsprechenden zivilrechtlichen Behelfe zuerkannt werden.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass einem Markenrechtsinhaber bei einer Markenrechtsverletzung durch die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken der zivilrechtliche Rechtsschutz (Art. 51a ff. MSchG; namentlich die Ansprüche nach Art. 55 MSchG) uneingeschränkt zur Verfügung steht. Das Bundesgericht hat dies im referierten Leitentscheid mit Recht ebenso festgehalten. Für die in der Lehre vereinzelt postulierte restriktive Anwendung der zivilrechtlichen Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit einer Verletzung von Art. 13 Abs. 2^bis MSchG besteht nun kein Raum mehr.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich äusserte sich in seinem Urteil nicht zu den Voraussetzungen des Auskunftsbegehrens nach Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG und traf dazu keine Feststellungen, nachdem es zum Schluss gelangt war, dass der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Konsument für die Auskunftsklage nicht passivlegitimiert sei. Das Bundesgericht wies diese Sache zur Neubeurteilung zurück. Zu den Voraussetzungen für die Anordnung einer Auskunft im MSchG in nuce Folgendes:

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Die Auskunftsklage richtet sich gegen jeden Besitzer eines Gegenstands, der widerrechtlich mit einer Marke oder Herkunftsangabe versehen worden ist. Mithin sind auch Besitzer, die selbst keine Rechtsverletzung begangen haben vom Anwendungsbereich erfasst – also etwa auch Konsumenten beim Erwerb zum Privatgebrauch.

Für einen Anspruch auf Auskunft ist erforderlich, dass der betroffene Gegenstand widerrechtlich mit der Marke oder Herkunftsangabe versehen ist. Dies bedeutet zweierlei: Erstens muss die Markierung als solche eine Markenrechtsverletzung oder jedenfalls ein Beitrag zu einer Markenrechtsverletzung in der Schweiz sein. Zweitens muss bereits das Anbringen am Gegenstand ohne Zustimmung des Markeninhabers geschehen sein.

Wie für die Unterlassungsklage ist auch für die Auskunftsklage ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich. Ein solches wird in aller Regel vorliegen, wenn ein widerrechtlich mit der Marke versehenes Produkt vorliegt und dem Markeninhaber Angaben über den Hersteller oder die Vertriebskette fehlen. Der Normzweck einer effizienten Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie gebietet, dass das Aufspüren von Vormännern oder die Verhinderung weiterer Rechtsverletzungen für die Bejahung des Vorliegens eines Rechtsschutzinteresses als hinreichend anzusehen ist.

Darüber hinaus muss der Auskunftsanspruch in jedem Fall verhältnismässig ausgeübt werden.