Der Entscheid des BVGer in Sachen «Facebook / StressBook» hatte einige krititsche Reaktionen zur Folge. Anlass dazu geben u. a. die Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit, indem die Regel hinsichtlich Abweichung oder Übereinstimmung bei Wortendungen aufgrund dieses Entscheides relativiert werden könnte, da im Ergebnis eine Zeichenähnlichkeit zwischen Facebook und StressBook festgestellt wird. Stattdessen wäre eine Folgerung naheliegender, dass die Marken unterschiedliche Gedankenverbindungen hervorrufen.
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr ist bezüglich der Qualifizierung des «leicht beschreibendes» Wort zu fragen, ob damit nun ein allusives Wortelement gemeint sein könnte oder gar eine neue Unterkategorie gemeinfreier Elemente geschaffen werden sollte. Zudem kann die Übernahme des gemeinfreien Teils der älteren Marke (nämlich das Wort «Book») nach Meinung der Autoren keine Verwechslungsgefahr begründen.
La décision du TAF dans l’affaire «Facebook / Stressbook» a donné lieu à quelques critiques, à propos notamment des considérations sur la similitude. En effet, la décision pourrait entraîner une relativisation de la règle concernant la différence ou la concordance de la terminaison des mots, puisqu’en fin de compte, le TAF constate une similitude entre Facebook et Stressbook. Une conclusion selon laquelle les marques en cause évoquent des associations d’idées différentes serait plus logique.
Concernant le risque de confusion, on doit se demander, à propos de la qualification de «légèrement descriptif» que le TAF donne au mot «Book», s’il s’agit désormais d’un élément verbal allusif, voire de la création d’une nouvelle sous-catégorie d’éléments faisant partie du domaine public. En outre, la reprise de la partie de la marque antérieure tombée dans le domaine public (en l’espèce le mot «Book») ne peut fonder aucun risque de confusion d’après les auteurs.
Der in dieser Ausgabe zusammengefasste Entscheid des BVGer in Sachen «Facebook / StressBook» gibt Anlass zu verschiedenen Bemerkungen. So sind einige Begründungen nach Ansicht der Autoren nicht ganz nachvollziehbar. Zudem ist hinsichtlich der Frage der Verwendung von bestehenden Wörtern einer Wortmarke der Begriff der Übernahme in grundsätzlicher Weise zu hinterfragen.
Für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen und den kontextuellen Bezug zum markenrechtlichen Typ der Wortmarke scheint es angezeigt, einleitend auf die gleichermassen grundlegenden wie massgebenden Fachbegriffe der zuständigen Disziplin einzugehen. Im Vordergrund steht demzufolge die literarturwissenschaftliche Bedeutung der Wörter Wort und Buch (bzw. das englische Pendant Book).
Im linguistischen Verständnis bedeutet Wort die kleinste selbständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt. Das Wort Wort bildet die Grundeinheit des Wortschatzes und wird anhand von orthografischen, semantischen, syntaktischen sowie morphologischen Kriterien definiert. Dem letzten Kriterium zuzuordnen sind zusammengesetzte Wörter als (nominales) Kompositum. Literaturwissenschaftlich gesehen stellt ein Text eine stabile Anordnung von Zeichen (hier: Wörter) dar. Entsprechend ist ein Wort | eine Anordnung von einzelnen Buchstaben. Zeicheninhalt sind also beim Text einzelne Wörter, beim Wort einzelne Buchstaben.
Darauf wird bei der vorliegend zu diskutierenden Bezeichnung Facebook speziell zurückgekommen. Vorweg kann darauf hingewiesen werden, dass das Kompositum Facebook als Wort (Bezeichnung) an US-amerikanischen Hochschulen für ein Jahrbuch mit Abbildungen der Studierenden verwendet wird. Insoweit wurde schon durch die Beschwerdeführerin Facebook Inc. ein bestehendes Wort als Marke übernommen.
Das Wort Buch steht primär für ein literarisches Druckwerk. Es hat aber weitergehend auch i.S.v. Geschäftsbuch eine Bedeutung, und zwar im Rahmen der Buchführung, und enthält so gesehen Notizen und Aufzeichnungen.
Die im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu prüfende Zeichenähnlichkeit bei Wortmarken erfolgt unter drei Gesichtspunkten, wobei gemäss herrschender Meinung zur Annahme der Ähnlichkeit eine Übereinstimmung in einem der drei nachfolgend aufgeführten Kriterien genügt:
Der Wortklang stellt das akustische/phonetische Element dar, weshalb u. U. auch die Aussprache und die Betonung auf die Beurteilung einen Einfluss haben können. Ob das sog. «Primat» des Wortklangs noch gelte, werde allerdings durch Forschungsergebnisse relativiert, indem heutzutage «60–90% der von Menschen wahrgenommenen Sinneseindrücke visuelle Informationen» seien.
Das Wortbild wird auch als Schriftbild bezeichnet. Ihm komme eine «bildliche Wirkung» zu und es werde visuell (optisch) rezipiert. Zutreffend ist die Bemerkung von Marbach, wonach dieser Wahrnehmungsvorgang eine eher untergeordnete Rolle spiele, da Wortzeichen «meistens nicht nur visuell, sondern selbst bei stillem Lesen auch klanglich wahrgenommen» würden, womit das Primat des Wortklangs wohl trotz Vorbehalten (siehe vorne) praktisch zutrifft.
Es gibt Wörter, die identisch sind und dennoch unterschiedliche Bedeutungen haben, z. B. verschieden, Polo. Hier ist auf den Sinngehalt abzustellen.
Das BVGer gibt hinsichtlich der Verwechslungsgefahr bei Wortmarken die herrschende Meinung zur «Ähnlichkeits-Trias» wieder und zeigt die oben in Ziffer II wiedergegebenen Gesichtspunkte (Wortklang, Schriftbild, Sinngehalt) auf, wobei das Kriterium Schriftbild etwas unüblich mit «Erscheinungsbild» bezeichnet wird und dabei die Rede von «optische[r] Wirkung der Buchstaben» ist. Was eine «optische Wirkung» sein soll, wird nicht weiter dargelegt, dürfte aber der sonst verwendeten Eigenschaft der «bildlichen Wirkung» (siehe Ziffer II vorne) entsprechen. Die Vorbemerkungen des BVGer zu Wortanfang und Wortstamm sind an sich unnötig, da bei ein- oder zweisilbigen Wörtern wie im vorliegenden Fall (Fa-ce bzw. Book bzw. Stress) der standardmässige Hinweis auf die Entscheide «Securitas» und «Kamilosan / Kamilian» in der Sache wenig bringt, weil es sich bei diesen um mehrsilbige Wörter bzw. Zeichen handelt.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit muss als erstes Prüfkriterium die Aufmerksamkeit des massgeblichen Verkehrskreises miteinbezogen werden: Je aufmerksamer Marken von diesem betrachtet werden, desto geringere Unterschiede zwischen den Zeichen können eine Verwechslungsgefahr ausschliessen. In dieser Hinsicht ist bemerkenswert, dass das BVGer mit knapper Begründung ausgeführt hat, die Widerspruchsmarken Facebook seien für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der privaten Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwerdeführerin registriert, und diese richten sich an ein (im digitalen Raum aktives) Massenpublikum. Entsprechend könne mit einer geringen Aufmerksamkeit und kleinem Unterscheidungsvermögen gerechnet wer- | den. Diese Begründung ist in zweifacher Hinsicht wenig überzeugend. Einerseits ist der massgebliche Verkehrskreis ausgehend von den umfassend beanspruchten Waren- und Dienstleistungen der älteren Marke zu bestimmen. Vorliegend beanspruchen die Widerspruchsmarken Facebook gemäss den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen nicht etwa «Social-Media-Dienstleistungen», wie dies angesichts der Ausführungen des BVGer den Anschein machen könnte. Bei genauer Prüfung der konkreten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ergibt sich nämlich, dass mit den Widerspruchsmarken letztlich Dienstleistungen für ein technisch versiertes Publikum gekennzeichnet werden sollen. Und nur weil Facebook als Social-Media-Plattform von zahlreichen Benutzern verwendet wird, heisst dies gerade nicht, dass deren Benutzung keine technische oder medienspezifische Fachkompetenz voraussetzt. Die Nutzung von Facebook setzt immerhin voraus, dass Rechner (Smartphones, Computer usw.) mit entsprechender Software bedient werden können. Anderseits erhellt aus der bisherigen Praxis des IGE und des BVGer, dass bei technischen Dienstleistungen (im Internet) eher von einer erhöhten Aufmerksamkeit beim massgeblichen Verkehrskreis auszugehen ist. Auch in faktischer Hinsicht überzeugen die Ausführungen des BVGer letztlich nicht, da ausgehend hiervon darauf geschlossen werden müsste, dass ein Social-Media-Nutzer nicht unterscheiden könne, ob er die Dienstleistungen von Facebook oder StressBook in Anspruch nehme.
Im Zusammenhang mit diesem Prüfkriterium macht das BVGer den richtigen Hinweis, dass praxisgemäss bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Wortmarken der Wortanfang in aller Regel grössere Beachtung finde als dazwischengeschobene, unbetonte weitere Silben. Demgegenüber sind auch Abweichungen oder Übereinstimmungen in den Wortendungen meist weniger ausschlaggebend. Diese Faustregel relativiert das BVGer mit dem hier analysierten Entscheid, indem es auf eine Zeichenähnlichkeit zwischen Facebook und StressBook schliesst. Darüber hinaus bestehen weitere klare Unterschiede im Zeichenanfang, in der Vokal- und Konsonantenfolge, im Schriftbild sowie insbesondere im Sinngehalt. Mit den Widerspruchsmarken Facebook wird durch den Wortbestandteil Face (für Gesicht) auf einen Teil des Kopfes und somit auf einen Körperteil bzw. ein Personenmerkmal Bezug genommen. Demgegenüber bezieht sich der Wortbestandteil Stress der angefochtenen Marke StressBook gemeinhin auf einen psychischen Belastungszustand. Bereits bei dieser Gegenüberstellung wird klar, dass die Anfangswörter je sinnstiftend für das übereinstimmende Schlusswort Book sind. Ausgehend hiervon könnte mit StressBook eine Informationsansammlung zu unangenehmen Gemütszuständen gemeint sein, während Facebook als Verzeichnis mit Gesichtern und somit als ein Personenverzeichnis verstanden werden könnte bzw. als solches besteht. Bei dieser Zeichendeutung wäre die Folgerung naheliegender, dass die Marken unterschiedliche Gedankenverbindungen hervorrufen. Auch hätte der vom BVGer herbeigezogene Beurteilungsmassstab zur Folge, dass bei jeder Zeichenkollision zwischen Facebook und einer weiteren Marke mit dem Wort Book eine Zeichenähnlichkeit angenommen werden müsste. Im Ergebnis kann dies sicherlich nicht für alle erdenklichen Wortkombinationen mit Book gelten, was bereits aus gängigen Wörtern aus dem englischen Wortschatz erhellt (z. B. Notebook, Cookbook, Rulebook, Textbook, Workbook, E-Book usw.). Eine differenzierte Beurteilung drängt sich unter Umständen erst dann auf, wenn ein mit Face asso- | ziiertes Wort verwendet würde (z.B. Bodybook oder Eyesbook. Schliesslich wurde im vorliegenden Zeichenkonflikt auch nicht hinreichend gewürdigt, dass die angefochtene Marke mit der Gross-Kleinschreibung gerade die isolierte Wahrnehmung des gemeinfreien Elements Book hervorhebt.
Bei der Beurteilung der eigentlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält das BVGer sodann erstaunlicherweise fest, dass der Wortbestandteil Book für die durch die Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen höchstens als leicht beschreibend anzusehen sei. Man mag sich fragen, ob damit nun ein allusives Wortelement gemeint ist oder gar eine neue Unterkategorie gemeinfreier Elemente geschaffen wird. Nach Auffassung der Autoren erweist sich jedenfalls die vom BVGer dargelegte Zeichendeutung für Facebook als wenig überzeugend. Es ist auch nicht entscheidend, ob der ursprüngliche Sinn von Facebook im Sinne eines Jahrbuches bekannt ist, was aber aufgrund der Bekanntheit von Facebook ernsthaft zu bezweifeln ist. Soweit für den massgeblichen Verkehrskreis anzunehmen wäre, dass es sich bei Facebook um eine Wortneuschöpfung oder jedenfalls um kein lexikografisch bestimmtes Wort handelte, wäre festzuhalten, dass dies den beschreibenden Charakter gerade nicht ausschliesst. In diesem Zusammenhang kann Facebook ohne Weiteres als eine Ansammlung von Informationen über Gesichter und damit über Personen verstanden werden. So gesehen wäre Facebook für die in den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 beschreibend oder zumindest als schwach einzustufen.
Mit Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist vorab unbestritten, dass Facebook infolge intensiven Gebrauchs eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugestanden werden kann. Entsprechend kann die ursprünglich schwache Marke Facebook durchaus normalen bzw. erweiterten Schutzumfang erlangen. Doch selbst wenn Facebook als starke Marke eingestuft wird, kann aufgrund von einer Identität des einen Wortes eines Kompositums nicht automatisch auf eine Verwechslungsgefahr geschlossen werden, was aber vom BVGer in Abrede gestellt wird. Vorliegend bezieht sich nämlich der intensive Gebrauch auf Facebook als Ganzes und nicht etwa auf das Wortelement Book. Daran ändert letztlich auch die von der Beschwerdeführerin herbeigezogene demoskopische Umfrage nichts, wonach zwischen 62 und 76% der Nutzer von sozialen Netzwerken «den Wortanfang ‹Face…› und […] das Wortende ‹…book› zu ‹Facebook› ergänzten» . Dies ist ungefähr so plausibel, wie wenn man mit gleicher Umfragemethode die beiden Wörter «Volks»- und «Wagen» erfragen würde. Ebenso sagt die blosse Ergänzung einer bereits bekannten Marke nichts über die tatsächliche Bekanntheit ihrer Bestandteile aus. Entsprechend hätte vorliegend eine Umfrage wohl erst dann berücksichtigt werden können, wenn diese die Bekanntheit von Book in Alleinstellung im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken belegt hätte.
Abgesehen von den rechtlichen Überlegungen kann man bei zusammengesetzten Wörtern (Komposita) linguistisch gesehen nicht von «Wortanfang» und «-ende» sprechen, wenn man – wie vorliegend – das nominale Kompositum meint; entsprechend sollte von den einzelnen Bestandteilen dieser Zusammensetzung, die ja eben je Wörter bilden, die Rede sein. Insofern müsste die Argumentation, wenn schon, dahingehend sein, dass die einzelne Nennung beider Wörter zum Kompositum führen, oder wenigstens, dass die Nennung des ersten und des zweiten Bestandteils des Kompositums bestimmte Assoziationen bewirken würde. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass das Wortverständnis und das Sprachverständnis in diesem Entscheid (und auch in anderen Entscheiden) bei Sachverhalten, die ebenfalls aus Wörtern bestehen (Wortmarken), zuweilen etwas unklar wirken. Zumindest wer- | den aber – bei gleicher Ausgangslage –sachlich nicht zwingende Regeln oder Begründungen angeführt, die der linguistischen Disziplin nicht gerecht werden und daher auf Unverständnis stossen, jedenfalls so lange, als man nicht mit rein innerrechtlichen (hier: markenrechtlichen) Bezeichnungen und Termini argumentieren müsste. Das ist hier aber nicht der Fall, da und solange Wörter des allgemeinen Wortschatzes zu beurteilen sind, also auch ein ausserrechtlicher Sachverhalt vorliegt.
Problematisch erscheint nach Auffassung der Autoren die unreflektierte Aussage des BVGer, wonach die «angefochtene Marke […] den zweiten Wortteil […] vollständig» übernehme. Es trifft zwar zu, dass die angefochtene Marke StressBook dieses Wort als Kompositum (als Wortmarke) enthält. Das Wort Book gehört nach Auffassung der Autoren dem Gemeingut an, d. h. Book ist im Zusammenhang mit den durch Widerspruchsmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibend oder gar freihaltebedürftig einzustufen. Selbst das BVGer geht davon aus, dass Facebook für die registrierten Waren und Dienstleistungen als «leicht beschreibend» angesehen werden kann. Insoweit kann die Übernahme des gemeinfreien Teils der älteren Marke keine Verwechslungsgefahr begründen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nach Auffassung der Autoren der Wortbestandteil Book im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken als beschreibend einzustufen ist. Ebenso ist das BVGer von einer übersetzten und nicht gerechtfertigten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen. Damit hat es eine eigentümliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen, womit man sich fragen mag, inwieweit bisherige, etablierte Beurteilungsgrundsätze relativiert werden. Schliesslich trägt das Urteil auch etablierten literarturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu wenig Rechnung, indem ausgehend von Komposita eine Auslegeordnung für die Verwechslungsgefahr vorgenommen wird.