Vorsorgliches Verbot der Zeichennutzung aufgrund drohender Marktverwirrung
Einzelgericht; Gutheissung des Massnahmebegehrens; Akten-Nr. HE200406-O
MSchG 3 I c, 13 II.Die Verwendung eines mit einer Marke identischen Domainnamens, welcher lediglich über den Zusatz eines Top-Level-Domains verfügt, für gleichartige Waren oder Dienstleistungen stellt eine Markenrechtsverletzung dar (E. 4.1).
MSchG 3 I c, 13 II; ZPO 261 I.Die andauernde rechtswidrige Verwendung eines Zeichens kann den Eindruck der Verbundenheit mit dem rechtmässigen Markeninhaber festigen und zu einer Marktverwirrung führen, weshalb ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (E. 4.2).
LPM 3 I c, 13 II.L’utilisation d’un nom de domaine identique à une marque, auquel a uniquement été ajouté un domaine de premier niveau, pour des biens ou des services similaires, constitue une violation du droit à la marque (consid. 4.1).
LPM 3 I c, 13 II; CPC 261 I.L’utilisation illicite prolongée d’un signe peut renforcer l’impression d’association avec le titulaire légitime de la marque et conduire à une confusion sur le marché, raison pour laquelle il pourrait en résulter un préjudice difficilement réparable (consid. 4.2).
4.Markenschutz
4.1.Verfügungsanspruch (Hauptsachenprognose)
[…]
c.Zeichenähnlichkeit: Die in Frage stehenden Zeichen «A.» und «A.expert» sind zwar nicht identisch, aber ähnlich. Der Eindruck wird vom Zeichen «A.» bestimmt. Der Zusatz «.expert» erscheint als Top Level Domain und spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend für die Wahrnehmung ist das Zeichen «A.».
d.Gleichartigkeit der Dienstleistungen: […] Unter beiden Zeichen werden Dienstleistungen im Bereich Bauplanung und Immobilien angeboten. Zwar mag ein gewisser Unterschied darin bestehen, dass unter dem Zeichen «A.» Softwaredienstleistungen angeboten werden, während unter dem Zeichen «A.expert» der Zugang zu einem Expertennetzwerk zur Verfügung gestellt wird. Allerdings ist unbestritten, dass auch auf dem über «A.expert» zugänglichen Expertennetzwerk Dienstleistungen der Experten im Bereich Bauplanung und Immobilien angeboten werden. Es ist daher für das Massnahmeverfahren glaubhaft gemacht, dass von gleichartigen Dienstleistungen der Parteien auszugehen ist.
e.Verwechslungsgefahr: Die Gesuchstellerin geht von einer Verwechslungsgefahr aus, weil aufgrund der Ähnlichkeit des markengeschützten Zeichens «A.» und des von der Gesuchsgegnerin verwendeten Domainnamens «A.expert» unter Berücksichtigung der Gleichartigkeit der Dienstleistungen die Gefahr einer Fehlzurechnung der Dienstleistungen bestehe. Demgegenüber bestreitet die Gesuchsgegnerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, weil bei den von den Parteien angebotenen Dienstleistungen keine Gleichartigkeit vorliege und das Zeichen «A.» im massgebenden Sektor Bauwesen freihaltebedürftig sei. Es wurde bereits ausgeführt, dass die Gesuchstellerin Softwaredienstleistungen und die Gesuchsgegnerin unter dem streitgegenständlichen Domainnamen den Zugang zu einem Expertennetzwerk anbietet, dass aber von Gleichartigkeit der Dienstleistungen auszugehen ist, weil die Experten auf dem Expertennetzwerk vergleichbare Dienstleistungen anbieten (vgl. oben lit. d). Nicht überzeugend ist die Meinung, dass der Begriff «A.» als Inbegriff der Baukunst und der Proportionalität gelte und aufgrund seiner allgemeinen Bedeutung ein freihaltebedürftiger Begriff sei, der vom Markenschutz nach Art. 2 lit. a MSchG absolut ausgeschlossen sei. Eine solche Bekanntheit des Begriffs «A.» ist weder in der Allgemeinheit noch in Verkehrskreis der Immobilien- und Bauwirtschaft glaubhaft gemacht, zumal auch im Markeneintragungsverfahren kein Freihaltebedürfnis für den Begriff «A.» erkannt wurde. Damit ist auch von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
f.Fazit zum Verfügungsanspruch: Aus den genannten Gründen ist für das vorliegende Massnahmeverfahren glaubhaft gemacht, dass die Verwendung des Domainnamen «A.expert» das Markenrecht des hinterlegten Zeichens «A.» verletzt.
| 4.2.Verfügungsanspruch (Nachteilsprognose)
Die Gesuchstellerin geht von einem nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil aus, weil ihr durch den Gebrauch der Website «A.expert» Benutzungsgebühren für die von ihr angebotene Online-Software entgehen könnten; zudem könne die Kennzeichnungskraft der Marke «A.» durch die unzulässige Verwendung des Domainnamens «A.expert» geschwächt und der Goodwill um die Marke und das gekennzeichnete Produkt leicht zerstört werden. Dagegen wendet die Gesuchsgegnerin ein, es sei völlig ausgeschlossen, dass der Gesuchstellerin aufgrund der Verwendung des Domainnamens «A.expert» auch nur ein Franken aus Lizenz- bzw. Nutzungsgebühren entgehen könnte; es sei ausgeschlossen, dass irgendein institutioneller Immobilienverwalter oder sonst irgendein Dritter dem Netzwerk A.expert beitreten würde, statt Nutzungsrechte an der spezialisierten Software der Gesuchstellerin zu erwerben. Der Umstand, dass finanzielle Einbussen (entgehende Benutzungs- bzw. Lizenzgebühren) in Hauptsachenprozess schwierig zu beziffern und zu beweisen sind, führt nicht zur Annahme eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils (M. Leupold, Nachteilsprognose als Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes, sic! 2000, 269 f.). Hingegen ist glaubhaft gemacht, dass die Markenrechtsverletzung (vgl. E. 4.1) zu einer Marktverwirrung führen könnte. Die rechtswidrige Verwendung des Zeichens «A.expert» könnte den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass die Website «A.expert» von der Gesuchstellerin betrieben wird oder dass es sich bei der Gesuchsgegnerin um ein mit der Gesuchstellerin verbundenes Unternehmen handelt. Da dieser Eindruck sich mit der andauernden unrechtmässigen (markenrechtsverletzenden) Verwendung des Zeichens «A.expert» verfestigen und zu einer Marktverwirrung führen könnte, ist von einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil auszugehen.
4.3.Verhältnismässigkeit
Auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit rechtfertigt sich ein einstweiliges Verbot einer Markenrechtsverletzung. Bei einer Interessenabwägung ist davon auszugehen, dass die Gesuchstellerin unter dem Namen «A.» firmiert und von einer Markenrechtsverletzung empfindlich betroffen ist, während für die Gesuchsgegnerin kein nachvollziehbarer Grund ersichtlich ist, weshalb ihr Expertennetzwerk ausgerechnet unter dem Domainnamen «A.expert» betrieben werden muss.
4.4.Dringlichkeit
Schliesslich ist auch die Voraussetzung der Dringlichkeit zu bejahen. Wie bereits unter dem Titel «Verfügungsgrund» ausgeführt, droht der Gesuchstellerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, wenn die Markenrechtsverletzung nicht rechtzeitig unterbunden wird, weil die bis zum Vorliegen eines vollstreckbaren Urteils in der Hauptsache fortdauernde Markenrechtsverletzung durch den Gebrauch des Zeichens «A.expert» zu einer Marktverwirrung führen könnte (E. 4.2). Ein Verbot des Gebrauchs des Zeichens «A.expert» im erwähnten Geschäftsbereich ist daher dringlich.
[…]
Wp
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marke «A.», welche im Jahr 2013 in den Klassen 9, 36 und 42 angemeldet und registriert wurde und welche für Softwaredienstleistungen im Bereich Bauplanung und Immobilien verwendet wird. Die Gesuchsgegnerin stellt seit Herbst 2019 unter dem Zeichen «A.expert» den Zugang zu einem Expertennetzwerk im Bereich Bauplanung und Immobilien zur Verfügung. Mit dem Massnahmegesuch beantragte die Gesuchstellerin, der Gesuchsgegnerin sei sowohl die Verwendung des Domainnamens «A.expert» für eine Internetplattform als auch die Bezeichnung «A.expert» für Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Baukosten- und Bauprojektplanung, Immobilienbewertung und -portfoliomanagement und Immobilienfinanzierung vorsorglich zu verbieten. Das Einzelgericht des Handelsgerichts Zürich hat das Gesuch gutgeheissen.