«Abacavir Lamivudin» Bundesgericht vom 12. März 2019 (Massnahmeentscheid)

Aus den Erwägungen:

1.2 Gegen Zwischenentscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 93 BGG fällt die Zulässigkeit der Beschwerde nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG von vornherein ausser Betracht und steht die Beschwerde nur offen, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). […] Während die frühere Rechtsprechung bei Zwischenentscheiden, mit denen vorsorgliche Massnahmen erlassen oder verweigert wurden, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil | regelmässig bejahte (BGE 134 I 83 ff. E. 3.1), wird nach der neueren, nunmehr gefestigten Rechtsprechung verlangt, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung aufzeigt, inwiefern ihr im konkreten Fall ein nicht wiedergutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohe (BGE 144 III 475 ff. E. 1.2).

1.3 Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zunächst an, der angefochtene Entscheid verletze ihre verfassungsmässigen Ansprüche auf gleiche und gerechte Behandlung (Art. 29 Abs. 1 BV), die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) und die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV). Diese Rechtsverletzungen könnten später nicht mehr überprüft werden, insbesondere sei die bundesrechtskonforme Anwendung von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO und von weiteren für ein faires Verfahren zentralen Bestimmungen (wie Art. 8 ZGB, Art. 55 Abs. 1, Art. 57, 150 ff., Art. 222 Abs. 2 und Art. 229 ZPO) ausgeschlossen. Die Beschwerdeführerin verkennt mit ihrer Rüge betreffend Art. 261 ZPO sowie die weiteren Bundesrechtsnormen, dass die Beschwerdegründe für Massnahmeentscheide gemäss Art. 98 BGG auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt sind. Soweit sie die Verletzung verfassungsmässiger Rechte behauptet, bezieht sie sich auf die alte, mit BGE 137 III 324 ff. E. 1.1 aufgegebene Praxis. Sie vermag damit nicht aufzuzeigen, welcher konkrete, nicht wiedergutzumachende Nachteil ihr droht.

1.4 Die Beschwerdeführerin behauptet sodann, der angefochtene Massnahmeentscheid verursache ihr Schäden, die auch im Falle eines für sie günstigen Hauptsacheentscheids nicht behoben werden könnten. Sie bringt vor, sie erleide durch das Verbot Umsatzeinbussen, die sich praktisch nicht beziffern liessen. So verfüge sie zurzeit als einzige Generikumherstellerin über eine Marktzulassung und es sei allgemein anerkannt, dass das erste Generikum auf dem Markt gegenüber anderen Generika einen nicht aufholbaren Vorsprung erziele (sog. first mover advantage). Auch sei sie erst kurz vor Erlass des Verbots, nämlich im Juni 2018, mit ihrem Generikum in den Markt eingetreten und der Vertrieb sei ihr noch während der Aufbauphase verboten worden, weshalb sie für einen allfälligen Schadenersatz nicht über verlässliche Zahlen verfüge. Sie bringt zudem vor, ein weiterer nicht behebbarer Nachteil bestehe darin, dass sie ihr Warenlager vernichten müsste, falls auf die Beschwerde nicht eingetreten würde. Schliesslich macht sie geltend, sie würde Reputationsschäden erleiden, wenn die angefochtene Massnahme aufrechterhalten bliebe.

1.5 Inwieweit sich die Nachteile tatsächlich nicht beziffern liessen, welche die Beschwerdeführerin im Fall eines Obsiegens im Hauptverfahren durch die Massnahme erlitten hätte, sei dahingestellt. Auch kann offenbleiben, ob ein Verbot wie das angefochtene zu nicht wieder behebbaren Reputationsschäden führen könnte. Denn jedenfalls trifft zu, dass der Beschwerdeführerin im angefochtenen Urteil vorläufig auch die Lagerung der umstrittenen Generika verboten wird. Da sie diese Produkte unbesehen des Ausgangs der Hauptsache zerstören müsste, ist insoweit ein nicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu bejahen; aus demselben Grund wurde der Beschwerde in diesem Umfang denn auch die aufschiebende Wirkung gewährt. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Die Vorinstanz hat das angefochtene Verbot gestützt auf Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO erlassen. Sie hat sowohl als glaubhaft erachtet, dass der Anspruch der Beschwerdegegnerin aus dem ESZ verletzt wird (bzw. dass das ESZ und namentlich auch das zugrunde liegende Patent gültig ist) wie auch, dass der Beschwerdegegnerin aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.

[…]

2.3 Die Vorinstanz hat den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil einerseits aus der Schwierigkeit begründet, die Kausalität zwischen Verkäufen des Produkts der Beschwerdeführerin und dem Verkaufsrückgang des Produkts der Beschwerdegegnerin zu zeigen, zumal bei Abweisung des Massnahmebegehrens damit zu rechnen wäre, dass weitere Generikahersteller auf den Markt träten. Anderseits wäre die Preisreduktion, welche die Produkte der Beschwerdegegnerin durch die Verfügbarkeit von Generika erleiden würde, ebenfalls in die Schadensberechnung einzubeziehen, was die Schwierigkeit des Schadensnachweises aufzeige. Den Einwand der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin selbst keinen Schaden erleide, da sie das Produkt Kivexa® nicht selbst in der Schweiz vertreibe, verwarf das BPatGer als verspätet. Im Übrigen hielt das Gericht diesen Einwand für unbegründet, da notorisch sei, dass in Gruppenkonstellationen von pharmazeutischen Konzernen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bei der Gruppe anfalle.

2.3.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz sei in verschiedener Hinsicht in Willkür verfallen, indem sie einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO bejahte.

Die Beschwerdeführerin rügt namentlich, die Vorinstanz habe Art. 55 Abs. 1 ZPO betreffend den Verhandlungsgrundsatz sowie Art. 151 ZPO bezüglich bekannte Tatsachen, die keines Beweises bedürfen, willkürlich angewandt, indem sie annahm, es sei «offensichtlich und notorisch», dass die formelle Inhaberin des Schutzrechts bei Gruppenkonstellationen von pharmazeutischen Konzernen wenigstens | indirekt betroffen sei. Zudem sei die Vorinstanz auch insoweit in Willkür verfallen, als sie schloss, dass die Beschwerdegegnerin einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleide, obwohl nicht sie selbst die Wirkstoffkombination «Abacavir + Lamivudin» in der Schweiz vermarkte und sie dazu auch nicht berechtigt sei, nachdem die Heilmittelzulassung der Schweizer Gruppengesellschaft der Beschwerdegegnerin erteilt worden sei. Diese werde nicht von der Beschwerdegegnerin beherrscht, sondern sei eine blosse Konzern-Nichte. Soweit überhaupt eine Scha-denersatzpflicht bestehen sollte, stünden diese Ansprüche daher nicht der Beschwerdegegnerin zu, weshalb sie im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen keinen Nachteil erleiden könne. Auch bestünden keine Beweisschwierigkeiten im Zusammenhang mit einer etwaigen Gewinnherausgabe. Der Stückpreis von «Abacavir Lamivudin Sandoz» sei in der Spezialitätenliste publiziert und es obliege der Beschwerdegegnerin, die vom Bruttoumsatz abzuziehenden Kosten zu behaupten und zu beweisen. Schliesslich wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Ansicht der Beschwerdegegnerin, dass aus der Verletzung absoluter Rechte ohne Weiteres ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil abzuleiten sei. Diese Argumentation würde darauf hinauslaufen, auf das Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auf dem Gebiet des Patentrechts überhaupt zu verzichten.

2.3.2 Die Inhaberin des ESZ ist zur ausschliesslichen Nutzung des geschützten Wirkstoffes berechtigt (Art. 140d PatG), wie entsprechend der Inhaber des Patents zur ausschliesslichen Nutzung der geschützten technischen Lehre berechtigt ist (Art. 8 PatG). Die Inhaberin des ESZ kann Dritten verbieten, das geschützte Produkt gewerblich zu nutzen; sie kann grundsätzlich frei entscheiden, wie sie den geschützten Wirkstoff bzw. die Wirkstoffkombination gebraucht, namentlich kann sie die Nutzung ihres Rechts bestimmten Dritten überlassen. Erlaubt die Inhaberin des ESZ einer Gesellschaft derselben Konzerngruppe die gewerbliche Nutzung des geschützten Produkts und tritt diese damit am Markt auf, wird durch die unerlaubte Benutzung des Schutzrechts regelmässig diese berechtigte Dritte in der tatsächlichen gewerblichen Nutzung beeinträchtigt und unmittelbar geschädigt. Dies ändert indes nichts daran, dass ein etwaiger Schaden, der durch die unberechtigte Nutzung des Schutzrechts verursacht wird, für die Inhaberin des Schutzrechts als weitere Gesellschaft derselben Konzerngruppe ebenfalls einen gewissen Nachteil bedeuten kann.

Wie die Beschwerdeführerin selbst darlegt, wird in der Botschaft zur ZPO ausgeführt, jede Beeinträchtigung in der Ausübung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil (Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006, 7354). Wird aber weniger weitgehend aufgrund der tatsächlichen Umstände beurteilt, ob der durch die unerlaubte Nutzung des gewerblichen Schutzrechts verursachte Nachteil nicht leicht wiedergutzumachen ist, kommt es bei einer rechtmässigen Nutzung des gewerblichen Schutzrechts durch Dritte auch darauf an, wie diese in der Vermarktung der geschützten Produkte beeinträchtigt werden. So führt die Beschwerdegegnerin in ihrer Replik zu Recht aus, ein Schutzrecht verliere auch insofern an Wert, als Dritte dazu verleitet werden könnten, das dem Anschein nach nicht mehr durchgesetzte Schutzrecht ebenfalls zu verletzen (vgl. P. Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl., Bern 2018, PatG 77 N 60). Deshalb ist es bei einer rechtmässigen Nutzung Dritter mindestens vertretbar und daher nicht willkürlich, anzunehmen, die zum Vertrieb des Heilmittels in der Schweiz berechtigte Gesellschaft erleide einen direkten und die Inhaberin des gewerblichen Schutzrechts zumindest einen indirekten Nachteil. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu unterstellen versucht, erübrigt es sich daher zu prüfen, auf welche Anspruchsgrundlage sich die Inhaberin der Swissmedic-Zulassung konkret stützt, um als eigenständige juristische Person derselben Konzerngruppe das Medikament zu vertreiben. Wenn die Beschwerdeführerin in der Replik einwendet, nach dem erstmaligen Verkauf der Produkte sei der «Patentschutz» erschöpft, übergeht sie die verbindliche Feststellung im angefochtenen Urteil, wonach die Inhaberin der Swissmedic-Zulassung zur Nutzung des ESZ in der Schweiz ausschliesslich berechtigt ist; die Beschwerdeführerin betont andernorts selbst, dass die Beschwerdegegnerin das Produkt in der Schweiz nicht vertreiben darf. Die Vorinstanz hat im Ergebnis weder Art. 55 Abs. 1 und Art. 151 noch Art. 261 ZPO willkürlich angewandt, insoweit sie auf die Verhältnisse der berechtigten Drittgesellschaft desselben Konzerns abstellte zur Beurteilung, ob es glaubhaft ist, dass ein Nachteil eintrete, der nicht leicht wiedergutzumachen sei.

2.3.3 […] Die Vorinstanz ist weder in Willkür gefallen, indem sie den Eintritt eines Nachteils als glaubhaft erachtete, noch indem sie davon ausging, er könne nicht leicht wieder gutgemacht werden.

[…]

2.4 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Rechtsbeständigkeit des strittigen Grundpatents und damit des strittigen ESZ unter willkürlicher Anwendung von Bundesrecht bejaht (Art. 140k i.V.m. Art. 7 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 und Art. 54 EPÜ).

2.4.1 Die Vorinstanz hat die Neuheitsschädlichkeit des Dokuments D1 (WO 96/06 844) verneint. Sie hat im Wesentlichen erwogen, im Prioritätsdokument, das Kombinationspräparate mit Abacavir-Succinat offenbart, werde festgehalten, dass der Wirkstoff allein oder in | Kombination eingesetzt werden könne. Für die Auswahl einer Kombination zähle es sodann eine Liste möglicher weiterer Wirkstoffe auf, wobei zunächst verschiedene generische Klassen von Wirkstoffen angegeben würden, namentlich Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs), non-NRTIs, HIV-Protease-Inhibitoren, andere Anti-HIV-Agenzien und Immunmodulatoren. Erst als Untergruppen dieser generischen Klassen würden dann individuell konkrete Wirkstoffe aufgeführt, wobei in der Liste zu den NRTIs Lamivudin, wiederum im Rahmen einer Vielzahl von anderen Systemen, genannt werde. Die Vorinstanz nahm auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (EPA) Bezug und schloss, diese erforderliche Mehrfachauswahl begründe die Neuheit des Anspruchsgegenstands des strittigen Grundpatents.

2.4.2 Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass auf die Praxis der Beschwerdekammern des EPA abgestellt werden kann. Sie vertritt dagegen die Ansicht, es sei keine zwei- oder dreifache Auswahl notwendig gewesen. Der Fachmann habe den Wirkstoff Lamivudin nur aus einer Liste auswählen müssen, um zu der vom Patent beanspruchten Erfindung zu gelangen. So enthalte das Prioritätsdokument zwei selbständige, voneinander unabhängige Offenbarungen, eine Monotherapie einerseits und eine Kombinationstherapie anderseits. Die Monotherapie falle jedoch ausser Betracht, da sich die vom streitigen Patent beanspruchte Erfindung unstrittig nur auf eine Kombinationstherapie beziehe. Auch der zweite bzw. dritte Schritt stelle keine Auswahl im Sinne der Praxis der Beschwerdekammern des EPA dar, weil es sich lediglich um eine einzige, strukturierte Liste handle, in welcher die einzelnen Wirkstoffe nach Wirkstoffklassen geordnet seien.

2.4.3 Die Vorinstanz schloss willkürfrei, der im angefochtenen Entscheid wiedergegebene Absatz im Prioritätsdokument erfordere eine Mehrfachauswahl, um zum Anspruchsgegenstand des Patents der Beschwerdegegnerin zu gelangen. Es werden in diesem prioritären Dokument eine Vielzahl von Wirkstoffen genannt, die entgegen der Behauptung in der Beschwerde nicht in einer einzigen Liste in einzelne Gruppen strukturiert und (abschliessend) aufgezählt werden. Vielmehr werden die einzelnen Wirkstoffe jeweils beispielhaft für die Klasse angeführt, hinter der sie genannt sind («[NRTIs] for example zidovudine […]»). Wenn die Vorinstanz unter diesen Umständen zum Schluss gelangt, es müsse nach dieser Anleitung zuerst für die Kombination mit Abacavir eine der allgemeinen Klassen gewählt werden, um danach wiederum aus dieser ausgewählten Klasse einen der dort konkret benannten Wirkstoffe zu wählen, ist sie nicht in Willkür verfallen. Sie hat vielmehr in vertretbarer Weise festgehalten, dass mindestens eine doppelte Auswahl erforderlich ist, um zur beanspruchten Kombination zu gelangen. Selbst wenn daher die Rüge der Beschwerdeführerin begründet wäre (was offenbleiben kann), dass die im angefochtenen Entscheid genannte erste Auswahl keine relevante Wahl im Sinne der Rechtsprechung sein sollte, konnte die Vorinstanz, ohne in Willkür zu verfallen, davon ausgehen, es erfordere immer noch eine zweifache Wahl und damit eine Mehrfachauswahl aus dem Prioritätsdokument, um zum Gegenstand des Patents der Beschwerdegegnerin zu gelangen.

[…]