«ALPINA (fig.) | ALPINA GROUP» Handelsgericht St. Gallen vom 22. Dezember 2021

«ALPINA (fig.) | ALPINA GROUP» Handelsgericht St. Gallen vom 22. Dezember 2021

(Massnahmeentscheid)

Keine Markenverletzung durch wortähnliches Unternehmenslogo

Einzelgericht; Abweisung des Massnahmebegehrens; Akten-Nr. HG.2021.50-HGP

MSchG 13 I, 3 I.

Der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke ist grundsätzlich nur in seiner konkreten Ausgestaltung geschützt. Ein allgemeiner Schutz für den darin enthaltenen Wortbestandteil kann höchstens abgeleitet werden, wenn dieser den Gesamteindruck des Zeichens massgeblich prägt (E. 4.1).

MSchG 3 II b.

Für die Beurteilung der Bekanntheit ist auf die konkrete Benutzungsform der Marke abzustellen. Ist eine Marke in Kombination mit einer anderen Marke (Co-Branding) bekannt, kann daraus nicht auch auf deren Notorietät in Alleinstellung geschlossen werden (E. 4.2–4.2.4).

UWG 3 I e.

Keine unlautere Rufausbeutung oder Anlehnung liegt vor, wenn ein Zeichen zwar grundsätzlich vom guten Image einer fremden Marke profitieren könnte, im Geschäftsverkehr aber in keiner Weise die Botschaft vermittelt wird, dass gleichwertige Leistungen erbracht werden (E. 5.4–5.6).

ZPO 261.

Die vorsorgliche Anordnung der Unterlassung des Gebrauchs eines kennzeichnenden Firmenbestandteils bzw. der Verwendung einer Firmenkurzbezeichnung im formlosen Verkehr, namentlich in der Werbung, ist unverhältnismässig, wenn dadurch (wie hier) eine nicht unerhebliche Täuschungsgefahr sowie der faktische Zwang entstünde, unter einem neu zu etablierenden Zeichen aufzutreten (E. 6.–6.2).

LPM 13 I, 3 I.

En principe, l’élément verbal d’une marque combinée n’est protégé que dans sa forme concrète. On peut tout au plus conclure à l’existence d’une protection générale de l’élément verbal si celui-ci influence de manière significative l’impression générale dégagée par le signe (consid. 4.1).

LPM 3 II b.

Il convient de se baser sur la forme concrète de l’utilisation de la marque pour en évaluer la notoriété. On ne saurait conclure à l’existence de la notoriété d’une marque considérée isolément si celle-ci est connue en lien avec une autre marque (co-branding) (consid. 4.2-4.2.4).

LCD 3 I e.

On ne peut considérer qu’il y a exploitation déloyale de la réputation ou recours parasitaire à l’image de la marque lorsqu’un signe qui pourrait en principe profiter de la bonne image d’une marque étrangère n’indique en aucune manière, dans le cadre des relations commerciales, que des prestations équivalentes sont fournies (consid. 5.4-5.6).

CPC 261.

Ordonner à titre provisionnel la cessation de l’utilisation d’un élément distinctif de la raison sociale ou d’une désignation abrégée de celle-ci dans les relations informelles, soit dans la publicité, est disproportionné dès lors que qu’une telle mesure pourrait engendrer (comme en l’espèce) un risque non négligeable de tromperie ainsi que l’obligation de fait d’établir un nouveau signe distinctif pour se présenter sous ce signe (consid. 6.-6.2).

Die 1965 gegründete ALPINA B. KG (Gesuchstellerin) mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der in der Klasse 12 für Kraftfahrzeuge eingetragenen Wort-/Bildmarke (Abb. 1), die im Jahr 2004 mit Schutzwirkung für die Schweiz international registriert wurde. Die Marke wird für Motorrennsportwagen verwendet, die auf der Basis von Modellen des Fahrzeugherstellers BMW gefertigt werden. Die im Jahr 2012 gegründete Christian Jakob AG mit Sitz in Widnau ist Inhaberin mehrerer Autogaragen in der Ostschweiz, die ebenfalls eng mit dem BMW-Konzern in Verbindung stehen. Nach der Übernahme der «Alpina Garage AG» mit Sitz in Chur im Jahr 2021 wurde die Christian Jakob AG zur «Alpina Group AG» (Gesuchsgegnerin) umfirmiert, wobei auch ein neuer Internet-Auftritt unter www.alpina-group.ch mit einem neuen Zeichen «ALPINA GROUP» (Abb. 2) geschaffen wurde. Das Massnahmenbegehren der Gesuchstellerin verlangt unter Androhung einer Ordnungsbusse ein vorsorgliches Verbot für die Gesuchsgegnerin, das Zeichen «ALPINA GROUP» (Abb. 2) als Namen, Logo oder Dommainnamen zu verwenden. Das Gericht weist das Massnahmebegehren ab.

Abbildung 1	Abbildung 2

III.

[…]

4.1.Die Gesuchstellerin hat die Bezeichnung «Alpina» als Wort-/Bildmarke international registriert. Dies ist insofern von Bedeutung als die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin offensichtlich zu recht nicht vorwirft, sie verletze mit ihrer Firmenwahl oder dem Gebrauch der Bezeichnung «Alpina» bzw. des beanstandeten Logos den Bild-Bestandteil der gesuchstellerischen Marke. Vielmehr beansprucht die Gesuchstellerin im Ergebnis einen Schutz des Wortbestandteils ihrer Marke, unabhängig von der grafischen Darstellung oder einer Verbindung mit dem ebenfalls geschützten Bildbestandteil. Sie benutzt denn selber den Wortbestandteil ihrer Marke auch unabhängig vom Bildbestandteil und als blosse Wortbezeichnung. Der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke ist jedoch grundsätzlich lediglich in der konkreten Ausgestaltung geschützt (G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 196). Die Gesuchstellerin kann somit aus der Hinterlegung ihrer Marke als Wort-/Bildmarke keinen allgemeinen Schutz der Bezeichnung «Alpina» ableiten, zumal der Wortbestandteil den Gesamteindruck der […] hinterlegten Wort-/Bildmarke keineswegs prägt. Vielmehr prägen das Wappen in der Mitte des Zeichens, dessen Farbgestaltung sowie der schwarze Ring den Gesamteindruck der hinterlegten Marke. Der Wortbestandteil ist mithin sogar erst auf den zweiten Blick überhaupt erkennbar.

Die Firmenbezeichnung Alpina Group der Gesuchsgegnerin ist somit auch in Form des Logos im Verhältnis zur hinterlegten Wort-/Bildmarke der Gesuchstellerin nicht verwechselbar.

4.2.Es ist deshalb darauf zurückzukommen, ob allenfalls die Bezeichnung «Alpina» als Wortmarke notorisch bekannt ist. Das MSchG definiert nicht, was eine notorisch bekannte Marke ist. Der Schutz notorisch bekannter Marken stellt eine Abweichung vom Registerprinzip dar. Der Ausnahmecharakter impliziert eine strenge Beurteilung (BGer, sic! 2004, 407 ff. E. 4.4/4.5, «Tripp Trapp III»). Eine notorisch bekannte Marke setzt voraus, dass die Marke in den massgebenden Verkehrskreisen bekannt ist und eine gesteigerte Bekanntheit vorliegt. Was die Bekanntheit anbelangt, so kann als Faustregel gelten, dass das Mindestmass der erforderlichen Bekanntheit zwischen demjenigen einer bekannten Marke mit erhöhtem Schutzumfang und derjenigen einer berühmten Marke liegt (M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 192). Das Bundesgericht nannte einen Richtwert von 50% (zitiert nach Joller, MSchG 3 N 196), der allerdings von der Lehre als zu tief kritisiert wird. In Deutschland wird – soweit ersichtlich – im Regelfall ein Bekanntheitsgrad von 70% verlangt. Zudem ist zumindest gemäss den WIPO/PVÜ Empfehlungen der mit der Marke verbundene Wert von Bedeutung.

4.2.1.Was den mit der Marke verbundene Wert anbelangt, so ist davon auszugehen, dass dieser – zumindest in direkter Verbindung mit Fahrzeugen des Herstellers BMW und in Verbindung mit dieser Marke – für eine Notorietät der Marke «Alpina» spricht. Die Marke «Alpina» steht in diesem Zusammenhang für erhöhte Sportlichkeit und Exklusivität und schon alleine der Gebrauch des Zusatzes «Alpina» dürfte für einen PKW mit der Zusatzbezeichnung BMW eine nicht unerhebliche Wertsteigerung zur Folge haben. Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass der gleiche Effekt wohl ausbliebe, wenn die Bezeichnung völlig unabhängig von der Marke BMW oder gar in Zusammenhang mit einer japanischen Automarke gebraucht würde. Dies zumal die äusserst ähnliche Bezeichnung «Alpine» die Assoziation mit der vorne genannten Marke für Tonaufnahme- und -wiedergabegeräten weckt, welche im Bereich von Soundsystemen für Autos nicht völlig unbekannt ist. Noch stärker gilt dies für den rein hypothetischen Gebrauch für Fahrzeuge des Renault-Konzerns, der die Marke «Alpine» für die gleiche Warenklasse international als Wortmarke hinterlegt hat, für welche die Gesuchstellerin eine Notorietät ihrer Bezeichnung «Alpina» beansprucht. Selbst im Zusammenhang mit Autos der Marke «Mini», welche die Gesuchsgegnerin ebenfalls vertreibt, ist die Zusatzbezeichnung «Alpina» weder gebräuchlich noch bekannt. Die blosse Bezeichnung «Alpina» dürfte somit generell im Zusammenhang mit Autos nicht notorisch bekannt sein.

4.2.2.Entscheidend ist deshalb, dass bei der notorischen Marke auf die konkrete Benutzungsform abzustellen ist, in der sie in der Schweiz notorisch bekannt sein soll (nach Joller, MSchG 3 N 115). Die Bezeichnung «Alpina», auf welche sich die Gesuchstellerin beruft, ist in der Schweiz untrennbar mit der Marke BMW verbunden und wird fast ausschliesslich in Form dieses Co-Brandings benutzt. Sie dürfte damit höchstens in der Kombination als «BMW Alpina» weiteren Verkehrskreisen bekannt sein. Damit ist jedoch nicht glaubhaft, dass die Wortmarke «Alpina» ohne den Zusatz «BMW» über den notwendigen Bekanntheitsgrad verfügt, um als notorische Marke gelten zu können.

4.2.3.Daran vermag auch der Hinweis der Gesuchstellerin nichts zu ändern, dass die Bezeichnung «Alpina» zumindest im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Marke BMW eine besondere Ausstrahlungskraft und Bekanntheit geniesse und für Sportlichkeit sowie Exklusivität stehe. Zum einen dürfte es für die Beurteilung der Notorietät einer Marke nicht angehen, als massgebliche Verkehrskreise alleine auf diejenigen Personen abzustellen, die ein Auto der Marke BMW fahren oder mit Autos der entsprechenden Marke besonders vertraut sind, wie dies die Gesuchstellerin ausführt. Vielmehr gehören ganz generell potenzielle Käufer eines Fahrzeugs der Marke BMW zu den massgeblichen Verkehrskreisen, die es zu berücksichtigen gälte. Die Bezeichnung |«Alpina» dürfte jedoch selbst bei potenziellen Käufern eines Personenwagens der Marke «BMW» nicht den für die Annahme einer notorischen Wortmarke ausreichenden Bekanntheitsgrad besitzen. Dies namentlich deshalb, weil die für Fahrzeuge weit bekanntere Marke «BMW» sehr breiten Bevölkerungskreisen bekannt sein dürfte, während die Bezeichnung «Alpina» innerhalb dieser grossen Gruppe wohl kaum einen Bekanntheitsgrad von 50% erreichen dürfte. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass gerade die Beurteilung des Bekanntheitsgrades in einem Hauptverfahren allenfalls anders ausfallen könnte, d.h. für die Gesuchstellerin durchaus Prozesschancen bestehen, hängt doch die Beurteilung wesentlich von der Definition der massgeblichen Verkehrskreise ab. Zudem scheint die Frage weitgehend ungeklärt, ob eine Bezeichnung quasi als «Untermarke» einen in dem Sinn beschränkten Markenschutz geniessen kann, als ihr sachlicher Anwendungsbereich auf die Waren einer anderen Marke beschränkt ist. Gänzlich auszuschliessen ist dies jedenfalls nicht.

4.2.4.Ob allenfalls das von der Gesuchstellerin als Co-Branding bezeichnete «BMW Alpina» als notorisch bekannte Marke gelten könnte, die Gesuchstellerin diesbezüglich aktivlegitimiert wäre und die gesuchsgegnerische Firmenbezeichnung «Alpina Group AG» damit verwechselbar ist, braucht mangels entsprechender Behauptungen nicht geprüft zu werden. In diesem Zusammenhang wäre jedoch zu berücksichtigen, dass diesem Co-Branding «BMW Alpina» die Bezeichnung «Alpina Group» gegenübersteht, was insofern für die Beurteilung der Verwechselbarkeit von Marken eine Rolle spielt, dass auf der einen Seite der Bestandteil BMW mitprägend und auf der anderen Seite auch der Zusatz Group nicht gerade irrelevant sein dürfte. Im Gegensatz zum Vergleich zwischen zwei Firmen, dürfte beim Vergleich einer Marke mit einer Firma die Bezeichnung «Group» durchaus eine etwas höhere Unterscheidungskraft haben.

5.Somit gilt es einen allfälligen lauterkeitsrechtlichen Anspruch zu beurteilen, ist dieser doch grundsätzlich unabhängig vom markenrechtlichen Schutz. Namentlich ist in Abweichung der inzwischen überholten älteren bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht mehr davon auszugehen, dass die Verwendung eines Zeichens lauterkeitsrechtlich nicht verboten sein kann, wenn das betroffene Zeichen keinen spezialgesetzlichen immaterialgüterrechtlichen Schutz geniesst.

[…]

5.4.Zwar dürfte es vorliegend kaum zu einer Fehlzurechnung in dem Sinne kommen, dass potenzielle Kunden der Gesuchsgegnerin davon ausgehen, sie würden ein Auto der Marke «BMW Alpina» bzw. ein Auto der Gesuchstellerin erwerben, wenn sie ein Auto der Marke BMW von der Gesuchsgegnerin kaufen. Ebenso dürfte es kaum zutreffen, dass in den massgeblichen Verkehrskreisen, namentlich bei potenziellen Käufern von Autos der Marke BMW in der Schweiz oder in Händlerkreisen der Eindruck entsteht, die Gesuchstellerin und die Gesuchsgegnerin seien wirtschaftlich miteinander verbunden. Die Standorte St. Gallen, Widnau, Chur, auf welche die Gesuchsgegnerin im Logo hinweist, werden nicht im Geringsten mit der Gesuchstellerin oder deren exklusiven sportlichen Autos assoziiert. Ebenso wenig werden die Fahrzeuge der Gesuchstellerin mit dem Co-Branding «BMW Alpina» allgemein mit der Schweiz oder gar der Ostschweiz assoziiert, so dass eine Verbindung mit der Gesuchsgegnerin naheliegend wäre.

5.5.Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Bezeichnung «Alpina» im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Marke BMW eine wirtschaftliche Bedeutung hat, indem sie für erhöhte Sportlichkeit und Exklusivität steht. Gerade im Bereich der Werkstatt-Dienstleistungen und namentlich des Tunings von Fahrzeugen könnte der – allenfalls von den Gesuchsgegnern gewollte oder zumindest nicht ungern in Kauf genommene – Eindruck entstehen, die Gesuchsgegnerin sei in der Lage, im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Firma BMW gleichwertige Leistungen zu erbringen wie die Gesuchstellerin. Es besteht durchaus die objektive Gefahr eines Imagetransfers, indem die Gesuchsgegnerin als Händlerin von Autos der Marke BMW vom exklusiven und sportlichen Image der Bezeichnung «Alpina» profitiert, welches die Gesuchstellerin mit ihren Ingenieur- und Marketingleistungen auf der Basis von Fahrzeugen des Herstellers BMW geschaffen hat und immer noch schafft.

5.6.Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die Unlauterkeit einer Rufausbeutung oder Anlehnung regelmässig voraussetzt, dass die unmissverständliche Botschaft des Inhalts «Ersatz für» oder «gleich gut wie» vermittelt wird und das Zeichen in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an das Drittzeichen gedeutet werden kann. Die blosse Gefahr, dass die Gesuchsgegnerin mit der Bezeichnung Alpina Group vom zweifellos guten, exklusiven und sportlichen Image der Gesuchstellerin profitieren könnte, kann nicht mit einer unmissverständlichen Botschaft gleichgesetzt werden. Es fehlt an der dafür notwendigen Intensität, zumal die Gesuchsgegnerin im Gegensatz zur Gesuchstellerin nicht als Autoherstellerin auftritt, sondern als Händlerin, die auch Werkstätten betreibt. Zudem kann die Aufnahme des Kennzeichens «Alpina» in eine Firma in der Schweiz durchaus als Ausdruck der Verbundenheit mit dem Alpenraum verstanden werden. Noch stärker trifft dies vorliegend allerdings auf die tatsächliche wirtschaftliche Verbundenheit mit der Alpina Chur AG zu, welche die Gesuchsgegnerin gemäss eigener Angaben mit der Umfirmierung zum Ausdruck bringen will. Die Verwendung des Zeichens «Alpina» durch die Gesuchsgegnerin kann somit durchaus auch anders denn als Anlehnung an die Gesuchstellerin bzw. deren Autos verstanden werden. Da jedoch sowohl der Begriff «unmissverständliche Botschaft» wie auch die Formulierung «nicht anders verstanden werden kann als» in der Anwendung auf einen konkreten Fall durchaus Interpretationsspielraum bieten, kann in einem Hauptverfahren keineswegs ausgeschlossen werden, dass ein Gericht |in diesem Punkt anders entscheidet. Dies namentlich, wenn sich zeigen sollte, dass die Alpina Chur AG bzw. die ehemalige Alpina Garage AG im Vergleich zur Gesuchsgegnerin als ehemalige Christian Jakob AG über einen so geringen Bekanntheitsgrad verfügte, dass die Behauptung, die Gesuchsgegnerin habe durch die Umfirmierung die entsprechende Verbindung zu einer völlig unbekannten Alpina Garage AG bzw. Alpina Chur AG zum Ausdruck bringen wollen, als blosse Schutzbehauptung zu qualifizieren wäre.

6.Was die Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahme anbelangt, so sind die Interessen der Gesuchstellerin an der Anordnung der Massnahmen gegenüber den Interessen der Gesuchgegnerin am bisherigen Zustand gegeneinander abzuwägen. […]

6.1.Zurecht weist die Gesuchstellerin selber darauf hin, dass eine Firmenänderung im Massnahmeverfahren regelmässig unverhältnismässig und damit unzulässig ist, da eine solche Massnahme kaum je bloss vorläufigen Charakter haben dürfte. Aufgrund der schwerwiegenden Wirkung ist ein vorsorgliches Verbot des Gebrauchs der Firma nur mit grosser Zurückhaltung anzuordnen, zumal die Gesellschaft, welcher der Gebrauch verboten wird, damit gezwungen würde, die bisherige Firma aufzugeben und eine neue anzunehmen, was erhebliche wirtschaftliche Einbussen nach sich ziehen könnte (vgl. M. Altenpohl, in: H. Honsell/N.P. Vogt/R. Watter [Hg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016, OR 956 N 14). Die Gesuchstellerin hält die beantragte Massnahme jedoch für verhältnismässig, weil die firmenrechtliche Benutzung vom beantragten Verbot ausgeklammert sei. Die beantragte Massnahme sei somit zurückhaltend und greife nicht übermässig in den Geschäftsbetrieb der Gesuchsgegnerin ein. Demgegenüber wäre die Gesuchstellerin von einer Abweisung des Gesuchs ungleich schwerer betroffen, da die bereits einsetzende Marktverwirrung und Beschädigung der Marke «Alpina» schwerwiegend sei und im Nachhinein nicht behoben werden könne.

6.2.Im formellen Verkehr besteht die Firmengebrauchspflicht. Im formlosen Verkehr, namentlich der Werbung ist es jedoch jedem Unternehmen überlassen, lediglich eine Firmenkurzbezeichnung zu verwenden, die nicht Bestandteil der eingetragenen Firma zu sein braucht, das Publikum darf jedoch nicht getäuscht werden. Von der Gesuchsgegnerin zu verlangen, dass sie den kennzeichnenden Bestandteil ihrer Firma im formlosen Verkehr nicht erwähnt, mithin in der Werbung unter einer anderen Bezeichnung auftritt als unter dem im Handelsregister eingetragenen Firmennamen, birgt jedoch zweifelsfrei eine nicht unerhebliche Täuschungsgefahr. Zudem ist es durchaus einschneidend, wenn ein Unternehmen gezwungen wird, in der Werbung unter einer anderen Bezeichnung aufzutreten als unter dem im Handelsregister eingetragenen Firmennamen. Faktisch dürfte dies nämlich auf den Zwang hinauslaufen, anstatt unter dem Firmennamen vorläufig unter einer neu zu etablierenden Marke aufzutreten. Demgegenüber ist eine Marktverwirrung nach dem Gesagten nicht glaubhaft, da Fehlzuordnungen nicht zu erwarten sind. Von einer Beschädigung der Marke «Alpina» ist ebenfalls nicht auszugehen, da nicht ersichtlich ist, weshalb der Ruf der sportlich exklusiven Personenwagen der Gesuchstellerin einen erheblichen Schaden erleiden sollte, wenn sich eine Autohandelsfirma, die Fahrzeuge der Marke BMW und MINI vertreibt, «Alpina Group AG» nennt. Soweit allenfalls eine unlautere Rufausbeutung oder Anlehnung vorliegt, so vermögen deren Folgen es nicht zu rechtfertigen, die Gesuchsgegnerin vorläufig zu zwingen, ihren Marktauftritt zu ändern, zumal nach dem Gesagten die Hauptsachenprognose eher zu Ungunsten der Gesuchstellerin ausfällt, d.h. zwar durchaus Prozesschancen bestehen, ihre Prozessrisiken jedoch aufgrund der bloss summarischen Prüfung einstweilen überwiegen. Die beantragte Massnahme erscheint somit unter den vorliegenden Umständen unverhältnismässig.

[…]

Dc