Keine missbräuchliche Markenhinterlegung trotz Ungereimtheiten in der Markenstrategie
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_181/2019
ZPO 157; BV 9; UWG 2; ZGB 2.Keine willkürliche Würdigung der Beweise liegt vor, wenn trotz einiger Ungereimtheiten bei der Markenstrategie nach einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände die fehlende Gebrauchsabsicht nicht als mit genügender Deutlichkeit erstellt erachtet wird. Indizien, die gegen eine fehlende Gebrauchsabsicht sprechen, sind eine erstellte Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen sowie eine nachvollziehbare (geplante) Geschäftstätigkeit und Diversifikation in der Schweiz (E. 2.4).
UWG 2; ZGB 2.Eine fehlende Verkehrsgeltung der klägerischen Marken in der Schweiz wie auch fehlende Vorbereitungshandlungen, um den schweizerischen Markt zu betreten, bzw. die Tatsache, dass ein solches Vorhaben für die Markenanmelderin nicht absehbar war, sind weitere Indizien, welche der Annahme einer missbräuchlichen Markenhinterlegung entgegenstehen (E. 2.4).
ZPO 157; UWG 2; ZGB 2.Beweismittel, welche weder zeitlich noch geografisch einen massgeblichen Zusammenhang zur Markenanmeldung in der Schweiz vorweisen (z.B. Markenanmeldungen im Jahr 2003 in Mexiko, ein englischsprachiger Eintrag auf der Facebookseite etc.) verfügen – wenn überhaupt – über einen sehr eingeschränkten Beweiswert (E. 2.5).
CPC 157; Cst. 9; LCD 2; CC 2.On ne se trouve pas en présence d’une évaluation arbitraire des preuves lorsque, malgré certaines incohérences dans la stratégie de la marque, l’absence d’intention d’utiliser la marque n’est pas établie de manière suffisamment claire sur la base de l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances. Une collaboration établie avec des entreprises suisses, tout comme une activité commerciale et une diversification vérifiables (prévues) en Suisse, constituent des indices allant à l’encontre d’une absence d’intention d’utiliser la marque (consid. 2.4).
LCD 2; CC 2.Le manque de reconnaissance des marques de la partie demanderesse sur le marché en Suisse, ainsi que l’absence d’actes préparatoires en prévision de l’entrée sur le marché suisse, tout comme le fait qu’un tel projet n’était pas prévisible pour la déposante, constituent également des indices allant à l’encontre de l’hypothèse d’un dépôt de marque abusif (consid. 2.4).
CPC 157; LCD 2; CC 2.Les moyens de preuve qui ne présentent aucun lien significatif avec le dépôt de la marque en Suisse, que ce soit sur le plan géographique ou temporel (par ex. dépôts de marques au Mexique en 2003, entrée en anglais sur une page Facebook, etc.) ont une valeur probante très limitée – voire aucune valeur (consid. 2.5).
2.Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe in Missachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Art. 2 ZGB und Art. 2 UWG verletzt, indem sie den Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit verwarf und das Vorgehen der Beschwerdegegnerin als Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie betrachtete.
2.1.Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 ff. E. 1a mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer, sic! 2008, 732 ff. E. 2.1.4, «Gmail»). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 ff. E. 1a; BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer, sic! 2008, 732 ff. E. 2.1.5, | «Gmail»). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer, sic! 2008, 732 ff. E. 2.1.5, «Gmail»).
Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 ff. E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (BGer vom 28. November 2018, 4A_234/2018, E. 2.1; BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 5.1; jeweils mit Verweis auf E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 427).
2.2.Es ist unstrittig, dass die Beschwerdegegnerin das Zeichen ANN TAYLOR in der Schweiz als Marke sowohl in der Klasse 14 (u.a. Uhren) als auch in der Klasse 9 (u.a. Brillen) vor der Beschwerdeführerin zur Eintragung in das schweizerische Markenregister hinterlegt hat, weshalb sie aufgrund von Art. 6 MSchG Hinterlegungspriorität geniesst. Hinsichtlich der geltend gemachten missbräuchlichen Markeneintragung stellte die Vorinstanz zwar einige Ungereimtheiten fest; die grösstenteils wenig aussagekräftigen Indizien würden angesichts glaubwürdiger Erklärungen zur Markenstrategie jedoch nicht genügend eindeutig auf eine mangelnde Gebrauchsabsicht der Marken hinweisen. Nach einer Gesamtwürdigung aller Indizien verwarf die Vorinstanz deshalb den Einwand, dass die Beschwerdegegnerin mit der Markeneintragung eine reine Defensivstrategie ohne Gebrauchsabsicht verfolgt habe und bejahte die Gültigkeit der Marken.
2.3.Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe es unterlassen, die Ungereimtheiten in der Markenstrategie der Beschwerdegegnerin im Rahmen der Fairness-Prüfung angemessen zu berücksichtigen. Diesen Standpunkt versucht die Beschwerdeführerin mit mehreren Sachverhaltselementen zu untermauern. So macht sie insbesondere geltend, die Vorinstanz habe das Vorgehen der Beschwerdegegnerin als fragwürdig betrachtet, insoweit diese nach mehrmaliger erfolgloser Anfrage zur Zusammenarbeit ihre eigene ANN TAYLOR Marke in Mexiko registrierte und ihre eigne ANN TAYLOR Kollektion aufbaute. Überdies habe die Vorinstanz die pauschale Erklärung der Beschwerdegegnerin, weshalb sie den Namen ANN TAYLOR wählte, als nicht überzeugend bewertet. Indessen habe die Vorinstanz verkannt, aus all diesen Indizien eine unfaire Markenstrategie abzuleiten.
2.4.Die Beschwerdeführerin gibt zwar an, ihre Rüge sei rechtlicher Natur. Wie aus der Begründung indes unschwer zu erkennen ist, richtet sie sich richtig besehen – zumindest grösstenteils – gegen die Würdigung mehrerer Indizien durch die Vorinstanz respektive gegen das Beweisergebnis im angefochtenen Entscheid. Die Beschwerdegegnerin wendet in ihrer Antwort denn auch zutreffend ein, dass insbesondere die Feststellung einer (fehlenden) Gebrauchsabsicht eine Tatfrage darstellt, an die das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 1 BGG grundsätzlich gebunden ist (vgl. dazu BGE 127 III 160 ff. E. 1). Indem die Beschwerdeführerin einzelne Elemente des Sachverhalts im angefochtenen Urteil herauspickt, respektive einige ausgewählte Indizien selbst und anders als die Vorinstanz würdigt, verkennt sie das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG.
Im Übrigen kann der Vorinstanz ohnehin keine Willkür vorgeworfen werden, wenn sie den Beweis der fehlenden Markengebrauchsabsicht als gescheitert betrachtete. Denn wie bereits angedeutet, unterschlägt die Beschwerdeführerin diejenigen Elemente des Sachverhalts, welche gegen ihre Ansicht einer missbräuchlichen Markenstrategie sprechen. Namentlich übergeht die Beschwerdeführerin beispielsweise, dass eine Zusammenarbeit der Beschwerdegegnerin mit schweizerischen Uhrenfirmen erstellt ist und es nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil auch plausibel ist, dass die Beschwerdegegnerin als Uhrenherstellerin beabsichtigt, im Uhrenland Schweiz aktiv zu werden. Aufgrund der besagten Positionierung als Uhren- und Schmuckherstellerin erachtete es die Vorinstanz ferner als nicht unglaubwürdig, dass die Beschwerdegegnerin auch plane, in Zukunft auf dem hiesigen Markt eine Sonnenbrillenkollektion zu lancieren; zumal darin ein bewährtes Marketingkonzept zu erblicken sei. Hinsichtlich der behaupteten Defensivstrategie kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin nach den Feststellungen der Vorinstanz weder eine grosse Verkehrsgeltung ihrer Marken in der Schweiz belegte noch nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen aufzeigen konnte, um den schweizerischen Markt zu betreten. Sofern die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der besagten Markenhinterlegungen seitens der Beschwerdegegnerin dennoch bereits beabsichtigt haben sollte, ein Uhren- und Sonnenbrillengeschäft in der Schweiz zu lancieren, war ein solches Vorhaben für die Beschwerdegegnerin gemäss Feststellung im angefochtenen Urteil jedenfalls nicht absehbar.
Obwohl Anzeichen einer Defensivhinterlegung insoweit bestehen, als die Vorinstanz einige Ungereimtheiten bei der Markenstrategie der Beschwerdegegnerin feststellte, hält die Würdigung der Beweise durch die Vorinstanz einer Willkürprüfung stand. Nach einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände, namentlich auch derjenigen Sachverhalts | elemente, welche die Beschwerdeführerin übergeht, schloss die Vorinstanz ohne in Willkür zu verfallen, ein fehlender Gebrauchswillen hinsichtlich der in der Schweiz registrierten Marken sei nicht mit genügender Deutlichkeit erstellt.
2.5.Die weiteren von der Beschwerdeführerin angerufenen Umstände wurden von der Vorinstanz entgegen dem Vorwurf einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 ZPO) ebenfalls hinreichend berücksichtigt und ändern zudem nichts an der Willkürfreiheit des Beweisergebnisses:
So wendet die Beschwerdeführerin namentlich ferner ein, mehrere im Jahre 2003 in Mexiko hinterlegte Marken der Beschwerdegegnerin seien mit US-amerikanischen Marken identisch. Dieses Vorgehen habe auch die Vorinstanz als nur schwer nachvollziehbar bezeichnet. Ausserdem habe die Vorinstanz erwogen, es liege ein gewisser Verdacht nahe, dass die Beschwerdegegnerin durch einen englischsprachigen Eintrag auf der Facebook-Seite der Beschwerdeführerin sowie ein E-Mail, worin ein Vertreter der Beschwerdegegnerin diese als Lizenznehmerin bezeichnete, den Eindruck erwecken wollte, in einer geschäftlichen Beziehung mit dem Konzern der Beschwerdeführerin zu stehen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe diese Umstände ihrem Urteil jedoch nicht genügend zugrunde gelegt.
Entgegen dem Vorwurf der Beschwerdeführerin schenkte die Vorinstanz auch diesen Einwänden Gehör; sie bewertete deren gesamthafte Beweiskraft indessen als sehr eingeschränkt. Namentlich ging sie davon aus, die fraglichen Verhaltensweisen hätten aufgrund ihrer zeitlichen und geografischen Ferne keinen massgeblichen Zusammenhang zur vorliegenden Streitsache. Dass die Vorinstanz nach Wiedergabe dieser Umstände im angefochtenen Urteil nur gesamthaft zu deren Beweiskraft Stellung nahm, anstatt sie im Einzelnen zu berücksichtigen, ist ebenfalls nicht zu bemängeln; zumal die Vorinstanz den jeweiligen Beweiswert zu Recht stark relativierte. Inwiefern sich für den vorliegenden Fall direkte Schlüsse aus den Markenregistrierungen in Mexiko im Jahre 2003, dem Eintrag auf der nicht auf die Schweiz ausgerichteten Facebook-Seite sowie dem vorerwähnten E-Mail ziehen lassen würden, lässt sich auch der Beschwerde nicht entnehmen.
[…]
2.6.Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Beschwerdeführerin ihre rechtliche Rüge mit einer eigenen Würdigung der Indizien begründet, welche nicht berücksichtigt werden kann, ist ihrer Argumentation der Boden entzogen. Denn entgegen dem, was den Ausführungen der Beschwerdeführerin entnommen werden könnte, ist nicht erstellt, dass die Beschwerdegegnerin nur eine Defensivstrategie verfolgte und gar keine Absicht hegte, ihre Marken in der Schweiz zu gebrauchen. Wenn die Vorinstanz vor diesem Hintergrund die Markeneintragungen als gültig erachtete, kann ihr weder eine Missachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung noch eine Verletzung von Art. 2 ZGB oder Art. 2 UWG vorgeworfen werden.
Hinweis:In einem weiteren Verfahren zwischen denselben Parteien betreffend Unzumutbarkeit des Markengebrauchs hat das Bundesgericht den vorinstanzlichen Entscheid bestätigt, wonach es der Beschwerdegegnerin nicht zuzumuten sei, die Marke während des laufenden Verfahrens zu verwenden, d.h. in der vorliegenden Nichtigkeits- und Unterlassungsklage der Beschwerdeführerin wurde ein wichtiger Grund für den Nichtgebrauch der Marken der Beschwerdegegnerin im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG gesehen (BGer vom 27. August 2019, 4A_177/2019).
Wp
Die Beschwerdeführerin, eine Corporation nach US-amerikanischem Recht, ist insbesondere in den USA unter dem Zeichen «Ann Taylor» bzw. «Ann Taylor Loft» im Bereich des Verkaufs von Damenmode tätig. Die Beschwerdegegnerin, eine Aktiengesellschaft nach mexikanischem Recht, bezweckt den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Edelsteinen, Edelmetallen und Tafelsilber. Die Beschwerdegegnerin meldete in der Schweiz im April 2011 in der Klasse 14 (Uhren) und im Januar 2012 in der Klasse 9 (Brillen) eine Marke «ANN TAYLOR» an. Jeweils ca. drei Monate später meldete die Beschwerdeführerin in der Schweiz in der Klasse 14 die beiden Marken «ANNTAYLOR» bzw. «ANNTAYLOR LOFT» und in der Klasse 9 (Sonnenbrillen) die Marke «ANN TAYLOR» an. Das Handelsgericht Zürich wies die von der Beschwerdeführerin gegen die Marken der Beschwerdegegnerin erhobene Nichtigkeitsklage aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegungen ab und hiess die Widerklage der Beschwerdegegnerin auf (teilweise) Nichtigkeit der prioritätsjüngeren Marken der Beschwerdeführerin infolge Verwechslungsgefahr gut. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesgericht.