4.1 Marken | Marques
«Calida | Calyana»
Bundesverwaltungsgericht vom 20. Mai 2015
Verwechslungsgefahr bei gleichartigen bzw. identischen Produkten, optischer und phonetischer Zeichenähnlichkeit und hoher Bekanntheit der Widerspruchsmarke
MSchG 3 I c, 31 I. Die Waren der Nizza-Klasse 25 sind im Allgemeinen marktüblich eng verknüpft, richten sich an ähnliche oder gleiche Abnehmer und verfügen typischerweise über gleiche Vertriebsstätten (E. 3.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Gewisse spanische Wörter werden wegen ihrer Nähe zu französischen und italienischen Wörter von einem erheblichen Teil der Bevölkerung verstanden. Beim auf Spanisch «warm» heissenden Zeichen «Caldia» trifft dies nicht zu (E. 4).
MSchG 3 I c, 31 I. Das Schriftbild eines Zeichens wird vor allem durch die Wortlänge, die Art der verwendeten Buchstaben sowie durch deren Stellung geprägt. Gemeinsamkeiten am Wortanfang bzw. Wortstamm und an der Endung fallen dabei besonders ins Gewicht (E. 4.1).
MSchG 3 I c, 31 I. Der Wortklang eines Zeichens hängt von der Aussprache eines Zeichens in den Landessprachen ab. Bei Fantasiemarken sind die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen. Das Klangbild kann insbesondere durch die Silbenzahl, Silbenträger, Vokalfolge, Phonetik und Betonung beeinflusst werden. Auch hier sind insbesondere Übereinstimmungen am Wortanfang- und Schluss relevant, während Mittelsilben eher unbeachtlich bleiben können (E. 4.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Ein «Y» könnte sowohl als «I» oder als «Ü» ausgesprochen werden. Tritt ein «Y» vor einem anderen Vokal auf, wird es in der deutschen, der französischen und der italienischen Sprache aber als «I» oder «J» ausgesprochen (E. 4.2.2).
MSchG 3 I c, 31 I. Eine identische Vokalfolge ist in der Regel ein Indiz für Zeichenähnlichkeit. Bei mehrsilbigen Marken kann bereits eine ähnliche Vokalfolge zur Zeichenähnlichkeit führen. Die Konsonantenfolge ist im Vergleich zur Vokalfolge weniger relevant und fällt vor allem bei eher ungewöhnlichen Kombinationen wie Stabreimen oder bei Konsonanten als Silbenträger ins Gewicht (E. 4.2.3).
MSchG 3 I c, 31 I. Bei gleichartigen bzw. identischen Produkten, optischer und phonetischer Ähnlichkeit der Zeichen und einer hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke liegt eine Verwechslungsgefahr vor (E. 5).
LPM 3 I c, 31 I. Les produits de la classe de Nice 25 sont de manière générale étroitement liés sur le marché, visent des clients identiques ou similaires et sont typiquement commercialisés dans les mêmes points de vente (consid. 3.2).
LPM 3 I c, 31 I. En raison de leur proximité avec les langues française et italienne, certains mots espagnols peuvent être compris par une partie importante du public. Tel n’est pas le cas du signe «caldia» («chaud» en espagnol) (consid. 4).
LPM 3 I c, 31 I. L’apparence graphique d’un signe (verbal) découle notamment de la longueur du mot, de la forme des lettres, et de leur position. On attachera une importance particulière au fait que les marques se ressemblent au début (ou par leur racine) et à la fin (consid. 4.1).
LPM 3 I c, 31 I. L’effet sonore d’un signe dépend de sa prononciation dans les langues nationales. En ce qui concerne les marques de fantaisie, il faut rechercher leur prononciation possible en tenant compte des règles linguistiques. L’effet sonore peut en particulier être influencé par le nombre de syllabes, leur prononciation, la séquence de voyelles, la phonétique et l’accentuation. Dans ce cas-là également, les similarités au début ou à la fin des mots sont pertinentes, tandis que les syllabes intermédiaires revêtent une importance moindre (consid. 4.2).
LPM 3 I c, 31 I. Un «Y» peut être prononcé tantôt comme un «I» tantôt comme un «Ü». Cependant, lorsqu’un «Y» précède une voyelle, il est prononcé «i» (ou «j») en allemand, en français et en italien (consid. 4.2.2).
LPM 3 I c, 31 I. Une séquence de voyelles identique constitue en principe un indice de similarité des signes. En ce qui concerne les marques polysyllabiques, une séquence de voyelles similaire peut déjà fonder la similarité des signes. En comparaison, la séquence de consonnes revêt une |importance moindre et est prise en compte avant tout lors de combinaisons inhabituelles comme les allitérations ou les consonnes syllabiques (consid. 4.2.3).
LPM 3 I c, 31 I. Un risque de confusion existe lorsque les produits sont identiques ou similaires, que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires et que la marque opposante est fortement connue (consid. 5).
Abteilung II; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. B-6732/2014
Die Schweizer Wortmarke Nr. 651869 «Calyana» wurde am 5. Dezember 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Arbeitskleidung; ärmellose Trikots; Badeanzüge; Bademäntel; bauchfreie Tops [Crop tops]; Baumwollmäntel; bedruckte T-Shirts; Bermudashorts: Bodys aus Strumpfmaterial: Bodysuits [Bodies]; Fleecepullover; Freizeitbekleidungsstücke; Gymnastikbekleidung; langärmelige Pullover; langärmelige Unterhemden; Leggings [Hosen]; Leibwäsche; Schweissbänder; Shorts; Sportjacken; Trainingsanzüge; Yogahosen; Yoga-Shirts; alle vorgenannten Waren unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche.
Die Beschwerdegegnerin legte am 5. März 2014 Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke ein und beantragte deren Widerruf in Bezug auf die oben genannten Waren. Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Marke Nr. 363699 «Calida» der Beschwerdegegnerin, die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 25: Textilien, nämlich Bekleidungsstücke, einschliesslich Damen-, Herren- und Kinderpullover und T-Shirts, Gymnastik-Dresses, Sportbekleidung jeder Art für Damen, Herren und Kinder, Damen-, Herren- und Kindernachthemden, -pyjamas und -morgenmäntel, Home-Dresses jeglicher Art, Damen-, Herren- und Kinderwäsche, Bekleidungsartikel aus Leder.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 10. Juli 2014 eine Markenähnlichkeit und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Am 10. Oktober 2014 verfügte die Vorinstanz die Gutheissung des Widerspruchs und widerrief die Eintragung der Marke «Calyana» für sämtliche Waren der Klasse 25. Mit Beschwerde vom 18. November 2014 ersuchte die Beschwerdeführerin das BVGer, den Entscheid der Vorinstanz z.T. aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen.
3.2 Vorliegend ist der Schutz für Waren derselben Nizza-Klassifikation (Klasse 25) streitig. Die Waren dieser Klasse sind im Allgemeinen marktüblich eng verknüpft, richten sich an ähnliche oder gleiche Abnehmer und verfügen typischerweise über gleiche Vertriebsstätten. Hinzu kommt, dass eine Vielzahl der jeweils beanspruchten Waren selbst innerhalb der Klasse 25 hochgradig ähnlich bis identisch sind. So beanspruchten beide Marken Schutz für Pullover und T-Shirts, Sportbekleidung und Leib- bzw. Unterwäsche.
Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, ist das Warenverzeichnis der Beschwerdeführerin teilweise widersprüchlich. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern Schutz für Bodies, langärmelige Unterhemden und Leibwäsche «unter Ausschluss von Nacht- und Unterwäsche» beansprucht werden kann, wo diese Waren doch Synonyme bzw. einzelne Produkte der Kategorie «Unterwäsche» darstellen. Diesbezüglich liegt leider keine Stellungnahme der Vorinstanz vor. Die erwähnte Einschränkung des Warenregisters der Beschwerdeführerin ändert jedoch nichts an der Gleichartigkeit der Waren.
Es kann festgehalten werden, dass die beanspruchten Waren gleichartig und teilweise sogar identisch sind. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr (vgl. nachfolgend E. 5) folglich ein strenger Massstab anzulegen (G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 3 N 46).
4. Vorliegend stehen sich die Marken «Calida» und «Calyana» gegenüber. «Calida» bedeutet auf Spanisch «warm». Gewisse spanische Wörter lehnen sich zwar lexikalisch an französische und italienische Wörter an und werden somit von einem erheblichen Teil der Bevölkerung verstanden. Indessen erscheint der Weg von «caldo» bzw. «chaud» zu «Calida» jedoch zu weit, als dass diese Bevölkerungsschichten dem Zeichen einen bestimmten Sinngehalt zuordnen würden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass beide Zeichen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt darstellen. Es ist demnach zu prüfen, ob die Zeichen im Schriftbild und im Wortklang ähnlich sind […].
4.1 Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge, die Art der verwendeten Buchstaben sowie durch deren Stellung geprägt (BGE 119 II 473 E. 2, «Radion/Radomat»; BVGer vom 9. Februar 2009, B-3508/2008, E. 6, «KaSa K97/Biocasa»). Gemeinsamkeiten am Wortanfang bzw. Wortstamm und an der Endung fallen dabei besonders ins Gewicht (BGE 122 III 382, E. 5, «Kamillosan/Kamillan»; BVGer vom 25. Februar 2008, B-6146/2007, E. 8, «Weleda/La Weda»; RKGE in: sic! 2003, 345, 346, «Mobilat/Mobigel»). Vorliegend besteht eine Ähnlichkeit in der Zeichenlänge, da die Wörter «Calida» und «Calyana» sechs bzw. sieben Buchstaben besitzen. Auch die verwendeten Buchstaben und deren Stellung sind ähnlich. So beginnen beide Wörter mit «CAL-» und enden mit «-A».
4.2 Der Wortklang hängt von der Aussprache eines Zeichens in den Landessprachen ab (BGE 84 II 441 E. 3, «Xylokain/Celekain»). Bei Fantasiemarken sind die aufgrund allgemei|ner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen (Joller, MSchG 3 N 143). Das Klangbild kann insbesondere durch die Silbenzahl, Silbenträger, Vokalfolge, Phonetik und Betonung beeinflusst werden (Joller, MSchG 3 N 144 ff., m.H.). Auch hier sind insbesondere Übereinstimmungen am Wortanfang und -schluss relevant, während Mittelsilben eher unbeachtlich bleiben können (BGE 122 III 382 E. 5, «Kamillosan/Kamillan»; BVGer, B-5709/2007, E. 5, «Nexcare/Newcare»).
4.2.1 Die angegriffene Marke verfügt wie von der Vorinstanz dargelegt je nach Aussprache über drei oder vier Silben (»CA-LY-A-NA» oder «CAL-YA-NA»). Die Beschwerdeführerin widerspricht dem und beruft sich auf den Sprachwissenschaftler André Martinet, der ausführe, dass der Buchstabe »Y» in Verbindung mit dem Buchstaben «A» nur dann einen einzelnen Silbengipfel bilde, wenn «I» und «A» als [ja] ausgesprochen würden.
Inwiefern dies einer Aussprache von «Calyana» in drei Silben entgegensteht, ist nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin hat keine Belege eingereicht, aus denen hervorgeht, dass ihre Marke in der Schweiz mit der aus ihrer Sicht korrekten Aussprache bekannt sei. Da es sich bei «Calyana» somit um ein unbekanntes Fantasiezeiehen handelt, kann es korrekt und in naheliegender Weise mit «CAL-YA-NA» ausgesprochen werden, womit sich eine identische Silbenzahl wie bei der Widerspruchsmarke mit der Silbenfolge «CA-LI-DA «ergibt.
4.2.2 Es trifft zu, dass bei der Aussprache «CAL-YA-NA», wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, keine Übereinstimmung der drei Silben mit jenen von «CA-LI-DA» gegeben ist. Beachtet man dagegen zusätzlich zur Silbenzahl den Wortanfang «CAL-» und das Wortende «-A», so wird die hochgradige Ähnlichkeit dennoch deutlich. Die Gemeinsamkeiten in Wortanfang- und -ende springen umso mehr ins Auge, wenn man die von der Beschwerdeführerin präferierte Aussprache CA-LY-A-NA prüft. Das «Y» in diesem Kontext könnte sowohl als «I» oder als «Ü» ausgesprochen werden. Tritt ein «Y» vor einem anderen Vokal auf, wird es in der deutschen Sprache meistens als «I» oder «J» ausgesprochen (zum Beispiel «Bayern», «Yak», «loyal» und «Libyen»), weshalb diese Aussprache auch vorliegend naheliegend ist. In den Landessprachen Französisch und Italienisch wird «Y» fast ausschliesslich als «I» ausgesprochen (G. Hammarström, Französische Phonetik: Eine Einführung, 3. Aufl., Tübingen 1998, 20; T. Janson, Latein: Die Erfolgsgeschichte einer Sprache, Stockholm 2002, 105). Somit lauten die ersten beiden Silben in der jeweils gängigsten Aussprache der Landessprachen gleich zu denjenigen der Widerspruchsmarke «CA-LI». Hinzu kommt, dass die letzte Silbe der angegriffenen Marke («NA») derjenigen der Widerspruchsmarke («DA») in phonetischer Hinsieht ähnlich ist, da es sich sowohl bei «N» als auch «D» um stimmvolle (weiche) Konsonanten handelt und der Vokal «A» in beiden Silben vorkommt (R. Pörings/U. Schmitz et al., Sprache und Sprachwissenschaft: Eine kognitiv orientierte Einführung, 2. Aufl., Tübingen 2003, 116).
4.2.3 Eine identische Vokalfolge ist in der Regel ein Indiz für Zeichenähnlichkeit. Bei mehrsilbigen Marken kann bereits eine ähnliche Vokalfolge zur Zeichenähnlichkeit führen (E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 878). Neben der Silbenzahl, der Phonetik der Silben sowie dem Wortanfang und -schluss sind auch die Vokalfolgen «A-I-A» respektive «A-Y-A-A» der zu vergleichenden Marken ähnlich. Wie oben aufgezeigt, wird der Vokal «Y» im vorliegenden Kontext naheliegenderweise als «I» ausgesprochen, womit sich die ausgesprochene Vokalfolge nur in einem zusätzlichen «A» unterscheidet.
Die Konsonantenfolge ist im Vergleich zur Vokalfolge weniger relevant und fällt vor allem bei eher ungewöhnlichen Kombinationen wie Stabreimen oder bei Konsonanten als Silbenträger ins Gewicht (Joller, MSchG 3 N 147; Marbach, N 880). Demnach vermag die ohnehin ähnliche Konsonantenfolge («C-L-D» resp. «C-L-N») die Zeichenähnlichkeit vorliegend nicht zu verringern.
4.3 Es kann somit festgehalten werden, dass sowohl im Wortbild als auch im Wortklang eine Ähnlichkeit der Zeichen gegeben ist, und zwar unabhängig davon, ob «Calyana» mit drei oder vier Silben ausgesprochen wird.
5. Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu beurteilen.
5.1 Die Widerspruchsmarke «Calida» verfügt originär mindestens über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie von den massgeblichen Verkehrskreisen ohne bestimmten Sinngehalt und somit nicht als beschreibend und dem Gemeingut angehörend wahrgenommen wird (vgl. vorne E. 4). Die Kennzeichnungskraft wird durch den langjährigen, intensiven Gebrauch, mithin durch die hohe Bekanntheit der Marke im Bereich der Nacht- und Unterwäsche, gestärkt. Daher verfügt «Calida» über einen erweiterten Schutzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie in Bezug auf die Warengleichartigkeit (vgl. vorne, E. 2.5; BGE 122 III 382 E. 2b, «Kamillosan/Kamillan»).
Die Beschwerdegegnerin hat Belege eingereicht, um nachzuweisen, dass «Calida» auch über Nacht- und Unterwäsche hinaus als «führende Life|style-Marke im Bekleidungsbereich» bekannt sei. So werde unter dieser Marke schon seit Jahren auch Sportbekleidung, Loungewear, T-Shirts und Strickteile sowie Bademode angeboten. Ob «Calida» auch für andere Bekleidungsstücke als Nacht- und Unterwäsche überdurchschnittlich bekannt ist, kann vorliegend offengelassen werden. Der Gleichartigkeitsbereich der Waren von «Calida» erstreckt sich zumindest auf die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren der Klasse 25, da diese Waren unabhängig vom Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ähnlich und teilweise identisch zu denjenigen der Beschwerdegegnerin sind (vgl. vorne, E. 3.2). Es muss umso mehr von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden, als «Calida» eine starke Marke ist und somit über einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich verfügt. Es sind daher sowohl aufgrund der Warengleichartigkeit als auch aufgrund des erhöhten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke besonders hohe Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen.
5.2 Wie in E. 3.1 dargelegt, werden Waren der Klasse 25 im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.
5.3 In der Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen zu bejahen ist. Es besteht eine Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild, die Silbenzahl, die Aussprache und Phonetik der Silben, die Vokalfolge und insbesondere beim Wortanfang und -schluss. Die sich gegenüberstehenden Warenregister sind gleichartig und teilweise identisch. Hinzu kommt, dass die Widerspruchsmarke über einen erhöhten Schutzumfang verfügt, weshalb jüngere Zeichen sich innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs umso mehr von ihr unterscheiden müssten, damit eine Verwechslungsgefahr verneint werden kann.
An diesen Feststellungen ändert auch der von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheid der RKGE (MA-WI 21/99, in: sic! 1997, 295 ff., «Tasmar/Tasocar») nichts. Dieser Entscheid unterscheidet sich bereits dadurch vom vorliegenden Fall, dass die Widerspruchsmarke «Tasmar» im Gegensatz zu «Calida» über keinen besondere Bekanntheit verfügt. Hinzu kommt, dass Tasmar und Tasocar aufgrund des weichen bzw. harten Konsonanten in der Wortmitte eine unterschiedliche Phonetik aufweisen, während sowohl die Wortmitte von «Calida» als auch diejenige von «Calyana» in der Phonetik weich sind.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen.
[…]
St