4.1 Marken | Marques
«Converse All Star»
Handelsgericht Bern vom 28. Februar 2014 (Massnahmeentscheid)
Beweislast für Fälschung importierter Markenartikel trotz Erschöpfungsgrundsatz beim Markeninhaber
MSchG 13. Ist strittig, ob es sich um gefälschte oder um parallel importierte Markenwaren handelt, liegt die Beweislast trotz des Erschöpfungsgrundsatzes beim Markeninhaber (E. 9).
MSchG 13. Das Anbringen nicht untrennbar mit der Qualität der Produkte verbundener Merkmale wie z.B. Seriennummern ist markenrechtlich nicht zu beanstanden (E. 13 b).
MSchG 13; ZPO 156. Hält ein beweisbelasteter Gesuchsteller Dokumente, die anhand produktspezifischer Eigenschaften die Gefälschtheit von Waren glaubhaft machen könnten, zurück, anstatt sie vorbehaltlich der Anerkennung schutzwürdiger Interessen und der Gewährung entsprechender Schutzmassnahmen zu den Akten zu reichen, muss er die Folgen der Beweislosigkeit tragen (E. 13 c).
LPM 13. Lorsque la question est litigieuse de savoir s’il s’agit de marchandises de marque falsifiées ou |d’importations parallèles, le fardeau de la preuve incombe au titulaire de la marque malgré le principe de l’épuisement (consid. 9).
LPM 13. Du point de vue du droit des marques, il n’est pas critiquable d’apposer des caractéristiques qui ne sont pas indissociables de la qualité des produits comme des numéros de série (consid. 13 b).
LPM 13; CPC 156. Le demandeur ayant le fardeau de la preuve doit supporter les conséquences de l’absence de preuve lorsqu’il retient des documents qui pourraient rendre vraisemblable la contrefaçon de marchandises à l’aide de propriétés spécifiques au produit au lieu de les déposer au dossier sous réserve de la reconnaissance d’intérêts dignes de protection et de l’octroi des mesures de protection correspondantes (consid. 13 c).
Handelsgericht Bern; Abweisung des Begehrens; HG 13 116 SUN CAB
Die zum Nike-Konzern gehörenden Gesuchstellerinnen beantragten der Instruktionsrichterin des Handelsgerichts Bern, dem Discounter OTTO’s u.a. zu verbieten, diverse angeblich gefälschte Turnschuhe der Marke «Converse All Star» zu vertreiben, und verlangte Auskunft über die Vertriebswege. Sie legten zwar dar, dass die streitgegenständlichen Schuhe Seriennummern aufweisen, die nicht in ihrer Datenbank enthalten waren, reichten aber unter Berufung auf deren Geheimnischarakter zusätzliche Fälschungsmerkmale nicht ein, sondern boten dies nur an. OTTO’s machte geltend, die Turnschuhe seien parallel importierte Originalprodukte, und berief sich dafür u.a. auf dem Gericht eingereichte, aber den Gesuchstellerinnen nicht offenzulegende Informationen über die Vertriebswege. Die Instruktionsrichterin weist mangels Glaubhaftmachung einer Markenrechtsverletzung sowohl das Gesuch um Unterlassung als auch das Gesuch um Akteneinsicht ab.
9. a) Nach dem Grundsatz der Erschöpfung ist das ausschliessliche Verbreitungsrecht des Markeninhabers nach dem erstmaligen Inverkehrbringen einer Ware durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung mit Bezug auf dieses konkrete Warenexemplar erschöpft (L. David, in: H. Honsell et al. [Hg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 13 N 16; E. Marbach, Markenrecht, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 1536; F. Thouvenin/M. Dorigo, in: M. Noth et al. [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 13 N 92).
b) Der Zustimmung des Markeninhabers ist der Vertrieb durch Lizenznehmer oder sonstige Vertragspartner gleichgestellt, welche die Ware als vertraglich Ermächtigte in Verkehr bringen (Marbach, N 1538). Entscheidend ist die Möglichkeit zur Kontrolle der unter der Marke in Verkehr gebrachten Waren (B. Abegg, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Bern 2013, 188, m.w.H.). Unerheblich ist auch, ob ein Vertrag korrekt umgesetzt wurde oder nicht. Verletzt ein Lizenznehmer z.B. Absprachen über das Vertriebsgebiet, so bildet dies daher noch keine Markenverletzung (Marbach, N 1539; ähnlich Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 99).
c) Mit Bezug auf die territoriale Tragweite hat sich das BGer für die internationale Erschöpfung ausgesprochen (BGE 122 III 469; bestätigt in den Urteilen des BGer vom 11. April 2002, 4C.357/2001, sic! 2002, 605, vom 12. Januar 2000, 4C.354/1999, sic! 2000, 321). Demnach bewirkt auch die Erstveräusserung im Ausland die Erschöpfung des Verbreitungsrechts, mit der Folge, dass der Markeninhaber den Import der im Ausland in Verkehr gesetzten Waren nicht gestützt auf sein Markenrecht verhindern kann (Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 117). Demgegenüber wird die rechtlich allein geschützte Unterscheidungsfunktion durch den Import qualitativ gleichwertiger Originalware nicht beeinträchtigt (Marbach, N 1543).
d) Nach der wohl herrschenden Lehre trägt grundsätzlich der Dritte die Beweislast für den Nachweis der Voraussetzungen der Erschöpfung, zumal dieser aus dem Vorliegen der erforderlichen Sachumstände ein Recht zur Weiterverbreitung der fraglichen Waren ableitet (Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 132; Ch. Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich, 2002, MSchG 13 N 67). Im Resultat darf die Verteilung der Beweis- und Substanziierungslast jedoch nicht dazu führen, dass der Markeninhaber von jedem Händler unbeschränkt Auskunft über die Herkunft von Originalmarkenwaren verlangen kann (Willi, MSchG 13 N 67). Eine Umkehr der Beweislast rechtfertigt sich allerdings, wenn der Dritte den Nachweis des erstmaligen Inverkehrbringens durch den Markeninhaber bzw. mit dessen Zustimmung nur schwer erbringen kann, zumal dem Markeninhaber der umgekehrte Beweis in aller Regel leichter fallen wird (Thouvenin/Dorigo, MSchG 13 N 132; im Ergebnis auch Willi, MSchG 13 N 67). Allenfalls muss zum Schutz des Dritten der Nachweis zugelassen werden, dass im Herkunftsland Markenwaren gleicher Art und Qualität in Verkehr gebracht werden (Willi, MSchG 13 N 67).
e) Eine Erschöpfung kann jedoch nur an Originalwaren, nicht aber an widerrechtlich von einem Dritten mit der Marke gekennzeichneten Erzeugnissen eintreten. Bei gefälschten Waren erfolgt deshalb keine Erschöpfung (Willi, MSchG 13 N 61). Macht der Markeninhaber Warenfälschung gel|tend, so trifft ihn die Beweislast für die entsprechenden Behauptungen (Willi, MSchG 13 N 67; HGer Zürich vom 13. Dezember 2007, Nr. HG020324, sic! 2009, 412).
f) Nach dem Gesagten obliegt es zunächst den Gesuchstellerinnen, dem Gericht glaubhaft darzulegen, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Warenfälschungen handelt; darin ist ihre anspruchsbegründende Behauptung zu erblicken. Gelingt den Gesuchstellerinnen ein derartiger Nachweis nicht, haben sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.
Die Gesuchstellerinnen verkennen offenbar die Tragweite des Erschöpfungsgrundsatzes, der ausschliesslich bei Originalwaren zur Anwendung gelangt. Deshalb können die Gesuchstellerinnen mit Bezug auf den Erschöpfungsgrundsatz nicht ableiten, dass die Gesuchsgegnerin bereits vorgängig die Glaubhaftmachungslast für die Zustimmung für das Inverkehrbringen der streitgegenständlichen Schuhe trifft; anders offenbar die deutsche Rechtsprechung, vgl. Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes I ZR 52/10 vom 15. März 2012, 10, Ziff. 10, 12 ff., Ziff. 25; GB 20). Eine derartige Glaubhaftmachungslast wäre wohl erst dann denkbar, wenn die Gesuchstellerinnen behauptet und auch glaubhaft nachgewiesen hätten, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Originalware handelt, für welche ihre Zustimmung für das Inverkehrbringen fehlt. Folglich wäre es in dieser Konstellation grundsätzlich an der Gesuchsgegnerin, die Zustimmung für das Inverkehrbringen der streitgegenständlichen Schuhe glaubhaft nachzuweisen.
Zu einer Verschiebung der Glaubhaftmachungslast für die anspruchsbegründenden Behauptungen zur Gesuchsgegnerin, kommt es schliesslich auch dann nicht, wenn sich die Gesuchsgegnerin auf einen zulässigen Parallelimport oder andere Rechtfertigungsgründe berufen möchte. Derartige Rechtfertigungsgründe werden mit den Vorbringen der Gesuchstellerinnen gegeneinander abgewägt, sofern sie gegenüber dem Gericht glaubhaft gemacht werden.
[…]
b. Verfügungsgrund
13. a) Die Gesuchstellerinnen bringen im Wesentlichen vor, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen deswegen um Fälschungen handle, weil die Zungenetiketten der Schuhe Seriennummern aufweisen, die sich mit Einträgen in der Avery Dennison-Datenbank nicht decken. Ausgehend von dieser Annahme gehen die Gesuchstellerinnen davon aus, dass die jeweiligen Etiketten nicht mit Genehmigung der Gesuchstellerin 2 gedruckt worden seien, es sich folglich bei den Etiketten und den dazugehörigen Schuhen um Fälschungen handeln müsse.
Fälschungsnachweis anhand abweichender Seriennummern auf Zungenetiketten
b) Die Argumentation der Gesuchstellerinnen ist nicht stichhaltig, da aufgrund einer abweichenden Seriennummer nicht bereits darauf geschlossen werden kann, dass die entsprechenden Schuhe ohne Genehmigung der Gesuchstellerinnen produziert worden und somit als Fälschungen zu erachten sind. Die 13-stellige Seriennummer auf einer Zungenetikette gibt in erster Linie Aufschluss darüber, ob der dazugehörige Schuh in der Avery Dennison-Datenbank registriert ist oder nicht. Damit wird einerseits glaubhaft gemacht, dass es sich bei den registrierten Schuhen wohl tatsächlich um Originalware handelt. Anderseits hindert dies die Gesuchstellerinnen nicht, Schuhe ohne, mit nicht registrierten oder identischen Seriennummern zu vertreiben; es hindert sie ebenfalls nicht, Schuhe mit unterschiedlichen Zungenetiketten zu vertreiben. Im Übrigen muss gestützt auf die Ausführungen der Gesuchstellerinnen angenommen werden, dass die Zungenetiketten mit den Seriennummern in erster Linie dazu dienen, den Vertriebsweg bis in die Produktionsstätten nachvollziehen zu können (GB 22 Ziff. 3). Die Seriennummern sollen somit eine gewisse Kontrolle über den Vertriebsweg zulassen.
Entscheidend für die Annahme einer Warenfälschung ist vielmehr, ob die Gesuchstellerinnen anhand von produktspezifischen Eigenschaften der streitgegenständlichen Schuhe glaubhaft darlegen können, inwiefern zu den von ihnen vertriebenen Originalschuhen eine Diskrepanz besteht. Dies wird von den Gesuchstellerinnen zumindest durch nicht registrierte Seriennummern, die auf Zungenetiketten abgedruckt und auf den streitgegenständlichen Schuhen angebracht sind, nicht glaubhaft dargelegt.
Mit Bezug auf die von den Gesuchstellerinnen verwendeten Seriennummern bleibt anzumerken, dass diese auch nicht untrennbar mit der Qualität der streitgegenständlichen Schuhe verknüpft sind (siehe auch OGer Basel-Landschaft vom 17. Oktober 1995, SJZ 1996, 315 f.) und deshalb nicht als produktspezifische Eigenschaft zu betrachten sind. Daher sagen die von den Gesuchstellerinnen festgestellten divergierenden Seriennummern nichts über die Beschaffenheit der Ware aus und beeinträchtigen letztlich auch nicht die rechtlich geschützte Unterscheidungsfunktion ihrer Marken (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Selbst wenn die Gesuchsgegnerin die Seriennummern nachträglich verändert hätte – was sie nach eigenen Ausführungen nicht getan hat und auch nicht von den Gesuchstellerinnen behauptet wird –, wäre dies markenrechtlich nicht zu beanstanden, sofern die Seriennummern bloss zur Kontrolle eines Vertriebssystems dienen (Abegg, 208, m.w.H.). Gleichwohl besteht in technischer Hinsicht die Möglichkeit, |andere Kontrollelemente in einen Schuh zu integrieren, die mit produktspezifischen Eigenschaften zusammenfallen (HGer Zürich vom 13. Dezember 2007, Nr. HG02324, sic! 2009, 413, aus dem hervorgeht, dass Bestandteile des klägerischen Markenzeichens mit mikroskopisch erkennbaren Farbpartikeln ausgestattet waren; vgl. dazu auch Willi, MSchG 13 N 81).
Vorbehaltene Dokumente betreffend weitere Fälschungsmerkmale
c) Die Gesuchstellerinnen führen aus, es lasse sich anhand weiterer, äusserlich erkennbarer Fälschungsmerkmale nachweisen, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Fälschungen handle. Sie halten fest, dass es sich hierbei um streng gehütete Geschäftsgeheimnisse handle. Die Gesuchstellerinnen bieten dem Gericht die vertrauliche Mitteilung äusserer Fälschungsmerkmale mit Hilfe von Aussagen eines sachverständigen Zeugen und Dokumentennachweisen an, verlangen jedoch eine Zusage des Gerichts zur vertraulichen Behandlung dieser Merkmale. Dazu ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerinnen offenbar über Dokumente verfügen, welche einer Beurteilung, ob es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen allenfalls um Fälschungen handelt, dienen würden.
Der Rückbehalt von Dokumenten liegt im Ermessen der Gesuchstellerinnen, doch kann dieser nicht ohne zivilprozessrechtliche Folgen davon abhängig gemacht werden, ob das Gericht den Gesuchstellerinnen vorgängig eine Zusage um vertrauliche Behandlung abgibt. Die Gesuchstellerinnen hätten im vorliegenden Verfahren beantragen können, vertrauliche Dokumente vorbehaltlich der Anerkennung von schutzwürdigen Interessen und der Gewährung entsprechender Schutzmassnahmen (vgl. Art. 156 ZPO) zu den Akten zu reichen, so wie dies auch die Gesuchsgegnerin zutreffend erkennt. Für das von den Gesuchstellerinnen gewillkürte Vorgehen besteht einerseits keine zivilprozessrechtliche Grundlage und andererseits steht es auch einer zügigen Beweisabnahme durch das Gericht entgegen. Letzteres gilt ebenfalls für die Einvernahme des mit den vertraulichen Dokumenten genannten sachverständigen Zeugen, der in den USA domiziliert ist. Selbst wenn dieser zeitnah für eine Aussage erscheinen könnte, müsste zunächst eine mündliche Verhandlung (allenfalls unter Beizug eines Übersetzers) anberaumt werden, was zu einer weiteren Verfahrensverzögerung führen würde. Zusammenfassend ergibt sich, dass die von den Gesuchstellerinnen vorstehend erwähnten und vorbehaltenen Beweismittel durch das Gericht im vorliegenden Massnahmeverfahren nicht berücksichtigt werden können.
d) Angesichts der gegenwärtigen Aktenlage bestehen seitens des Gerichts erhebliche Zweifel, ob von den Gesuchstellerinnen aufgrund der ins Recht gelegten Dokumente glaubhaft gemacht wird, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen tatsächlich um Fälschungen handelt. Die abschliessende Beurteilung kann an dieser Stelle vorläufig offen gelassen werden, da die Gegenpartei ihrerseits Argumente ins Feld führt, welche im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind.
14. […]
c) […]
Zusammenfassend hat die Gesuchsgegnerin mit Bezug auf den Grossteil der streitgegenständlichen Schuhe aus der Lieferung B glaubhaft nachgewiesen, dass [sie] diese letztlich von einer Gesellschaft bezogen hat, [die] zumindest die Kontrolle über das Inverkehrbringen von Markenartikeln der Gesuchstellerinnen hatten.
15. Nach der vorstehenden Würdigung der Beweismittel der Parteien steht fest, dass die Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft nachweisen konnten, ob es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen um Fälschungen handelt. Die Gesuchsgegnerin macht ihrerseits glaubhaft geltend, dass es sich bei den streitgegenständlichen Schuhen grösstenteils nicht um Fälschungen handelt, sondern [dass diese] vielmehr durch Gesellschaften ausgeliefert wurden, welche zumindest über die nötige Kontrolle zum Inverkehrbringen von Markenartikeln der Gesuchstellerinnen verfügten. Für die streitgegenständlichen Schuhe aus der Lieferung B mit den Farbkennzeichen 1P626 und 1G349 konnte nicht glaubhaft nachgewiesen werden, dass diese ebenfalls von der Société A stammen. Demgegenüber konnten die Gesuchstellerinnen auch nicht glaubhaft nachweisen, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt, womit sie die Folgen der Glaubhaftmachungslast zu gewärtigen haben.
Nach dem Gesagten steht fest, dass weder eine Gefährdung noch eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerinnen glaubhaft ausgewiesen ist. Folglich erübrigt sich eine weitere Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen, soweit sich die Gesuchstellerinnen auf ihre Markenrechte stützen.
[…]
Pl