6.1 Patente | Brevets d’invention
«Desogestrelum»
Bundespatentgericht vom 27. Mai 2015
Kostentragung bei gegenstandslos gewordenem Verfahren
ZPO 107 I e. Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen. Zu berücksichtigen ist, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (E. 5.1).
ZPO 107 I e. Die Einreichung einer Nichtigkeitsklage über 20 Monate vor Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents verursacht keine unnötigen Kosten, da die mittlere Verfahrensdauer für Nichtigkeitsklagen unter 20 Monaten liegt und damit mit einem Entscheid während der Schutzdauer gerechnet werden darf (E. 5.4).
PatG 28; ZPO 88. Das Rechtsschutzinteresse an einer Nichtigkeitsklage fällt mit dem Ablauf der Schutzdauer des betreffenden Schutzrechts nicht zwingend weg, da gegen den Nichtigkeitskläger noch Ansprüche aus dem erloschenen Schutzrecht geltend gemacht werden können. Der zusätzliche Verzicht auf die Geltendmachung von finanziellen Ansprüchen führt hingegen zum Wegfall des Rechtsschutzinteresses (E. 4, 5.2-5.4).
PatG 1 II i.V.m. 7 II. Erfinderische Tätigkeit kann nur bejaht werden, wenn sie bezüglich aller vorgebrachten Entgegenhaltungen, welche als nächstliegender Stand der Technik infrage kommen, gegeben ist. Legt eine dieser Entgegenhaltungen die Erfindung nahe, ist unbesehen der anderen Entgegenhaltungen auf Nichtigkeit zu erkennen (E. 5.6).
CPC 107 I e. Si une procédure est rayée du rôle car elle devenue sans objet, les frais de procédure peuvent être répartis selon la libre appréciation du juge. Il convient alors de tenir compte des éléments suivants: laquelle des parties a donné lieu à l’action, quelle aurait été l’issue probable du procès, quelle partie est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle partie a causé des frais inutiles (consid. 5.1).
CPC 107 I e. L’introduction d’une action en nullité plus de 20 mois avant l’échéance de la durée de protection du brevet objet de la procédure ne cause pas de frais inutiles. En effet, la durée moyenne des procédures en nullité est inférieure à 20 mois, de sorte que l’on peut s’attendre à obtenir une décision encore pendant la durée de protection (consid. 5.4).
LBI 28; CPC 88. L’intérêt digne de protection à une action en nullité ne disparaît pas nécessairement avec l’échéance de la durée de protection du droit de propriété intellectuelle en question. En effet, il est encore possible de faire valoir des prétentions découlant du droit de propriété intellectuelle annulé contre le demandeur en annulation. Une partie qui, au surplus, renonce à faire valoir des prétentions financières n’a plus d’intérêt juridique digne de protection (consid. 4, 5.2-5.4).
LBI 1 II en relation avec 7 II. Le critère de l’activité inventive est rempli uniquement lorsque cette dernière est donnée par rapport à toutes les antériorités qui ont été évoquées comme appartenant à l’état de la technique le plus évident. Si l’invention est évidente par rapport à l’une des antériorités, la nullité du brevet doit être reconnue sans tenir compte des autres antériorités (consid. 5.6).
Präsident des BPaGer; Abschreibung; Akten-Nr. O2013_011
Mit Klage vom 12. Juli 2013 verlangte die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats Nr. C00491443/01 «Desogestrelum» wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit.
Nach Einreichung der Klageantwort wurde eine Instruktionsverhandlung abgehalten, welche aber zu keiner vergleichsweisen Lösung führte. Es folgten ein zweiter Schriftenwechsel sowie mehrere Stellungnahmen und Noveneingaben.
Am 31. März 2015 wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, um sich zum Rechtsschutzinteresse zu äussern, da die maximale Laufzeit des im Streit liegenden ergänzenden Schutzzertifikats am 27. März 2015 abgelaufen war.
Die Klägerin teilte mit Stellungnahme vom 17. April 2015 mit, dass die Beklagte schriftlich bestätigt habe, dass sie auf jegliche monetären Ersatzansprüche in Bezug auf die angebliche |Verletzung des Klageschutzrechts verzichte, weshalb mit dem Ablauf des Klageschutzrechts das Rechtsschutzinteresse für das vorliegende Verfahren weggefallen sei. Die Beklagte bestätigte dies, jedoch bestand in der Folge Uneinigkeit über die Verteilung der Prozesskosten.
4. Gegenstandslosigkeit
Nachdem das Rechtsschutzinteresse infolge Ablaufs der maximalen Laufzeit des streitgegenständlichen Schutzzertifikats Nr. C00491443/01 am 27. März 2015 sowie der Erklärung der Beklagten, dass sie auf jegliche Schadenersatzansprüche aus einer allfälligen Verletzung des genannten Schutzzertifikats verzichte, nachträglich weggefallen ist, ist das vorliegende Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO).
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu regeln. Da das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben ist, sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (D. Jenny, Zürcher Kommentar ZPO, 2. Aufl., Zürich 2013, ZPO 107 N 16; V. Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2. Aufl., Basel 2013, ZPO 107 N 8).
5.2 Die Klägerin macht geltend, dass die Gerichtskosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen seien und dass der Klägerin eine volle Parteientschädigung zuzusprechen sei, wie wenn sie obsiegt hätte. Die Prozesskosten seien nach dem mutmasslichen Obsiegen und Unterliegen zu verteilen, wenn das Rechtsschutzinteresse aus einem Grund dahinfalle, welchen keine der Parteien zu vertreten habe. Das mutmassliche Prozessergebnis sei dabei gestützt auf die Akten und ohne eigenes Beweisverfahren in summarischer Weise zu beurteilen. Vorliegend habe keine der Parteien die Gegenstandslosigkeit zu vertreten. Das Rechtsschutzinteresse falle wegen Ablauf des Klageschutzrechts weg, worauf die Parteien keinen direkten Einfluss hätten. Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung am 12. Juli 2013 habe die verbleibende Laufzeit des Klageschutzrechts noch beinahe zwei Jahre betragen. Sie habe in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass vor Ablauf des Klageschutzrechts ein Urteil in der Sache ergehen würde. Aufgrund des Fachrichtervotums sei davon auszugehen, dass das Klageschutzrecht für nichtig erklärt worden wäre und sie somit vollständig obsiegt hätte. Entsprechend seien die Gerichtskosten vollständig der Beklagten aufzuerlegen und ihr sei eine Parteientschädigung zuzusprechen. Bei der Bestimmung der Höhe der Parteientschädigung sei zu berücksichtigen, dass das Verfahren sehr aufwändig gewesen sei und die Parteien bis zum Urteil keinen weiteren Aufwand mehr gehabt hätten. Entsprechend wäre eine Reduktion der Parteientschädigung nicht angezeigt. Die Klägerin habe ihre Kostennoten fortlaufend eingereicht, letztmals mit Eingabe vom 30. März 2015. Hiermit reiche sie die Kostennote für den seit der Eingabe vom 30. März 2015 entstandenen Aufwand ein. Insgesamt seien ihr durch den Beizug des Patentanwalts notwendige Auslagen in der Höhe von 64080 CHF entstanden. Die Aufwendungen der anwaltlichen Vertretung hätten insgesamt 74042.45 CHF betragen.
5.3 Die Beklagte macht demgegenüber geltend, dass bereits im Zeitpunkt der Klageeinleitung absehbar gewesen sei, dass das vorliegende Verfahren realistischerweise nicht mehr vor Ablauf der Laufdauer des Klageschutzrechts abschliessbar gewesen sei. Um die angeblich angestrebten Ziele zu fördern, hätte die Klägerin folglich entweder früher klagen sollen oder den Ablauf der Schutzdauer abwarten und auf diese Weise erhebliche Verfahrens- und Parteikosten sparen können. Durch die späte Klageerhebung habe die Klägerin unnütze Aufwendungen verursacht, was bei der Kostenverlegung zusätzlich zulasten der Klägerin zu berücksichtigen sei. Die Beklagte halte im Übrigen vollumfänglich an den Ausführungen in ihren Rechtsschriften in Bezug auf die Rechtsbeständigkeit des Klageschutzrechts fest.
Die Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung richte sich hauptsächlich nach dem Streitwert, wobei auch der Komplexität des Verfahrens und dem zeitlichen Aufwand Rechnung zu tragen seien. Der Streitwert der vorliegenden Streitigkeit sei von den Parteien übereinstimmend mit 500 000 CHF beziffert worden, was zu einer Parteientschädigung im Umfang von 24 000 CHF bis 70 000 CHF führe. Da der Schriftenwechsel abgeschlossen sei und die Parteien auf die Durchführung der Hauptverhandlung verzichtet hätten, beantrage sie, dass die Parteientschädigung auf 50 000 CHF festzusetzen sei. Bei den notwendigen Auslagen seien die Kosten für die patentanwaltliche Unterstützung durch Dr. Jan Morf von Abitz & Partner zu berücksichtigen. Diese Kosten beliefen sich auf 37 638.65 EUR. Sie beantrage, dass diese Kosten im Umfang von 38 000 CHF als notwendige Auslagen zu entschädigen seien. Gesamthaft beantrage sie für das vorliegende Verfahren folglich eine Entschädigung in Höhe von 88 000 CHF.
5.4 Keine der Parteien hat die Gegenstandslosigkeit verursacht. Dem Argument der Beklagten, es sei bereits im Zeitpunkt der Klageeinleitung absehbar gewesen, dass das vorliegende Verfahren realistischerweise nicht mehr vor Ablauf der Laufdauer des |Klageschutzrechts abschliessbar gewesen sei, weshalb die Klägerin mit ihrer Klage unnötigerweise Kosten verursacht hätte, kann nicht gefolgt werden. Die Klage wurde am 12. Juli 2013 eingereicht, somit über 20 Monate vor Ablauf der Schutzdauer. Die mittlere Verfahrensdauer für Nichtigkeitsklagen betrug in den Jahren 2012, 2013 und 2014 224, 413 und 216 Tage (vgl. Geschäftsberichte des BPatGer) und somit weit weniger als 20 Monate. Wie die Klägerin zudem zutreffend festgehalten hat, fällt das Rechtsschutzinteresse einer Nichtigkeitsklage nicht zwingend weg, wenn die Schutzdauer eines Schutzrechts abläuft, da gegen den Nichtigkeitskläger z.B. noch Ansprüche aus dem erloschenen Schutzrecht geltend gemacht werden könnten. Das Rechtsschutzinteresse ist vorliegend insbesondere deshalb weggefallen, weil die Beklagte auf die Geltendmachung von finanziellen Ansprüchen verzichtet hat.
5.5 Zur Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Schutzzertifikats liegt ein Fachrichtervotum vom 26. Februar 2015 von Richterin Dipl. chem., Dr. rer. nat. Hanny Kjellsaa-Berger vor (Art. 183 Abs. 3 ZPO).
[Es folgen Ausführungen zum Inhalt des Fachrichtervotums.]
5.6 Dem überzeugenden Fachrichtervotum folgend wäre das ergänzende Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und die Klage gutzuheissen gewesen, womit die Klägerin mutmasslich vollumfänglich obsiegt hätte. Die Beklagte wendet allerdings gegen das Fachrichtervotum ein – und zwar als einziges –, das Votum gehe von einem falschen nächstliegenden Stand der Technik aus. Gehe man richtigerweise von der am Prioritätstag bekannten herkömmlichen «Minipille» als nächstliegendem Stand der Technik aus, liege sehr wohl erfinderische Tätigkeit vor. Die Beklagte verweist hierzu auf ihre detaillierten Ausführungen in der Klageantwort und in der Duplik. Mit dieser Argumentation verkennt die Beklagte die gesetzlichen Grundlagen. «Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung» (Art. 1 Abs. 2 PatG). Und diesen Stand der Technik «bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist» (Art. 7 Abs. 2 PatG). Durch diesen ganzen Stand der Technik darf die Erfindung nicht nahegelegt worden sein. Bei der Vornahme der Prüfung, ob dem so sei, wird im Rahmen des meist angewendeten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Regel zwar von einem, als nächstliegend bezeichneten, Stand der Technik ausgegangen, aber das ist keineswegs zwingend. So hielt die Beschwerdekammer des EPA in T 0967/97 fest:
«I. Stehen dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offen, die die Erfindung nahelegen könnten, dann erfordert es die ratio des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, die Erfindung in Bezug auf alle diese Lösungswege zu prüfen, bevor ein die erfinderische Tätigkeit bestätigendes Urteil getroffen wird.
II. Bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit bedarf es keiner besonderen Begründung für eine Vorauswahl von Entgegenhaltungen, auch wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege zur Verfügung stehen; Gegenstand der Begründung ist alleine aufzuzeigen, dass sich die Erfindung für den Fachmann in Bezug auf (mindestens) einen Weg in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt».
Sprich, das Argument, die Erfindung sei fälschlicherweise vom nicht naheliegendsten Stand der Technik aus als nicht erfinderisch beurteilt worden, während sie von einem anderen – als näherliegender bezeichneten – Stand der Technik aus erfinderisch wäre, sticht nicht (vgl. dazu auch BGE 138 III 111 E. 2.2). Damit muss auf den von der Beklagten angesprochenen nächstliegenden Stand der Technik nicht weiter eingegangen werden.
Es bleibt somit dabei, dass das Schutzzertifikat für nichtig zu erklären und die Klage gutzuheissen gewesen wäre, weshalb die Klägerin mutmasslich vollumfänglich obsiegt hätte.
In Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO sind die Kosten daher vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen.
[…]
Hu