«E*trade (fig.) | e trader (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 7. Juli 2021

1.2.Die Beschwerdeschrift hat neben anderen Erfordernissen eine Begründung zu enthalten; fehlt eine solche, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein, sofern sich die Be | schwerde nicht als offensichtlich unzulässig herausstellt (Art. 52 Abs. 1 und Abs. 2 VwVG). Diese Verbesserungsfrist bezweckt, aus Versehen oder Unkenntnis begangene Unterlassungen zu beheben, obwohl das Gesetz nicht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Unterlassungen unterscheidet. Die Regel soll einen überspitzten Formalismus vermeiden, indem sie den Betroffenen die Möglichkeit gewährt, ein Versäumnis zu beseitigen. Reicht aber jemand bewusst eine mangelhafte Beschwerde ein, um einzig eine Verlängerung der Beschwerdefrist herbeizuführen, benutzt er diese Regelung in zweckwidriger Weise. Bei einem offensichtlichen Rechtsmissbrauch besteht kein Anspruch, die mangelhafte Beschwerdeschrift innert Nachfrist zu verbessern (BGE 142 I 10 ff. E. 2.4.7; 134 II 244 ff. E. 2.4.2; 121 II 252 ff. E. 4b; A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, 130 Rz. 2.236).

1.3.Eine fehlende Begründung macht eine Beschwerde darum nicht von vornherein offensichtlich unzulässig (F. Seethaler/F. Portmann, in: B. Waldmann/P. Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 52 N 105). Wird die Beschwerde ohne Begründung eingereicht, erweckt sie aber den Verdacht, sie sei bewusst mangelhaft erhoben, ist – wenn ihr die Nachfrist nicht sogleich verweigert wird (vgl. BGE 121 II 252 ff. E. 4b) – anhand der nachgereichten Begründung zu prüfen, ob sie zuvor bewusst oder allenfalls «unverschuldeterweise» (Art. 24 Abs. 1 VwVG) unterlassen wurde. Die Gewährung der Nachfrist heilt den formellen Mangel also nicht, sondern es ist im Lichte der Beschwerdebegründung über die Erfüllung der Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden (vgl. A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, 359 Rz. 1014; Moser/Beusch/Kneubühler, 130 Rz. 2.235a).

1.4.Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Beschwerdeführerin hätte vorliegend keine Nachfrist gewährt werden dürfen, da sie im Wissen um die fehlende Begründung die Beschwerde eingereicht und den Mangel absichtlich eingebaut habe.

1.5.Gefolgt auf die Mitteilung der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom 14. September 2020, sie werde die Beschwerdebegründung nachreichen, da sie erst am letzten Tag der Beschwerdefrist instruiert worden sei, wurde der Beschwerdeführerin gemäss Art. 52 Abs. 2 VwVG eine Nachfrist gewährt. In der Beschwerdebegründung vom 18. September 2020 legt sie jedoch nicht näher dar, weshalb sie die Beschwerde unbewusst mangelhaft eingereicht habe oder dass sie unverschuldeterweise abgehalten worden sei, binnen Frist zu handeln. Auch aufgrund der Akten sind keine Gründe ersichtlich, wieso die Rechtsvertreterin nicht rechtzeitig und vollständig hätte Beschwerde erheben können, zumal sie die Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren vertreten hat. Die Beschwerde erweist sich damit als unzulässig, weshalb auf sie nicht einzutreten ist.

2.

Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, würde sie aus folgenden Erwägungen abgewiesen:

[…]

2.8.[…] Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,

• 1.
  dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren
• 2.
  und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen,
• 3.
  oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE, sic! 2004, 868 ff. E. 4, «Globex/Globix»).

Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen Auslandnutzung ausgegangen werden muss (M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 11 N 60).

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. «.com») abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (Wang, MSchG 11 N 52).

[…]

2.10.Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mögliche Beweismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (BVGer vom 21. Oktober 2013, B-40/2013, E. 2.5, «EGATROL/EGATROL»; | BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 2.9, «LIFE et al./LIFE TECHNOLOGIES et al.»; BVGer vom 17. Februar 2012, B-3416/2011, E. 4.2, «LIFE/mylife [fig.]»; BVGer vom 15. September 2008, B-4540/2007, E. 4, «Streifen» [fig.]; K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 116). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (BVGer vom 19. Juli 2010, B-892/2009, E. 6.5, «HEIDILAND/HEIDI-ALPEN»). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (BVGer vom 21. Oktober 2013, B-40/2013, E. 2.5, «EGATROL/EGATROL»; BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 2.10, «LIFE et al./LIFE TECHNOLOGIES et al.»; BVGer vom 17. Februar 2012, B-3416/2011, E. 4.3, «LIFE/mylife [fig.]»).

2.11.Dabei kann jeder Sachumstand grundsätzlich mit jedem denkbaren Beweismittel bewiesen werden (vgl. BGer vom 17. August 1987, VPB 52 .9 E. 1a). So besteht in der Praxis für Sachverhalte, welche sich nur durch die Schilderung einer Person glaubhaft machen lassen, das Bedürfnis, dass Parteien von sich aus private Bestätigungsschreiben oder andere schriftliche Erklärungen einreichen können. (M. Kaiser/D. Rüetschi, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Beweisrecht N 72). Eine Beweismittelbeschränkung auf qualifizierte Beweisformen für bestimmte Rechtsfragen wäre unzulässig (BGE 130 III 328 ff. E. 3.3).

2.12.Eine besondere Form solcher privaten Zeugniserklärungen stellen «eidesstattliche Erklärungen», «eidesstattliche Versicherungen» oder «Affidavits» ausländischen Rechts dar. Unter solchen «Versicherungen» sind schriftliche Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form abgegeben werden (M. Schweizer/C. Eichenberger, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter 28. Februar 2011, N 21 mit Hinweisen; vgl. für das deutsche Recht etwa D. Kallerhoff, in: P. Stelkens/H. J. Bonk/M. Sachs [Hg.], Kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG], 9. Aufl., München 2018, VwVfG § 27 N 1). Im ausländischen Verfahrensrecht – so z.B. im deutschen Widerspruchsverfahren – reicht der Widerspruchsführer vor dem DPMA üblicherweise eine eigene eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung der rechterhaltenden Benutzung ein. Falls diese sorgfältig begründet ist, reicht sie ohne weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung aus, wenn aus ihr auch die tatsächliche Benutzungsform zu erkennen ist (BPatG vom 7. April 2004, 28 W (Pat) 183/03). Zurückhaltung ist dann geboten, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie leichtfertig abgegeben wurde (BGH, VersR 1986, 59).

Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht (vgl. BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 5.4.6, «LIFE et al./LIFE TECHNOLOGIES et al.»). Den eidesstattlichen Erklärungen kommt gemäss der Rechtsprechung im Verwaltungsverfahren keine erhöhte Beweiskraft zu (BVGer vom 1. April 2014, B-3294/2013, E. 5.2, «Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]»; s.a. T. Ritscher, Affidavits und andere Erklärungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPÜ], sic! 2001, 693). Solche «Versicherungen» sind somit als blosse Parteibehauptungen zu würdigen (BGer vom 15. Dezember 2010, 5A_507/2010, 5A_508/2010, E. 4.2; BVGer vom 1. April 2014, B-3294/2013, E. 5.2, «Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]»; BVGer vom 11. Juni 2013, B-4465/2012, E. 5.4.6, «LIFE et al./LIFE TECHNOLOGIES et al.»; BVGer vom 8. April 2010, B-7191/2009, E. 3.3.3, «Yo/Yog [fig.]», mit Hinweisen). Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. BVGer vom 1. April 2014, B-3294/2013, E. 5.2, «Koala [fig.]/Koala’s March [fig.]»).

Allerdings ist zu beachten, dass sich die Beweiskraft nur auf die in der Urkunde angegebene Identität des Zeugen, den in der Urkunde festgehaltenen Zeitpunkt der Erklärung, die Tatsache, dass die in der Urkunde enthaltene Aussage vom Zeugen gemacht wurde, und darauf beschränkt, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstände, die sich auf den beurkundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit entsprechen (BGer vom 17. Januar 2002, 5P.352/2001, E. 4b; Schweizer/Eichenberger, N 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies glaubwürdiger, wenn das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird (Ritscher, 694). Irgendwelche rechtsgeschäftlichen Erklärungen erhalten hingegen keine verstärkte Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öffentlich beurkundet worden sind (BGer vom 15. Dezember 2010, 5A_507/2010, 5A_508/2010, E. 4.2).

[…]

4.1.Die Beschwerdeführerin bemängelt, die Vorinstanz habe das ins Recht gelegte Affidavit abschliessend als Parteibehauptung bewertet und habe sich zum Inhalt der Erklärung gar nicht geäussert. Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass das Bundesgericht die Würdigung von eidesstattlichen Erklärungen, die im Hinblick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsätzlich ausschliesst; wie in E. 2.12 aufgezeigt wurde, könnten eidesstaatliche Erklärungen in Verbindung mit anderen Beweismitteln für Tatsachenbehauptungen durchaus Beweis erbringen.

Die Vorinstanz hat den Inhalt des Affidavits zwar korrekterweise als reine Parteibehauptung eingestuft. Sie führt aber nicht weiter aus, ob oder inwiefern das Affidavit – wenn auch nur reine Parteibehauptung – zur Rechtsfindung beiträgt.

4.2.Das Affidavit wurde von der Leiterin der Rechtsabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnet. In Ziffer 2 bestätigt diese, sie sei auf die strafrechtlichen Folgen gemäss Art. 251 StGB betreffend die Falschbeurkundung aufmerksam ge | macht worden und sei sowohl qualifiziert als auch ermächtigt, das Affidavit im Namen der Beschwerdeführerin abzugeben. In Ziffer 3 erklärt sie, die Beschwerdeführerin biete unter der Widerspruchsmarke Kunden in der Schweiz Finanzdienstleistungen an. Es bestünden Geschäftsbeziehungen mit Kunden in der Schweiz, die ein offenes Konto bei der Beschwerdeführerin haben. Weiter führt sie die Anzahl der offenen Bank- und Investment-Konten von Kunden in der Schweiz für die Jahre 2013–2019 auf. Schliesslich erklärt sie, all ihre Ausführungen seien auf ihr persönliches Wissen oder auf Dokumentationen der Beschwerdeführerin zurückzuführen. Damit besagt sie lediglich, die Beschwerdeführerin biete Dienstleistungen an in der Schweiz ansässige Personen an, sagt jedoch nichts darüber aus, ob diese Dienstleistungen auch in der Schweiz erbracht werden und die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang gebraucht wird. Die Erklärung belegt aus sich heraus keinen Markengebrauch.

4.3.Die Beschwerdeführerin stellt sich weiter auf den Standpunkt, das Affidavit könne zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. […]

4.3.1.In der Sammelbeilage befinden sich Kontoauszüge (hauptsächlich Investment-Konten), welche die Widerspruchsmarke zeigen, aber nicht im Namen der Beschwerdeführerin E*TRADE Financial Corporation, sondern im Namen der Tochtergesellschaft E*TRADE Securities LLC mit Sitz in Jersey City, New York, ausgestellt wurden. Der Beschwerdeführerin ist insoweit zuzustimmen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Tochtergesellschaft – vorliegend mit mutmasslicher Zustimmung des Markeninhabers – als rechtserhaltend gilt. Auf den einzelnen Dokumenten ist ersichtlich, dass diese an Personen mit einer Schweizer Adresse gerichtet sind. Sämtliche Konti werden in US-Dollar geführt. Ergänzend zu den erwähnten Kontoauszügen reichte die Beschwerdeführerin weitere Belege ein. Bei diesen Belegen handelt es sich um Ausdrucke von Webseiten Schweizer Banken, die Fremdwährungskonti (u.a. US-Dollar) eröffnen. Damit möchte die Beschwerdeführerin aufzeigen, dass die Währung keinen Hinweis für den Ort der Dienstleistungserbringung darstellt. Die Beschwerdeführerin macht lediglich glaubhaft, dass die Marke durch die Tochtergesellschaft gebraucht wird, ihr gelingt es aber nicht glaubhaft zu machen, inwiefern dieser Markengebrauch im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen, noch lassen sich Hinweise darauf den eingereichten Belegen entnehmen.

4.3.2.Mit den Beilagen der Widerspruchsreplik vom 16. November 2018 (Jahresberichte zum Konzernverhältnis) kann von vornherein kein Nachweis erbracht werden, inwiefern Finanzdienstleistungen in der Schweiz angeboten und in diesem Zusammenhang Marken verwendet werden. Somit kann das Affidavit auch in Verbindung mit den weiteren Belegen nicht zur Rechtsfindung beitragen.

4.4.Nebst dem «Erbringen» und «Nutzen» der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung in der Schweiz ist zu prüfen, ob unter bestimmten Umständen auch deren «Bewerbung» einen hinreichenden Inlandbezug begründen kann, insbesondere bei reinen Internetdienstleistungen (vgl. E. 2.8). […]

[…]

4.4.2.[…] Die Beschwerdegegnerin macht in der Widerspruchsduplik vom 1. April 2019 darauf aufmerksam, die Webseite der Beschwerdeführerin (‹https://us.etrade.com/a/home-v2›) biete die Möglichkeit, einen Account zu eröffnen. Als Adresse des Neukunden können aber einzig Adressen in den USA angegeben werden. Weiter führt sie aus, die Webseite figuriere unter «.com» und es sei keinerlei Bezug zur Schweiz auf dieser Webseite erkennbar. Schliesslich sei die Webseite nicht in einer Landessprache, sondern nur auf Englisch abrufbar. All dies sind Hinweise, die den Gebrauch im Internet nicht als inländischen Gebrauch qualifizieren (vgl. E. 2.8). Für die Glaubhaftmachung des inländischen Gebrauchs hätte die Beschwerdeführerin somit Belege einreichen müssen, die gerade das Gegenteil aufzeigen. Ein solcher Nachweis lässt sich aus den Beilagen nicht entnehmen. Stattdessen macht die Beschwerdeführerin lediglich geltend, man könne aufgrund der erwähnten Umstände nicht ableiten, die Dienstleistungen würden sich nur an in den USA wohnende Abnehmer richten.

4.5.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nach gesamtheitlicher Betrachtung sämtlicher Belege nicht gelingt, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die Beschwerde wäre somit selbst dann abzuweisen, wenn auf sie eingetreten werden könnte.

[…]

Lan