«Fingolimod-Mepha» Bundespatentgericht vom 12. Oktober 2022 (Massnahmeentscheid)
Weitreichende Zuständigkeit des Bundespatentgerichts
Nichteintreten auf das Massnahmegesuch; Akten-Nr. S2022_006
PatGG 26 II.
Bedarf es einer vorfrageweisen Auslegung einer patentrechtlichen Frage in einer ansonsten nicht patentrechtlichen Zivilklage, ist das Bundespatentgericht – auch bezüglich vorsorglicher Massnahmen – konkurrierend zuständig (E. 4–5).
UWG 9.
Eine Klage gemäss Art. 9 UWG setzt ein rechtlich geschütztes Interesse voraus. Dieses ist gegeben, wenn die Klägerin durch die Gutheissung der Klage einen konkreten Vorteil erhält. An einem solchen Vorteil fehlt es, wenn die Klage auf die Richtigstellung einer mehrere Monate zurückliegenden angeblich unlauteren Darstellung in einem E-Mail Newsletter abzielt (E. 7, 9).
LTFB 26 II.
S’il est nécessaire d’interpréter à titre préjudiciel une question régie par le droit des brevets dans le cadre d’une action civile ne relevant par ailleurs pas de cette législation, le Tribunal fédéral des brevets est compétent à titre concurrent – également en ce qui concerne les mesures provisionnelles (consid. 4–5).
LCD 9.
Une action en justice en vertu de l’art. 9 LCD présuppose un intérêt juridique. Celui-ci existe lorsque l’admission de la demande procure un avantage concret au demandeur. Un tel avantage fait défaut lorsque l’action vise à rectifier une présentation prétendument déloyale dans une newsletter électronique datant de plusieurs mois (consid. 7, 9).
Mit Klage beim Bundespatentgericht machte Novartis AG (Klägerin) im Hauptsacheverfahren O2022_008 geltend, ein Schreiben mit dem Titel «Wichtige Mitteilung zur Patentanmeldung von Novartis betreffend Fingolimod-Mepha® 0.5 mg» vom 27. April 2022 der Mepha Pharma AG (Beklagte) enthalte irreführende Informationen über den Normgehalt von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG. Die Klägerin forderte eine Liste aller Adressaten des Schreibens (Rechtsbegehren Nr. 1) und verlangte, dass die Beklagte verpflichtet werde, ein Folgeschreiben zu versenden, in dem die angeblich irreführenden Informationen korrigiert werden (Rechtsbegehren Nr. 2). Weiter stellte die Klägerin den – vorliegend beurteilten – Antrag, wonach die Rechtsbegehren Nr. 1 und 2 vorsorglich zu gewähren seien.
(Sachliche) Zuständigkeit
4.Nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht für Zivilklagen «in Sachzusammenhang mit Patenten» (in der französischen Fassung: «d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets» und in der italienischen Fassung: «altre azioni civili in materia brevettuale») zuständig. Dem französischen und deutschen Wortlaut nach ist das Bundespatentgericht konkurrierend zuständig für Zivilklagen in Zusammenhang mit Patenten; nach der italienischen Fassung für Zivilklagen in Patentsachen.
Nach der bundespatentgerichtlichen Rechtsprechung ist der sachliche Zusammenhang mit Patenten weit zu verstehen (BPatGer vom 30. Oktober 2014, S2017_007, E. 2.1.). Die herrschende Lehre fordert ebenfalls ein ausdehnendes Verständnis des sachlichen Zusammenhangs (C. Hilti/A. Köpf/D. Stauber/A. Carreira, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl., Bern 2021, 396; W. Stieger, in: Th. Calame/A. Hess-Blumer/W. Stieger [Hg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, PatGG 26 N 94 ff.; P. Heinrich, PatG/EPÜ, 3. Aufl., Bern 2018, PatGG 26 N 7.). Die weite Auslegung rechtfertigt sich, weil die Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG keine ausschliessliche ist. Es wird den kantonalen Gerichten keine Zuständigkeit entzogen; der Kläger kann wählen, an welches Gericht er sich wendet. Nach dem weiten Verständnis von Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht sachlich immer dann (auch) zuständig, wenn sich materiell patentrechtliche Fragen stellen, sei es auch nur vorfrageweise.
Dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG nach ist das Bundespatentgericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich seiner ausschliesslichen Zuständigkeit zuständig. Dies wird als gesetzgeberisches Versehen gesehen – wo das Bundespatentgericht im ordentlichen Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zuständig ist, soll es auch für den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zuständig sein (Stieger, PatGG 26 N 101 unter Hinweis auf eine nicht veröffentlichte prozessleitende Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts vom 12. Juni 2012.). Dies entspricht ständiger Praxis des Bundespatent|gerichts in Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder Patentanmeldungen, die in die konkurrierende Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen (BPatGer vom 29. Dezember 2017, S2017_002, E. 3; BPatGer vom 11. Juli 2019, S2019_003, E. 5; BPatGer vom 14. Juni 2022, S2022_001, E. 13).
5.Die Klägerin stützt ihre Begehren auf die Generalklausel von Art. 2 UWG. Die Beklagte bestreitet, dass das Bundespatentgericht sachlich zuständig sei, weil sich die geltend gemachten Ansprüche ausschliesslich aus UWG ergäben und nicht aus Patentrecht.
Es ist richtig, dass die Klägerin ihre Ansprüche ausschliesslich auf UWG stützt. Sie argumentiert aber, das Schreiben der Beklagten vom 27. April 2022 sei unlauter, weil die Beklagte darin eine irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG verbreite, welche die Adressaten des Schreibens dazu verleiten solle, Fingolimod-Mepha in Antizipation von möglichen vorsorglichen Massnahmen auf Vorrat zu kaufen. Unabhängig davon, ob diese Argumentation zutrifft – die Beklagte bestreitet, den Sinngehalt von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG irreführend dargestellt zu haben – bedarf es vorfrageweise einer Auslegung von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG, um über die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche der Klägerin entscheiden zu können. Damit stellen sich materiell patentrechtliche Fragen, und das Bundespatentgericht ist nach Art. 26 Abs. 2 PatGG konkurrierend zuständig. Ebenfalls nicht zu übersehen ist der enge Zusammenhang des vorliegenden Verfahrens mit dem auf die angebliche Verletzung des Schweizer Teils von EP 2 959 894 gestützten Massnahmebegehren S2022_002, das sich gegen das gleiche Produkt der Beklagten richtet, das diese mit dem Schreiben vom 27. April 2022 angeblich unlauter bewirbt. Ein Zusammenhang mit Patentrecht lässt sich unter den Umständen nicht verneinen.
[…]
Rechtsschutzinteresse
7.Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder seinem beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann nach Art. 9 UWG beim Richter beantragen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Der Beseitigungsanspruch richtet sich auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands. Er setzt daher eine fortdauernde Störung in Form einer noch andauernden Rechtsverletzung voraus (T. Domej, in: R. Heizmann/L. Loacker [Hg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Zürich 2017, UWG 9 N 19.).
Eine Klage nach Art. 9 UWG setzt voraus, dass die Klägerin ein rechtlich geschütztes Interesse an der Gutheissung der Klage hat. Ein solches liegt vor, wenn die Gutheissung der Klage der Klägerin einen konkreten eigenen Vorteil bringen würde (P. Spitz, in: Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2. Aufl., Bern 2016, UWG 9 N 58; S. Zingg, in: BK ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 59 N 32).
[…]
9.Im Zeitpunkt des Schreibens vom 27. April 2022 – und auch heute noch – verfügte die Klägerin über kein Patent, dessen Schutzbereich Fingolimod-Mepha erfassen würde. Entsprechend konnte sie im damaligen Zeitpunkt keine Unterlassungsansprüche gegen Handlungen der Beklagten, die nach Patenterteilung der Patentinhaberin vorbehalten sind, geltend machen (vgl. Art. 111 Abs. 1 PatG) (Vgl. BPatGer vom 4. Januar 2022, S2021_007, E. 10.). Zu diesen Handlungen gehört auch das Anbieten patentgemässer Erzeugnisse, wobei kein rechtlich verbindlicher Antrag i.S.v. Art. 3 OR vorausgesetzt wird. Es genügt jede Erklärung, die nach Treu und Glauben als Bereitschaft, ein patentgemässes Erzeugnis in den Verkehr zu bringen, verstanden werden kann (BPatGer vom 21. März 2019, S2019_006, E. 7.), mithin auch die Bewerbung eines patentgemässen Erzeugnisses. Die Klägerin konnte der Beklagten daher Ende April 2022 nicht verbieten, Fingolimod-Mepha anzupreisen. Wenn das Patent später zu Erteilung gelangt, muss die Beklagte der Klägerin nur, aber immerhin, den Schaden ersetzen, den die Beklagte verursacht hat, seitdem sie vom Inhalt der europäischen Patentanmeldung Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit der Veröffentlichung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt (Art. 111 Abs. 2 PatG).
Die von der Klägerin in diesem Verfahren anbegehrten Massnahmen richten sich denn auch nicht gegen das Angebot und den Vertrieb von Fingolimod-Mepha an sich. Die Klägerin argumentiert vielmehr, die Beklagte wolle die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 durch eine irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG dazu verleiten, mehr Fingolimod-Mepha zu bestellen, als dies aufgrund ihres aktuellen Bedarfs notwendig wäre, um aus diesem Vorrat («stock pile») Fingolimod-Mepha auch dann noch abzugeben, wenn der Beklagten der Vertrieb durch das Bundespatentgericht in Folge der Gutheissung des Massnahmebegehrens S2022_002 verboten wäre.
Diese Argumentation beruht entscheidend darauf, dass die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 mehr Fingolimod-Mepha einkaufen, als sie aufgrund ihres aktuellen Bedarfs ohne die Befürchtung, dass die Beklagte das Produkt nicht mehr wird liefern können, einkaufen würden. Die von der Klägerin vorgelegten Daten zum Marktanteil von Fingolimod-Mepha sind mit dieser Befürchtung zumindest vereinbar. Die Beklagte bestreitet die Relevanz der Marktanteilsdaten mit dem Hinweis, dass die Verkäufe von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Fingolimod stark schwankten und insgesamt rückläufig seien, weil es neuere Substitutionsprodukte gebe. Dies vermag allerdings nicht zu erklären, weshalb der Anteil des beklagtischen Generikums am Gesamtmarkt für Fingolimod-Arzneimittel nach April 2022 steigt.
Es ist aber nicht glaubhaft, dass die Adressaten eines per E-Mail an zahlreiche Empfänger versandten Schreibens |durch dieses Schreiben noch mehr als sechs Monate nach Erhalt motiviert werden, mehr als ihren aktuellen Bedarf an Fingolimod-Mepha einzukaufen, um einen Lieferunterbruch überbrücken zu können. Die Wirkung solcher Schreiben verpufft erfahrungsgemäss nach kurzer Zeit. Die Behauptung der Klägerin, die Adressaten des Schreibens vom 27. April 2022 würden dieses aufbewahren und bei späteren Bestellungen konsultieren, widerspricht jeder Lebenserfahrung. Die Klägerin bleibt jeden Beleg dafür schuldig. Soweit die Adressaten seit Erhalt des Schreibens andauernd mehr Fingolimod-Mepha statt des Originalpräparats Gilenya® kaufen, ist dies darauf zurückzuführen, dass ihnen das Schreiben vom 27. April 2022 erst bewusst gemacht oder wieder in Erinnerung gerufen hat, dass ein Generikum für Gilenya® erhältlich ist. Diese Folge der Bewerbung von Fingolimod-Mepha muss die Klägerin bis zur Erteilung des Patents hinnehmen, sie ist auf blosse Schadenersatzansprüche verwiesen.
Wenn daher heute immer noch anteilsmässig mehr Fingolimod-Mepha Tabletten verkauft werden als vor dem 27. April 2022, kann dies nicht auf eine angeblich irreführende Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG zurückgeführt werden. Ein «Korrekturschreiben» wie von der Klägerin beantragt, kann daran nichts ändern. Im Gegenteil würde ein solches Schreiben seinen Adressaten erneut in Erinnerung rufen, dass es eine generische Alternative für das Originalpräparat Gilenya® gibt und damit möglicherweise zu einer noch grösseren Nachfrage nach Fingolimod-Mepha führen.
Entgegen der Darstellung der Klägerin wären Schadenersatzansprüche, sollte der schweizerische Teil von EP 2 959 894 rechtsbeständig und verletzt sein, vorliegend aufgrund der Marktsituation verhältnismässig einfach zu beziffern: Jede Tablette Fingolimod-Mepha, die von der Beklagten verkauft wird, führt – mangels anderer zugelassener Fingolimod-Arzneimittel – dazu, dass die Klägerin eine Tablette weniger ihres Originalpräparats Gilenya® verkauft. Warum die Verkäufe von Fingolimod-Mepha steigen – wegen (zulässiger) Bewerbung des Generikums oder unzulässiger unlauterer Darstellung des Normgehalts von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG – spielt für den Schadenersatzanspruch nach Art. 111 Abs. 2 PatG keine Rolle.
Selbst wenn man arguendo die Behauptungen der Klägerin als zutreffend unterstellt, können die begehrten vorsorglichen Massnahmen die tatsächliche Situation der Klägerin daher nicht verbessern. Der Klägerin fehlt es entsprechend an einem Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung ihres Rechtsbegehrens Nr. 2 («Korrekturschreiben») und damit auch an Rechtsbegehren Nr. 1 («Bekanntgabe der Adressaten»), das nur dazu dient, die Einhaltung der nach Rechtsbegehren Nr. 2 beantragten Massnahme überprüfen zu können.
Auf das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und 2 ist daher nicht einzutreten.
[…]
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