Kein nicht wieder gutzumachender Nachteil durch Sistierung eines Lizenzeintragungsverfahrens bei strittiger Markeninhaberschaft
Abteilung II; Nichteintreten auf die Beschwerde; Akten-Nr. B-4949/2019
VwVG 46 I a; BV 29 I; MSchG 18 II.Wird eine Verletzung des Beschleunigungsgebots hinreichend begründet geltend gemacht, kann eine Sistierungsverfügung angefochten werden, ohne dass ein nicht wieder gutzumachender Nachteil drohen muss. Der Entscheid über die umstrittene Markeninhaberschaft ist von präjudizieller Bedeutung für das Verfahren um Eintragung einer Lizenz an ebendieser Marke. Das Beschleunigungsgebot ist daher nicht verletzt, wenn zunächst der präjudizielle Entscheid abgewartet resp. das Markenlizenzeintragungsverfahren solange sistiert wird (E. 4.1–4.5).
VwVG 46 I a; MSchG 18 II.Die realobligatorische Wirkung der Eintragung einer Markenlizenz tritt auf das Datum der Gesuchstellung ein. Wird eine Marke während (sistiertem) Lizenzeintragungsverfahren übertragen, greift daher die Lizenz – sofern sie letztlich eingetragen wird – auch gegen den neuen Inhaber. Die Sistierung des Eintragungsverfahrens bewirkt diesbezüglich also keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil. Da die Rechtshängigkeit des Eintragungsverfahrens einem parallelen zivilrechtlichen Vorgehen nicht im Wege steht, kann die Sistierung auch insofern keinen nicht wieder gutzumachender Nachteil bewirken (E. 4.6–4.9).
PA 46 I a; Cst 29 I; LPM 18 II.Si une atteinte au principe de célérité est suffisamment motivée, une ordonnance de suspension peut être attaquée sans que l’existence d’un préjudice irréparable soit nécessaire. La décision relative à la propriété (contestée) de la marque revêt une importance préjudicielle pour la procédure d’inscription d’une licence sur ladite marque. L’Institut n’enfreint par conséquent pas le principe de célérité s’il attend la décision préjudicielle ou s’il suspend la procédure d’inscription de la licence de marque (consid. 4.1–4.5).
PA 46 I a; LPM 18 II.Le caractère d’obligation réelle induit par l’inscription d’une licence de marque intervient à la date du dépôt de la demande. Si une marque est transférée au cours d’une procédure (suspendue) d’inscription de la licence, ladite licence – pour autant que son inscription aboutisse – est alors également opposable au nouveau titulaire. La suspension de la procédure d’inscription ne cause donc pas de préjudice irréparable dans ce contexte. La litispendance de la procédure d’inscription n’excluant pas une procédure civile parallèle, la suspension ne peut pas non plus causer de préjudice irréparable sur la base de cet argument (consid. 4.6–4.9).
4.
4.1Gegen selbstständig eröffnete Zwischenverfügungen, die wie vorliegend weder Zuständigkeitsfragen noch Ausstandsbegehren zum Gegenstand haben, ist eine Beschwerde gemäss Art. 46 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 37 VGG zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (Bst. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Bst. b). Andernfalls sind Zwischenverfügungen nur mit Beschwerde gegen die Endverfügung anfechtbar (BVGE 2015/26 E. 2 [recte: E. 3.2] m.H.).
4.2Eine Verfahrenssistierung bewirkt nicht zwingend einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, 47 f.). Bei Sistierungsentscheiden, die lediglich eine Verfahrensverzögerung zur Folge haben, gilt der Nachteil als wieder gutzumachend, wenn er nur vorübergehend besteht und durch einen günstigen Endent | scheid vollständig behoben werden kann (BGE 131 V 362 ff. E. 3.2; M. Kayser/L. Papadopoulos/R. Altmann, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler [Hg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 46 N 13). Macht eine beschwerdeführende Partei im Rahmen der Anfechtung eines Entscheids betreffend Verfahrenssistierung jedoch eine Verletzung des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1 BV) geltend und wird dieses Vorbringen hinreichend begründet, so wird die Voraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils praxisgemäss als gegeben erachtet. Dies insbesondere dann, wenn das Verfahren für eine unbestimmte Dauer sistiert wird oder diese von der betroffenen Partei jedenfalls nicht beeinflusst werden kann (BVGer vom 7. Juli 2015, A-1451/2015, E. 1.2.3, vom 10. November 2014, A-4984/2014, E. 1.2.2; vgl. ferner zu Art. 93 BGG: BGE 138 III 190 ff. E. 6, 134 IV 43 ff. E. 2.3; BGer vom 18. Dezember 2015, 8C_479/2015, E. 2.4, vom 4. Dezember 2015, 2C_1082/2015, E. 3.2, vom 10. November 2015, 9C_523/2015, E. 2.2; Kayser/Papadopoulos/Altmann, VwVG 46 N 12).
[Feststellung, dass bei Anfechtung einer Sistierungsverfügung von vornherein kein Endentscheid i.S.v. Art. 46 Abs. 1 Bst. b VwVG herbeigeführt werden kann]
4.5Im Folgenden ist gestützt auf Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG zu beurteilen, ob eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1 BV vorliegt (E. 4.5.1.1 ff.), was den Verzicht auf die Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils zur Folge hätte. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Rechtsfrage zu beantworten, ob sich die Sistierung aus Gründen der Prozessökonomie bzw. der Zweckmässigkeit (E. 4.5.1.4) oder der Vermeidung widersprechender Urteile (E. 4.5.1.5 und E. 4.5.2.2) rechtfertigt. Dabei muss die Vorinstanz den ihr zustehenden Beurteilungsspielraum wahren (E. 4.5.3) und die Sistierung darf nicht gegen vorrangige öffentliche oder private Interessen verstossen (E. 4.8).
[Prüfung, ob aufgrund der Dauer zwischen Einreichung des Gesuchs um Markenlizenzeintragung am 6. März 2019 und Erlass der Sistierungsverfügung am 15. August 2019 das Beschleunigungsgebot verletzt wurde]
4.5.1.4Bei der Beurteilung, ob sich die Verfahrensdauer unter den konkreten Umständen als angemessen erweist, ist weiter zu beachten, dass die Lizenz auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen wird und durch die Eintragung Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke erhält (vgl. Art. 18 Abs. 2 MSchG). Dies bedeutet, dass eine nicht eingetragene Lizenz als obligatorisches Recht aufzufassen ist und erst die im Register eingetragene Lizenz Sukzessions- und Verfügungsschutz erhält, d.h. zu einem durch Vormerkung verstärkten obligatorischen Recht wird (vgl. BGer vom 26. Oktober 2020, 4A_129/2020, E. 3.3; R. Hilty, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001, 324 ff.; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 519; vgl. G. Wild, Die Registrierung der Lizenz und ihr Widerruf, sic! 2010, 305). Als vorgemerktes Recht ist die im Register eingetragene Lizenz überdies konkursbeständig (R. Fischer, Lizenzverträge im Konkurs, Bern 2008, 43). Aufgrund dieser realobligatorischen Wirkungen einer eingetragenen Lizenz im Aussenverhältnis besteht ein erhebliches prozessökonomisches Interesse an der Vermeidung einer Situation, in welcher das Register aufgrund eines unrichtigen Eintrages nachträglich wieder bereinigt werden müsste.
4.5.1.5Die Vorinstanz erlangte bereits am 9. Februar 2017 Kenntnis über die bestrittenen Registereinträge zur Markenübertragung an die C. Das Zuwarten mit der Lizenzeintragung für den Zeitraum vom 6. März 2019 bis zum 15. August 2019 stützt sich damit auf den sachlich gerechtfertigten Grund, sich widersprechende Entscheide in den zwei konnexen Verfahren zu vermeiden. Der für das Lizenzeintragungsverfahren präjudizielle Entscheid betreffend Wiedereintragung der Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin im Register erging am 12. Juli 2019. Vor dem Hintergrund der dargelegten komplexen Umstände erweist sich die Rüge, die Vorinstanz habe nicht fristgerecht gehandelt, als unbegründet.
4.5.2Der Beschwerdeführer [recte: Die Beschwerdeführerin] erachtet sodann den Sistierungsentscheid als solchen als unzulässige Rechtsverzögerung.
4.5.2.1Gemäss Rechtsprechung tritt eine Rechtsverzögerung zwar noch nicht mit dem Erlass der Sistierungsverfügung an sich ein; es kann jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt gerügt werden, die Sistierung gehe mit einer ungerechtfertigten Verzögerung des Verfahrens einher (BGE 131 V 407 ff. E. 1.1; BGer vom 3. Juli 2013, 8C_1014/2012, E. 4).
4.5.2.2Es trifft zu, dass das Lizenzeintragungsverfahren durch die verfügte Sistierung hinausgezögert wird. Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Recht ausführt, kann sich eine Sistierung auch gegen den Willen der Verfahrensbeteiligten namentlich dann rechtfertigen, wenn sie dazu dient, einen präjudiziellen Entscheid einer anderen Instanz abzuwarten (vgl. BGE 123 II 1 ff. E. 2a [recte: 2b] m.H.; BGer vom 7. Juli 2011, 2C_442/2011, E. 3.2.1 [recte: E. 3.2.2]). Davon ist auch vorliegend auszugehen, weil von der präjudiziellen Vorfrage betreffend eingetragener Markeninhaberschaft (Beschwerdeverfahren B-4137/2019) die Richtigkeit des einzutragenden Lizenzregistereintrages abhängt (E. 4.5.1.4). Eine inhaltliche Harmonisierung der beiden Verfahren und die Vermeidung von sich widersprechenden Entscheiden dürften aber auch im Interesse der Beschwerdeführerin selbst liegen. Im Ergebnis ist im Abwarten des präjudiziellen Entscheids über den Registereintrag zur Markeninhaberschaft auch durch den Sistierungsentscheid selbst keine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu erkennen.
[Zusammenfassende Feststellung, dass das Beschleunigungsgebot nicht verletzt wurde]
| 4.6Nachfolgend ist zu beurteilen, ob der Beschwerdeführerin durch die Verfahrenssistierung ein nicht wieder gutzumachender Nachteil erwächst, der auch durch einen günstigen Endentscheid nicht vollständig behoben werden kann (Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG).
4.6.1Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Eintragung der Lizenzen an den X-Marken vom 6. März 2019 seien alle Bedingungen erfüllt gewesen, weswegen kein Grund vorgelegen habe, mit der Lizenzeintragung zuzuwarten. Durch die verfügte Sistierung des Lizenzeintragungsverfahrens drohe ihr ein irreversibler Rechtsverlust an den X-Lizenzen im Falle eines Verkaufs der Markenrechte. Die strittigen Marken seien zwar bereits im Jahr 2016 im Rahmen der konkursamtlichen Zwangsverwertung an einen Dritten verkauft worden, der Vollzug des Verkaufs sei jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt.
4.6.2Die Beschwerdegegnerin vertritt den Standpunkt, die streitgegenständlichen Marken seien seit Konkurseröffnung vom 7. Mai 2015 Teil der Konkursmasse gewesen und damit vom Konkursbeschlag erfasst worden. In der Folge seien diese im Rahmen der konkursrechtlichen Verwertung an einen Dritten verkauft worden, wobei der Vollzug aufgrund verschiedener Auseinandersetzungen einstweilen aufgeschoben worden sei. Das Bestätigungsschreiben der C (Lizenzgeberin) vom 18. September 2017, aus welchem die Beschwerdeführerin ihren Lizenzanspruch ableite, sei nach der Konkurseröffnung über die Beschwerdegegnerin und nach der konkursrechtlichen Verwertung erstellt worden.
4.7Die Auffassung der Beschwerdeführerin, im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um Eintragung der Lizenzen an den X-Marken vom 6. März 2019 seien alle Bedingungen erfüllt gewesen, trifft nicht zu. Am 1. Dezember 2016 reichte der Rechtsvertreter der C bei der Vorinstanz einen Antrag auf Eintragung der Übertragung der X-Marken von der Beschwerdegegnerin auf die C ein. Mit Publikationsdatum vom 5. Dezember 2016 wurde die Übertragung auf www.swissreg.ch veröffentlicht. Am 9. Februar 2017 bestritt die Beschwerdegegnerin die vorgenommene Eintragung der Markenübertragung und beantragte deren Rückgängigmachung. Sie begründete ihr Ersuchen mit dem Argument, die X-Marken bildeten Gegenstand der Konkursmasse, weswegen die erfolgte Übertragung im Register zu Unrecht erfolgt sei. Damit war für die Vorinstanz bereits im Zeitpunkt des Gesuchs um Eintragung der Lizenzrechte vom 6. März 2019 ersichtlich, dass die Berechtigung an den Markenrechten umstritten und deswegen auch nicht alle Bedingungen für eine sofortige Eintragung im Markenregister erfüllt waren.
4.7.1Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, ohne sofortige Registereintragung ihrer Lizenzrechte drohe ihr im Fall eines Verkaufs ein irreversibler Rechtsverlust an den X-Lizenzen, ist unbegründet. Massgeblicher Zeitpunkt für die Eintragung und die daraus entspringenden realobligatorischen Wirkungen im Aussenverhältnis (E. 4.5.1.4) bleibt auch bei einer vorübergehenden Aussetzung des Eintragungsverfahrens das Datum der Gesuchstellung vom 6. März 2019. Dies bedeutet, dass im Falle einer Gutheissung des Eintragungsgesuchs der Nachteil als wieder gutzumachend zu beurteilen wäre, weil der Sistierungsentscheid lediglich eine vorübergehende Verfahrensverzögerung, aber keine Änderung des Eintragungszeitpunkts zur Folge hätte. Auf die Rechtswirksamkeit des anvisierten konkursbeständigen Sicherungsinstrumentes hat die Verfahrenssistierung folglich keinen Einfluss.
4.7.2Nicht zu folgen ist dem Argument der Beschwerdeführerin, die Sistierung bewirke insofern einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, als dadurch eine Überprüfung der Rechtsverhältnisse durch den Zivilrichter «oder auf andere Art» verhindert werde. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Kognition der Vorinstanz im Lizenzeintragungsverfahren derjenigen der Markenübertragung gemäss Art. 17 MSchG entspricht (M. Bigler, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 18 N 46). Da die Rechtswirkungen bei eingetragenen Lizenzen weit in das Privatrecht hineinreichen (E. 4.5.1.4), gilt der Vorbehalt zivilrichterlicher Überprüfung mutatis mutandis auch für die Beurteilung des rechts-gültigen Bestands umstrittener Lizenzrechte im Eintragungsverfahren (vgl. RKGE, sic! 2007, 453 ff. E. 6 m.H., «Markenübertragung»; zur Eintragung von Patentlizenzen: BGE 135 III 656 ff. E. 3.3, «Zahnimplantate»; Wild, 306).
4.8Einer Verfahrenssistierung stehen damit auch keine vorrangigen privaten Interessen der Beschwerdeführerin entgegen. Dies betrifft insbesondere die von ihr geltend gemachten Befürchtungen, dass aufgrund des Zeitablaufs ein irreversibler Rechtsverlust (E. 4.7.1) eintritt oder ihr durch die Verfahrenssistierung der zivilrechtliche Rechtsweg abgeschnitten wird (E. 4.7.2).
4.9Der Beschwerdeführerin gelingt es damit auch nicht, substantiiert darzulegen, dass ihr aus der Sistierung des Verfahrens ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG entsteht.
[…]
Lb
| Anmerkung:
Das Verfahren entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Angefochten war eine Sistierungsverfügung. Die Beschwerdeführerin störte sich daran, dass das Markenlizenzeintragungsverfahren nicht vorangetrieben wurde und machte unter anderem eine Verletzung des Beschleunigungsgebots geltend. Man sollte meinen, die Raschheit des Verfahrens würde entsprechend im Mittelpunkt stehen.
Davon, dass die Beschwerdeführerin ihr eigenes Verhalten im Einklang mit ihrem Anliegen auf eine beförderliche Behandlung der Angelegenheit ausgerichtet hätte, ist allerdings wenig zu erkennen: Zunächst einmal liegen zwischen dem Bestätigungsschreiben der C als Lizenzgeberin und der Einreichung des Gesuchs um Eintragung der Markenlizenz knapp eineinhalb Jahre. Sodann beantragte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde eine Nachfrist zur Ergänzung der Beschwerdeschrift. Dass das BVGer die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung von Art. 53 VwVG bei der Anfechtung einer blossen Sistierungsverfügung als nicht gegeben erachtete, erstaunt nicht weiter. Und schliesslich ersuchte die Beschwerdeführerin sowohl bezüglich ihrer Anträge um vorsorgliche Massnahmen als auch in der Hauptsache um Ansetzung von Replikfristen, wobei sie in der Folge jeweils erst innert erstreckten Fristen replizierte. Dies im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die soweit ersichtlich ohne Fristerstreckungen auskam. Ein solch inkonsequentes Handeln untergräbt die eigene Position, stösst auf Unverständnis und dürfte bei den anderen Beteiligten kein Wohlwollen auslösen.
Das BVGer scheint sich denn auch nicht veranlasst gesehen zu haben, besonders eilig zu seinem prozessualen Nichteintretensentscheid bezüglich der angefochtenen Zwischenverfügung zu kommen. Der Schriftenwechsel war mit der Duplik vom 12. März 2020 abgeschlossen; weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Ab Ende des Schriftenwechsels bis zum Versand des Entscheids am 15. Februar 2021 dauerte es rund elf Monate. Aufgrund des Gegenstands des Verfahrens (Sistierung) und dessen Ausgang (Nichteintreten, weil die Prozessvoraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils nicht erfüllt war; indirekt Aufrechterhaltung der Sistierung) mag diese Dauer für keine Seite nachteilig gewesen sein. Die Situation kann jedoch auch anders liegen, wenn verfahrensleitende Zwischenverfügungen angefochten sind. Beispielsweise kann die Fortführung des erstinstanzlichen Verfahrens oder zumindest gewisser Teile davon während der Dauer des Beschwerdeverfahrens blockiert sein (z.B. wenn eine Vorladung zur Zeugeneinvernahme angefochten ist; siehe dazu jüngst BGer vom 8. März 2021, 2C_87/2020 und 2C_383/2020). Oder die angefochtene Zwischenverfügung kann für die Beschwerdeführerin in der Tat einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, der im Wachsen liegt. In solchen Fällen ist entscheidend, dass die Rechtsmittelinstanz möglichst rasch Klarheit schafft.
Bendicht Lüthi, Dr. iur., Bern.
Über die B. AG (Beschwerdegegnerin) wurde im Mai 2015 der Konkurs eröffnet. Zwischen ihr und C entbrannten in der Folge mehrere (konkursrechtliche) Verfahren betreffend die X-Marken. Im Dezember 2016 ersuchte C das IGE darum, die Übertragung der X-Marken von der Beschwerdegegnerin auf sie einzutragen, was das IGE in der Folge auch tat. Im Februar 2017 verlangte die Beschwerdegegnerin die Rückgängigmachung dieser Eintragung und die Wiedereintragung von ihr als Markeninhaberin. Das IGE hat hierüber am 12. Juli 2019 befunden, wogegen Beschwerde erhoben wurde (Verfahren B-4137/2019).
Am 6. März 2019 reichte die A. AG (Beschwerdeführerin) ein Gesuch um Eintragung exklusiver Lizenzrechte an den X-Marken beim IGE ein. Als Beleg dafür reichte sie ein Bestätigungsschreiben der C als Lizenzgeberin vom 18. September 2017 ein. Das IGE (Vorinstanz) sistierte das Markenlizenzeintragungsverfahren mit Verfügung vom 15. August 2019 bis zum rechtskräftigen Entscheid im Beschwerdeverfahren B-4137/2019. Gegen diese Sistierungsverfügung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde erhoben, auf die das BVGer nicht eintritt.