6.1 Patente | Brevets d’invention
«Generikum»
Bundespatentgericht vom 10. August 2016
Vollständige Substanziierungspflicht im Superprovisorium
PatGG 27; ZPO 55 I. Die Bestätigung eines Patents im kontradiktorischen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren am EPA erhöht in der Regel die Glaubhaftigkeit seiner Rechtsbeständigkeit. Dies gilt dann nicht, wenn Einsprachen zurückgezogen bzw. ursprüngliche Patentansprüche durch andere ersetzt werden oder die vorfrageweise Prüfung der Rechtsbeständigkeit durch mit fachtechnischen Laien besetzte Gerichte erfolgt (E. 8).
PatGG 27; ZPO 52, 55 I, 265 I. Im superprovisorischen Verfahren kann sich die Gesuchstellerin aufgrund der zurückgestellten Anhörung der Gegenpartei nicht auf die Darlegung des Klagefundaments beschränken, sondern ist zur vollständigen Darstellung des relevanten Sachverhalts verpflichtet (E. 8).
PatGG 27; ZPO 55 I. Die ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents fehlt, wenn die Gesuchstellerin Sachverhaltselemente unterschlägt, die eine andere Einschätzung nahelegen (E. 8).
LTFB 27; CPC 55 I. La confirmation d’un brevet dans le cadre d’une procédure contradictoire d’opposition et de recours auprès de l’OEB augmente en principe la crédibilité de sa validité. Cela ne vaut toutefois pas dans les cas dans lesquels des oppositions ont été retirées, lorsque les revendications originelles ont été remplacées ou lorsque l’examen préalable de la validité du brevet a été fait par un tribunal constitué de juges laïcs ne disposant pas de compétences techniques spécifiques (consid. 8).
LTFB 27; CPC 52, 55 I, 265 I. Dans le cadre de la procédure en mesures super-provisionnelles, et au vu du fait que la partie adverse n’est pas entendue, la demanderesse ne peut pas se limiter à exposer les fondements de la demande; elle doit exposer de façon complète l’état de fait déterminant (consid. 8).
LTFB 27; CPC 55 I. La probabilité confinant à la certitude de la validité du brevet objet du litige fait défaut lorsque la demanderesse omet de mentionner des éléments de fait qui pourraient mener à une autre conclusion (consid. 8).
Abweisung des Antrags auf Erlass superprovisorischer Massnahmen; Geschäfts-Nr. S2016_007
Die Klägerin ist Inhaberin eines Patents an einer pharmazeutischen Formulierung, welches nach ihrer Ansicht durch ein von der Beklagten angebotenes Generikum verletzt wird. Vor diesem Hintergrund hat sie das BPatGer unter anderem um Erlass eines vorsorglichen Verbots der Einführung, Lagerung, des Verkaufs sowie des anderweitigen Inverkehrbringens desselben ersucht. Dabei beantragte die Klägerin, das Verbot sei zunächst ohne Anhörung der Beklagten auszusprechen. Zur Begründung machte sie geltend, das Streitpatent habe am EPA erfolgreich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren durchlaufen und sei sowohl durch das OLG Düsseldorf als auch durch die Rechtbank Den Haag und das Juzgado Mercantil N° 4 von Barcelona als rechtsbeständig und verletzt erachtet worden. Die Beklagte hinterlegte ihrerseits rund einen Monat vor der Einreichung des klägerischen Massnahmebegehrens eine Schutzschrift, in deren Ergänzung sie eine von der Klägerin nicht erwähnte vorläufige Einschätzung des Deutschen BPatGer in einem das Streitpatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren als Novum nachgereicht hat.
8. Wenn die Klägerin geltend macht, alle bisher involvierten Instanzen hätten das Streitpatent als rechtsbeständig erachtet, und sie es als unverfroren bezeichnet, dass die Beklagte ohne vorherige Erhebung einer Nichtigkeitsklage mit ihrem Produkt T auf den Markt kommt, so gibt dies zu mehreren Bemerkungen Anlass:
Als «alle involvierten Instanzen» bezeichnet die Klägerin das EPA, das OLG Düsseldorf, die Rechtbank Den Haag und das Juzgado Mercantil No 4 von Barcelona. In dieser Aufzählung fehlt nicht nur das LG Düsseldorf, dessen Urteil vom 19. November 2015 die Rechtsbeständigkeit verneint hatte (als erstinstanzliches Urteil allerdings von nur untergeordneter Bedeutung), sondern vor allem das Deutsche BPatGer, vor welchem die erwähnte Nichtigkeitsklage hängig ist. Darauf wird zurückzukommen sein.
Die Bestätigung eines Patentes nach Einspruchs- und Beschwerdeverfahren am EPA erhöht in der Regel die Glaubhaftigkeit der Rechtsbeständigkeit. Dies, weil Einspruch und Beschwerde kontradiktorische Verfahren sind. Vorliegend war der Ablauf allerdings so, dass nach der Rückweisungsentscheidung der Beschwerdekammer an die Einspruchsabteilung der einzige Einsprecher, E Ltd, seine Einsprache zurückzog (aus Gründen, von denen die Klägerin sagt, sie kenne sie nicht), und die Klägerin in der Folge die ursprünglichen Ansprüche durch andere ersetzte, welche anschliessend durch die Einspruchsabteilung für gültig befunden wurden.
|Das heisst, die erteilten Ansprüche sind vor dem EPA nie in einem kontradiktorischen Verfahren geprüft worden. Die drei nationalen Gerichte, die sich der Auffassung der Einspruchsabteilung angeschlossen haben, haben die Frage der Rechtsbeständigkeit nur vorfrageweise, im Rahmen von Massnahmeentscheiden geprüft, und es handelt sich vor allem bei allen drei Gerichten um solche, die mit fachtechnischen Laien besetzt sind.
Demgegenüber ist das Deutsche BPatGer das erste, das sich mit der Rechtsbeständigkeit im ordentlichen Verfahren befasst, und dies zudem durch fachtechnisch gebildete Richter. Und diese Richter sind in ihrer vorläufigen Einschätzung vom 19. Juli 2016 zum Schluss gekommen, dass die Gegenstände des Streitpatents wegen mangelnder Patentfähigkeit im Hinblick auf die vorliegenden Dokumente nicht bestandsfähig sein dürften. Sie begründen, dass und weshalb der Streitgegenstand hinsichtlich der Dokumente HH und MM bzw. HH in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt gewesen zu sein scheint.
Diese fachkundige – wenn auch nur vorläufige – Einschätzung in einem ordentlichen Verfahren wiegt wesentlich schwerer, als die von der Klägerin angerufenen nationalen Massnahmeentscheide.
Die Klägerin hat diese für das vorliegende Verfahren ganz offensichtlich sehr bedeutsame Einschätzung des Deutschen BPatGer hier nicht eingereicht, obwohl kein Zweifel daran bestehen kann, dass das Dokument ihr zugegangen sein muss. Zudem wird die Klägerin in Deutschland von derselben Kanzlei patentanwaltlich vertreten, die auch im vorliegenden Verfahren beratend in Erscheinung tritt, weshalb die Nichteinreichung Erklärungsbedarf nach sich zieht.
In prozessualer Hinsicht gilt dabei Folgendes: «Eine Prozesspartei ist grundsätzlich nicht gehalten, eine ihr ungünstige Tatsache aus eigenem Antrieb vorzubringen» (ZR 1968, 325): Diese Regel ist aber gemünzt auf ein Verfahren, in welchem der Richter nach Anhörung beider Seiten entscheidet. In einem solchen Verfahren mag sich der Kläger darauf beschränken, das Klagefundament darzulegen, und er kann es dem Beklagten überlassen, dieses Klagefundament zu bestreiten oder rechtshindernde oder rechtsaufhebende Tatsachen in das Verfahren einzubringen (R. Frank/H. Sträuli/G. Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 1997/2000, ZPO 113 N 3). Für die Belange superprovisorischer Anordnungen ist diese Regel indes fehl am Platz. Mit einem Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wird der Richter ersucht, einen drastischen Eingriff in die Rechtsstellung des Beklagten vorzunehmen, nämlich den Erlass einer Anordnung – hier eines Verbotes ohne vorherige Anhörung des Beklagten. In diesem Zusammenhang gilt, und man sollte es eigentlich für selbstverständlich halten, Folgendes: «Die Bereitschaft des Gerichts, ein Massnahmebegehren ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin zu behandeln, darf nicht als Freipass zur Umgehung der prozessualen Wahrheitspflicht verstanden werden. Diese erhält in Bezug auf das einseitige Vorbringen im Ex-parte-Verfahren eine besondere Gestalt. Als Korrelat des Privilegs der Zurückstellung der (verfassungsrechtlich gebotenen) Anhörung des Gegners trifft die Gesuchsstellerin eine Pflicht, den relevanten Sachverhalt nach Treu und Glauben vollständig darzulegen. Es ist ein Missbrauch des superprovisorischen Verfahrens, Tatsachen nicht offenzulegen, von denen die Gesuchsstellerin weiss oder annehmen muss, dass sie zu ihren Ungunsten gewertet werden könnten. Die Verletzung dieser Pflicht schadet der Glaubwürdigkeit der Gesuchsstellerin und zieht Sanktionen nach sich (S. Berti, Vorsorgliche Massnahmen im Schweizerischen Zivilprozess, ZSR 1997 II, 220 N 87; vgl. auch J.J. Zürcher, Der Einzelrichter am HGer Zürich, Zürich 1998, 186) (ZR 2002, 86 E. 3a).
Ob das Verhalten der Klägerin zu sanktionieren ist (Art. 128 ZPO), kann nicht beurteilt werden, bevor sich die Klägerin dazu äussern konnte, wer genau diese Einschätzung wann erhalten hat, und weshalb sie hier nicht eingereicht wurde. Es kann auch – wie gleich zu zeigen sein wird – offenbleiben, ob die Unterdrückung einer derart wichtigen Urkunde nicht allenfalls zur Verwirkung des Anspruchs auf eine superprovisorische Verfügung führen sollte.
Weil die Klägerin die Einschätzung des Deutschen BPatGer nicht eingereicht hat, konnte sie sich dazu auch nicht äussern. Sie hat zwar die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von MM und ausgehend von HH in Verbindung mit MM behandelt, aber auf der Basis des Entscheids der Einspruchsabteilung. Damit kann deshalb die Argumentation des Deutschen BPatGer nicht widerlegt werden. Zu diesem Behuf müsste auf dessen konkrete Argumentation eingegangen werden.
Ob es der Beklagten gelungen ist, mit der vorläufigen Einschätzung des Deutschen BPatGer die Nichtigkeit des Streitpatentes glaubhaft zu machen, kann – für die Belange der superprovisorischen Massnahme – offenbleiben. Das BGer hat zum Ausdruck gebracht, dass bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen auch eine Prüfung der Interessenlage der Parteien vorzunehmen ist: «… le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée» (BGE 131 III 473 E. 2.3). «Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bienfondé de la demande |quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties» (BGE 131 III 473 E. 3.2). Die Klägerin begründet ihren Anspruch auf eine superprovisorische Anordnung insbesondere mit der ganz überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes angesichts der positiven Beurteilung in vier kontradiktorischen Verfahren – Einspruchsverfahren vor dem EPA, deutsches Verfügungsverfahren und niederländische und spanische Massnahmeverfahren. Allerdings war das EPA-Verfahren wie gezeigt bezüglich der hier geltend gemachten Ansprüche nicht kontradiktorisch. Der Entscheid des OLG Düsseldorf fusste auf der Annahme, dass eine anderslautende Beurteilung der Rechtsbeständigkeit nicht ernstlich zu erwarten sei, wovon angesichts der vorläufigen Einschätzung des BPatGer keine Rede mehr sein kann. Das heisst, die Klägerin bewegt sich auf dünnem Eis. Die verlangte superprovisorische Anordnung würde für die Beklagte einen ganz gravierenden Einschnitt darstellen, weil sie ein neu auf den Markt gebrachtes Medikament zurückziehen müsste, mit entsprechender Einbusse ihres Renommees. Demgegenüber geht es für die Klägerin lediglich um die Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Schadensberechnung. Von daher könnte die verlangte superprovisorische Anordnung nur getroffen werden, wenn die von der Klägerin behauptete ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes gegeben wäre. Dies ist, wie gezeigt, eindeutig nicht der Fall. Der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme ist deshalb abzuweisen.
[…]
Bv