6.1 Patente | Brevets d’invention
«Geräuscharmer Turbolader»
Bundespatentgericht vom 14. Juli 2016 (Massnahmeentscheid)
Internationale Erschöpfung kraft untergeordneter Bedeutung des Patentschutzes
ZPO 261 I. Eine Patentverletzung ist nur dann substanziiert begründet, wenn in der Rechtsschrift selbst dargelegt wird, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werden; ein globaler Verweis auf ein beiliegendes Privatgutachten reicht dafür nicht aus (E. 6).
PatG 9a IV. Ob der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der importierten Ware (hier: Turboladerfahrzeug) nur eine untergeordnete Bedeutung hat, wie es für die internationale Erschöpfung vorausgesetzt wird, bestimmt sich nach dem Zweck des Patents; ist dieser Zweck (hier: Geräuschverminderung) lediglich ein «nice to have», ist von einer untergeordneten Bedeutung des Patentschutzes auszugehen (E. 7).
CPC 261 I. Une atteinte à un brevet n’est suffisamment étayée que lorsque le mémoire lui-même expose de quelle manière les caractéristiques individuelles de la revendication sont concrètement utilisées techniquement dans la forme d’exécution attaquée; une référence globale à une expertise privée jointe à la demande ne suffit pas (consid. 6).
LBI 9a IV. Pour déterminer si la protection découlant du brevet revêt une importance moindre pour les caractéristiques fonctionnelles d’un produit importé (en l’espèce un véhicule à turbocompresseur), comme c’est prévu pour l’épuisement international, il faut examiner le but du brevet; si le but du brevet (en l’espèce: réduire les émissions de bruit) est simplement «nice to have» (pas essentiel), on partira du principe que la protection découlant du brevet revêt une importance moindre (consid. 7).
Abweisung des Begehrens; Akten-Nr. S2016_006
Die ausländische Klägerin beantragte beim BPatGer gestützt auf ein europäisches Patent den Erlass einer superprovisorischen Unterlassungsverfügung gegenüber der inländischen Beklagten, weil diese gegen den Willen der Klägerin Fahrzeuge in die Schweiz importiere, die unter das Streitpatent fielen und die von der Klägerin ausserhalb des EWR und der Schweiz in Verkehr gebracht worden seien. Die klägerischen Begehren richteten sich erstens gegen ein durch seine Fahrzeugidentifikationsnummer eindeutig bestimmtes Fahrzeug und zweitens gegen Fahrzeuge, von denen nur die Typenbezeichnung angegeben wurde. Auf das zweite Begehren wurde mangels genügender Konkretisierung nicht eingetreten, und das erste Begehren wurde abgewiesen.
6. Zur Begründung des Vorliegens einer Patentverletzung führt die Klägerin aus, sie habe bei ihrem Patentanwalt, Dipl.-Ing. D., eine gutachterliche Stellungnahme zur Frage eingeholt, ob die in [bestimmten] Modellen verwendete Technologie zum Zirkulieren von Kühlmittel im Turbolader der Vorrichtung gemäss Anspruch 1 des Streitpatents entspreche. «Der Patentanwalt kommt in seiner technischen Beurteilung zum Ergebnis, dass die genannten Modelle mit der darin verbauten Kühlmittelversorgung des dort vorhandenen Turboladers als eine solche Gestaltung angesehen werden können, wie sie durch den Anspruch 1 des Europäischen Patents definiert ist. BO: Gutachterliche Stellungnahme des Patentanwalts D. vom 12. Juli 2016, Beilage 22».
Eine Patentverletzung kann nur dadurch substanziiert begründet werden, dass – und zwar in der Rechtsschrift selbst – dargelegt wird, wie die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs in der angegriffenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt werden. Daran fehlt es hier gänzlich. Die Klägerin beruft sich als Beweismittel auf das von ihr eingereichte Privatgutachten. Privatgutachten sind indes keine Beweismittel (BGE 141 III 433 ff. E. 2.5.2 und 2.5.3). Insofern ist das Privatgutachten der Klägerin nicht dienlich. Hingegen stünde es der Klägerin frei, die Ausführungen ihres Privatgutachters als Parteibehauptungen in das Verfahren einzubringen. Ein globaler Verweis auf das Privatgutachten hingegen, wie ihn die Klägerin vornimmt, ist unzulässig. Vorbringen, die sich lediglich aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift ergeben, von der Partei aber in der Rechtsschrift selbst nicht hinreichend detailliert behauptet wer|den, sind unbeachtlich (BPatGer, Verfügung vom 3. Mai 2012, E. 10.4 m.V.).
Damit liegt keine substanziierte Behauptung einer Patentverletzung vor, geschweige denn deren Glaubhaftmachung. Dies führt zur Abweisung des Massnahmebegehrens.
[…]
7. Die Klägerin legt dar, sie habe das in Rechtsbegehren 1 angesprochene Fahrzeug an einen Händler in Mazedonien, mithin ausserhalb des EWR, geliefert.
Damit spielt die regionale Erschöpfung gemäss Art. 9a Abs. 1 PatG nicht. Hingegen spielt die internationale Erschöpfung nach Art. 9a Abs. 4 PatG, wenn der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung hat. Die untergeordnete Bedeutung wird vermutet, wenn der Patentinhaber nicht das Gegenteil glaubhaft macht.
Die Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei bedeutend für die funktionale Beschaffenheit. Die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung zum Zirkulieren von Kühlmittel in einem Turbolader sei ein wichtiger und nicht abtrennbarer Bestandteil des Kühlsystems für den Turbolader in den betroffenen Fahrzeugen. Ohne die entsprechende Vorrichtung drohe eine erhöhte Lärmbelastung, ein Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Überhitzung und eine empfindliche Einbusse bei der Sicherheit. Damit sei die im Streitpatent beschriebene Vorrichtung von zentraler Bedeutung für die primären Funktionen der betreffenden Fahrzeuge, nämlich die technische Fahrtauglichkeit sowie die Sicherheit der Passagiere. Bereits aus diesem Grund sei eine untergeordnete Bedeutung im Sinne von Art. 9a Abs. 4 PatG zu verneinen.
Diese Sachverhaltsdarstellung weicht offensichtlich nach dem Ergebnis schielend von den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Das Streitpatent fasst die Erfindung wie folgt zusammen: «The present invention has been made in an effort to provide an apparatus for circulating a coolant in a turbocharger which prevents factors causing noise made by a coolant flowing into a turbocharger by structurally stopping the coolant from flowing into a hot turbocharger in idling state of a vehicle that is started again.» Es geht demnach einzig und allein um Geräuschverminderung. Von Leistungsverlust des Motors, Schäden an den Bauteilen durch Überhitzung, Beeinträchtigung der technischen Fahrtauglichkeit und einer empfindlichen Einbusse bei der Sicherheit für die Passagiere ist nicht die Rede. Hätte das Fehlen der Vorrichtung tatsächlich diese verheerenden Folgen, hätten die Turboladerfahrzeuge, welche die Klägerin bekanntlich seit vielen Jahren vertreibt, und die die patentierte Vorrichtung nicht aufweisen (das Patent wurde 2014 mit einer Priorität von 2013 angemeldet) nie vertrieben werden können. Kurz, das Patent bezweckt die Verhinderung von gewissen Geräuschen im Leerlauf nach dem Neustart des Wagens, wie das auch Anspruch 1 ausdrücklich besagt, mehr nicht. Entsprechend mag die Vorrichtung zwar «nice to have» sein, aber damit dürfte dem Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung zukommen; jedenfalls ist es der Klägerin nicht gelungen, das Gegenteil glaubhaft zu machen.
Damit ist gemäss Art. 9a Abs. 4 PatG bezüglich des von Rechtsbegehren 1 angesprochenen Wagens internationale Erschöpfung eingetreten, womit der Patentschutz nicht in Anspruch genommen werden kann, was ebenfalls zur Abweisung des Massnahmebegehrens führt.
[…]
Hp
Remarque:
Suite à la jurisprudence Kodak (ATF 126 III 129) qui consacra l’épuisement national des droits du brevet, le législateur a adopté l’article 9a LBI, entré en vigueur le 1er juillet 2009. Cette première décision du Tribunal fédéral des brevets est la bienvenue puisqu’elle permet de répondre à de nombreuses questions discutées vis-à-vis de cette disposition: comment définir les caractéristiques fonctionnelles d’un exemplaire; comment évaluer le rapport entre les caractéristiques fonctionnelles de l’exemplaire et la protection découlant du brevet? (voir à ce propos I. Zuberbühler, Das patentrechtliche Erschöpfungsregime in Art. 9a PatG und Art. 27 LwG, sic! 2013, 3 ss)
Le TFB a déterminé, lors de l’examen des caractéristiques fonctionnelles des voitures en question, que les caractéristiques fonctionnelles étaient définies par la capacité d’amener les passagers et par le fait que ce transport soit sûr («nämlich die technische Fahrtauglichkeit sowie die Sicherheit der Passagiere»). Bien qu’il soit louable de considérer que la caractéristique primaire des voitures soit d’amener ses passagers en sureté d’un point à un autre, peut-on vraiment considérer que les seules véritables caractéristiques fonctionnelles des voitures soient limitées à cette caractéristique? Cette fonction ne serait-elle pas celle de tous les moyens de transports? De par cette analyse, le TFB semble ne pas tenir compte de la variété de moyens de transport et des différentes variations de confort. Bien que l’analyse de la caractéristique fonctionnelle de l’exemplaire doive être réalisée sur une évaluation objective de l’exemplaire sans prendre en compte l’avis du consommateur moyen (FF 2006, 111), nous pensons que la caractéristique fonctionnelle d’une voiture est sans aucun doute plus large que celle du transport sûr et efficace, ce qui correspondrait aux caractéristiques d’une voiture du siècle précédent.
Pierre Heuzé, MLaw, Genève