Cour de Justice de Genève du 12 février 2016
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
LDIP 109 I. Le caractère impératif de cette disposition ne concerne que sa deuxième phrase, soit les fors du siège commercial du mandataire inscrit au registre ou du siège de l’autorité qui tient le registre, disponibles lorsque la partie défenderesse n’a pas de domicile en Suisse. Lorsque le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse, le for qui en résulte selon la première phrase de cette disposition n’a pas de caractère exclusif (consid. 2.2.2).
CL 2, 5, 22 IV ; LDIP 8a II, 109 I, II ; LPM 52, 55. Une action en radiation d’une marque enregistrée en Suisse et une action en cessation peuvent être ouvertes simultanément au for suisse de l’action en cessation (en l’espèce : le lieu du résultat), lorsque l’administration de la justice le commande. Ceci a été admis en l’espèce en raison du lien de connexité présenté par les deux actions (consid. 2.1-2.3).
CC 2 II. Le droit d’agir en cessation du trouble et en annulation de la marque n’est pas atteint par la péremption lorsque, comme en l’espèce, ces actions sont intentées un an, neuf mois et trois semaines après la publication de la marque de la défenderesse. Des circonstances particulières doivent exister pour que la péremption soit acquise dans un laps de temps aussi bref (consid. 4.2).
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
IPRG 109 I. Lediglich der zweite Satz dieser Bestimmung hat zwingenden Charakter: Wenn die beklagte Partei keinen Sitz in der Schweiz hat, sind die Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder der Registerbehörde zwingend zuständig. Wenn die beklagte Partei ihren Wohnsitz oder Sitz hingegen in der Schweiz hat, ist die Zuständigkeit, welche sich diesfalls aus dem ersten Satz ergibt, nicht zwingend (E. 2.2.2).
LugÜ 2, 5, 22 IV; IPRG 8a II, 109 I, II; MschG 52, 55. Eine Nichtigkeitsklage gegen eine in der Schweiz registrierte Marke und eine Unterlassungsklage können im Sinne einer geordneten Rechtspflege zusammen am Gerichtsstand der Unterlassungsklage (vorliegend dem Erfolgsort) erhoben werden. Dies wurde vorliegend aufgrund der Konnexität zwischen den beiden Klagen zugelassen (E. 2.1-2.3).
ZGB 2 II. Der Umstand, dass zwischen der Veröffentlichung der Marke der Beklagten und der Einreichung der Beseitigungsklage und der Löschungsklage ein Jahr, neun Monate und drei Wochen liegen, führt nicht zur Rechteverwirkung. Besondere Umstände müssten vorliegen, um bei dieser Zeitdauer die Rechteverwirkung zu bejahen (E. 4.2).
Chambre civile ; demande admise ; réf. ACJC/176/2016
A. est une société de droit français titulaire des quatre marques internationales suivantes protégées notamment en Suisse : (1) marque verbale « IKKS » enregistrée le 19 avril 2003, avec une priorité au 29 octobre 2002, en classe 25 pour les produits suivants : « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie », (2) marque verbale « IKKS » enregistrée le 11 septembre 2006 en classe 18 pour les produits suivants : « sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes et pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; articles de maroquinerie ; porte-documents ; porte-monnaie non en métaux précieux ; valises ; trousses de voyage ; sacs de voyage ; serviettes ; cartables ; étuis pour clefs ; porte-cartes ; mallettes pour documents », (3) marque combinée enregistrée le 29 août 2011, avec une priorité au 7 mars 2011, en classe 25 pour les produits suivants : « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie » et (4) marque combinée enregistrée le 29 août 2011, avec une priorité au 7 mars 2011, en classe 25 pour les produits suivants: « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ».
marque (3) |
marque (4) |
La marque « IKKS » a été créée par son fondateur en raison du fait qu’il s’est heurté à l’impossibilité d’enregistrer la marque « X » en France. Il s’est ainsi tourné vers l’équivalent phonétique de celle-ci (« iks ») pour créer la marque « IKKS ».
A. commercialise ses produits par le biais de plusieurs boutiques en Suisse, notamment à Genève, Lausanne, Morges, Vevey, Payerne, Bulle, Neuchâtel, Sion, Martigny, Verbier et Haute-Nendaz. Elle commercialise également ses produits sur internet. Un assortiment composé majoritairement de vêtements, mais aussi de paires de chaussures, est notamment disponible sur le site internet <www.zalando.ch>. Le chiffre d’affaires réalisé par A. en Suisse s’est élevé à EUR 2 173 000 hors taxes en 2013.
B., société de droit suisse, est titulaire de la marque verbale suisse « IKKII » enregistrée en classes 18 (« cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, sacs ») et 25 (« vêtements, cache-cols, gants [habillement], chaussures, chaussures basses, bottes, bottines, chapellerie, couvre-chefs »). Cette marque a été déposée le 4 avril 2013, publiée le 9 avril 2013 et revendique une priorité au 23 octobre 2012.
B. est titulaire du site internet <www.b[…].com>, qui indique notamment que la société utilise la marque « IKKII » pour commercialiser des bottines d’hiver de type « moon boots ». Il y figure également un lien dirigé vers le site internet <www.ikkiiboots.com>. Celui-ci est rédigé en anglais et est également détenu par B. Il y figure notamment une collection de bottines d’hiver de marque « IKKII ». Il y est par ailleurs indiqué que le terme « ikkii » provient du Groenland et signifie « froid » en langage inuit.
Les produits de B. ne sont pas vendus directement par cette dernière, mais par le biais de distributeurs, notamment par le biais d’un site internet avec une extension « .com » qui est rédigé en allemand, dont les prix sont indiqués en euros et qui offre des livraisons en Suisse. Les produits de B. sont également offerts sur deux sites internet avec une extension « .ch », rédigés en français, dont les prix sont indiqués en francs suisses et qui offrent des livraisons en Suisse. Par ailleurs, les produits de B. sont vendus à Genève dans le magasin F.
La marque « IKKII » est apposée telle quelle sur les bottines de B. Certaines publicités y relatives utilisent le logo suivant :
Un dessin d’igloo est par ailleurs imprimé sur la semelle de certains modèles de bottines « IKKII ».
B. a réalisé en Suisse un chiffre d’affaires d’environ CHF 100 000 en 2013 et 2014 et d’environ CHF 230 000 du 1er janvier au 30 septembre 2015. Le chiffre d’affaires mondial de B. s’élève à un montant environ 10 fois supérieur à celui réalisé en Suisse.
Au mois de janvier 2014, une annonce est parue sur un site internet de vente d’articles à prix réduits et de seconde main, concernant une paire de bottines de marque « IKKII », dont l’illustration contenait le logo susvisé. La description écrite de l’article mis en vente contenait le titre « IKKS » et le sous-titre « Bottes de neige ». Une annonce similaire est parue sur un autre site internet de vente d’articles de seconde main en janvier 2015.
A. a intenté action contre B. le 30 janvier 2015, concluant notamment à ce qu’il soit interdit à cette dernière d’utiliser en Suisse les signes « IKKII », « IKKII Boots » et « IKKII, A Piece of Winter » et d’utiliser le nom de domaine <www.ikkiiboots.com> en relation directe ou indirecte avec le commerce de chaussures, de bottes et de bottines. A. conclut également à la radiation de la marque « IKKII ».
Considérants :
2. La partie défenderesse, qui a son siège à Zurich, conteste la compétence à raison du lieu de la Cour de céans pour statuer sur la demande en annulation de marque. Elle en déduit que l’entier de la demande serait irrecevable.
2.1 La demanderesse ayant son siège en France, le litige présente un caractère international.
Les art. 2, 5 et 22 ch. 4 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France sont parties, ne règlent pas la question du for interne dans l’État du domicile du défendeur ou de l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle (ATF 132 III 579 ss consid. 3 ; 131 III 76 ss consid. 3.4). Lorsque le litige présente un caractère international, le tribunal compétent à raison du lieu est déterminé par loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; A. Bucher, Commentaire romand, Loi fédérale sur le droit international privé [LDIP] / Convention de Lugano [CL], Bâle 2011, CL 2 N 2 ; I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 39).
2.1.1 En vertu de l’art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.
Les actions portant sur la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle sont les actions civiles qui ont trait à la validité, à l’existence ou à l’extinction du droit, ou encore à la revendication d’un droit de priorité basé sur un dépôt antérieur. L’action en nullité (y compris l’action en nullité partielle), l’action en constatation négative portant sur l’inexistence d’un droit de propriété intellectuelle, ainsi que les autres actions civiles tendant à la radiation ou à la modification d’inscriptions dans les registres officiels, en font partie (ATF 124 III 509 ss ; 117 II 598 ss). Dans le contexte des actions portant sur la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle, le défendeur est généralement le titulaire du droit litigieux (P. Ducor, Commentaire romand, Loi fédérale sur le droit international privé [LDIP] / Convention de Lugano [CL], Bâle 2011, LDIP 109 N 11).
2.1.2 En vertu de l’art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur | ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat.
Les actions portant sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle, ou actions en contrefaçon, visent à protéger les intérêts du titulaire qui a subi ou risque de subir un dommage patrimonial de nature extracontractuelle du fait de la violation de son droit. Cette catégorie comprend l’ensemble des actions condamnatoires, notamment l’action en cessation de l’acte de contrefaçon, l’action en dommages-intérêts, l’action en suppression de l’état de fait illicite, l’action en constatation de la contrefaçon et l’action en remise du gain (Ducor, LDIP 109 N 27 et réf. citées).
Le for alternatif du lieu de l’acte ou du résultat est théoriquement donné lors de la violation de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle par l’intermédiaire du réseau internet. Dans une affaire de contrefaçon de marque par un nom de domaine, le TF a laissé ouverte la question de savoir si la simple accessibilité d’un site à partir de la Suisse suffisait à fonder un tel for, car un lien de rattachement supplémentaire existait alors : le nom de domaine incriminé contenait l’élément « suisse » dans sa suite de caractères et il était clairement destiné au marché suisse (TF, sic! 2007, 543 ss consid. 4.2, « swiss-life.ch »). La doctrine préconise d’exiger un tel critère de rattachement supplémentaire (Ducor, LDIP 109 N 39 et réf. citées).
2.1.3 Selon l’art. 8a al. 2 LDIP, lorsque des prétentions présentant un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse contre un même défendeur, chaque tribunal suisse compétent pour connaître de l’une d’elles l’est pour l’ensemble.
Cette disposition permet de concentrer sur un même for les actions présentant un lien de connexité entre elles, mais dont les fors en Suisse sont distincts. Le lien de connexité est donné lorsque les actions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques. Tel est notamment le cas lorsque des co-titulaires de droits de propriété intellectuelle intentent une action en contrefaçon, pour l’un au domicile suisse du défendeur et pour l’autre au lieu de l’acte ou du résultat en Suisse (Ducor, LDIP 109 N 27 et réf. citées).
2.1.4 Doctrine et jurisprudence admettent que les fors consacrés à l’art. 109 al. 1 2e phrase LDIP, anciennement art. 109 al. 3 aLDIP, doivent être considérés comme exclusifs (ATF 124 III 509 ss consid. 3c ; Ducor, LDIP 109 N 26 ; B. Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., Zurich 2005, LDIP 109 N 13 ; contra : Cherpillod, 39). L’un des auteurs concernés estime néanmoins que, dans le but d’une correcte administration de la justice, lorsqu’une action en radiation d’une marque et une action défensive, par exemple une action en cessation, sont ouvertes simultanément et qu’il existe en Suisse un for pour l’action défensive, l’action en radiation peut aussi être ouverte au for de ladite action et ne doit pas nécessairement être intentée au for exclusif susvisé (Dutoit, LDIP 109 N 13). Selon un autre auteur, il n’existe aucune raison d’ordre public imposant d’exclure la prorogation de for en matière d’actions portant sur l’invalidité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle suisses, pour autant que le for prorogé se situe en Suisse (Ducor, LDIP 109 N 26).
2.2 En l’espèce, la demanderesse forme contre la défenderesse à la fois une action en cessation de trouble et une action en annulation de marque.
2.2.1 En ce qui concerne la première action, il n’est pas contesté que les produits dont la demanderesse allègue qu’ils portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sont proposés à la vente sur des sites internet accessibles en Suisse, dont deux sites affichant des prix en francs suisses et possédant un nom de domaine muni de la terminaison « .ch ». Il est par ailleurs établi que les produits en question sont vendus dans un commerce genevois. La cause présente dès lors des liens de rattachement particuliers avec la Suisse et avec Genève, au sens des principes rappelés ci-dessus. Il s’ensuit que la Cour est compétente, en application de l’art. 109 al. 2 LDIP, pour connaître des prétentions de la demanderesse portant sur la violation de ses droits de propriété intellectuelle, en tant que juridiction du lieu de l’acte ou du résultat.
2.2.2 La défenderesse soutient que la seconde action, en annulation de marque, ne pourrait être intentée qu’au for de son siège à Zurich.
A cet égard, la Cour observe que le caractère impératif attribué par la doctrine et la jurisprudence à l’art. 109 al. 1 LDIP ne concerne que la deuxième phrase de cette disposition, précédemment énoncée à l’art. 109 al. 3 aLDIP, soit les fors du siège commercial du mandataire inscrit au registre ou du siège de l’autorité qui tient le registre, disponibles lorsque la partie défenderesse n’a pas de domicile en Suisse. Lorsque le défendeur a son domicile ou son siège en Suisse, comme en l’espèce, le for qui en résulte selon l’art. 109 al. 1 1ère phrase LDIP n’a pas de caractère exclusif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce for est notamment susceptible d’être prorogé, quand bien même il concerne les actions relatives à la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle, pour autant que le for prorogé se situe en Suisse. Avant même l’adoption des dispositions actuelles de la LDIP, notamment de l’art. 8a LDIP, un des auteurs cités ci-dessus admettait qu’une action en radiation d’une marque enregistrée en Suisse et une action en cessation pouvaient être ouvertes simultanément au for suisse de l’action en cessation, lorsque l’administration de la justice le commandait.
La Cour étant compétente pour statuer sur l’action relative à la violation | des droits de propriété intellectuelle (action en cessation de trouble) formée par la demanderesse, elle l’est également pour statuer sur l’action relative à la validité de droits de propriété intellectuelle (action en annulation de marque) formée par celle-ci, et ce en application de l’art. 8a al. 2 LDIP. Il n’est en effet pas contesté ni contestable que les deux actions présentent un lien de connexité, au sens de cette disposition : toutes deux portent sur la possibilité pour la défenderesse d’utiliser en Suisse une marque dont la demanderesse soutient qu’elle contrevient à ses propres droits. La défenderesse reconnaît elle-même l’intérêt, voire la nécessité, qu’une seule et même juridiction soit saisie des actions présentement litigieuses, aux fins notamment d’éviter le risque de décisions contradictoires. Elle ne peut cependant pas être suivie lorsqu’elle affirme que cette juridiction serait celle de son siège à Zurich, dès lors que la disposition consacrant le for du domicile du défendeur en la matière n’est pas de nature impérative.
2.3 La compétence ratione loci de la Cour sera ainsi admise pour statuer tant sur l’action en cessation de trouble que sur l’action en annulation de marque. Il s’ensuit que la demande est intégralement recevable.
[…]
4. La défenderesse soutient que le droit de la demanderesse de se prévaloir de ses marques à son encontre serait périmé. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de la demande, il convient de l’examiner en priorité.
4.1 Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement (art. 5 LPM) et appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 LPM).
Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer (art. 13 al. 1 LPM).
4.1.1 A l’instar d’autres droits, les actions défensives en matière de propriété intellectuelle peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir ne doit cependant pas être admise facilement car, selon l’art. 2 al. 2 CC, un droit ne sera pas protégé que si son exercice est manifestement abusif (ATF 117 II 575 ss consid. 4 ; 114 II 106 ss consid. 4 ; TF, sic! 2008, 820 ss consid. 3, « Radiatoren »). La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (« eigener wertvoller Besitzstand » ; ATF 117 II 575 ss consid. 4a ; TF, sic! 2010, 526 ss consid. 3.2, « Guide orange » ; TF, sic! 2006, 500 ss consid. 3.1, « A./X. AG »).
Ainsi, il faut en principe que le lésé ait eu connaissance de la violation de ses droits et qu’il soit néanmoins resté inactif (TF, sic! 2005, 883 ss consid. 3.2, « S100 »). La preuve de cette connaissance incombe à l’auteur de la violation. Plus le lésé attend pour intenter action, moins le concurrent doit escompter de bonne foi qu’il sera contraint d’abandonner la situation qu’il s’est acquise (ATF 109 II 338 ss consid. 2a).
4.1.2 Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant entre quatre et huit ans (TF, sic! 2006, 500 ss consid. 3.2, « A./X. AG »), mais dans des cas particuliers, il a été admis que la péremption pouvait déjà être acquise au bout d’une année et demie (TF, sic! 1998, 320 ss, « Lanceur de drapeau II ») ou deux ans (TF, sic! 2006, 500 ss, « A./X. AG »). L’écoulement du temps n’est toutefois pas à lui seul déterminant pour retenir un abus de droit. Il s’agit de se mettre à la place de l’usurpateur et de voir s’il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l’ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (TF, sic! 2005, 883 ss, « S100 » ; TF, sic! 1998, 320 ss consid. 2a, « Lanceur de drapeau II »).
S’agissant de la position acquise sur le marché, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Pour que la position acquise soit en outre digne de protection, il faut que l’auteur de la violation ait acquis une position dans la concurrence qui soit si marquée qu’y renoncer entraînerait pour lui des désavantages justifiant que l’ayant droit supporte l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir son droit exclusif à l’encontre de l’auteur de la violation (ATF 117 II 575 ss consid. 6a ; TF, sic! 2005, 883 ss consid. 3.2, « S100 »).
Pour faire échec à la péremption, le lésé doit agir en justice ou à tout le moins mettre l’auteur de la violation en demeure de cesser son comportement illicite (R. Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006, 567).
4.2 En l’espèce, la marque de la défenderesse a été déposée en Suisse le 4 avril 2013 et publiée le 9 avril suivant. La demanderesse a agi en cessation de trouble et en annulation de cette marque le 30 janvier 2015, soit un an, neuf mois et trois semaines plus tard.
La défenderesse, qui soutient que la demanderesse aurait tardé à agir, ne démontre pas à partir de quelle date cette dernière a eu effectivement connaissance de l’utilisation de sa marque sur le marché suisse. La défenderesse n’indique pas non plus à partir de quelle date elle a elle-même fait usage de sa marque, se contentant d’ex- | poser qu’elle a réalisé un certain chiffre d’affaires dans notre pays en 2013. Pour ces motifs déjà, la défenderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le droit d’agir de la demanderesse serait périmé.
À supposer que la demanderesse ait eu, ou dû avoir, connaissance de l’atteinte que la marque de la défenderesse pouvait porter à ses droits dès la publication du dépôt de ladite marque, il est constant que le délai dans lequel la demanderesse a agi est inférieur à deux ans. Or, la défenderesse n’établit pas non plus qu’il y aurait en l’espèce des circonstances particulières justifiant que la péremption soit acquise dans un laps de temps aussi bref, comme dans certains des cas rappelés ci-dessus.
En particulier, le fait que les produits de la défenderesse aient pu être commercialisés par le biais de quelques sites internet sans que la demanderesse ne réagisse ne permettait pas à la défenderesse d’admettre objectivement que la demanderesse avait renoncé à ses droits. De même, le fait que la demanderesse n’ait pas fait opposition à l’enregistrement de la marque de la défenderesse auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle dans le délai de trois mois prévu à cette fin (cf. art. 31 LPM) n’est pas suffisant, rien n’indiquant que la demanderesse ait eu effectivement connaissance de cet enregistrement dans le délai en question. La seule circonstance que l’action de la demanderesse n’ait pas été précédée d’une mise en demeure n’est quant à elle pas déterminante, une telle mise en demeure n’étant pas requise à teneur des principes rappelés ci-dessus.
Au surplus, la défenderesse ne démontre pas avoir acquis une position concurrentielle avantageuse sur le marché helvétique, au sens des principes rappelés ci-dessus. Les seuls chiffres d’affaires réalisés par celle-ci dans notre pays depuis 2013, compris entre CHF 100 000 et CHF 235 000 par an, ne suffisent pas à établir une telle position, étant observé que ces chiffres sont notablement inférieurs à ceux réalisés par la demanderesse dans le même temps (plus de EUR 2 000 000 en 2013) et que la défenderesse conteste elle-même que la demanderesse jouisse d’une certaine notoriété dans notre pays.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu d’admettre que les droits de la demanderesse seraient atteints par la péremption. Le moyen sera écarté.
[La Cour procède ensuite à l’analyse du cas selon la LPM et parvient notamment à la conclusion qu’un risque de confusion existe en l’espèce.]
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