Nichteintreten aufgrund bestehender Rechtshängigkeit
Teilentscheid; Nichteintreten auf die Widerklage; Akten-Nr. O2020_006
ZPO 59 I d, 64 I a.Auf eine Widerklage wegen Patentverletzung ist aufgrund bestehender Rechtshängigkeit nicht einzutreten, wenn der damit geltend gemachte Patentanspruch in allgemeinerer Form bereits in einem hängigen Patentverletzungsverfahren klageweise geltend gemacht wird; eine verbale Einschränkung des Anspruchs im Zweitverfahren schafft keinen neuen Streitgegenstand (E. 5).
CPC 59 I d, 64 I a.Il convient de ne pas entrer en matière sur une demande reconventionnelle pour cause de violation de brevet en raison d’une litispendance préexistante lorsque la revendication de brevet ainsi invoquée est déjà invoquée d’une manière plus générale dans le cadre d’une action en violation de brevet en cours. Une restriction verbale de ladite revendication dans le cadre du deuxième procès ne crée pas de nouvel objet de litige (consid. 5).
3.
Zur Zulässigkeit der Widerklage in Bezug auf anderweitige Rechtshängigkeit machte die Beklagte geltend, die Widerklage stütze sich auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags, freiwillig zusätzlich eingeschränkt durch zwei weitere Merkmale sowie eventualiter auf eine Kombination von Anspruch 1 und 2 des neuen Hauptantrags. Die Widerklage stütze sich damit auf eine andere Anspruchsfassung des Streitpatents als die parallele Verletzungsklage im Verfahren O2017_024. Damit liege ein anderer Streitgegenstand vor.
4.
Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Sache nicht anderweitig rechtshängig ist (Art. 59 Abs. 1 lit. d).
Zwischen denselben Parteien ist eine Patentverletzungsklage betreffend dasselbe Streitpatent rechtshängig (Verfahren O2017_024). Die Beklagte und Widerklägerin macht geltend, der Streitgegenstand im Verfahren O2017_024 sei nicht identisch mit dem vorliegenden (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. a ZPO).
Identität des Anspruchs liegt vor, wenn dieser aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Lebenssachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird (Th. Sutter-Somm/M. Hedinger, in: Th. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 64 N 11). U.a. ist der neue Anspruch trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten bzw. anderweitig rechtshängigen nicht verschieden, wenn er in diesem bereits enthalten war bzw. ist (BGE III 16 ff. E. 2a; 125 III 241 ff. E. 1).
5.
Sowohl im Verfahren O2017_024 als auch im vorliegenden Verfahren stützt sich die Klägerin bzw. die Widerklägerin auf dasselbe Streitpatent EP 2 121 272 B1 und auf denselben angeblichen Verletzungsgegenstand.
Im Verfahren O2017_024 hatte die Klägerin bereits mit der Klage darauf hingewiesen, dass sie sich zusätzlich zu Anspruch 1 auch auf die Ansprüche 2, 4 und gegebenenfalls zusätzlich Anspruch 7 des Streitpatents stütze.
In ihrer auf die Einrede der Nichtigkeit beschränkten Stellungnahme vom 7. Mai 2018 im Verfahren O2017_024 bemerkte die Klägerin, dass sie sich für das weitere Verfahren ausschliesslich auf Anspruch 4 in Verbindung mit den Ansprüchen 2 und 1 des Streitpatents stütze, mithin auf die Kombination dieser drei Ansprüche.
Anspruchsgrundlage im hängigen Parallelverfahren O2017_024 ist damit das Streitpatent im Umfang der Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4.
Die von der Beklagten und Widerklägerin im Rahmen der hier vorliegenden Widerklage geltend gemachte Anspruchsgrundlage des Streitpatents ist ebenfalls eine Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4. Die Widerklage stützt sich auf Anspruch 1 des im Rahmen der Nichtigkeitsklage gestellten Hauptantrags, und dieser entspricht gemäss Aussage der Beklagten und Widerklägerin einer beschränkten Fassung des Streitpatents in Form einer Kombination der Ansprüche 1, 2 und 4 der erteilten Fassung.
Die Beklagte und Widerklägerin bestreitet Litispendenz damit, dass sich die Widerklage auf Anspruch 1 des neuen Hauptantrags stütze, «freiwillig» eingeschränkt durch zwei | weitere Merkmale, nämlich der metallischen Erscheinung der herzustellenden Gegenstände und der Transparenz der nach aussen zeigenden Schicht des verwendeten Substrats, wie explizit erwähnt im Hilfsantrag 2.
Damit behauptet die Beklagte und Widerklägerin, der gegenüber dem Parallelverfahren O2017_024 im Rahmen der Widerklage geltend gemachte Anspruch sei ein anderer Streitgegenstand, weil der Anspruch verbal weiter eingeschränkt sei. Im Parallelverfahren O2017_024 wird aber damit ein allgemeinerer Anspruch geltend gemacht, der den hier im Widerklageverfahren geltend gemachten Anspruch vollständig umfasst. Der Streitgegenstand dieser Widerklage ist also bereits im Streitgegenstand des Parallelverfahrens O2017_024 enthalten und damit ist auch der Streitgegenstand dieses Widerklageverfahrens bereits (Teil-)Gegenstand des Parallelverfahrens. Damit ist Litispendenz gegeben.
Betrachtet man zudem die mit der Replik im Parallelverfahren am 30. Oktober 2018 eingereichten und im Moment geltenden Rechtsbegehren, so stellt man fest, dass dort beantragt wird, das Herstellen von Spritzgussgegenständen zu verbieten, die über eine sichtbare Oberfläche verfügen, wobei eine von aussen sichtbare Aluminiumfolie oder eine andere elektrisch leitfähige Metallfolie eingearbeitet ist.
Obwohl in etwas andere Worte gefasst, bedeutet dies in technischer Hinsicht schon beim Rechtsbegehren im Verfahren O2017_024, dass die metallische Erscheinung der Aluminiumschicht (oder allgemeiner «Metallschicht») der beschichteten eingearbeiteten Metallfolie (Label) von aussen sichtbar ist, und damit dies der Fall ist, muss die nach aussen gerichtete dielektrische Schicht, die gewissermassen zwischen Betrachter und Metallfolie liegt, transparent sein. Bei Lichte besehen wurde mithin bereits im parallelen Verletzungsverfahren O2017_024, wenn auch etwas anders in Worte gefasst, das gleiche geltend gemacht. Damit liegt Anspruchsidentität vor.
Die Tatsache, dass eventualiter weiter eingeschränkte Anspruchsfassungen widerklageweise geltend gemacht werden, ändert daran nichts. Erstens sind diese wiederum vom in der Hauptsache geltend gemachten Gegenstand umfasst. Zweitens würde eine andere Sichtweise dem Grundgedanken der Litispendenz zuwiderlaufen. Es geht darum, widersprüchliche Urteile zu vermeiden, aber auch darum, Dritte davor zu bewahren, auf Basis der gleichen Anspruchsgrundlage im Zusammenhang mit dem gleichen Sachverhalt mehrfach gerichtlich belangt und damit in lange Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Würde Litispendenz in der vorliegenden Situation verneint, würde die Patentinhaberin im Rahmen dieses Verfahrens die Möglichkeit erhalten, eingeschränkte Anspruchsfassungen geltend zu machen, die sie wegen Aktenschlusses im Parallelverfahren nicht mehr geltend machen könnte.
Dass die Beklagte und Widerklägerin in der vorliegenden Verletzungswiderklage ihre Patentansprüche gegenüber der bereits hängigen Verletzungsklage O2017_024 (verbal) angeblich einschränkt, ändert mithin nichts daran, dass der Streitgegenstand in beiden Verfahren identisch ist. Der neue Anspruch ist auf jeden Fall im rechtshängigen bereits enthalten.
Weder der Rechtsgrund noch der Lebenssachverhalt haben sich nachträglich geändert. Die Klägerin hätte im Verfahren O2017_024 die Möglichkeit gehabt, eventualiter weitere, die Patentansprüche einschränkende, Rechtsbegehren zu stellen. Hat sie das versäumt, ist sie damit vorliegend ausgeschlossen (S. Zingg, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Schweizerische Zivilprozessordnung. Band I, Art. 1–149 ZPO, Bern 2012, ZPO 59 N 88 f.).
6.
Auf die Widerklage ist demnach nicht einzutreten, da es an der Prozessvoraussetzung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. d ZPO fehlt.
[…]
Hinweis:Die Beklagte/Widerklägerin stellte nach Eröffnung des Beschlusses beim IGE einen Teilverzichtsantrag bezüglich des Streitpatents, dessen Einschränkung darauf am 15. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Weiter beantragte die Beklagte/Widerklägerin mit Beschwerde in Zivilsachen beim BGer, der Beschluss des BPatGer sei aufzuheben und die Sache an das BPatGer zurückzuweisen mit der Auflage, das Widerklageverfahren weiterzuführen. Eventualiter sei ein neuer Entscheid über die Frage einer allenfalls vorbestehenden Rechtshängigkeit des gleichen Streitgegenstands der Widerklage zu fällen.
Das BGer trat mit Entscheid vom 16. März 2021 (4A_539/2020) nicht auf die Beschwerde ein. Es verneinte ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten/Widerklägerin, da durch die Einschränkung das Streitpatent in der ursprünglichen Fassung und damit die materielle Grundlage (mit Wirkung ex tunc) nicht mehr bestehe, auf welche die Beklagte/Widerklägerin ihre Widerklage stütze. Dass das Streitpatent im Rahmen der Widerklage «verbal» eingeschränkt wurde, ändere daran nichts.
Sy
Die Rotho Kunststoff AG (Klägerin) klagte gegen die Keter Plastic Ltd. (Beklagte) auf Nichtigerklärung des Schweizer Teils des europäischen Patents EP 2 121 272 B1. Die Beklagte erhob Widerklage auf Patentverletzung. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine parallele Verletzungsklage zwischen denselben Parteien betreffend dasselbe Streitpatent hängig (Verfahren O2017_024). Das Bundespatentgericht tritt auf die Widerklage nicht ein.