Bundespatentgericht vom 4. Januar 2019
6. Technologierecht
6.1 Patente
ZPO 106 I, 107 I e; PatG 15 I b. Wer durch sein vorprozessuales Verhalten (hier: Bezahlung der Jahresgebühren und Reaktion mit Lizenzangebot auf informelle Klagezustellung) den Eindruck erweckt, dass er sein Patent auf blosse Verwarnung hin nicht sofort gelöscht hätte, trägt die Prozesskosten trotz Verzichts auf das Patent auch dann, wenn die Klageeinreichung ohne vorgängige Verwarnung erfolgte (E. 6).
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
CPC 106 I, 107 I e; LBI 15 I b. Celui qui, par son comportement pré-procédural (en l’espèce: paiement des redevances annuelles et réaction à la notification informelle de la demande par une offre de licence), donne l’impression qu’il n’aurait pas fait radier tout de suite son brevet sur simple avertissement, supporte les frais du procès, malgré la renonciation au brevet, même si le dépôt de la demande a eu lieu sans avertissement préalable (consid. 6).
Abschreibung des Verfahrens infolge Gegenstandslosigkeit; Akten-Nr. O2018_018
Auf die im September 2018 eingereichte Patentnichtigkeitsklage hin beantragte die Beklagte, das Verfahren sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Klägerin als gegenstandslos abzuschreiben, weil sie das Klagepatent beim IGE habe löschen lassen. Das BPatGer entscheidet über die Kostenfolgen.
Aus den Erwägungen:
6. Ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (BPatGer vom 5. Januar 2016, O2015_010, E. 3.1).
Die Löschung des Klagepatents entspricht einer vollständigen Klageanerkennung. Nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und in Analogie zu Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Kosten daher grundsätzlich der Beklagten aufzuerlegen.
Eine Obliegenheit zur vorgängigen Verwarnung kennt das schweizerische Recht (anders als Deutschland, vgl. § 93 DE-ZPO) nicht (HGer St. Gallen vom 21. April 2008, HG.2005.21, E. II 4b, «induktive Heizvorrichtung»). Nach der Praxis der Zuger Gerichte rechtfertigt sich die Verlegung der Kosten auf den Beklagten, der das Klagepatent umgehend gelöscht hat, bei Klageeinreichung ohne vorgängige Verwarnung, wenn der Beklagte «durch sein vorprozessuales Verhalten den Eindruck erweckt hatte, dass er das Patent nicht auf blosse Verwarnung hin hätte löschen lassen» (KGer Zug, sic! 2012, 46 ff. E. 5.2, «Geburtsgel»).
Diesen Schluss lässt bereits der Bestand eines formell gültigen Patents zu. Denn das Patent wird gelöscht, wenn die fälligen Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden (Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG). Dass der Patentinhaber zwar die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents rechtzeitig bezahlt, aber auf erste Aufforderung hin das Patent löschen würde, widerspricht der Lebenserfahrung. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin auf die (informelle) Zustellung der Klage denn auch nicht sofort mit der Löschung des Klagepatents reagiert, sondern der Klägerin ein Lizenzangebot gemacht. Das legt nahe, dass auch bei vorprozessualer Aufforderung das Klagepatent nicht sofort gelöscht worden wäre.
Die Prozesskosten sind daher der Beklagten aufzuerlegen.
[…]
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