«Luminarte | Lumimart» Bundesgericht vom 28. Dezember 2020

5.1.Die Beschwerdegegnerin will mit ihrem Begehren das Bewerben, Anbieten und Liefern von Leuchten und Leuchtmitteln «in der Schweiz» (unter Verwendung des Zeichens «Luminarte») verbieten lassen. Gleich lautet auch die Urteilsformel des Handelsgerichts (Verbot, «in der Schweiz» zu bewerben, anzubieten oder zu liefern). Die Beschwerdeführerin ist mit dieser territorialen Beschränkung nicht einverstanden; diese sei «praktisch» nicht umsetzbar. Denn – so führt sie aus – auch aus der Schweiz könne auf Internetseiten mit der (deutschen) Top-Level-Domain «.de» zugegriffen werden. Selbst wenn sie ein «Geoblocking» einführe, könnten schweizerische Nutzer «auch ohne besondere technische Kenntnisse» durch den Einsatz eines «VPN», eines «Proxy-Servers» oder einer «SmartDNS» auf ihre (deutsche) Webseite gelangen. Auch bei Informationen in den Social Media sei es nicht möglich, deren Ansicht und Verbreitung in einem bestimmten Land generell und wirksam zu verbieten, zumal […] die Universalität dieser Social Media gerade Bestandteil von deren Funktionsweise» sei. Als Folge der handelsgerichtlichen Lesart könne sie (weltweit) überhaupt keinen Internetauftritt mehr (unter dem Zeichen «Luminarte») betreiben und generell nicht mehr in den Social Media präsent sein, da sie damit stets in Kauf nehmen würde, dass ihr Angebot auch in der Schweiz abruf- und sichtbar sei. Das von der Beschwerdegegnerin verlangte (und von der Vorinstanz erlassene) Verbot verletze die «beschränkte[] Territorialität schweizerischer Rechte». Die Vorinstanz habe «die globale Dimension des Internets» verkannt, die «nicht an Landesgrenzen Halt» mache.

5.2.Dieser Einwand geht fehl:

Immaterialgüterrechtliche und lauterkeitsrechtliche Ansprüche sind territorial begrenzt: Sie sind auf das Gebiet des Staats beschränkt, der den betreffenden Schutz gewährt. Deshalb wird für die Bejahung einer Rechtsverletzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine «räumliche Beziehung» zur Schweiz vorausgesetzt (zum Ganzen: BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 3.3.1, […] BGE 113 II 73 ff. E. 2a). Aus diesem Grund können mit der Klage nach Art. 55 MSchG nur Handlungen verboten werden, die einen solchen Bezug zur Schweiz aufweisen. Wenn die Beschwerdegegnerin mit ihren Rechtsbegehren verlangt, bestimmte Verhaltensweisen in der Schweiz zu verbieten, liegt darin folglich keine «extensive Auslegung der Territorialität […] von schweizerischem Recht», sondern ist dies gerade umgekehrt Ausfluss des das Immaterialgüterrecht beherrschenden Territorialitätsprinzips.

5.3.Im Übrigen genügt – entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung – die blosse technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzurufen, nicht, um als zeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung in der Schweiz angesehen zu werden. Es bedürfte zusätzlich einer qualifizierten Beziehung der Zeichennutzung zur Schweiz (Lieferung in die Schweiz, Angabe der Preise in Schweizer Franken und dergleichen), um unter die markenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu fallen (im Einzelnen: BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 3.3.1–3.3.3 […]). Es kann daher keine Rede davon sein, dass bei Klagegutheissung die Internetpräsenz der Beschwerdeführerin «weltweit» verboten würde. Inwiefern die Klagebegehren und das darauf gestützte, gleichlautende Urteilsdispositiv nicht umsetz- oder vollstreckbar sein sollen, ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich, zumal es als technisch unproblematisch angesehen wird, gezielt Internetnutzern aus einem bestimmten Land (zum Beispiel der Schweiz) den Zugang zu einer Webseite in einem anderen Land (zum Beispiel in Deutschland) zu verweigern (siehe BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 3.3.3 […]; vgl. bereits BGer vom 20. Januar 2004, 4C.229/2003, E. 5 […]). Ob solche Geoblocking-Massnahmen mit technischer Raffinesse umgangen werden können, wie dies die Beschwerdeführerin vorbringt, ist dabei nicht von Belang.

[…]

6.3.

6.3.1.Die Beschwerdeführerin moniert weiter, dass die Beschwerdegegnerin das Logo seit September 2018 nicht | mehr gebrauche. Aus diesem Grund fehle es an einem Rechtsschutzinteresse sowohl an der Unterlassungs- als auch an der Nichtigkeitsklage.

Richtig besehen handelt es sich hierbei nicht um ein Problem des Rechtsschutzinteresses, sondern um die materiellrechtliche Frage, inwieweit sich der Inhaber einer nicht im Gebrauch stehenden Marke auf sein Markenrecht berufen kann:

6.3.2.Eine Marke ist nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol. Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (BGE 139 III 424 ff. E. 2.2.1).

Art. 12 MSchG beschlägt die Folgen des Nichtgebrauchs einer Marke, die gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung darin bestehen, dass der Inhaber der Marke sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Indes sieht Art. 12 Abs. 1 MSchG eine Gebrauchsschonfrist von 5 Jahren vor: Die Folgen des Nichtgebrauchs treten demnach erst ein, wenn der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht.

Diese Schonfrist soll es ermöglichen, eine Marke bereits im Vorfeld einer unter Umständen langandauernden Markteinführung zu sichern, ohne Gefahr zu laufen, sie vorzeitig wieder zu verlieren (vgl. E. Marbach, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 383 Rz. 1290; F. Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 2009, 548; M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 4). Indes ist im Schrifttum anerkannt, dass diese Schonfrist nicht nur in der Zeit zwischen Eintragung und erstmaliger Gebrauchsaufnahme, sondern auch bei einem Gebrauchsunterbruch nach bereits erfolgter Gebrauchsaufnahme greift (E. Meier, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éd.), Commentaire romand. Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 12 N 10; B. Volken, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 12 N 5; Wang, MSchG 12 N 4; im Ergebnis offen gelassen bei Marbach, 384 f. Rz. 1296–1298). Dies indiziert denn auch Abs. 2 von Art. 12 MSchG («erneut aufgenommen»).

6.3.3.Die Vorinstanz hielt fest, dass die CH-Marke Nr. 2P-434099 seit September 2018 nicht mehr gebraucht werde, indes noch von der fünfjährigen Schonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG profitiere. Die Beschwerdegegnerin als Markeninhaberin könne sich daher noch auf diese Marke berufen, um gestützt darauf ihr Markenrecht gegenüber der Beschwerdeführerin durchzusetzen.

Die Beschwerdeführerin rügt, im vorliegenden Fall sei der Gebrauch der Marke definitiv aufgegeben worden. In einem solchen Fall finde die Schonfrist von Art. 12 MSchG keine Anwendung.

6.3.4.Es ist im Auge zu behalten, dass der Gebrauch der Marke während der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren ohne Schaden für das Markenrecht unterbleiben kann (BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.5). Es besteht – während dieser Zeit – keine Gebrauchslast. Richtig ist aber, dass die Regel in Art. 12 MSchG missbräuchlich eingetragene Marken nicht immunisiert: Marken, die nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen, können nicht Schutz beanspruchen. Insbesondere ist es dem Inhaber einer solchen Defensivmarke verwehrt, sich auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu berufen (BGE 127 III 160 ff. E. 1a; BGer vom 27. August 2019, 4A_181/2019, E. 2.1; BGer vom 28. November 2018, 4A_234/2018, E. 2.1; BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011 und 4A_435/2011, E. 3.2; BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.5). In diesem Sinne sind auch die – vorab französischsprachigen – Lehrmeinungen zu verstehen, welche festhalten, dass die Aufgabe einer Marke («l’abandon de la marque») auch vor Ende der fünfjährigen Schonfrist zum (endgültigen) Rechtsverlust führe (I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 187; Meier, LPM 12 N 11; derselbe, L’obligation d’usage en droit des marques, Zurich 2005, 125). Es geht mithin um Fälle von Missbräuchlichkeit, in denen die Marke verteidigt wird, obwohl keine Absicht besteht, sie wieder zu gebrauchen.

Solche Umstände sind vorliegend nicht festgestellt. Die Beschwerdegegnerin hat das Zeichen während 20 Jahren durchgehend im Zusammenhang mit Waren gebraucht, für welche die Marke beansprucht wird.

Weder wäre erkennbar, dass die Marke mit der Absicht aufrechterhalten wird, die Schaffung neuer Marken zu behindern oder den Registerbestand künstlich aufzublähen, noch wird bestritten, dass die Marke die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion weiterhin erfüllt. Im Umstand allein, dass die Beschwerdegegnerin die Marke vorderhand nicht zu benützen scheint, kann keine Missbräuchlichkeit erblickt werden. Folglich hat das Handelsgericht zu Recht erkannt, dass die Marke weiterhin geschützt ist und die Beschwerdegegnerin das damit verbundene Markenrecht geltend machen kann.

[…]

| 7.

In der Hauptsache rügt die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Unterlassungsbegehren sinngemäss, die Vorinstanz habe zu Unrecht geschlossen, dass ein relativer Ausschlussgrund gegeben sei. In Frage steht der Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. Diese Bestimmung setzt zunächst Gleichheit oder Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen voraus.

7.1.Dem Kriterium der Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit kommt eine doppelte Bedeutung zu: Einerseits ist es zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant. Nach der Rechtsprechung sind zwei Zeichen umso eher verwechselbar, je ähnlicher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Zeichen hinterlegt oder verwendet werden (dazu nachstehend Erwägung 8.3.3). Andererseits bildet dieses Kriterium eine absolute Grenze: Die Gleichartigkeit ist ausweislich des klaren Gesetzeswortlauts Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG; sind die zur Diskussion stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht mindestens gleichartig, kommt ein relativer Ausschlussgrund nicht in Betracht (BGer vom 27. April 2018, 4A_617/2017, E. 3.1.1; BGer vom 29. September 2014, 4A_257/2014, E. 4.3; BGer vom 10. Dezember 2009, 4A_242/2009, E. 5.6.1 und 5.6.3). Dies beruht auf der Überlegung, dass die Unterscheidungsfunktion einer Marke nicht beeinträchtigt wird, wenn gleiche oder ähnliche Zeichen für vollkommen unterschiedliche Waren und Dienstleistungen verwendet werden (vgl. G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F: Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 252; M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 115). Vorbehalten bleiben einzig berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG, deren Inhaber anderen den Gebrauch «für jede Art von Waren oder Dienstleistungen» verbieten lassen können (Abs. 1; vgl. BGer vom 29. September 2014, 4A_257/2014, E. 4.3).

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass es an der Waren- und Dienstleistungsgleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit fehle.

7.2.Waren oder Dienstleistungen sind gleichartig, wenn zwischen ihnen eine gewisse Nähe besteht. Diese ist grundsätzlich zu verneinen, wenn mit den Produkten unterschiedliche Zwecke verfolgt werden oder sie sich in ihrer Benutzung unterscheiden (BGer vom 29. September 2014, 4A_257/2014, E. 4.3; BGer vom 10. Dezember 2009, 4A_242/2009, E. 5.6.1). Dabei sind vorliegend die Waren, für welche die Marke der Beschwerdegegnerin eingetragen ist (Spezialitätsprinzip), mit jenen Waren beziehungsweise Dienstleistungen zu vergleichen, für die das Zeichen der Beschwerdeführerin tatsächlich verwendet wird oder für die eine Verwendung droht (siehe BGer vom 25. August 2015, 4A_123/2015, E. 5.2.2; vgl. auch Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 122; zu den Besonderheiten der Nichtigkeitsklage nachstehend Erwägung 10.3).

7.3.Die Marke der Beschwerdegegnerin beansprucht Schutz für «Beleuchtungskörper, -geräte» in der Klasse 11 (siehe Sachverhalt Bst. A.a). Diesen Produkten stellte das Handelsgericht die Waren «Leuchten» und «Leuchtmittel» der Beschwerdeführerin gegenüber. Es kam zum Ergebnis, dass diese Waren gleichartig seien.

Dies ist nicht zu beanstanden. Dass «Leuchten» und «Beleuchtungskörper, -geräte» gleichartig (wenn nicht gar das Gleiche) sind, bedarf keiner weiteren Erläuterung und stellt auch die Beschwerdeführerin nicht ernsthaft in Frage. Doch auch für «Leuchtmittel» gilt im vorliegenden Fall nichts anderes. Es mag sich zwar um eine sogenannte «ergänzende Ware» handeln, doch hängen Beleuchtungskörper und -geräte funktional eng mit Leuchtmitteln zusammen; insbesondere kann das eine ohne das andere nicht sinnvoll verwendet werden. Sie werden vom Publikum als Ganzes wahrgenommen (vgl. auch BGer vom 19. Dezember 2001, 4C.111/2001, E. 2c). Im Übrigen hat die Vorinstanz zutreffend darauf abgestellt, dass diese Waren dem gleichen Verwendungszweck dienen, sich regelmässig an ähnliche Abnehmerkreise richten und auch ihre marktübliche Verknüpfung für die Gleichartigkeit sprechen. Die Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, es sei «ganz und gar nicht üblich», dass Hersteller von Leuchten auch Leuchtmittel produzierten, und sie meint, dass «vor allem bei günstigeren Leuchten fabrikseitig kein Leuchtmittel inbegriffen» sei. Damit vermag sie den vorinstanzlichen Schluss nicht umzustossen.

7.4.

7.4.1.Die Beschwerdeführerin ist ferner der Auffassung, dass sich ihr Marktauftritt auf den Onlineversandhandel (in den Kategorien Leuchten und Leuchtmittel) beschränke. Die von ihr vertriebenen Produkte stammten ausschliesslich von Drittunternehmen und seien als solche gekennzeichnet. Das von ihr verwendete Zeichen «Luminarte» werde daher vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten nicht mit Waren in Verbindung gebracht, sondern als Hinweis auf ihre Handelsdienstleistungen verstanden.

Insbesondere falle ihre Tätigkeit nicht in die Warenklassen 9 und 11. Sie gebrauche die streitgegenständlichen Zeichen gar nicht markenmässig und verwende sie nur «für die Bezeichnung eines Online-Shops, einer Webseite, als Zeichen eines Geschäftsinhabers und ähnlichem», auf Geschäftspapieren und als Domainnamen. Die Beschwerdeführerin verweist auf BGer vom 22. November 1988, 4C.62/1988, E. 3c («Avanti»), wonach «eine Benutzung eines Zeichens für die Beschriftung von Ladengeschäften und auch von Tragtaschen» nicht markenrechtsverletzend sei. Nachdem sie (die Beschwerdeführerin) die Zeichen nicht auf der Ware selbst anbringe, könne ihr die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Zeichen nicht verbieten lassen.

| 7.4.2.Die Beschwerdeführerin vermischt die Frage der Gleichartigkeit mit jener nach der Tragweite des Markenrechts. Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar:

Unter dem alten, per 1. April 1993 ausser Kraft gesetztem Markenschutzgesetz entsprach es in der Tat der bundesgerichtlichen Praxis, dass das Markenrecht eines andern nur durch den Gebrauch eines Zeichens auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung verletzt werden konnte (etwa: BGE 116 II 463 ff. E. 2d/aa; 113 II 73 ff. E. 2a). Dieser Rechtsprechung entspricht denn auch das von der Beschwerdeführerin zitierte Urteil.

Diese Rechtslage ist vom Gesetzgeber als unbefriedigend empfunden worden. Er hat daher – in ausdrücklicher Abkehr von der zitierten bundesgerichtlichen Praxis – im Zuge des neuen Markenschutzgesetzes von 1992 Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG eingefügt (siehe Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 26 zu Art. 13 MSchG). Demnach kann der Markeninhaber einem andern verbieten, ein (nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossenes) Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr – etwa auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung – zu gebrauchen. Nach neuem Recht kann der Markeninhaber somit nicht nur gegen markenmässigen, sondern gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch (im Geschäftsverkehr) vorgehen (BBl 1991 I 26 zu Art. 13 MSchG). Dies ist weit zu verstehen; erfasst wird namentlich auch die nicht unmittelbar produktbezogene Verwendung eines Zeichens – mithin der Gebrauch, der nicht im direkten Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen erfolgt –, die Verwendung im mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export und so weiter (BGE 130 III 748 ff. E. 1.3; 126 III 322 ff. E. 3a; BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 6.4.2.2, zur Publikation vorgesehen).

Dies ändert selbstredend nichts daran, dass das Erfordernis der Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen auch im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG gilt. Dies ergibt sich bereits aus dem deutlichen Wortlaut des Ingresses von Art. 13 Abs. 2 MSchG. Es folgt ferner aus dem Gedanken der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion einer Marke, die nicht beeinträchtigt wird, wenn die im Streit stehenden Personen oder Unternehmen unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen vertreiben. Nicht zuletzt entspricht dies auch der Rechtsprechung (BGer vom 25. August 2015, 4A_123/2015, E. 5.2.2; BGer vom 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.2) und der Lehre (P. Gilliéron, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 13 N 15; M. Isler, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 13 N 52; Marbach, 442 Rz. 1499).

7.4.3.Die mit Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG geschaffene Rechtslage entzieht den Argumenten der Beschwerdeführerin den Boden. Denn dass sie das Zeichen «Luminarte» (samt Logo und Domainnamen) jedenfalls kennzeichenmässig gebraucht, steht ausser Frage. Auf den Umstand, dass die von ihr vertriebenen Produkte nicht mit diesem Zeichen versehen sind, kommt es nach dem Gesagten nicht an. Die Beschwerdeführerin stellt entscheidend auf die Behauptung ab, dass sie eine «Dienstleistung» erbringe, während die Marke der Beschwerdegegnerin allein für Waren geschützt sei. Die «Dienstleistung» der Beschwerdeführerin besteht nach den Feststellungen der Vorinstanz indes «im Wesentlichen [im] Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungsgeräten», also von jenen Waren, für welche die Marke der Beschwerdegegnerin Schutz beansprucht. Darauf weist die Beschwerdegegnerin zu Recht hin. Damit besteht ein derart enger Zusammenhang, dass das Angebot der Beschwerdeführerin ohne Weiteres als marktlogische Folge der Waren der Beschwerdegegnerin wahrgenommen wird. Es trifft im Übrigen auch nicht zu, dass Waren per se ungleicher Art wären wie Dienstleistungen. Nach der Rechtsprechung ist Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen einerseits und Waren anderseits beispielsweise dann anzunehmen, wenn eine marktübliche Verknüpfung in dem Sinn besteht, dass beide Produkte typischerweise vom selben Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden (vgl. BGer vom 7. Mai 2019, 4A_510/2018, E. 2.3.4). Vorliegend hat das Handelsgericht Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG jedenfalls zu Recht bejaht.

Damit steht aber ausser Frage, dass sich die Beschwerdegegnerin gegen den Gebrauch der Zeichen durch die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG wehren kann. Dieser Schluss ist Folge der aufgezeigten legislatorischen Entwicklung und bedeutet nicht, dass «das Spezialitätsprinzip völlig unterlaufen» würde, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet. Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob der Verkauf von Waren über das Internet markenrechtlich überhaupt eine Dienstleistung darstellt oder ob mit der Marke die verkaufte Ware selbst gekennzeichnet wird (vgl. dazu BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 2.2.2).

8.

Sodann setzt Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG eine Zeichenähnlichkeit und eine daraus folgende Verwechslungsgefahr voraus.

8.1.Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 ff. E. 2a; 127 III 160 ff. E. 2a; 122 III 382 ff. E. 1). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441, E. 3.1).

Wie bei der Beurteilung der Gleichartigkeit ist auch im Rahmen der Verwechslungsgefahr die geschützte Marke ge | mäss Registereintrag mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu vergleichen (BGer vom 4. Dezember 2014, 4A_330/2014, E. 3.2.1). Anders als im Lauterkeitsrecht sind die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich bleiben (BGer vom 29. April 2020, 4A_335/2019, E. 7.2, zur Publikation vorgesehen […]).

Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Anderseits ist zu berücksichtigen, für welche Warengattungen die sich gegenüberstehenden Zeichen registriert sind beziehungsweise gebraucht werden (BGE 128 III 96 ff. E. 2a; 122 III 382 ff. E. 1): Je näher sich die Waren sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1; 126 III 315 ff. E. 6b/bb; 122 III 382 ff. E. 3a).

8.2.Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 ff. E. 2a mit Hinweisen).

8.3.Die Vorinstanz hat diese Grundsätze korrekt angewandt und eine Verwechslungsgefahr zu Recht bejaht:

8.3.1.Wie sie zutreffend ausführte, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zunächst von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise bei Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 ff. E. 6b/bb; 122 III 382 ff. E. 3a; 117 II 321 ff. E. 4).

Dabei hat das Handelsgericht für die Bestimmung der massgebenden Verkehrskreise zu Recht auf das Warenverzeichnis der klägerischen Marke – und nicht etwa auf die tatsächliche Positionierung der Produkte am Markt – abgestellt (siehe BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.3.2). Es legte zutreffend dar, dass Beleuchtungskörper und -geräte in Fachgeschäften und in Möbelhäusern, daneben auch in Warenhäusern, die sich an das allgemeine Publikum richten, verkauft werden. Die Vorinstanz schloss zu Recht, dass die Abnehmer diese Produkte mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit kaufen, als dies bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs der Fall ist. Da es sich umgekehrt aber auch nicht um Luxusgüter handelt, ist – wie das Handelsgericht zusammenfassend festhielt – von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Dieser Massstab ist auch im Folgenden zugrunde zu legen.

8.3.2.

8.3.2.1.Das Handelsgericht erwog sodann, dass die CH-Marke Nr. 2P-434099 an sich beschreibend sei, sowohl hinsichtlich des Wortelements «Lumimart» – was Beleuchtungs- beziehungsweise Lichtermarkt bedeute – als auch der Abbildung einer Glühbirne mit Lichtkegel. Die Kombination dieser Elemente führe (immerhin) zu einer gewissen, wenn auch geringen, Kennzeichnungskraft. Indes erkannte sie der Marke eine zufolge Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Sie stützte sich für diese Erkenntnis auf den langjährigen Gebrauch des Zeichens seit 1998, die weite Verbreitung der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Fachmärkte in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz sowie intensive Werbeanstrengungen der Beschwerdegegnerin (beziehungsweise ihrer Rechtsvorgängerinnen) in Print, Radio und auf einer SBB-Lokomotive. Sie verwies ferner auf eine Marktbefragung, welche die Beschwerdegegnerin eingereicht hatte.

An die Feststellung, dass die streitgegenständliche Marke eine hohe Bekanntheit auf dem Markt für Beleuchtungskörper und -geräte erlangt hat, ist das Bundesgericht gebunden (vgl. BGer vom 4. Dezember 2014, 4A_330/2014, E. 2.2.4 und 3.2.3). Eine Rechtsfrage ist dagegen, welche Schlüsse daraus für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu ziehen sind (dazu nachstehend Erwägung 8.3.3 f.). Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen beschränken sich auf unzulässige Kritik an den vorinstanzlich festgestellten Tatsachen. Damit ist sie nicht zu hören.

8.3.2.2.Soweit sich die Beschwerdeführerin an der demoskopischen Befragung stört, welche die Beschwerdegegnerin durchführen liess, ist immerhin was folgt zu bemerken:

Die Beschwerdeführerin meint, diese Befragung stelle eine blosse Parteibehauptung dar. Das Handelsgericht habe diese Umfrage dennoch in Verletzung von Art. 168 Abs. 1 ZPO und Art. 8 ZGB (sowie von Art. 2 lit. a MSchG) «als Beweismittel» gewürdigt. Damit geht sie an der Argumentation der Vorinstanz vorbei. Diese kam unter Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Beweismittelcharakter von Privatgutachten (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6) zum Ergebnis, dass die durch Werbeanstrengungen nachgewiesene gesteigerte Bekanntheit der fraglichen Marke durch die Marktbefragung jedenfalls «nicht umgestossen» werde. Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, inwiefern das Handelsgericht der demoskopischen Umfrage eine zivilprozes | sual unrichtige beweisrechtliche Bedeutung zugemessen hat, zumal es gewisse Mängel der Marktbefragung – namentlich ein unrichtiges «Studiendesign» – ausdrücklich berücksichtigte.

8.3.2.3.Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Handelsgericht habe nicht ausgeführt, wann die gesteigerte Bekanntheit der klägerischen Marke eingetreten sein soll. Es habe – so beklagt die Beschwerdeführerin – insbesondere nicht festgestellt, dass diese «schon im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme des Zeichens LUMINARTE in der Schweiz» gegeben gewesen sei. Soweit sie damit geltend machen möchte, dass ihr ein Weiterbenützungsrecht zufolge Vorbenutzung zusteht, geht sie fehl. Zwar kann der Markeninhaber einem andern nach Art. 14 Abs. 1 MSchG nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Dass aber die Beschwerdeführerin ihr Zeichen bereits vor der Hinterlegung der klägerischen Marke gebraucht hätte, behauptet sie nicht.

8.3.2.4.Folglich ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz von einer erheblichen Individualisierungskraft der betroffenen Marke und damit auch von einem weiten Schutzbereich ausging (siehe BGE 122 III 382 ff. E. 2b).

8.3.3.Das Handelsgericht hat zutreffend erkannt, dass sowohl die Marke der Beschwerdegegnerin als auch die Zeichen der Beschwerdeführerin durch das jeweilige Wortelement «Lumimart» beziehungsweise «Luminarte» geprägt werden; den figurativen Elementen in den jeweiligen Zeichen kommt eine gewisse, wenn auch nicht eine überwiegende Bedeutung zu.

Bei einem Vergleich der Zeichen «Lumimart» und «Luminarte» fällt deren Ähnlichkeit in Schriftbild und Wortklang auf, insbesondere der gleiche Wortanfang und die – mit wenigen Ausnahmen – identische Abfolge der Vokale und Konsonanten. Es handelt sich zudem nicht um blosse Kurzwörter, sodass die Ähnlichkeit im Schriftbild noch mehr hervorsticht (vgl. BGE 121 III 377 ff. E. 2b). Auch die unterschiedliche Silbenzahl fällt angesichts der Gesamtlänge der Zeichen nicht entscheidend ins Gewicht. Was den Sinngehalt betrifft, führte die Vorinstanz unter Hinweis auf die lexikalische (französisch-, italienisch- und englischsprachige) Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar nicht sofort, aber dennoch ohne nennenswerten Gedankenaufwand als Lichter- beziehungsweise Beleuchtungsmarkt einerseits sowie Licht- beziehungsweise Beleuchtungskunst andererseits auffassten und deren unterschiedliche Bedeutung erkennten. Dies dürfte auch für das deutschsprachige Publikum im Grundsatz zutreffen. Auch die figurativen Elemente in den jeweiligen Zeichen sind verschieden.

Auf diesen Unterschieden beharrt denn auch die Beschwerdeführerin. Indes übersieht sie, dass sich die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke im vorliegenden Fall nicht allein aus ihrer Gestaltung gemäss Registereintrag ergibt, sondern wesentlich durch langjährige Werbeanstrengungen gesteigert worden ist.

Vor diesem Hintergrund ist dem Handelsgericht Recht zu geben, wenn es zum Schluss gelangte, die konkret gebrauchten Zeichen der Beschwerdeführerin näherten sich im Gesamteindruck in unzulässiger Weise jenen der Beschwerdegegnerin an. Dabei hat die Vorinstanz auch zutreffend auf die Wechselwirkung zwischen der Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit der Produkte und dem Ähnlichkeitsgrad der fraglichen Zeichen hingewiesen (vgl. BGer vom 25. August 2015, 4A_123/2015, E. 5.2.2). Aufgrund der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen für den Vertrieb von Leuchten und Leuchtmitteln (sowie entsprechendem Zubehör) verwendet – also für den Vertrieb von jenen Waren, für welche die klägerische Marke Schutz beansprucht –, hat es zu Recht einen besonders strengen Massstab angelegt. Auch der von der Beschwerdeführerin hinzugefügte, kleingeschriebene Hinweis «DIE LICHTMACHER» in konventioneller Schriftart vermag die Verwechslungsgefahr aus Sicht der massgebenden Abnehmerkreise nicht zu bannen. Die Erwägung der Vorinstanz, wonach sich anhand einer Gesamtbetrachtung ergebe, dass die Zeichen der Beschwerdeführerin die Gefahr von Fehlzurechnungen schafften, hält der bundesgerichtlichen Überprüfung stand.

8.3.4.Die Beschwerdeführerin wendet sinngemäss ein, dass der Wortstamm «lumi» eine gemeinfreie Sachbezeichnung sei. Entsprechend gebe es eine «Vielzahl weiterer» Marken, die für Waren der Klasse 11 beansprucht würden und den Bestandteil «lumi» aufwiesen. Stimmten zwei Zeichen «vor allem bzw. ausschliesslich» in gemeinfreien Elementen überein, müsse von vornherein «jede rechtlich relevante Verwechslungsgefahr» entfallen. Die Vorinstanz habe die Verwechslungsgefahr mit anderen Worten einzig gestützt auf das Wortzeichen «Lumimart» bejaht, obwohl dieses Element als solches weder originär noch derivativ kennzeichnungskräftig sei.

Diese Argumentation ist nur in Teilen richtig. Zwar trifft durchaus zu, dass gemeinfreie Sachbezeichnungen nicht monopolisiert werden können. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass die gemeinfreien Ausdrücke «lumi», «mart» und «arte» bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach ausgeklammert werden dürften. Denn auch gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck von Marken beeinflussen (BGE 122 III 382 ff. E. 5b). Dem hat das Handelsgericht Rechnung getragen. Es hat im Übrigen ausdrücklich erwogen, dass die Ähnlichkeit der beiden Zeichen über eine Übereinstimmung im Wortbestandteil «lumi» hinausgehe und sich auf den Gesamteindruck erstrecke. Die Vorinstanz hat namentlich auch auf die visuelle und klangliche Nähe der Wortendungen «mart» und «narte» verwiesen. Mit Blick auf die durch Bekanntheit gesteigerte Kennzeichnungskraft und die Ähnlichkeit der in Frage stehenden Produkte ist das angefochtene Urteil auch in dieser Hinsicht zu schützen.

| 8.3.5.Die Beschwerdeführerin führt sodann eine Verwässerung der klägerischen Marke ins Feld. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte sie geltend gemacht, dass es in der Schweiz 1’715 Marken mit dem Bestandteil «mart» gebe, wovon 130 für Waren der Klasse 11 geschützt seien, und dass es 196 schweizerische und 298 internationale, für die Schweiz Schutz beanspruchende Marken mit dem Bestandteil «lumi» gebe, wovon 94 für Waren der Klasse 11 geschützt seien.

Es ist in der Tat anerkannt, dass der Gebrauch von identischen oder ähnlichen Drittzeichen oder Zeichenbestandteilen die Kennzeichnungskraft des streitgegenständlichen Zeichens schwächen kann (siehe BGE 79 II 98 ff. E. 1b; BGer vom 23. Februar 2009, 4A_567/2008, E. 4.3; BGer vom 23. Februar 2009; 4C.258/2004, E. 3.4). Ferner ist schon entschieden worden, dass eine grosse Zahl von Eintragungen gleicher oder ähnlicher Zeichen die Vermutung begründe, dass zumindest einige tatsächlich in Gebrauch stünden (BGE 72 II 135 ff. E. 2b). Davon ist denn auch das Handelsgericht ausgegangen. Es hat indes erwogen, dass die Beschwerdeführerin nicht schlüssig behauptet habe, welche dieser Marken mit den Bestandteilen «lumi» oder «mart» dem klägerischen Zeichen «Lumimart» zumindest ähnlich sein sollen, zumal der Gesamteindruck massgebend sei. Darauf ist nicht im Einzelnen einzugehen. Jedenfalls verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie auch unter diesem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr bejahte: Das Konzept der Verwässerung der Kennzeichnungskraft zielt auf Zeichen, die originär besonders kennzeichnungskräftig sind (insbesondere Fantasiezeichen), die indes dermassen häufig benutzt werden, dass ihre Eigenart verloren geht (vgl. R. Schlosser/C. Maradan, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 3 N 47). Darum geht es vorliegend nicht, denn die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke ergibt sich nicht primär aus ihrer Originalität, sondern aus ihrer Bekanntheit im Verkehr. Richtig ist immerhin Folgendes: Dass es zahlreiche Markeneintragungen mit den Bestandteilen «lumi» und «mart» gibt, ist Ausdruck davon, dass diese Elemente nicht originell sind. Diesem Umstand hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Rechnung getragen.

8.4.Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Bundesrecht vorzuwerfen, wenn sie eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG erkannte und der Beschwerdegegnerin folglich die Verbietungsrechte nach Art. 13 Abs. 2 MSchG zugestand.

9.

Die Beschwerdeführerin ist ferner der Auffassung, die Beschwerdegegnerin habe ihre markenrechtlichen Schutzansprüche durch langes Zuwarten verwirkt.

9.1.Gleich anderen Rechten können auch Abwehransprüche aus Markenrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, dass er diesen Gebrauch während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und dass der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Markenrechtsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 ff. E. 4a; BGer vom 17. Juli 2020, 4A_91/2020, E. 4.1; BGer vom 17. Juni 2019, 4A_630/2018, E. 3.1).

9.2.Die Vorinstanz würdigte den Auftritt sowie die Werbeanstrengungen der Beschwerdeführerin auf dem schweizerischen Markt und schloss, die Beschwerdegegnerin habe den Marktauftritt der Beschwerdeführerin unter dem Zeichen «Luminarte» bei gehöriger Sorgfalt spätestens per Ende Oktober 2013 bemerken müssen. Am 3. Oktober 2016 habe die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin abgemahnt und damit den Gebrauch des Zeichens «Luminarte» während rund drei Jahren geduldet, was nicht übermässig lange sei. Ihre Rechte seien folglich nicht verwirkt.

9.3.

9.3.1.Die Beschwerdeführerin vertritt zunächst den Standpunkt, dass die Beschwerdegegnerin den Marktauftritt unter dem Zeichen «Luminarte» schon im Jahr 2003, spätestens aber im Jahr 2007 habe erkennen müssen. Soweit sie ihre diesbezügliche Kritik auf einen Sachverhalt stützt, der von den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz abweicht, kann sie nicht gehört werden. Im Übrigen ist was folgt zu bemerken:

9.3.2.Richtig ist, dass eine Verwirkung nicht positive Kenntnis des Berechtigten von der Rechtsverletzung verlangt. Verzögerte Rechtsausübung kann auch missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Markenrechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (BGE 117 II 575 ff. E. 4b; BGer vom 23. Mai 2019, 4A_22/2019, E. 2.3.2; BGer vom 2. März 2006, 4C.371/2005, E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz diesen Massstab ausdrücklich (und auch der Sache nach) angewandt.

9.3.3.Entscheidend ist sodann, ob der Berechtigte aus der Sicht des Verletzers Kenntnis von der Markenrechtsverletzung hatte oder haben musste. Denn die Verwirkung ist kein Selbstzweck; es muss beim Verletzer die legitime Erwartung begründet werden, auch in Zukunft nicht mehr in | Anspruch genommen zu werden (BGer vom 13. Oktober 2006, 4C.240/2006, E. 3 […]). Mithin muss auch der Verletzer wissen, dass sich der Berechtigte in Kenntnis der Rechtsverletzung und nicht aus blosser Unkenntnis passiv verhält (BGE 117 II 575 ff. E. 4b). Selbstredend hat sich diese Kenntnis auf eine Markenrechtsverletzung in der Schweiz zu beziehen (siehe R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Vorbemerkungen MSchG 51a- 60 N 70 und vorstehende Erwägung 5.2).

9.3.4.An diesen Grundsätzen geht die Beschwerdeführerin vorbei. Sie ist im Wesentlichen der Auffassung, das Handelsgericht habe ihrem Internetauftritt, den sie seit dem Jahr 2003 betreibe und der auf die Schweiz ausgerichtet sei, nicht hinreichend Rechnung getragen. Dies trifft nicht zu: Die Vorinstanz hob hervor, dass die Domain «www.luminarte.ch» ab dem Jahr 2008 erreichbar gewesen sei. Indes habe die Beschwerdegegnerin keine generelle Pflicht zur Überwachung von inländischen Domains getroffen, zumal Besucher dieser Webseite auf die deutsche Domain «www.luminarte.de» weitergeleitet worden seien. Diese Webseite wiederum sei aber nicht klar auf die Schweiz ausgerichtet gewesen. Diese – hier zusammengefassten – Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Insbesondere ist zu betonen, dass der Verletzer nicht davon ausgehen darf, dass der Berechtigte sämtliche Bewegungen auf dem Markt permanent überwacht; das schweizerische Recht kennt im Grundsatz keine Überwachungsobliegenheit, zumal in dem von der Beschwerdeführerin postulierten Umfang (siehe Staub, Vorbemerkungen MSchG. 51a-60 N 70).

Die Beschwerdeführerin wirft dem Handelsgericht vor, «die Realität» und die Funktionsweise moderner Internetwerbung zu verkennen, und sie verweist auf die «erhebliche[n] Möglichkeiten und Mittel», welche der «A. -Konzern» habe, um Marktüberwachungen vorzunehmen. Inwiefern sie (die Beschwerdeführerin) bereits vor dem Jahr 2013 berechtigterweise davon ausgehen durfte, dass die Beschwerdegegnerin um den Gebrauch des streitgegenständlichen Zeichens wusste oder darum jedenfalls bei gehöriger Sorgfalt hätte wissen müssen, zeigt sie dagegen nicht hinreichend auf. Soweit sie in diesem Zusammenhang geltend macht, dass sie im Jahr 2013 das Zeichen «Luminarte» in der Schweiz als Marke habe schützen lassen, hilft ihr dies nicht weiter.

9.4.

9.4.1.Im Sinne eines Eventualstandpunkts macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch bei einem Zuwarten von drei Jahren markenrechtliche Schutzansprüche verwirken könnten.

9.4.2.Nach welcher Dauer des Duldens die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Die Rechtsprechung im Zeichenrecht schwankt zwischen vier bis acht Jahren (vgl. BGer vom 17. Juli 2020, 4A_91/2020, E. 4.3; BGer vom 17. Juni 2019, 4A_630/2018, E. 3.2; BGer vom 29. September 2014, 4A_257/2014, E. 6.3; BGer vom 30. Juni 2005, 4C.76/2005, E. 3.2, nicht publiziert in: BGE 131 III 581 ff.). In zwei besonders gelagerten Fällen wurde eine Verwirkung nach einer Zeitdauer von eineinhalb beziehungsweise zwei Jahren bejaht (BGer vom 2. März 2006, 4C.371/2005, E. 3.3; BGer vom 21. Oktober 1997, 4C.125/1997, E. 2b). Der Zeitablauf ist allerdings nicht allein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei vernünftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon ausgehen durfte, dass der Berechtigte sein Verhalten dulde (siehe einlässlich BGer vom 29. September 2014, 4A_257/2014, E. 6.3; BGer vom 2. März 2006, 4C.371/2005, E. 3.1). Dass solch besondere Umstände vorliegend bereits nach einer Dauer von drei Jahren gegeben wären, ist den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Dabei fällt namentlich ins Gewicht, dass dem Berechtigten eine vernünftige Zeitspanne verbleiben muss, um die Rechtslage, die Bedeutung der Markenrechtsverletzung sowie die Nachteile, die ihm aus einer allfälligen Verwechslungsgefahr entstehen, abzuklären und auf dieser Grundlage sorgfältig über die Einleitung rechtlicher Schritte zu entscheiden (siehe BGE 109 II 338 ff. E. 2a; P.-A. Killias/A. De Selliers, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 52 N 19). Ein offenbarer Missbrauch des Rechts, wie dies Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt, liegt auch vor diesem Hintergrund nicht vor. Dies hat das Handelsgericht zutreffend erwogen; anders, als die Beschwerdeführerin meint, hat es die hier aufgeworfene Frage nicht übergangen.

9.5.Damit hält auch der vorinstanzliche Schluss, die klägerischen Ansprüche seien nicht verwirkt, der bundesgerichtlichen Überprüfung stand.

10.

Schliesslich kritisiert die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz das Nichtigkeitsbegehren (teilweise) gutgeheissen habe.

10.1.Konkret geht es um die CH-Marke Nr. 654460 «Luminarte» der Beschwerdeführerin, welche seit dem 7. Februar 2014 für zahlreiche Waren der Klassen 9 und 11 im schweizerischen Markenregister eingetragen ist. Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass diese Marke nichtig sei. Sie beruft sich (auch hier) auf den relativen Ausschlussgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG.

10.2.Entsprechend verglich das Handelsgericht die angefochtene (jüngere) Marke der Beschwerdeführerin mit der (älteren) Marke der Beschwerdegegnerin; es prüfte, ob sie sich ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt seien sowie ob sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergebe. Dies bejahte die Vorinstanz.

| 10.3.Im Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 MSchG sind die streitgegenständlichen Marken gemäss ihrem jeweiligen Registereintrag gegenüberzustellen. So ist bei der Beurteilung der Warengleichheit beziehungsweise -gleichartigkeit auf jene Waren abzustellen, für welche die Marken ihrem Registereintrag zufolge Schutz beanspruchen (siehe etwa Joller, MSchG 3 N 122 und 269; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 37–39 und 122). Insofern unterscheidet sich die Beurteilungsgrundlage von jener im Verletzungsverfahren nach Art. 55 MSchG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 2 MSchG, wo die Verwechslungsgefahr gestützt auf einen Vergleich der älteren Marke mit dem tatsächlichen oder drohenden Gebrauch des jüngeren Zeichens zu beurteilen ist (Erwägung 8.1 und insbesondere BGer vom 4. Dezember 2014, 4A_330/2014, E. 3.2.1).

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf diese Unterschiede und macht geltend, das Handelsgericht habe in seinen Erwägungen zum Nichtigkeitsbegehren (Art. 52 MSchG) einzig darauf verwiesen, dass die Verwechselbarkeit bei der Prüfung des Unterlassungsantrags (Art. 55 MSchG) bereits bejaht worden sei. Es habe diese Beurteilung «einfach übernommen», ohne die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG differenziert zu prüfen. Diese «Methodik» sei «zum vornherein verfehlt und unhaltbar» und das Urteil «schon aus diesen Gründen» aufzuheben.

Der Beschwerdeführerin ist insoweit Recht zu geben, als sie auf die unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen des Zeichen- und Markenvergleichs im Verletzungsverfahren einerseits und im Nichtigkeitsprozess andererseits aufmerksam macht. Indes belässt sie es bei diesen abstrakten Vorwürfen, ohne konkret aufzuzeigen, inwiefern die von ihr postulierte «Methodik» im vorliegenden Fall zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Dass dies der Fall wäre, ist denn auch nicht erkennbar.

[…]

Sc