Handelsgericht Zürich vom 20. Juni 2018
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
ZPO 223 II. Die Rechtsfolgen einer versäumten Klageantwort werden durch 223 Abs. 2 ZPO abschliessend geregelt. Eine weitere Äusserung der Klägerin ist diesfalls einzig im Rahmen einer allfälligen Hauptverhandlung möglich. Findet eine solche nicht statt – namentlich, weil die Sache spruchreif ist – kann eine (unaufgeforderte) Stellungnahme daher ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs aus den Akten gewiesen werden (E. 1.2).
ZPO 88. Regelt ein Markenkaufvertrag sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft, wird die Käuferin mit Vertragsschluss Inhaberin der vetragsgegenständlichen Marken. Spätere Streitigkeiten bezüglich des Rechts an den Marken unterliegen daher nicht der Gestaltungs- oder Leistungsklage, sondern der Feststellungsklage (E. 1.4, 3.3).
MSchG 17; LugÜ 33. Der registerrechtliche Vollzug einer Markenübertragung kann grundsätzlich auch durch die Erwerberin beantragt werden. Ein genereller Anspruch auf Anmeldung einer Übertragung durch die Veräusserin besteht daher nicht. Allerdings hat die Erwerberin ein berechtigtes Interesse, dass allfällige zur Registeränderung verlangte Erklärungen innert kurzer Frist abgegeben werden (E. 3.4).
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
CPC 223 II. Les conséquences juridiques d’un défaut de réponse sont réglées exhaustivement à l’art. 223 al. 2 CPC. Dans ce cas, une déclaration supplémentaire de la demanderesse est possible uniquement dans le cadre d’éventuels débats principaux. Si de tels débats n’ont pas lieu notamment du fait que l’affaire est en état d’être jugée, une prise de position spontanée peut par conséquent être refusée sur la base du dossier sans violation du droit d’être entendu (consid. 1.2).
CPC 88. Lorsque le contrat d’achat d’une marque réglemente tant l’acte d’obligation que l’acte de disposition, la conclusion du contrat rend l’acheteuse titulaire des marques qui font l’objet du contrat. Des litiges ultérieurs sur le droit aux marques sont soumis par conséquent à l’action en constatation et non à l’action en modification ou en exécution (consid. 1.4, 3.3).
LPM 17; CL 33. L’inscription d’un transfert de marque dans le registre des marques peut en principe aussi être requis par l’acquéreuse. Il n’existe donc pas de droit général de requérir l’inscription de la venderesse. L’acquéreuse a toutefois un intérêt légitime à ce que les déclarations exigées pour la modification du registre soient déposées dans les plus brefs délais (consid. 3.4).
Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG170195-O
Die Beklagte – eine Aktiengesellschaft mit Sitz im Kanton Schwyz – hielt zusammen mit der Einzelfirma N. die Rechte an der Marke «A.». Die Klägerin bezweckt den Vertrieb von Lederwaren, Schuhen, Textilien und Einrichtungsgegenständen und beabsichtigte, das Geschäft mit der Marke «A.» von der Beklagten zu übernehmen. Hierzu schloss sie mit N. einen Unternehmenskaufvertrag.
Weil sich die Beklagte in der Folge weigerte, die streitgegenständlichen Marken zu übertragen bzw. ihre vertraglichen Pflichten zu erfüllen, leitete die Klägerin am 25. September 2017 Klage beim HGer Zürich ein und stellte ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher (und superprovisorischer) Massnahmen. Materiell stellte sie insbesondere folgende Anträge:
gegenüber dem DPMA: […]
gegenüber dem EUIPO: […]
Nachdem sowohl das Dringlichkeitsbegehren als auch das Massnahmebegehren der Klägerin abgewiesen | wurden, setzte das HGer der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort. Da innert Frist (inkl. Nachfrist) keine Klageantwort eingegangen war, stellte das HGer den Entscheid in Aussicht. Am 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte Stellungnahme.
Mit vorliegendem Entscheid heisst das HGer Zürich die Klage teilweise gut.
Aus den Erwägungen:
1. Formelles
[…]
1.2 Unaufgeforderte Stellungnahme
Mit Eingabe vom 18. Juni 2018 erstattete die Klägerin eine unaufgeforderte Stellungnahme. Diese rechtfertigt sie in erster Linie mit ihrem Recht, sich zwei Mal unbeschränkt zu äussern. Eine Grundlage für eine zweite Rechtsschrift bei ausbleibender Klageantwort ist nicht ersichtlich und auch nicht angebracht (C. Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3. Aufl., Zürich 2013, ZPO 223 N 6; E. Pahud, in: A. Brunner / D. Gasser / I. Schwander [Hg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 223 N 3). Reicht die beklagte Partei somit keine Rechtsschrift ein, so ist Aktenschluss. Das Vorgehen bei Säumnis der Beklagten ist in Art. 223 Abs. 2 ZPO abschliessend geregelt und sieht eine weitere Äusserung einzig im Rahmen einer allfälligen Hauptverhandlung vor. Eine solche findet immer dann statt, wenn das Verfahren nicht spruchreif ist. Da die klagende Partei entsprechend bei unklaren Verhältnissen immer die Möglichkeit einer zweiten Äusserung erhält, wird ihr rechtliches Gehör damit nicht beschränkt. Inwiefern die Klägerin sodann einen zwingenden Anspruch haben soll, die Klage zu ändern, wird ebenfalls nicht ersichtlich. Dies kann aber auch offengelassen werden, zumal die Klägerin gar nicht erst geltend macht, eine Klageänderung vornehmen zu wollen. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die Eingabe der Klägerin vom 18. Juni 2018 im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen ist.
[…]
1.4 Feststellungklage
Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar ist und eine Leistungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (M. Weber, Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 88 N 9).
Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Strittig ist das Recht an verschiedenen Markenrechten, womit eine Unsicherheit zu bejahen ist. Auch ist aufgrund der beigelegten Korrespondenz klar, dass die Unsicherheit aus geschäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss. Schliesslich stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststellungsinteresse ist entsprechend gegeben.
[…]
3. Würdigung
[…]
3.3 Inhalt der Vereinbarung
Zu prüfen bleibt, ob die streitgegenständlichen Marken mit dem Vertragsabschluss auf die Klägerin übergegangen sind. Art. 110 IPRG sieht vor, dass Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates unterstehen, für die der Schutz beansprucht wird. Dies ist vorliegend das deutsche Recht. Gleichzeitig sieht Art. 122 Abs. 2 IPRG vor, dass in Verträgen über Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl getroffen werden kann. Dies haben die Vertragsparteien vorliegend gemacht, wobei sie Schweizer Recht gewählt haben.
Umstritten ist in der Lehre, für welche Bereiche das Immaterialgüterstatut und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt. Während ein Teil der Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft unterstellt und auf das Verfügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet (etwa G. Jegher / D. Vasella, Basler Kommentar IPRG, 3. Aufl., Basel 2013, IPRG 122 N 11 ff.), postulieren andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade umgekehrt (etwa M. Bigler, Basler Kommentar MschG, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 17 N 22). Welches Recht anwendbar ist, kann offenbleiben, zumal ein schriftlicher Vertrag in beiden Rechten die Formvorschriften erfüllt (Bigler, MschG 17 N 17; F. Hacker, in: P. Ströbele / F. Hacker / F. Thiering [Hg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, § 27 MarkenG N 12 ff.). Zudem ist in beiden Rechtsordnungen üblich, dass Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft zusammenfallen (G. Bühler, in: M.G. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 17 N 24 f.; R. Ingerl / C. Rohnke, Markengesetz Kommentar, 3. Aufl., München 2010, § 27 MarkenG N 12).
Die relevante Bestimmung des Unternehmenskaufvertrages lautet wie folgt:
«Herr N. sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte B. Holding AG (CHE-….) überträgt sämtliche Markenrechte an der Bezeichnung ‹A.› […] auf die A. AG, weiter werden sie von den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen abgeben.»
Gestützt auf die unbestritten gebliebene Darstellung der Klägerin handelt es sich dabei sowohl um das Verpflichtungsgeschäft als auch um das Verfügungsgeschäft. Diese Auslegung basiert auf dem Wortlaut der Vereinbarung, die ausdrücklich von der Übertragung an sich und nicht von einer blossen Verpflichtung spricht. Eine Veranlassung, an dieser Auslegung zu zweifeln, besteht nicht.
Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Markenrechte mit dem Abschluss des Unternehmenskauf- | vertrages von der Beklagten an die Klägerin übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzuheissen.
3.4 Registerrechtlicher Vollzug (Rechtsbegehren Ziffer 2)
Die Klägerin macht schliesslich geltend, dass die Beklagte die registerrechtliche Umschreibung vorzunehmen habe, da fraglich erscheine, ob die zuständigen Ämter die Umschreibung gestützt auf den teilweise nicht klar formulierten Vertrag vornehmen würden.
Die Eintragung im Markenregister hat nach deutschem Recht zu erfolgen. Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die Anmeldung auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen (Hacker, § 27 MarkenG N 33 ff.). Bereits daraus ergibt sich, dass ein Anspruch der Klägerin auf Stellung eines Antrags durch die Beklagte nicht besteht. Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen Rechten ausreichend belegt. Dieses Urteil müsste gestützt auf Art. 33 LugÜ in Deutschland anerkannt werden. Mit dem Urteil kann die Klägerin sodann die Umschreibung beantragen.
Allerdings kann ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht vollständig verneint werden. Immerhin ist dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen Behörden nicht bekannt. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchserklärungen möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert würde. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt ist. Es rechtfertigt sich aber gestützt darauf nicht, der Beklagten die Pflicht aufzuerlegen, die Eintragung vorzunehmen. Nur, aber immerhin, ist sicherzustellen, dass die Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbehörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann.
Aus der Begründung der Klage ergibt sich, dass die Klägerin mit dem Rechtsbegehren Ziffer 2 genau dies absichern wollte. Entsprechend ist eine weniger weit gehende Anordnung, die die Beklagte nur bei Bedarf und auf Veranlassung der Klägerin bzw. der Registerbehörden zu einem Handeln verpflichtet, im Rechtsbegehren mitenthalten. Mit den vorgenannten Einschränkungen ist folglich auch das Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen.
Hu
Anmerkung:
Im vorliegenden Entscheid bejahte das HGer Zürich ein Feststellungsinteresse, weil die Rechtslage unklar sei und mittels Urteils eine sofortige Klärung herbeigeführt werden könne. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings die Frage, ob das Gericht nicht möglicherweise auf die Klage gar nicht hätte eintreten dürfen, da wohl ein Scheinproblem vorliegt: Nach den anwendbaren Deutschen und Europäischen Vorschriften, namentlich § 28 Abs. 3 Ziff. 2 lit. b DPMAV sowie Art. 20 Abs 4 UMV bzw. Art. 13 der UMDV, kann der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs nämlich explizit auch durch den Rechtsnachfolger gestellt werden, wenn eine unterschriebene Erklärung beigefügt wird, aus der sich die Rechtsnachfolge ergibt (so zum Beispiel einen Übertragungsvertrag).
In grundsätzlicher Hinsicht stellt sich die Frage, warum die Klägerin nicht einfach den Antrag auf Registerumschreibung unter Einreichung des Übertragungsvertrags beim DPMA/EUIPO beantragt hat, beziehungsweise ob das Gericht als Eintretensvoraussetzung (insbesondere im Rahmen des Feststellungsinteressens) nicht hätte verlangen können/müssen, dass die Klägerin die Umschreibung bei den betroffenen Markenämtern zumindest (erfolglos) versucht hat. Inwiefern dies vorliegend versucht wurde, ist aus dem dargestellten Sachverhalt nicht restlos klar. Zwar wird eine «anbegehrte Umschreibung beim DPMA» angesprochen:
Im Entscheid findet sich aber kein Hinweis darauf, wie das DPMA mit dem Antrag umgegangen ist.
Freilich kann man auch die Position vertreten, dass sich die Pflicht zur Abgabe der strittigen (Umschreibungs-)Erklärung ohnehin nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem spezifischen Vertrag ergibt. In diesem Sinne dürfte es den Parteien freigestellt sein, eine – wenn auch u.U. unnötige – vertragliche Pflicht vorzusehen, wonach eine Partei eine bestimmte Erklärung abzugeben hat. Hier bildet der Rechtsmissbrauch die äusserste Schranke. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach (sei dies durch blosse Passivität oder wie vorliegend durch aktive Weigerung), ist aber die Feststellungsklage an sich das unzutreffende Mittel. Soll mit dem Urteil nämlich eine vertragliche Pflicht durchgesetzt werden – Abgabe einer Willenserklärung – könnte und müsste dies über die Leistungsklage erfolgen.