«Marques horlogères» Tribunal fédéral du 3 novembre 2022
Marque d’exportation
Ire Cour de droit civil; recours rejeté; réf. 4A_509/2021
LPM 11 II.
A l’instar de ce que prévoit le droit des marques de l’Union européenne, l’apposition en Suisse d’une marque d’exportation sur des produits ou leur emballage destinés exclusivement à l’exportation constitue un usage propre à assurer le maintien de la marque. Une telle marque doit faire l’objet d’un usage dans le commerce à l’étranger qui soit sérieux durant la période de cinq ans précédant l’invocation du défaut d’usage. L’utilisation préalable à la période de référence en Suisse n’empêche pas de retenir un usage à l’exportation (consid. 3.3, 3.6 et 3.7).&cbr;
MSchG 11 II.
Wie im Markenrecht der Europäischen Union stellt die in der Schweiz erfolgte Anbringung einer Exportmarke auf ausschliesslich zur Ausfuhr bestimmten Waren oder deren Verpackung einen Gebrauch dar, der geeignet ist, die Aufrechterhaltung der Marke zu sichern. Eine solche Marke muss in den fünf Jahren vor der Geltendmachung des Nichtgebrauchs im Ausland ernsthaft im Handel gebraucht worden sein. Der Gebrauch in der Schweiz vor dem Referenzzeitraum spricht nicht dagegen, dass ein Gebrauch für die Ausfuhr vorliegt (E. 3.3, 3.6 und 3.7).
La société Z. SA a fait inscrire au registre suisse des marques, en 1984, la marque figurative X. pour les produits suivants en classe 14: montres en tous genres et leurs parties et bijouterie; et, en 1994, la marque verbale Y. pour les produits suivants en classes 9 et 14: montres et parties de montres.
Par requête du 9 juillet 2018, la société A. SA (ci-après la «requérante») a demandé à l’IPI de radier ces marques pour défaut d’usage. Elle a produit deux enquêtes aboutissant à la conclusion que ces marques n’étaient pas utilisées en Suisse. L’IPI a jugé qu’il n’y avait pas matière à retenir un usage sérieux des marques, que ce fût en Suisse ou à l’exportation. Il a ordonné leur radiation.
Statuant sur recours de la société Z. SA, le TAF a réformé la décision de l’IPI, en ce sens qu’il a ordonné le maintien des deux marques tout en réduisant la liste des produits revendiqués comme suit: pour la marque figurative X.: montres en tous genres; et, pour la marque verbale Y.: montres.
Par le biais d’un recours en matière civile, la requérante a invité le TF à ordonner la radiation totale des marques précitées. La titulaire des marques a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité précédente a renoncé à se déterminer. L’IPI a déposé une écriture préconisant le rejet du recours, se ralliant à l’analyse du TAF vu les pièces complémentaires produites devant cette autorité.
2. Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d’une marque protégée s’abstient de l’utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut demander la radiation de la marque pour défaut d’usage (art. 35a al. 1 LPM).
Les parties se disputent sur le point de savoir si la titulaire des marques a ou non utilisé celles-ci durant la période pertinente.
Dite période, selon l’autorité précédente, s’étendait sur les cinq années précédant l’invocation du défaut d’usage (cf. à ce sujet M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 9; B. Volken, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 12 N 10; K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 116). Deux dates entraient en considération: le 24 mai 2018 (invocation du non-usage inter partes) ou le 9 juillet 2018 (dépôt de la demande de radiation). L’autorité précédente a renoncé à trancher cette question sans enjeu pour l’issue du litige.
L’arrêt attaqué retient les faits suivants:
Avant cette période de référence, la titulaire a commercialisé des montres en Suisse.
Puis, pendant cette période, elle a exporté et vendu en Asie des montres qui avaient été fabriquées en Suisse.
Ces produits étaient revêtus des mots «[…]» et du logo enregistré.
Une soixantaine de montres ont été vendues sur le marché asiatique. Les ventes se sont échelonnées de façon régulière entre 2013 et 2018. Les prix, relativement élevés, pouvaient atteindre plusieurs milliers de francs.
En droit, l’autorité précédente a considéré que pendant la période quinquennale, la titulaire avait utilisé les marques sur des montres à des fins d’exportation exclusivement (art. 11 al. 2 in fine LPM). Cet usage pouvait être considéré comme sérieux, vu le nombre de ventes accomplies et les prix pratiqués. Dans cette mesure, il n’y avait pas matière à radier les marques.
|3.
3.1 La recourante conteste que l’on puisse retenir un «usage pour l’exportation» au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. De son point de vue, le législateur viserait ici «une mise dans le commerce exclusivement à l’étranger» et ce, «depuis le dépôt de la marque jusqu’à sa radiation». En d’autres termes, durant toute son existence, la marque devrait être utilisée exclusivement sur des produits destinés à l’exportation.
3.2 L’intimée et l’IPI réfutent ce raisonnement. L’art. 11 al. 2 LPM accorderait une facilité aux titulaires de marques actifs uniquement sur le marché de l’exportation, en renonçant à exiger qu’ils commercialisent en Suisse le produit revêtu de la marque. Il ne proscrirait pas pour autant un usage simultané de la marque en Suisse et à l’exportation. Rien de tel ne découlerait non plus du Règlement européen ou du droit allemand. A tout le moins, l’art. 11 al. 2 LPM n’exigerait pas que l’usage se limite à l’exportation durant toute l’existence de la marque.
3.3 La marque sert principalement à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux proposés par d’autres entreprises, de façon à ce que le consommateur retrouve plus facilement un produit qui lui a plu dans la quantité d’offres similaires que propose le marché (cf. art. 1 al. 1 LPM; ATF 122 III 382 ss consid. 1). La protection vaut sur le territoire suisse dès l’enregistrement (cf. art. 5 LPM). Son titulaire dispose du «droit exclusif» de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l’usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 LPM; F. Thouvenin/L. Dorigo, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017 MSchG 13 N 4 f. und 7; M. Isler, in: in: L. David/M. Frick (Hg.), Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017 MSchG 13 N 7 und 11, qui parle de jus excludendi).
Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (cf. art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d’être de cette incombance, ATF 139 III 424 ss consid. 2.2.1; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 382; E. Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, Zurich 2006, 7 ss; Ch. Willi, MSchG Kommentar, Zürich 2002, MSchG 11 N 1 und MSchG 13 N 9). Il n’est pas tenu d’agir dès l’enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM), qui recommence à courir s’il interrompt ultérieurement cet usage (Willi, MSchG 12 N 4 ff.). Le titulaire a ainsi le temps d’introduire sa marque sur le marché ou de s’adapter à la situation économique (changement de stratégie commerciale, etc.; Wang, MSchG 12 N 4; Meier, 13 s.).
Le législateur ne dit pas ce qu’il entend par «usage de la marque», pour reprendre l’intitulé de l’art. 11 LPM. Doctrine et jurisprudence admettent que l’usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 ss consid. 1c ab initio; TF, sic! 2009, 268 ss consid. 2.1, «Gallup»; FF 1991 I 24; Volken, MSchG 11 N 65; Wang, MSchG 11 N 51). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d’application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 ss consid. 1a; ATF 89 II 96 ss consid. 3); aussi exige-t-on qu’elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (E. Meier, in: J. de Werra/Ph. Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 11 N 54).
Seul un usage public de la marque permet de maintenir le droit. Il ne suffit pas d’appliquer la marque sur le produit ou son emballage, il faut encore qu’elle apparaisse sur le marché suisse et permette de distinguer les produits ainsi estampillés de ceux de la concurrence (ATF 100 II 230 ss consid. 1b; ATF 101 II 293 ss consid. 1; ATF 113 II 73 ss consid. 2a; TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.3.1, «Bentley»).
L’ancienne LPM ne contenait pas de régime spécial pour les marques d’exportation, et le TF ne l’a pas introduit par voie prétorienne (cf. ATF précités ATF 113 II 73 ss, ATF 101 II 293 ss et ATF 100 II 230 ss, ibidem; Wang, MSchG 11 N 55; Meier, 113). Finalement, le législateur a répondu à la demande des milieux industriels (FF 1991 I 24) en insérant l’art. 11 al. 2 in fine LPM, lequel assimile «l’usage pour l’exportation» (…) à «l’usage de la marque» en Suisse. Cette règle tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l’exportation ne peuvent pas satisfaire à l’exigence d’une commercialisation en Suisse. Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il faut, mais il suffit d’apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l’exportation. Le principe est le même qu’en droit européen (TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.1 et 2.2.1, «Bentley»; FF 1991 I 24; E. Marbach, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997, 379 et, Marbach, SIWR III/1, 398; Meier, 113 s.). En bref, l’art. 11 al. 2 LPM allège l’exigence de l’usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire (TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.2.1, «Bentley»).
Pour bénéficier de la protection, la marque d’exportation doit aussi être utilisée dans le commerce, mais à l’étranger (TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.3, «Bentley»). Comme pour toute marque (TF, sic! 2015, 37 ss consid. 3.4, «Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA»), l’usage doit être sérieux (Meier, 115; cf. TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.3 in fine, «Bentley»). L’on peut se fonder notamment sur l’offre, le nombre de ventes réalisées à l’étranger, la durée de l’usage et son étendue géographique (Meier, 115 sous-note 496).
3.4 En l’occurrence, il est constant que pendant la période de référence (2013–2018), la titulaire des marques a commercialisé des montres en Asie après y avoir apposé en Suisse les marques protégées. Les ventes portaient sur une soixantaine d’articles et se sont étendues de façon régulière sur la période considérée. Auparavant, la titulaire avait commercialisé des montres en Suisse.
3.5 Le TAF a observé que pour la doctrine et la jurisprudence, la marque d’exportation concernait des biens et ser|vices «exclusivement» destinés à l’exportation. Il a souligné l’importance de respecter cette «exclusivité (…) pour ne pas relativiser le principe de la territorialité».
Des faits concrets, il a inféré que pendant la période de référence, la titulaire avait utilisé les marques uniquement à l’exportation sans les vendre en Suisse, si bien que l’exigence d’exclusivité était respectée. Pour le surplus, elle avait fait un usage conforme à l’inscription, public et sérieux.
La recourante objecte que l’utilisation des marques en Suisse «pendant de nombreuses années» précédant la période de référence empêcherait de retenir une marque à l’exportation au sens de l’art. 11 al. 2 in fine LPM. D’après sa compréhension de la loi, il faudrait respecter l’exigence d’exclusivité dès le début de la protection: toute montre revêtue des marques litigieuses aurait dû être exclusivement destinée à l’exportation. A défaut, il eût fallu établir un usage en Suisse, pour lequel les preuves manqueraient.
3.6 L’art. 11 al. 2 in fine LPM évoque un «usage pour l’exportation» sans faire état d’une quelconque exclusivité. Ceci dit, tant le Message du Conseil fédéral que la doctrine et la jurisprudence parlent de produits destinés exclusivement à l’exportation, de pure marque d’exportation (reine Exportmarke), ou précisent que le titulaire d’une telle marque n’est par définition actif qu’à l’étranger (cf. FF 1991 I 2 et 24; TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2 ab initio, «Bentley»; ATF 147 III 98 ss consid. 4.3.3; Marbach, sic! 1997, 372 et 379, cité par Wang, MSchG 11 N 55; Volken, MSchG 11 N 71; Meier, in: J. de Werra/Ph. Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 11 N 55; Bürgi Locatelli, 49).
Le droit européen, dont le législateur suisse a voulu s’inspirer «dans toute la mesure du possible» (FF 1991 I 10), contient une précision en ce sens. Ainsi, l’art. 18 ch. 1 du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, JO du 16 juin 2017, no L 154, 1, exige «l’apposition de la marque (…) sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation» (ch. 1 let. b) soit, selon la version allemande, «das Anbringen der [M]arke auf Waren oder deren Verpackung in der Union ausschließlich für den Export».
3.7 Il appert ainsi que pendant la période considérée, les deux marques ont bel et bien été utilisées pour l’exportation uniquement.
La recourante insinue qu’en commercialisant ses biens d’abord sur le marché suisse puis sur le marché étranger, la titulaire aurait utilisé ses marques d’une façon non conforme à l’enregistrement; aussi cette forme d’usage divergent serait-elle inapte à sauvegarder le droit. Ce raisonnement n’est pas sans rappeler celui sous-tendant l’art. 11 al. 2 ab principio LPM: le législateur permet jusqu’à un certain point d’utiliser la marque sous une forme modifiée; si toutefois les divergences sont essentielles, un tel usage ne suffit plus à sauvegarder le droit.
La recourante présuppose qu’une marque devrait être inscrite soit pour une utilisation sur le marché suisse, soit pour une commercialisation à l’étranger. Or, la LPM ne prévoit rien de tel. Elle ne mentionne pas, parmi les variétés de marques reconnues (verbale, figurative, combinée, etc., cf. art. 1 al. 2 LPM), la marque à l’exportation; elle ne subordonne pas non plus l’application de l’art. 11 al. 2 in fine LPM à une telle mention dans le registre (dans le même ordre d’idées pour le droit allemand, cf. K.-H. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, D-MarkenG § 26 N 152 et § 32 N 49, résumant un arrêt Mon Chéri rendu par le Bundesgerichtshof le 17 novembre 1960, in: GRUR 1961, 181, consid. II/4, spéc. 183). Avec l’intimée, il faut admettre que la thèse de la recourante conduirait à des résultats incongrus: le titulaire serait contraint de choisir un modèle commercial (marché suisse ou exportation) au moment de l’inscription et devrait soit s’y tenir, soit modifier l’inscription. Telle ne peut avoir été l’intention du législateur qui, comme le rappelle l’IPI, laisse au titulaire une certaine souplesse dans l’utilisation de la marque en lui accordant un délai de grâce de cinq ans pour définir ou réajuster son modèle commercial sans préjudice pour son droit à la marque. Il faut, mais il suffit que le titulaire fasse un usage de la marque reconnu par l’art. 11 al. 1 ou al. 2 LPM.
Ainsi, n’en déplaise à la recourante, il importe peu que les deux marques aient jadis été commercialisées en Suisse puis qu’elles soient apparues sur le marché étranger uniquement. L’utilisation préalable en Suisse n’empêche pas de retenir, pendant la période considérée (2013–2018), un «usage à l’exportation» qui a été fait de façon à sauvegarder la protection des marques.
3.8 Dans la foulée, la recourante voudrait aussi déduire de l’art. 11 al. 2 in fine LPM l’impossibilité de faire un usage simultané de la marque en Suisse et à l’étranger.
La cour de céans se gardera de trancher une question juridique qui ne se pose pas, dans un domaine où les circonstances d’espèce revêtent une importance certaine.
4. La recourante critique encore l’arrêt attaqué en tant qu’il admet une utilisation publique des marques litigieuses.
4.1 La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif; elle doit sortir de la sphère interne de l’entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (TF, sic! 2019, 87 ss consid. 2.3.1, «Bentley»).
En l’espèce, le TAF a constaté que les montres de provenance suisse avaient été exportées à Hong Kong pour y être vendues dans différents pays d’Asie et qu’elles avaient été confrontées à la concurrence, respectivement que le produit, durant la période de référence, était sorti du groupe de sociétés auquel appartenait la titulaire des marques pour être proposé à la vente par une filiale étrangère faisant office de distributeur. Il en a déduit que les marques litigieuses avaient été utilisées publiquement.
4.2 Dans les nombreuses pages consacrées à un grief de prime abord peu clair, la recourante glisse la critique d’un |établissement des faits manifestement inexact. L’on cherche cependant en vain des éléments expliquant quelle sorte de vice entacherait les constatations qui viennent d’être rappelées.
En réalité, c’est encore et toujours la même «erreur» juridique qu’elle reproche au Tribunal administratif, à savoir qu’il aurait dû exiger un usage en Suisse pour conserver la protection de la marque (art. 11 al. 1 LPM) plutôt que de reconnaître «à tort» un usage à l’exportation (art. 11 al. 2 in fine LPM). Il est évident que dans la première hypothèse, des ventes à l’étranger uniquement ne seraient pas pertinentes. Mais le Tribunal a retenu à juste titre un usage suffisant des marques d’exportation, ce qui coupe court à ce second grief.
[…]
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