«Merck» Bundesgericht vom 29. April 2020

Aus den Erwägungen:

3. Die Beschwerdeführerinnen stellen sich in erster Linie auf den Standpunkt, die blosse Abrufbarkeit einer Webseite oder Social-Media-Präsenz in der Schweiz sei entgegen dem angefochtenen Entscheid ausreichend, um einen Kennzeichengebrauch in der Schweiz zu begründen.

3.1 Die Vorinstanz erwog, sämtliche von den Beschwerdeführerinnen angerufenen Rechtsbehelfe (gestützt auf Marken-, Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht) setzten einen Kennzeichengebrauch in der Schweiz voraus. Es rechtfertige sich folglich eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. Da es sich beim Internet um ein weltweites Medium handle, auf das von der ganzen Welt zugegriffen werden könne, sei mit der herrschenden Lehre die blosse Abrufbarkeit einer Internetseite nicht als genügender Bezug zur Schweiz anzuerkennen, sondern es seien weitere Anhaltspunkte zu fordern. Nach dem Kriterium der bestimmungsgemässen Abrufbarkeit sei massgebend, ob die Seite aufgrund objektiver Anhaltspunkte auf das betreffende Land ausgerichtet sei. Die subjektive Sichtweise sei dann zu beachten, wenn sie objektiv auf der Seite oder einem Pop-up-Fenster festgehalten werde. Werde eine Internetseite unter einer schweizerischen Top-Level-Domain (TLD) betrieben, d. h. mit dem Bestandteil «.ch», sei grundsätzlich ohne Weiteres von einer bestimmungsgemässen Abrufbarkeit in der Schweiz auszugehen, indiziere doch bereits das Landeskürzel einen schweizerischen Bezug. Handle es sich demgegenüber um eine TLD mit der Endung «.com», so sei entscheidend, ob sich die Internetseite in objektiver Hinsicht an Nutzer in der Schweiz richte.

3.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, in zwei im angefochtenen Entscheid aufgeführten Entscheiden zum Lauterkeits- und Namensrecht (BGer vom 9. Juni 2011, 4A_92/2011, E. 2; vom 11. April 2012, 4A_741/2011, E. 2) gehe das BGer in Bezug auf Internetsachverhalte davon aus, dass ein Ereignis dann in der Schweiz stattfinde, wenn potenzielle Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz auf die beanstandete Website zugreifen könnten. Vorliegend sei unbestritten, dass potenzielle Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz auf sämtliche streitgegenständlichen Internetpräsenzen zugreifen könnten. Im Lichte dieser Rechtsprechung sei die Verneinung einer namens- und lauterkeitsrechtlichen Handlung auf Grundlage des erstellten Sachverhalts klar bundesrechtswidrig.

In einem kürzlich ergangenen Entscheid (BGer vom 25. März 2019, 4A_590/2018, E. 4) habe das BGer zudem die Verletzung schweizerischer Firmenrechte durch die Verwendung einer «.com»-Adresse mit der Begründung bejaht, dass derartige Webseiten in der Schweiz abgerufen werden könnten und sich auch an das Schweizer Publikum richteten. Gleiches müsse auch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten gelten, seien doch in diesem Punkt keine wesentlichen Unterschiede zwischen Firmenrecht und Markenrecht ersichtlich.

Es sei vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung heutzutage in jeder Hinsicht sachlich gerechtfertigt, bereits bei Abrufbarkeit einer Internetpräsenz von einer Kennzeichennutzung in der Schweiz auszugehen. Anders als noch zu Beginn des Internetzeitalters Ende des letzten Jahrtausends seien Geoblocking-Massnahmen heute alltäglich und zumindest Weltkonzernen wie den Beschwerdegegnerinnen ohne Weiteres zumutbar. Die früheren Diskussionen um die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit seien vor dem Hintergrund des damals noch globalen Charakters des Internets zu sehen. Vor diesem Hintergrund verletze die Vorinstanz Bundesrecht, indem sie für die Annahme eines Kennzeichengebrauchs in der Schweiz eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit in der Schweiz verlange. Sie verneine damit zu Unrecht das Vorliegen eines Gebrauchs in der Schweiz bzw. eines sich in der Schweiz auswirkenden Gebrauchs, der Voraussetzung einer tatbestandsmässigen Handlung im Sinne von Art. 13 MSchG, Art. 956 Abs. 2 OR, Art. 29 Abs. 2 ZGB und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sei. Dies gelte für sämtliche Rechtsbegehren, | welche die Vorinstanz mit der Begründung abweise, die jeweiligen Präsenzen seien in der Schweiz nicht bestimmungsgemäss abrufbar.

[…]

3.3.1 Entgegen dem, was die Beschwerdeführerinnen anzunehmen scheinen, besteht zur konkret zu beurteilenden Frage keine gefestigte Rechtsprechung. Die von ihnen ins Feld geführten Urteile betreffen anders gelagerte Sachverhalte und Rechtsfragen, weshalb sie nicht unmittelbar einschlägig sind. Die Beschwerdeführerinnen anerkennen an anderer Stelle selber, dass die vorliegend relevante Rechtsfrage noch nicht höchstrichterlich geklärt ist. Das BGer hatte bisher nicht zu entscheiden, welche Voraussetzungen nach dem materiellen Recht bei der Verwendung von Kennzeichen im Internet in territorialer Hinsicht erfüllt sein müssen, damit eine Verletzung eines in der Schweiz geschützten Kennzeichens vorliegt. Während Informationen im Internet grundsätzlich weltweit verfügbar sind und grenzenlos fliessen, sind Immaterialgüterrechte territorial begrenzt, indem sie sich auf das Gebiet des Staates beschränken, der den betreffenden Schutz gewährt (T. Bettinger, in: T. Bettinger [Hg.], Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl., Köln 2017, Teil 4 N 10; vgl. zum Territorialitätsprinzip etwa E. Marbach, SIWR III/1, Basel 2009, 10; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Vor MSchG 1-46a N 2; F. Thouvenin / M. Noth, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Einleitung N 88; C. Menn, Internet und Markenschutz, Bern 2003, 20). Aufgrund der territorialen Beschränkung der Schutzrechte wird für die Bejahung einer Rechtsverletzung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine «räumliche Beziehung» zur Schweiz vorausgesetzt (BGE 113 II 73 ff. E. 2a; 105 II 49 ff. E. 1a). Da Internetseiten grundsätzlich weltweit abruf- und wahrnehmbar sind, kann theoretisch überall eine Rechtsverletzung eintreten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen liegt in der blossen Abrufbarkeit einer Internetseite jedoch noch kein rechtlich relevanter Gebrauch eines Kennzeichens in einem bestimmten Staat (G. Joller, in: T. Bettinger [Hg.], Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl., Köln 2017, Teil 2 N 254; Marbach, 11). Würde bereits die blosse Wahrnehmbarkeit der Zeichennutzung im Internet in anderen Schutzterritorien als kennzeichenverletzende Benutzungshandlung betrachtet, hätte dies ohne Weiteres zeichenrechtliche Verbotsansprüche in diesen Rechtsordnungen zur Folge, obwohl sich das beanstandete (ausländische) Verhalten in den entsprechenden Gebieten womöglich gar nicht auswirkt. Die Konsequenz, dass jeder Verwender von Zeichen im Internet zur Vermeidung von Kennzeichenkollisionen zur Beachtung der jeweiligen Kennzeichenrechte in sämtlichen Staaten der Welt gezwungen wäre, wird allgemein als unzumutbar erachtet (Bettinger, Teil 4 N 5 f.; A. Peukert, The Coexistence of Trade Mark Laws and Rights on the Internet, and the Impact of Geolocation Technologies, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law [IIC] 2016/47, 75). Werden Kennzeichen im Internet verwendet, droht die Kollision nationaler Rechte: Während der Zeicheninhaber im Inland verhindern möchte, dass der Inhaber eines ausländischen verwechslungsfähigen Zeichens auch Verkehrskreise im Inland anspricht, muss er gleichzeitig befürchten, dass der eigene Internetauftritt im anderen Land verboten wird (J. Drexl, Internationales Immaterialgüterrecht, in: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 12, Internationales Privatrecht II, 7. Aufl., München 2018, IntImmGR N 350).

Es ist daher zu Recht allgemein anerkannt, dass die blosse technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzurufen, nicht ausreicht, um als zeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung im betreffenden Gebiet angesehen zu werden; vielmehr bedarf es zusätzlich einer qualifizierten Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet, um eine virtuelle Nutzung einem Schutzland zuzuordnen und vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutzrechts erfasst zu werden (Joller, Teil 2 CH 254 ff.; A. Mondini / F. Zollinger-Löw / ​U. Buri, SIWR III/2, Basel 2019, 201; Marbach, 11; Bettinger, Teil 4 N 6; F. Hacker, in: P. Ströbele / F. Hacker / ​F Thiering [Hg.], Markengesetz, Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, § 14 N 69; Menn, 49, 171). Es ist demnach erforderlich, die Reichweite der (territorial begrenzten) nationalen Schutzrechte im Internet genauer abzugrenzen (Drexl, IntImmGR N 350).

3.3.2 Die Frage, wann ein hinreichender räumlicher Bezug vorliegt, stellt sich aufgrund der globalen Natur des Internets für jede Rechtsordnung. Aus diesem Grund haben die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organisation, WIPO) und der Pariser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs entwickelt (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet; nachfolgend: Joint Recommendation). Diese sind zwar nicht formell rechtsverbindlich, angesichts der grenzüberschreitenden Problematik ist jedoch ein international abgestimmter Lösungsansatz geboten, weshalb sie als Auslegungshilfe zu berücksichtigen sind (vgl. Joller, Teil 2 CH 258).

Artikel 2 der Joint Recommendation geht vom Grundsatz aus, dass die Benutzung eines Kennzeichens im Internet nur dann eine Benutzung im | Schutzland darstellt, wenn sie in diesem Staat eine wirtschaftliche Auswirkung («commercial effect») hat. Artikel 3 Abs. 1 enthält eine – nicht abschliessende – Auflistung von Umständen, die bei der Beurteilung eines hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs zum betreffenden Gebiet zu berücksichtigen sind (vgl. etwa auch Joller, Teil 2 CH 257)

• (a)
  Umstände, die auf eine bereits bestehende geschäftliche Tätigkeit oder zumindest entsprechende Vorbereitungshandlungen des Zeichenverwenders im betreffenden Land hinweisen;
• (b)
  Ausmass und Charakter der geschäftlichen Tätigkeit des Zeichenverwenders im betreffenden Schutzland, wobei unter anderem zu berücksichtigen ist, ob

  • –
    der Zeichenverwender tatsächlich Kunden im betreffenden Land beliefert oder ob andere Geschäftsbeziehungen bestehen;
  • –
    im Zusammenhang mit der Verwendung des Zeichens im Internet darauf hingewiesen wird, dass der Zeichenverwender keine Lieferung der Produkte an Kunden im betreffenden Land liefert und dieser Absicht auch gefolgt wird;
  • –
    Wartungs- und andere Nebenleistungen angeboten werden;
  • –
    der Zeichenverwender weitere geschäftliche Tätigkeiten im Schutzland ausübt, die mit der Verwendung des Zeichens im Zusammenhang stehen, aber nicht über das Internet ausgeübt werden;
• (c)
  Verbindung eines Produktangebots im Internet mit dem betreffenden Staat, namentlich ob die Produkte in diesem Staat angeboten werden dürfen (i) und ob die Preise in der offiziellen Währung des Staats angegeben werden (ii).
• (d)
  Verbindung zwischen der Art des Zeichengebrauchs und dem betreffenden Staat, wie etwa ob

  • –
    das Zeichen im Zusammenhang mit interaktiven Kontaktmöglichkeiten verwendet wird, die Internetnutzern im betreffenden Land zugänglich sind;
  • –
    Adresse, Telefonnummer oder andere Kontaktdaten im betreffenden Staat angegeben werden;
  • –
    das Zeichen im Zusammenhang mit einem länderspezifischen Domainnamen (Country Code Domain) verwendet wird;
  • –
    der mit der Verwendung des Zeichens zusammenhängende Text in einer Sprache abgefasst ist, die im betreffenden Land vorwiegend verwendet wird;
  • –
    die betreffende Internetseite tatsächlich von Internetnutzern des betreffenden Landes besucht worden ist.
• (e)
  Verhältnis zwischen der Verwendung des Zeichens im Internet mit einem dafür bestehenden Kennzeichenrecht, namentlich ob der Gebrauch von diesem Recht erfasst wird (i) oder ob in unzulässiger Weise vom Goodwill eines fremden Kennzeichens profitiert bzw. dessen Unterscheidungskraft oder Ruf beeinträchtigt wird (ii).

Die erwähnten Faktoren können für die zur Diskussion stehende grenzüberschreitende Problematik der Zeichenverwendung im Internet als Hilfsmittel dienen. Massgebend für die Beurteilung eines hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs zur Schweiz bleibt stets eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände (vgl. auch Artikel 3 Abs. 2 der Joint Recommendation). Dabei sind die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die inländischen wirtschaftlichen Interessen des Rechtsinhabers zu berücksichtigen, wobei auch in Betracht fällt, ob und inwieweit der in Anspruch genommene einen Einfluss auf eine solche Beeinträchtigung hat (Hacker, § 14 N 70 m.H. auf die deutsche Rechtsprechung: Urteile des BGH vom 9. November 2017, I ZR 134/16, N 37 m.H., vom 8. März 2012, I ZR 75/10, N 36). Zur Beurteilung, ob die Verwendung eines Zeichens im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist, bedarf es in erster Linie einer Abwägung der Interessen des Nutzers des Kennzeichens und jener des Inhabers des inländischen Schutzrechts (Mondini / Zollinger-Löw / Buri, 202; Bettinger, Teil 2 DE 1331; Hacker, § 14 Rz. 70).

3.3.3 Die Beschwerdeführerinnen weisen in diesem Zusammenhang auf die inzwischen bestehende Möglichkeit von sog. Geoblocking- bzw. Geotargeting-Massnahmen hin. Mit derartigen technischen Vorkehrungen wird anhand der IP-Adresse eines Internetnutzers und durch die Nutzung von Geo-IP-Datenbanken, die für eine Vielzahl von IP-Adressen Angaben über den geographischen Standort des Internetnutzers enthalten, der Standort eines Computers bestimmt und entschieden, ob der Inhalt freigegeben oder blockiert wird (Bettinger, Teil 2 DE 1335). Inwiefern angesichts der Möglichkeit von Geoblocking-Massnahmen, mit denen der Inhaber einer Website die Abrufbarkeit in bestimmten Ländern ausschliesst, nicht mehr von einem grundsätzlich globalen Charakter des Internets auszugehen wäre, vermögen die Beschwerdeführerinnen mit ihren Ausführungen nicht aufzuzeigen. Ohne besondere Vorkehrungen sind Internetseiten nach wie vor weltweit abrufbar und es besteht – wie die Beschwerdegegnerinnen zutreffend einwenden – ein erhebliches Interesse der Internetnutzer an einem umfassenden Zugang zu den angebotenen Informationen; dieser soll nicht unbesehen und ohne erkennbare Auswirkung im jeweiligen Territorium – gleichsam präventiv – unterbunden werden. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht führt die Machbarkeit derartiger technischer Beschränkungen, die aus Sicht der Internetnutzer unerwünscht sind, jedenfalls nicht dazu, dass bereits bei der blossen Abrufbarkeit einer Internetpräsenz ohne Weiteres von einer Kennzeichennutzung in der Schweiz auszugehen wäre. Die Beschwerdeführerinnen weisen jedoch zu Recht darauf hin, dass die Joint Recommendation 2001 – wie im Übrigen auch zahlreiche Publikationen und Entscheide zum Ort des Kennzeichengebrauchs im Internet – aus einer Zeit stammen, in der jede im Internet vorgenommene Kennzeichennutzung notwendigerweise global war und territorial nicht aufgespalten werden konnte (vgl. Bettinger, Teil 4 N 5 und 29). Entsprechend beruht die Joint Recommendation auf der Annahme einer notwendigerweise globalen Verfügbarkeit, | ohne die Möglichkeit geographischer Beschränkungen im Internet mittels technischer Vorkehrungen in Betracht zu ziehen (vgl. etwa Absatz 3 der Präambel: «Recognizing that a sign used on the Internet is simultaneously and immediately accessible irrespective of territorial location» sowie Notes on Article 9 [Rz. 9.01]: «Because of the necessarily global nature of the Internet such use might be considered as infringing a right under the law of a Member State in which the right of the user is not recognized [Hervorhebung hinzugefügt].»). Mit der notwendigerweise globalen Abrufbarkeit von Internetseiten ging einher, dass ein wegen der Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts ausgesprochenes Verbot ebenfalls zwangsläufig global wirkte, mithin auch ausserhalb des territorialen Schutzbereichs des Kennzeichens (Bettinger, Teil 4 N 11; vgl. auch Notes on Article 9 [Rz. 15.01]: «[…] An injunction to cease every use of a sign on the Internet would go far beyond the territory for which the infringed right in that sign has effect. It would have an effect which is as global as the Internet and could, therefore, also be called a ‹global injunction›.»).

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass seither im Bereich des Internets ein technologischer Wandel stattgefunden hat und mittlerweile sog. Geoblocking- bzw. Geotargeting-Massnahmen, mit denen Internetnutzern in verschiedenen geographischen Gebieten unterschiedliche Inhalte zur Verfügung gestellt werden, weit verbreitet sind (Peukert, 72 f.; Bettinger, Teil 2 DE 1335 FN 2177, wonach es sich bei der Geolokalisation mittlerweile um eine von einer Vielzahl von IT-Dienstleistern angebotene Standardtechnik handelt, die auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden kann; vgl. auch BGer vom 20. Januar 2004, 4C.229/2003, E. 5 a.E., nicht publ. in BGE 130 III 267 ff., wo bereits auf die Möglichkeit hingewiesen wurde, gezielt Internetnutzern aus einem bestimmten Land den Zugang zu einer Website zu verweigern). Solche Massnahmen sind mittlerweile derart gebräuchlich, dass etwa die Europäische Union gesetzliche Vorkehrungen getroffen hat, um gegen ungerechtfertigtes Geoblocking vorzugehen, das etwa im Bereich des Online-Handels zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts führen kann (Verordnung [EU] 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über Massnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen [EG] Nr. 2006/2004 und [EU] 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG).

Die Möglichkeit, den Abruf von Internetseiten territorial zu beschränken, kann auch bei der Beurteilung der Voraussetzung des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezugs («commercial effect») nicht unbeachtet bleiben. Insbesondere erscheint damit die – ursprünglich unausweichliche – Diskrepanz zwischen der globalen Verfügbarkeit von Internetseiten und territorial beschränkten Ken[n]zeichenrechten in einem anderen Licht. Entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht geht es dabei nicht um die Tatfrage, ob die zu beurteilende Internetpräsenz im Schutzland überhaupt abgerufen werden kann, zumal ein Eingriff in nationale Schutzrechte durch Verwendung des Internets aufgrund des Territorialitätsprinzips selbstredend die Abrufbarkeit der beanstandeten Internetpräsenz in diesem Gebiet voraussetzt. Vielmehr geht es um die Rechtsfrage des hinreichenden wirtschaftlichen Inlandbezugs als Voraussetzung einer allfälligen Kennzeichenverletzung über das Internet im Hinblick auf einen wertenden Ausgleich zwischen global verfügbarem Internet und territorial beschränkten Schutzrechten. Die technische Möglichkeit einer geographischen Einschränkung der Abrufbarkeit von Inhalten erweitert nicht nur den Kreis denkbarer Sanktionen bei festgestellten Verletzungen, sondern es ist ihr bereits bei der gebotenen Interessenabwägung im Rahmen der Feststellung des «commercial effect» Rechnung zu tragen (dazu Bettinger, Teil 2 DE 1334 ff.; vgl. auch Joller, Teil 2 CH 260; Peukert, 73, wonach die Verfügbarkeit entsprechender technischer Vorkehrungen normative Implikationen hat). Daran vermögen auch die von den Beschwerdegegnerinnen erhobenen verfassungsrechtlichen Einwände nichts zu ändern, die sich nicht auf die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs zur Schweiz beziehen, sondern gegen allfällige konkrete Verbotsfolgen richten.

3.3.4 Die Vorinstanz hat demnach die blosse Abrufbarkeit einer Internetpräsenz in der Schweiz zu Recht als nicht ausreichend erachtet, sondern hat unter Bezugnahme auf die Joint Recommendation geprüft, ob ein Kennzeichengebrauch in der Schweiz vorliegt. Mit den Beschwerdeführerinnen ist jedoch die zwischenzeitlich erfolgte technische Entwicklung im Bereich des Internets in die Interessenabwägung mit einzubeziehen und sind die Kriterien der Joint Recommendation für einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz («commercial effect») entsprechend weit auszulegen.

4. Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die Vorinstanz habe die Voraussetzung des hinreichenden Bezugs zur Schweiz auf der Grundlage bundesrechtswidriger Kriterien beurteilt und habe wesentliche Indizien unberücksichtigt gelassen.

[…]

4.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen zu Recht vor, dass die Vorinstanz verschiedene Elemente unzutreffend gewürdigt hat und [dass] angesichts der konkreten Umstände von einem hinrei- | chenden Bezug der Internetdomain «merck.com» zur Schweiz auszugehen ist:

Die Beschwerdegegnerinnen gehören zu einem bedeutenden, global tätigen Pharmakonzern, der mit den Beschwerdegegnerinnen 3–5 auch in der Schweiz präsent ist, wo unter anderem Medikamente und andere pharmazeutische Produkte entwickelt und vertrieben werden. Sie üben über diese Gesellschaften in der Schweiz unbestreitbar eine operative Tätigkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Pharma- und verwandten Produkten aus und räumen in der Beschwerdeantwort auch ein, in der Schweiz mehrere hundert Mitarbeiter zu beschäftigen. Sie verkaufen in der Schweiz nicht nur Produkte an Kunden, sondern verfügen auch über weitere Geschäftsbeziehungen, wie etwa mit dem Unternehmen A. zur Herstellung eines Medikaments. Die auf der Internetseite <www.merck.com> beschriebenen Produkte werden von den Beschwerdegegnerinnen in der Schweiz – wenn auch unter dem Zeichen «MSD» – vertrieben. Die Beschwerdegegnerinnen wenden zwar ein, sie würden ihre Produkte in der Schweiz teilweise unter anderen Produktemarkennamen vertreiben, räumen damit jedoch gleichzeitig ein, dass es sich um dieselben Produkte handelt, die mindestens zum Teil auch mit übereinstimmenden Produktemarken versehen sind. Dass die auf der streitgegenständlichen Internetpräsenz präsentierten Produkte in der Schweiz gar nicht zugelassen wären, wie in der Beschwerdeantwort behauptet wird, lässt sich den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid nicht entnehmen. Ausserdem geht die Vorinstanz zwar nicht im Einzelnen auf die von den Beschwerdeführerinnen thematisierten Zugriffsstatistiken ein, dass Zugriffe aus der Schweiz auf die beanstandete Internetseite erfolgen, ist jedoch im Grundsatz unbestritten. Entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid kann für die Frage des hinreichenden wirtschaftlichen Bezugs nicht entscheidend sein, dass die Produkte in der Schweiz unter einem anderen Zeichen vertrieben werden, kommt es doch auf die wirtschaftliche Auswirkung der Zeichenverwendung über das Internet an und wird nicht etwa vorausgesetzt, dass auf dem Gebiet der Schweiz bereits ein anderweitiger Gebrauch des Zeichens, geschweige denn eine Kennzeichenverletzung, erfolgt ist.

Entsprechend sieht Artikel 3 Abs. 1 lit. a der Joint Recommendation auch nicht etwa vor, dass die Geschäftstätigkeit in der Schweiz mit entsprechenden Produkten ebenfalls unter dem im Internet verwendeten Kennzeichen erfolgen müsste. Entgegen dem angefochtenen Entscheid steht angesichts der von den Beschwerdegegnerinnen direkt in der Schweiz vertriebenen Waren einem hinreichenden Bezug zur Schweiz auch nicht entgegen, dass über «merck.com» keine Produkte in die Schweiz bestellt werden können, zumal generell nicht ersichtlich ist, dass über die Internetseite direkt Bestellungen aufgegeben werden können, also auch nicht von anderen Ländern aus. Ebenso wenig ist ausschlaggebend, dass die fragliche Internetseite auf Englisch gehalten ist, wird diese Sprache in der Schweiz doch von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung verstanden und ist sie gerade in der Pharmabranche nicht unüblich, wofür im Übrigen auch der Umstand spricht, dass die lokale Internetpräsenz «msd.ch» der Beschwerdegegnerinnen auch auf Englisch verfügbar ist.

Wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht einwenden, geht die Vorinstanz von einem zu engen Verständnis des erforderlichen Bezugs zum Gebiet der Schweiz aus, wenn sie bei den globalen Internetpräsenzen der Beschwerdegegnerinnen vorauszusetzen scheint, dass zu anderen Ländern ein weniger ausgeprägter Bezug bestehen müsste. Auch wenn zutreffen mag, dass eine auf der Internetseite ausgeschriebene Stelle in der Schweiz auch für US-Amerikaner oder andere ausländische Arbeitskräfte in Frage kommen kann, lässt sich doch nicht von der Hand weisen, dass solche Stellenausschreibungen in stärkerem Masse Arbeitnehmer ansprechen, die sich bereits in der Schweiz aufhalten. Die Vorinstanz verlangt auch in diesem Zusammenhang zu Unrecht eine besondere Ausrichtung auf Schweizer Nutzer für die gesamte Internetpräsenz.

Sie hält zudem ausdrücklich fest, der Hinweis auf der Startseite von «merck.com», dass sich die Seite nur an nordamerikanische Benutzer richte, sei nicht einfach aufzufinden. Vielmehr muss dazu der Cursor unten im Bildschirm über einen schwarzen Balken bewegt werden, worauf ein Pop-up-Fenster mit Links erscheint. Erst wenn dabei auf «Terms of Use» geklickt wird, was der angesprochene Internetnutzer kaum je tun wird, findet sich dort der entsprechende Hinweis. Ein Disclaimer erfolgt einzig, sofern der Internetnutzer auf «worldwide offices» klickt, woraufhin er auf die «msd.com»-Präsenz umgeleitet wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die Hauptseite verlassen wird, weshalb davon die auf der Hauptseite «merck.com» verfügbaren Informationen – insbesondere zu den Produkten – von vornherein nicht erfasst sein können. Es leuchtet entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht ein, inwiefern in diesem indirekten Umstand aus Sicht von Schweizer Internetnutzern, auf die für den hinreichenden wirtschaftlichen Bezug abzustellen ist, ein relevanter Hinweis darauf erblickt werden soll, dass sich die «merck.com»-Präsenz nicht an Schweizer Nutzer richte. Die Vorinstanz hat demnach auch dieses Element zu Unrecht als Argument angeführt, das gegen einen hinreichenden Bezug zur Schweiz spreche.

Ebenso wenig überzeugt die vorinstanzliche Erwägung, wonach das Bestehen der weiteren Internetpräsenzen der Beschwerdegegnerinnen («msd.com» und «msd.ch») gegen einen hin- | reichenden Bezug der «merck.com»-Präsenz zur Schweiz sprechen soll. Dabei ist nicht verständlich, inwiefern darin der «Gedanke der Vereinbarung auch für das Internet» zum Ausdruck kommen, geschweige denn gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung eine Kennzeichennutzung in der Schweiz ausscheiden soll, zumal sich die Beschwerdegegnerinnen mit der Vereinbarung zu einer klaren Abgrenzung im Sinne eines Verzichts des Auftritts unter dem Zeichen «Merck» ausserhalb der USA und Kanada verpflichtet hatten.

4.3 Insgesamt hat die Vorinstanz daher einen hinreichenden Bezug der Internetpräsenz «merck.com» zum Gebiet der Schweiz zu Unrecht verneint und gestützt darauf Rechtsbegehren Ziffer 1 abgewiesen. […]

[…]

6. Die Beschwerdeführerinnen rügen, die Erwägungen der Vorinstanz hinsichtlich des Offline-Bereichs (Rechtsbegehren Ziffer 6) sowie der E-Mail-Adressen (Rechtsbegehren Ziffer 8) seien in verschiedener Hinsicht unzutreffend.

6.1 Die Vorinstanz stellte in tatsächlicher Hinsicht fest, dass in der Eingangs- und Empfangshalle ihrer Büroräumlichkeiten in Luzern im Rahmen der Entstehungsgeschichte der Beschwerdegegnerinnen das Zeichen «Merck» in Alleinstellung abgebildet ist. Die Beschwerdegegnerinnen verwenden zudem in der Schweiz E-Mail-Adressen nach dem Muster «[Name.Vorname]@merck.com» auf ihren Visitenkarten. Diese haben das folgende Erscheinungsbild:

Auf einer im Vorfeld eines Kongresses zirkulierenden Teilnehmerliste von Interpharma befand sich zudem bei Mitarbeitern der Beschwerdegegnerinnen die Bezeichnung «Merck». Auf «msd.ch» verwendet die Beschwerdegegnerin 3 E-Mail-Adressen nach dem Muster «[Name.Vorname]@merck.com» sowie die Adressen «[email protected]», «dpoc_swit​[email protected]» und «[email protected]», die Beschwerdegegnerin 4 auf «msd.ch» die E-Mail-Adresse «[email protected]» und die Beschwerdegegnerin 5 auf ihrer Internetseite «msd-animal-health.ch» Adressen nach dem Vorbild «[Name.Vorname]@merck.com» und «[email protected]», Letztere auch auf der Seite «msd.ch».

[…]

6.4.2.1 Die Beschwerdeführerinnen bringen zutreffend vor, dass von einem (zulässigen) informativen Markengebrauch nur dann gesprochen wird, wenn es um die Verwendung einer Drittmarke geht, wobei diese nicht zur Identifizierung und Unterscheidung des eigenen Angebots, sondern als Kennzeichen für ein Angebot des Drittmarkeninhabers wahrgenommen wird. Dazu wird beispielhaft die Verwendung in redaktionellen Texten oder Nachschlagewerken gezählt (vgl. etwa M. Isler, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 13 N 22). Im zu beurteilenden Fall verwenden die Beschwerdegegnerinnen bzw. die Beschwerdegegnerin 3 «Merck» bzw. «Merck Manual» auf der in der Empfangshalle aufgehängten Darstellung jedoch, um sich selber bzw. ihren Konzern und ihre Produkte zu bezeichnen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Kennzeichnung im Zusammenhang mit einer historischen Darstellung erfolgt. Nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid erklären die Beschwerdegegnerinnen auf dem Plakat nicht etwa, dass sie früher einmal «Merck» hiessen und jetzt nicht mehr. In der konkreten Verwendung liegt damit entgegen dem angefochtenen Entscheid ein von Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR erfasster kennzeichenrechtlicher Gebrauch.

Wie die Beschwerdeführerinnen zudem zutreffend einwenden, beschlägt der Hinweis im angefochtenen Entscheid, wonach die Beschwerdegegnerinnen im Falle eines Verbots der Verwendung der streitgegenständlichen Zeichen faktisch nicht mehr über sich selber berichten könnten, nicht die Frage des kennzeichen- bzw. namensmässigen Gebrauchs der fraglichen Zeichen. Abgesehen davon gehen die Parteien übereinstimmend davon aus, dass es den Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung in der Schweiz unbenommen ist, «Merck» als Firmenbestandteil zu verwenden, sofern er mit den vereinbarten Zusätzen verknüpft wird. Dem Argument in der Beschwerdeantwort, die Parteien hätten aufgrund der Umstände eine gewisse Verwechslungsgefahr ausdrücklich hingenommen, kann einzig mit Bezug auf die vereinbarten Bezeichnungen gefolgt werden.

6.4.2.2 Entgegen dem angefochtenen Entscheid lässt sich der geltend gemachte Anspruch auch nicht mit dem Argument verneinen, selbst bei Annahme eines kennzeichenmässigen Gebrauchs fehle es am Gebrauch im geschäftlichen Verkehr. Ein gewerbsmässiger Gebrauch (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG) liegt jedenfalls dann vor, wenn die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist und in irgendeiner Form der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks dient, wobei weder Entgeltlichkeit noch eine Gewinnabsicht vorliegen müssen (Isler, MSchG 13 N 26; L. Thouvenin / L. Dorigo, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 13 N 10; P. Gilléron, in: Com- | mentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, MSchG 13 N 11). Gewerbsmässig ist jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwendung eines Zeichens, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (Thouvenin / Dorigo, MSchG 13 N 10). Dies trifft hier zu: Die betreffende Präsentation des Unternehmens und seiner Entwicklung bzw. derjenigen seiner Produkte in der Empfangshalle dient offensichtlich dazu, von Besuchern – zu denen nach Ansicht der Beschwerdegegnerinnen potenzielle Kunden, Lieferanten, Medienvertreter oder Abnehmer gehören – wahrgenommen zu werden. Auch wenn es sich um eine Übersicht mit geschichtlichem Hintergrund handelt, wird dabei das Interesse dieser Adressaten am Unternehmen und an seinen Produkten gefördert, wie etwa dem ausdrücklich erwähnten «Merck Manual». Damit liegt ein gewerbsmässiger Gebrauch vor.

Nicht gefolgt werden kann zudem dem Einwand der Beschwerdegegnerinnen, die meisten Adressaten seien mit der konkreten Unternehmensgeschichte und den Einzelheiten der Zeichenverwendung durch die Beschwerdegegnerinnen in den USA und Kanada sowie im Rest der Welt vertraut, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse. Die Gefahr, dass Besucher der Empfangshalle aufgrund der Verwendung von «Merck Manual» bzw. der Bezeichnung «Merck» in Alleinstellung zumindest falsche Zusammenhänge zwischen den Parteien vermuten (vgl. BGE 135 III 446 ff. E. 6.1; 128 III 146 ff. E. 2a), ist nicht von der Hand zu weisen. Die Vorinstanz hat damit Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR verletzt, indem sie einen marken- und firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch verneinte.

6.5

6.5.1 Im Zusammenhang mit den von den Beschwerdegegnerinnen 3–5 verwendeten E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil «@merck» bringen die Beschwerdeführerinnen zutreffend vor, dass es bei Unternehmen – wie im Übrigen auch bei anderen privaten und öffentlichen Organisationen – mittlerweile üblich ist, E-Mail-Adressen zu verwenden, die ihr eigenes Kennzeichen enthalten. Dadurch entsteht beim Publikum die Erwartungshaltung, dass ein solcher Adressbestandteil auf das Unternehmen hinweist, dem der Adressinhaber angehört. Die Vorinstanz misst insoweit der technischen Funktion der E-Mail-Adresse zu viel Bedeutung bei. Wie bei einer Internetdomain steht für den Nutzer einer E-Mail-Adresse nicht die technische Funktion im Vordergrund. Vielmehr identifiziert auch diese bei geeigneter Ausgestaltung den Inhaber der Adresse sowie die dahinterstehende Organisation und es kommt ihr bei geeigneter Ausgestaltung Kennzeichnungsfunktion zu (vgl. BGE 126 III 239 ff. E. 2b; BGer vom 16. Juli 2002, 4C.165/2001, E. 2 betreffend der Verwendung sowohl eines Domainnnamens als auch einer E-Mail-Adresse). Der durchschnittliche Nutzer erkennt bei den von den Beschwerdegegnerinnen 3–5 verwendeten E-Mail-Adressen nach dem Vorbild «[Vorname.Nachname]@merck.com», die unter anderem auf ihren Internetseiten erscheinen, eine Person, die dem Unternehmen «Merck» angehört. Die Vorinstanz hat die Individualisierungsfunktion des Bestandteils «@merck» daher zu Unrecht verneint. Daran vermag auch der im angefochtenen Entscheid erwähnte Umstand nichts zu ändern, dass die entsprechenden Internetseiten etwa «msd.ch» oder «msd-animal-health.ch» lauten und das Zeichen «MSD» erscheint. Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist auch bei dieser Konstellation nicht davon auszugehen, dass dem Bestandteil «@merck.com» bloss technische Funktion zukommen würde; vielmehr erkennt der Nutzer darin einen Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einer internationalen Organisationseinheit. Abgesehen davon ist davon auszugehen, dass E-Mail-Adressen im Geschäftsverkehr unter ganz verschiedenen Umständen verwendet und von ihren Nutzern nicht bloss als Bestandteile von Internetseiten wahrgenommen werden.

Entsprechendes gilt im Übrigen für die Verwendung der E-Mail-Adresse auf Visitenkarten, auf denen auch das Logo «MSD», die Firma sowie der Domainname «msd.ch» erscheint.

6.5.2 Ebenso wenig kann der vorinstanzlichen Eventualbegründung gefolgt werden, wonach es an einer Verwechslungsgefahr fehle. Zunächst stellt die Vorinstanz dem Zeichen «Merck», an dem in der Schweiz die Beschwerdeführerinnen berechtigt sind, zu Unrecht die gesamte E-Mail-Adresse mit dem Aufbau «[Vorname.Nachname] @merck.com» gegenüber, wird doch einzig der Bestandteil «merck» nach dem «@»Zeichen als Unternehmenshinweis wahrgenommen. Die Vorinstanz führt zudem zu Unrecht an, es wäre jedenfalls bloss von einer abstrakten Verwechslungsgefahr auszugehen, die sich aus der Natur der Sache (gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Vereinbarungen) ergebe. Wie bereits ausgeführt, sind die Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung in der Schweiz einzig berechtigt, «Merck» in Kombination mit den vereinbarten Zusätzen zu verwenden. Entgegen dem angefochtenen Entscheid kann nicht davon ausgegangen werden, die massgebenden Adressatenkreise seien mit der konkreten Unternehmensgeschichte und den Einzelheiten der Zeichenverwendung durch die Beschwerdegegnerinnen in den USA und Kanada sowie im Rest der Welt vertraut, was eine Verwechslungsgefahr ausschliesse, kommen doch auch weniger informierte Kreise mit den erwähnten E-Mail-Adressen in Kontakt. Die Gefahr, dass aufgrund des Bestandteils «merck» in den E-Mail-Adressen der Beschwerdegegnerinnen 3–5 zumindest falsche Zusammenhänge vermutet werden (vgl. BGE | 135 III 446 ff. E. 6.1; 128 III 146 ff. E. 2a), ist auch in diesem Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen. […]

7.

7.1 Auch hinsichtlich der Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziffer 7) von der schweizerischen Internetseite «msd.ch» der Beschwerdegegnerinnen auf verschiedene Webseiten hat die Vorinstanz eine mittelbare Verwechslungsgefahr verneint. Sie wies das Rechtsbegehren Ziffer 7 bezüglich der in Antrags-Ziffer 5 aufgeführten Zeichen – mit Ausnahme von «Merck» in Alleinstellung – ab mit der Begründung, auf die betreffenden Zeichen habe aufgrund des folgenden Disclaimers beim Anklicken dieser Links von der Seite «msd.ch» aus nicht zugegriffen werden können, ohne das Pop-up-Fenster mit «OK» zu bestätigen:

Der Disclaimer enthält den folgenden Text: «Sie verlassen jetzt die MSD Website und werden zu einer Seite geleitet, die nur für in den USA und Kanada ansässige Personen bestimmt ist. Wir werden überall MSD genannt, ausser in den USA und Kanada, wo wir als Merck & Co, Inc. Kenilworth, NJ, USA bekannt sind.» Die Vorinstanz erwog, klicke ein Besucher von «MSD» auf die Links, so sei ihm selbstverständlich bewusst, dass er sich auf einer Unternehmensseite von «MSD» befinde. Ob sich ein Zeichen auf «msd.ch» oder auf einer verlinkten (Unter-)Seite befinde, könne nicht entscheidend sein; zumindest das direkt verlinkte sei bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar. Es treffe zwar zu, dass die Links auf Seiten führten, auf denen nicht mehr «MSD», sondern «Merck»-Zeichen benutzt werden; durch den klaren Hinweis, der vor der Weiterleitung auf «Merck»-Domains bzw. «Merck»-Zeichen erfolge, scheide eine unmittelbare Verwechslungsgefahr jedoch aus. Mit der Information, dass «MSD» überall ausser in den USA und Kanada «MSD» genannt würde, werde klargestellt, dass «MSD» in der Schweiz nicht unter «Merck» auftrete. Die Gefahr der Vermutung falscher wirtschaftlicher Zusammenhänge zwischen den Beschwerdeführerinnen und den Beschwerdegegnerinnen ergebe sich somit nicht, sei doch dem Besucher damit klar, dass zwischen den Beschwerdeführerinnen (wenn er diese überhaupt kenne) und den Beschwerdegegnerinnen keine Verbindung bestehe. Den Beschwerdegegnerinnen könne nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie nicht explizit auf die zwei Firmen hinwiesen; dies sei nicht notwendig. Da die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, stehe[n] den Beschwerdeführerinnen nach Lauterkeits-, Marken-, Firmen- oder Namensrecht [keine] Unterlassungsansprüche hinsichtlich ähnlicher Zeichen zu. Vor diesem Hintergrund sei eine Kennzeichenverletzung mangels Verwechselbarkeit in Bezug auf Zeichen, die nicht vollständig identisch seien, zu verneinen.

7.2 Während der Begriff der Verwechslungsgefahr nach der Rechtsprechung des BGer zwar für das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher ist (BGE 128 III 353 ff. E. 4 und 5; 127 III 33 ff. E. 4; 127 III 160 ff. E. 2a), unterscheiden sich die Umstände, welche die Gefahr falscher Individualisierung oder falscher Assoziationen beeinflussen, je nach Anspruchsgrundlage (BGE 134 I 83 ff. E. 4.2.3 mit Beispielen; BGer vom 25. März 2019, 4A_590/2018, E. 3.2; vgl. etwa BGE 140 III 297 ff. E. 7.2.1, wonach im Lauterkeitsrecht hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen ist, ob eine Verwechslungsgefahr besteht). Die Beschwerdeführerinnen weisen zutreffend darauf hin, dass im Marken- und Firmenrecht – im Gegensatz zum Lauterkeits- und Namensrecht – die streitgegenständlichen Zeichen als solche zu vergleichen sind, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich sind (G. Joller, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 124; M. Städeli / S. Brauchbar Birkhäuser, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 160; R. Schlosser / ​C. Maradan, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, MSchG 3 N 20 a.E.; A. Heinemann, in: R. A. Heizmann / L. D. Loacker [Hg.], Kommentar UWG, Zürich 2018, UWG 3 I d N 39; vgl. auch BGer vom 1. Oktober 2018, 4A_83/2018, E. 5.2; R. Arpagaus, Basler Kommentar, Basel 2013, UWG 3 I d N 91; N. Kuonen, in: V. Martenet / P. Pichonnaz, Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, UWG 3 I d N 4, 46, 59).

Aus diesem Grund vermögen im Bereich des Marken- und Firmenrechts – anders als im Lauterkeits- und Namensrecht – allfällige Disclaimer im Sinne von klarstellenden Angaben über die betriebliche Herkunft keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Joller, MSchG 3 N 125 f.; Schlosser / Maradan, MSchG 3 N 28; Hacker, § 9 N 27, § 14 N 312; vgl. auch Mondini / Zollinger-Löw / Buri, 177 f.; Städeli / Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 44 a.E.). Die Vorinstanz hat eine Verwechslungsgefahr daher zu Unrecht unter Hinweis auf den von den Beschwerdegegnerinnen eingesetzten Disclaimer verneint und gestützt darauf einen Unterlassungsanspruch einzig für Links auf Internetseiten mit identischen Zeichen («Merck» in Alleinstellung) in Betracht gezogen.

[…]