4.1 Marken | Marques
«Mipa Lacke + Farben AG | MIPA Baumatec AG»
Bundesgericht vom 25. August 2015
Erhöhte firmenrechtliche Verwechslungsgefahr
OR 951 II, 956 II. Firmenrechtlich besteht eine erhöhte Verwechslungsgefahr, wenn zwei Firmen mit demselben kennzeichnungskräftigen Bestandteil [hier: «mipa»] beginnen und wenn ein teilweise überschneidender Kundenkreis und ein in Teilen gleicher Geschäftszweck besteht. Die Hinzufügung eines nicht stark prägenden Elements [hier: «Baumatec»] und eine geografische Distanz der Unternehmen ändern daran nichts (E. 4).
CO 951 II, 956 II. Au regard du droit des raisons de commerce, il existe un risque accru de confusion, lorsque deux raisons de commerce débutent par le même élément présentant un fort caractère distinctif (en l’espèce: «mipa»), qu’une partie du cercle de la clientèle est commune aux deux entreprises et que leurs buts sont en certains points identiques. L’adjonction d’un élément dépourvu de force distinctive (en l’espèce: «Baumatec») et la distance géographique entre les deux entreprises n’y changent rien (consid. 4).
I. Zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_123/2015
Die in Oftringen AG ansässige Beklagte und Beschwerdeführerin änderte ihre seit 2000 eingetragene Firma «Baumatec MIPA GmbH» im Jahr 2011 in «MIPA Baumatec AG». Die teilweise in derselben Branche tätige «Mipa Lacke + Farben AG» mit Sitz in Berneck SG, die seit 1989 unter dieser Firma im Handelsregister eingetragen und Lizenznehmerin des schweizerischen Teils der für «Farben, Lacke, Farbstoffe, Holzschutzmittel und Rostlösemittel» (Klasse 2) hinterlegten Marke IR 509 862 MIPA ist, klagte 2013 gegen die Beschwerdeführerin, gestützt auf Firmen- und Markenrecht auf Unterlassung der Verwendung der neuen Firma. Im Rahmen des Verfahrens vor dem HGer Aargau ersuchte die Klägerin und spätere Beschwerdegegnerin zusätzlich, dass es der Beschwerdeführerin zu verbieten sei, im Zusammenhang mit Waren der Klasse 2, namentlich Farben, Lacken, Farbstoffen, Holzschutzmitteln und Rostlösemitteln im Geschäftsverkehr den folgenden – zwischenzeitlich auf ihrer Internetseite eingeführten – Auftritt zu verwenden:
Das HGer Aargau wies die Klage gut. Die dagegen erhobene Beschwerde war erfolglos. Vor BGer wendete die Beschwerdeführerin nicht mehr ein, dass die eingeklagten Ansprüche verwirkt seien (was vom HGer Aargau verneint worden war).
4.2 Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der Genossenschaft deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonsten der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 ff. E. 3; 122 III 369 ff. E. 1). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (BGE 128 III 401 ff. E. 5; 127 III 160 ff. E. 2a; 126 III 239 ff. E. 3a). Es handelt sich dabei um eine Rechtsfrage, die vom BGer grundsätzlich frei geprüft wird (BGE 128 III 353 ff. E. 4). Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (BGE 122 III 369 ff. E. 1; 118 II 322 ff. E. 1; 92 II 95 ff. E. 2). Das BGer schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; entsprechendes gilt bei geografischer Nähe der Unternehmen (BGE 131 III 572 ff. E. 4.4; 118 II 322 ff. E. 1; 97 II 234 ff. E. 1; BGer vom 28. März 2012, 4A_717/2011, E. 2.1; BGer vom5. März2012, 4A_669/2011, E. 2.2). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur |bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinandergehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung. Dies trifft insbesondere für reine Fantasiebezeichnungen zu, die in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien Sachbezeichnungen (BGE 131 III 572 ff. E. 3; 127 III 160 ff. E. 2b/cc; 122 III 369 ff. E. 1). Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die Tätigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt als solches umschreibt (CH. Hilti, SIWR III/2, 2. Aufl., Basel 2005, 21; M. Altenpohl, Basler Kommentar, OR II, 4. Aufl., Basel 2012, OR 944 N 13). Dass der Begriff Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Unternehmenstätigkeit hinweisen, reicht nicht, um ihn zu einer (reinen) Sachbezeichnung zu machen. Analog zum Markenrecht ist zu fordern, dass der beschreibende Charakter solcher Begriffe vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (vgl. BGE 131 III 495 ff. E. 5; 129 III 225 ff. E. 5.1; 128 III 447 ff. E. 1.5; j.m.H.). Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann oder wenn bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (vgl. BGE 129 III 353 ff. E. 3.3; 128 III 96 ff. E. 2a; 118 II 322 ff. E. 1; j.m.H.).
4.3
4.3.1 Die streitigen Firmen beginnen beide mit dem Element «Mipa» bzw. «MIPA». Auch die Beschwerdeführerin räumt ein, dass es sich dabei nicht um ein gebräuchliches Wort mit erkennbarem Sinngehalt handelt. Sie behauptet lediglich, es sei in beiden Fällen aus den Anfangsbuchstaben von Nach- und Vornamen der Gründer der jeweiligen Gesellschaften zusammengesetzt, macht jedoch zu Recht nicht geltend, dass dies für Aussenstehende erkennbar wäre. Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass bei der klägerischen Firma der Bestandteil «Mipa» im Gedächtnis haften bleibt, zumal die weiteren Elemente «Lacke + Farben AG» reine Sachbezeichnungen darstellen. Aufgrund der Schreibweise mit Gross- und Kleinbuchstaben sowie des Umstands, dass der Firmenbestandteil wie ein Fantasiewort ausgesprochen werden kann, ist für das Publikum nicht ersichtlich, ob es sich dabei tatsächlich um ein Akronym, d.h. ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Kurzwort, oder eine reine Fantasiebezeichnung handelt. Im Gegensatz zu dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Akronym «VAT» (BGer, sic! 2012, 563 ff. E. 3.4, «Cash Back VAT Reclaim AG; United Cash Back AG/Cashback Management GmbH; Cashback Promotion GmbH»), das ohne Weiteres als Sachbezeichnung im Sinne von «Value Added Tax», d.h. Mehrwertsteuer (MWST), verstanden wird, kommt «Mipa» keine für den Aussenstehenden erkennbare Bedeutung zu. Ein Zusammenhang mit den Tätigkeitsbereichen der Parteien liegt nicht vor. Ebenso wenig leuchtet ein, inwiefern daran ein Freihaltebedürfnis bestehen soll; der blosse Umstand, dass sich das Element in weiteren Firmen Dritter findet, vermag ein solches nicht zu begründen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht trifft zudem nicht zu, dass es sich bei «Mipa» um einen schwachen Firmenbestandteil ohne Kennzeichnungskraft handeln würde. Die Vorinstanz hat das Element zutreffend als die klägerische Firma stark prägend erachtet und ihm entsprechende Kennzeichnungskraft zugeschrieben. «Baumatec» stellt unstrittig kein allgemein gebräuchliches Wort dar, das sich in einem Wörterbuch finden liesse. Auch die Beschwerdeführerin stellt jedoch nicht in Abrede, dass es sich – entsprechend der Silbentrennung – in «Bau-ma-tec» bzw. «Bauma-tec» aufteilen lässt. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hingewiesen, dass der Firmenbestandteil «tec» auch in der Schweiz häufig verwendet und mühelos mit Technik in Verbindung gebracht wird, und dass beim Element «Bau» die Gedankenverbindung zur baulichen Tätigkeit naheliegt, was auch in der Beschwerdeschrift nicht grundsätzlich bestritten wird. Ausserdem hat sie nachvollziehbar dafürgehalten, beim Wortelement «Bauma-» sei die Assoziation zum Begriff «Baumaterial» oder «Baumaschinen» naheliegend. Sie hat gestützt auf diese Überlegungen einleuchtend ausgeführt, der Firmenbestandteil «Baumatec» lasse Assoziationen zur Unternehmenstätigkeit der Beschwerdeführerin zu, deren Zweck namentlich den Handel mit Baumaterialien und -maschinen sowie entsprechende Dienstleistungen beinhaltet. Bezeichnenderweise unterlegt die Beschwerdeführerin in dem von der Gegenpartei in Antrags-Ziffer 7 aufgeführten Zeichen ihre Firma mit «Baumaschinen Baumaterial». Auch wenn zutreffen mag, dass der Firmenbestandteil «Baumatec» keine – vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbare – reine Sachbezeichnung darstellt, ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie erwog, es handle sich dabei jedenfalls um kein stark prägendes Element und es weise nicht die gleiche Prägungskraft wie «mipa» auf. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie vor BGer geltend macht, dem in ihrer Firma verwendeten Bestandteil «Baumatec» komme grosse Originalität zu und es sei besonders kennzeichnungskräftig. Unter Berücksichtigung des von der Vorinstanz festgestellten teilweise |überschneidenden Kundenkreises sowie des in Teilen gleichen Zwecks besteht – unabhängig von der geografischen Distanz – eine erhöhte Verwechslungsgefahr. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass sich die jüngere Firma der Beschwerdeführerin nicht genügend von der älteren Firma der Beschwerdegegnerin unterscheidet. Angesichts des übereinstimmenden kennzeichnungskräftigen Elements und der Überschneidungen der Kundenkreise sowie der jeweiligen Zweckbestimmung vermag der von der Beschwerdeführerin verwendete Zusatz, der zumindest ansatzweise als beschreibend wahrgenommen wird, eine Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Zumindest werden die angesprochenen Verkehrskreise zur Annahme einer nicht vorhandenen rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindung mit der Beschwerdegegnerin verleitet. Entsprechend ist der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR vorzuwerfen.
5. […]
5.2
5.2.1 Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 ff. E. 2a; 127 III 160 ff. E. 2a; 122 III 382 ff. E. 1). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128 III 96 ff. E. 2a; 122 III 382 ff. E. 1). Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1; 126 III 315 ff. E. 6b/bb; 122 III 382 ff. E. 3a). Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wer sich mit seiner Marke dem Gemeingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf, solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem Masse als Kennzeichen seiner Waren eingeprägt hat. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 ff. E. 2a m.H.; vgl. auch BGE 139 III 176 ff. E. 5.1; 128 III 441 ff. E. 3.1).
5.2.2 Die Beschwerdeführerin stellt im Zusammenhang mit dem von der Vorinstanz geschützten markenrechtlichen Anspruch zu Recht nicht in Frage, dass es sich bei der Verwendung des strittigen Zeichens auf ihrer Internetseite um einen kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr handelt, der unter die Verbotsrechte des Markeninhabers nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG fällt (vgl. F. Thouvenin/L. Dorigo, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 13 N 75). Sie beruft sich aber auch hier zu Unrecht darauf, «mipa» komme keine bzw. nur geringe Kennzeichnungskraft zu. Sie verkennt, dass keine Bedeutung von «mipa» ersichtlich ist, die für die beanspruchten Waren der Klasse 2 (Farben, Lacke, Farbstoffe, Holzschutzmittel und Rostlösemittel) beschreibend sein könnte; vielmehr erscheint das Zeichen für diese Waren als Fantasiebezeichnung, die entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht durchaus kennzeichnungskräftig ist. Davon, dass aufgrund eines angeblich geringen Schutzumfangs der Marke bereits kleine Abweichungen oder Zusätze einen genügenden Zeichenabstand begründen könnten, kann keine Rede sein. Mit ihren weiteren Ausführungen verkennt die Beschwerdeführerin ausserdem, dass die Verbotsrechte von Art. 13 Abs. 2 MSchG nach dessen Wortlaut sowie nach Lehre und Rechtsprechung nur gegenüber Zeichen gelten, die unter einem relativen Ausschlussgrund im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG leiden. Dies setzt unter anderem voraus, dass das fragliche Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist (BGer, sic! 2005, 200 ff. E. 4.2 m.H., «Riesen»; vgl. auch P. Gilliéron, in: J. de Werra/P. Gilliéron [Hg.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Basel 2013, MSchG 13 N 15; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 442). Beim beanstandeten Zeichen ist Ersteres der Fall, indem die Beschwerdeführerin nach den – für das BGer verbindlichen (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) – Sachverhaltsfeststellun|gen im angefochtenen Entscheid auf ihrer Internetseite, auf der sie dieses verwendet, auch Farben anbietet, während die von der Beschwerdegegnerin lizenzierte Marke «mipa» unter anderem für Farben beansprucht wird. Die Beschwerdegegnerin macht in diesem Zusammenhang zutreffend geltend, dass sich die Bestimmung des Schutzumfangs der klägerischen Marke insoweit nach dem im Markenregister eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis richtet (vgl. G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 3 N 235), weshalb für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht bloss von gleichartigen, sondern von gleichen Waren auszugehen ist. Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) zutreffend auf die Wechselwirkung zwischen der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Produkte und dem Ähnlichkeitsgrad der fraglichen Zeichen hingewiesen (vgl. BGE 128 III 441 ff. E. 3.1; 126 III 315 ff. E. 6b/bb; 122 III 382 ff. E. 3a). Aufgrund der Tatsache, dass die Marke «mipa» und das beanstandete Zeichen (unter anderem) für Farben – und damit identische Waren – bestimmt sind, ist demnach ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. BGer, sic! 2014, 93 ff. E. 7.3, «Nafa»; BGer, sic! 2011, 666 ff. E. 5.1, «R (fig.) RSW Rama Swiss Watch/RAM Swiss Watch»). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft demnach nicht zu, dass die dem identischen Wortzeichen hinzugefügten Bild- und Wortelemente eine Verwechslungsgefahr zu bannen vermöchten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen falsche Zusammenhänge vermuten. Die Erwägung der Vorinstanz, wonach sich anhand einer Gesamtbetrachtung ergebe, dass das beanstandete Zeichen die Gefahr einer Verwechslung mit der klägerischen Marke schaffe, ist daher nicht zu beanstanden.
[…]
Urteilsbearbeitung anlässlich des sic!-Workshops vom 20. Oktober 2015 in Zürich/Ab