«Missbräuchliche Markeneintragung» Bundesgericht vom 28. November 2018

Aus den Erwägungen:

2.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich ge- | brauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 ff. E. 1a m.H.) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.4). Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 ff. E. 1a; BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.5). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 3.2; BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.5).

Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 ff. E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 5.1 mit Verweis auf E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 1446).

2.2

2.2.1 Dem Beschwerdeführer kann zunächst nicht gefolgt werden, wenn er vorbringt, die Vorinstanz habe den Umfang seiner Mitwirkungspflicht überdehnt und ihn damit die Folgen der Beweislosigkeit tragen lassen. Abgesehen davon, dass er nicht hinreichend aufzeigt, inwiefern die Vorinstanz bei der Anwendung der Mitwirkungspflicht Bundesrecht verletzt hätte, verkennt er mit seinen Vorbringen, dass die Beweislastverteilung gegenstandslos wird, wenn das Gericht – wie im konkreten Fall – in Würdigung der Beweise zum Schluss gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei erwiesen (BGE 141 III 241 ff. E. 3.2 m.H.). Die Vorinstanz ist in Würdigung der vorliegenden Beweise davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer die Marke CH-Nr. 624 864 «Wild Heerbrugg» – wie auch bereits die nicht streitgegenständliche Marke CH 567 937 «Wild Heerbrugg» – ohne Gebrauchsabsicht hinterlegte, sondern vielmehr in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung von Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Es lag demnach kein Fall von Beweislosigkeit vor, deren Folgen zu regeln gewesen wären. Ins Leere stossen daher auch die Ausführungen in der Beschwerde zur Beweislastverteilung im Zusammenhang mit der angeblichen Nichtbeachtung getätigter Vorbereitungshandlungen sowie mit der Absicht, finanzielle Vorteile auszuhandeln.

2.2.2 Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, sie habe missachtet, dass eine erneute Hinterlegung einer ähnlichen Marke nicht per se unlauter oder sonst wie missbräuchlich sei, und dass ein Missbrauch nur vorläge, wenn die Neuhinterlegung einzig dazu gedient hätte, den Schutz einer bislang nicht gebrauchten Marke aufrechtzuerhalten. Die Vorinstanz hielt unter anderem fest, der Beschwerdeführer habe zwei Jahre vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist seiner noch ungebrauchten Marke eine weitgehend identische Marke hinterlegt, ohne für die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses eine überzeugende Begründung vorzutragen. Sie liess dabei ausdrücklich offen, ob es sich dabei um eine eigentliche Wiederholungsmarke handle und die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke bereits aus diesem Grund zu bejahen sei; dagegen sei dieser Umstand und insbesondere die Tatsache, dass der Beschwerdeführer bereits seit 2007 Inhaber einer weitgehend identischen Marke gewesen sei, im Rahmen der Gesamtwürdigung für die Beurteilung, ob die Markenhinterlegung missbräuchlich erfolgte, zu seinen Ungunsten zu berücksichtigen. Darin ist keine Verletzung von Bundesrecht zu erblicken. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausführt, schloss die Vorinstanz aus dem fraglichen Vorgang nicht etwa unmittelbar auf eine unzulässige Markenanmeldung, sondern würdigte die konkreten Umstände der Neuanmeldung als eines von mehreren Indizien. Entgegen dem, was der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz ausserdem berücksichtigt, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen bei der Neuanmeldung angepasst wurden; ebenso wenig ist ihr entgangen, dass sich die beiden Zeichen unterscheiden, indem es sich bei der streitgegenständlichen Marke um eine Wortmarke handelt, während die vorhergehende eine Wort-/Bildmarke war.

Der Vorinstanz ist vor diesem Hintergrund weder eine Verletzung der Begründungspflicht (vgl. Art. 53 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 29 Abs. 2 BV) noch eine unzutreffende Anwendung der vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze der Beurteilung einer missbräuchlichen Markenhinterlegung vorzuwerfen, wenn sie darauf verzichtete, die Voraussetzungen der eigentlichen Wie- | derholungsmarke zu prüfen. Die Ausführungen in der Beschwerdeschrift, mit denen das Vorliegen einer unzulässigen Wiederholungsmarke bestritten wird, stossen damit ins Leere.

2.2.3 Die Vorinstanz hat zudem nicht verkannt, dass zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung eine abstrakte Gebrauchsabsicht genügt und dem Hinterleger nach Art. 12 MSchG ein Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung steht, in dem er den tatsächlichen Gebrauch aufnehmen muss. Sie hat den fehlenden konkreten Gebrauch der fraglichen Marke lediglich als Indiz für eine fehlende Gebrauchsabsicht im Zeitpunkt der Hinterlegung gewertet. Darin ist keine Bundesrechtsverletzung zu erblicken (vgl. BGer vom 30. Mai 2008, 4C.82/2007, E. 2.1.5). Ebenso wenig hat die Vorinstanz verkannt, dass nach Art. 11 Abs. 3 MSchG auch ein stellvertretender Gebrauch zulässig ist; vielmehr hat sie in Würdigung von Beweismitteln einen stellvertretenden Gebrauch in tatsächlicher Hinsicht als unglaubhaft erachtet.

2.2.4 Mit seinen weiteren Ausführungen setzt sich der Beschwerdeführer in unzulässiger Weise darüber hinweg, dass es die Vorinstanz in Würdigung der verschiedenen Beweise als erstellt erachtete, dass er keine Absicht hatte, die strittige Marke CH-Nr. 624 864 «Wild Heerbrugg» tatsächlich für die beanspruchten Produkte zu gebrauchen. Das BGer ist an diese tatsächliche Feststellung gebunden (Art. 105 Abs. 1 BGG; vgl. BGE 127 III 160 ff. E. 1b). Wenn der Beschwerdeführer vor BGer etwa vorbringt, er habe «sehr wohl Gebrauchs (vorbereitungs-)handlungen dokumentiert und damit seinem abstrakten Gebrauchswillen Nachdruck verliehen», indem er bereits zwei Jahre vor der Anmeldung einen Businessplan erstellt, einen im Jahre 2014 abgeschlossenen Lizenzvertrag vorgelegt, mehrere Patente angemeldet, Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und das Projekt «Operationsmikroskop» präsentiert habe, kritisiert er in unzulässiger Weise die vorinstanzliche Beweiswürdigung. Mit seiner Behauptung, der Lizenzvertrag aus dem Jahre 2014 habe zumindest konkludent schon seit der Hinterlegung der Marke bestanden, da von Anfang an beabsichtigt worden sei, die Marke an die zu gründende Gesellschaft zu lizenzieren bzw. zu übertragen, weicht er von den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid ab, ohne eine hinreichende Sachverhaltsrüge zu erheben. Appellatorisch sind auch seine Vorbringen, mit denen er unter Hinweis auf angebliche effektive Gebrauchshinweise in der Schweiz das von der Vorinstanz festgestellte Fehlen einer Gebrauchsabsicht im Zeitpunkt der Markenanmeldung infolge mangelnden Bezugs zur Schweiz bestreitet und behauptet, es lägen Hinweise auf einen genügend hohen Produktionsanteil in der Schweiz vor, mit dem selbst bei teilweise in Deutschland angefallenen Forschungs- und Entwicklungskosten die Vorgabe eines in der Schweiz angefallenen Anteils der Herstellungskosten von mindestens 60 % nach Art. 48c MSchG ohne Weiteres möglich sei.

Der Beschwerdeführer erhebt auch keine zulässigen Rügen, indem er den Feststellungen im angefochtenen Entscheid, wonach die erfolgten Eintragungen mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken einhergingen und andere habe in die Enge treiben wollen, seine eigene Sachverhaltsdarstellung hinsichtlich seiner Absichten gegenüberstellt. Entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der vorinstanzlichen Feststellung, wonach das prozessuale Verhalten des Beschwerdeführers darauf hindeute, dass seine Gebrauchsabsicht entweder nur vorgeschoben oder aber erst mit Blick auf das vorinstanzliche Verfahren entwickelt worden sei. Ebenso wenig zeigt er eine Bundesrechtsverletzung auf, indem er in appellatorischer Weise die Feststellungen im angefochtenen Entscheid kritisiert, wonach sein Vorgehen hinsichtlich der erfolgten Markeneintragungen auf die Absicht hindeute, sich von den Betroffenen aus dem Weg kaufen zu lassen bzw. wonach es konkrete Hinweise darauf gebe, dass es dem Beschwerdeführer darum ging, sich finanzielle Vorteile auszuhandeln.

2.2.5 Der Vorinstanz ist demnach keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie davon ausging, der Beschwerdeführer habe die streitgegenständliche Marke CH 624 864 «Wild Heerbrugg» nicht in Gebrauchsabsicht hinterlegt, sondern in der Absicht, bestehende Marken mit diesen Bestandteilen anzugreifen und für die Beilegung der Markenstreitigkeiten Geld zu verlangen. Sie hat die Hinterlegung aus diesem Grund folgerichtig als rechtsmissbräuchlich betrachtet und die Nichtigkeit der hinterlegten Marke festgestellt.

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