« Montres I » Cour de Justice du canton de Genève du 22 avril 2016

Considérants:

3. Les demanderesses font valoir que les signes « Mystery » et « Double Mystery » sont dépourvus de caractère distinctif, d’une part, et doivent rester | à la libre disposition des concurrents, d’autre part.

La défenderesse le conteste. Si elle admet que l’expression « montre L » est utilisée couramment en français dans le milieu de l’horlogerie, tel n’est pas le cas des signes « Mystry » et « Double Mystery », qui sont fantaisistes. Le terme « Mystery » n’est jamais utilisé isolément par les concurrents, mais uniquement en combinaison avec d’autres éléments pour désigner des montres avec des qualités diverses. Ainsi, les deux marques ne sont pas descriptives.

3.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; son but est d’individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver dans l’abondance de l’offre, un produit ou un service qu’il apprécie (art. 1 al. 1 LPM ; ATF 122 III 382 ss consid. 1 ; 122 III 469 ss consid. 5f).

L’art. 2 let. a LPM exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marque pour les produits ou les services concernés. L’absence de force distinctive ou le besoin de libre disposition caractérise les signes du domaine public (TF du 30 novembre 2009, 4A_434/2009, consid. 3.1). Selon une pratique constante, les dé­­signations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s’applique font partie du domaine public. Les associations d’idées ou des allusions qui n’ont qu’un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu’une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d’imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu’elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 ss consid. 5.1 ; TF du 19 juillet 2010, 4A_168/2010, consid. 4.3.1).

Un terme impliquant une association d’idées peut être protégé en tant que marque si l’association ne vient pas immédiatement à l’esprit et suppose une certaine fantaisie (ATF 116 II 609  ss consid. 1c). Un mot appartenant à une langue étrangère peut être exclu de la protection, dès lors qu’il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s’attache (TF du 18 janvier 2000, 4C.3/1999, consid. 3a et 3c et les références citées).

Pour juger du caractère descriptif ou non d’une marque verbale, il faut considérer d’une part l’effet auditif, d’autre part l’effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l’acheteur moyen (ATF 120 II 144 ss consid. 3b/aa). Ne doit cependant pas être attribué au domaine public tout signe qui est compréhensible d’une quelconque manière, mais seulement celui qui appartient réellement au vocabulaire de la communauté, parce qu’il est employé quotidiennement pour désigner des biens ou des services ou pour décrire leurs caractéristiques. Il faut se fonder sur la compréhension de l’acheteur moyen auquel s’adressent les produits ou les services concernés. Peut dès lors être enregistré, faute d’appartenir au domaine public, un signe qui ne constitue pas, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés (ATF 131 III 127 ss consid. 4.1 ; TAF du 16 août 2007, B-7403/2006, consid. 4.1).

Bien que les deux aspects du domaine public soient indépendants l’un de l’autre, ils se recoupent souvent, les signes dépourvus de caractère distinctif devant en principe rester à la libre disposition des concurrents, et inversement. Des exceptions existent toutefois. Par exemple un terme inconnu des acheteurs concernés et, partant, pourvu des caractères distinctifs originaires peut être soumis à un besoin de libre disposition s’il est susceptible d’être utilisé actuellement ou à l’avenir par les concurrents comme désignation descriptive. Le motif d’exclusion lié à l’absence de caractère distinctif joue toutefois un rôle prépondérant dans la ­pratique, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’examiner l’existence d’un éventuel besoin de libre disposition si le signe est dépourvu de caractère distinctif (E. Meyer / S. Fraefel, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 2 N 24, 84 ; Directives de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marques, 2014, ch. 4.3).

3.2 Bien qu’ils ne soient pas mentionnés à l’art. 2 LPM, les milieux intéressés jouent un rôle central pour déterminer si le signe pour lequel la protection est revendiquée se heurte à des motifs absolus d’exclusion. Suivant les motifs de refus, on se basera sur les personnes auxquelles s’adressent les produits ou les services concernés, les concurrents ou uniquement une partie de la population suisse. Le cercle de personnes à prendre en considération doit être établi de façon normative, sur la base des produits ou des services en cause qui sont à définir selon des critères objectifs. Un signe doit être refusé à la protection dès qu’il existe un motif absolu d’exclusion pour une partie des milieux intéressés. Ainsi, si les produits désignés par une indication verbale s’adressent tant au consommateur moyen qu’au professionnel, il suffit qu’un de ces deux groupes d’acheteurs comprenne cette indication comme une référence descriptive pour qu’elle soit exclue de la protection. L’importance quantitative d’un groupe de | ­personnes par rapport à d’autres n’est pas déterminante (Meyer / Fraefel, LPM 2 N 7, 8).

Lors de l’examen du besoin de libre disposition, il y a lieu de se référer aux concurrents qui constituent les milieux intéressés auxquels on doit se référer pour apprécier ce besoin et savoir comment le signe est perçu (I. Cherpillod, Chronique, Propriété intellectuelle, JdT 2014 II 205, 207).

L’existence d’alternatives ou de synonymes ne permet pas l’enregistrement d’un signe qui appartient au ­domaine public. Par ailleurs, pour les concurrents, les traductions d’un terme anglais en français, allemand ou italien ne constituent pas des alternatives équivalentes, les entreprises devant pouvoir utiliser ce terme dans toutes les langues officielles (Meyer / Fraefel, LPM 2 N 32, 109).

3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, l’impression d’ensemble se ­détermine, pour des marques verbales, en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l’élocution et la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot de même que sa terminaison, attirent davantage l’attention que les syllabes intercalaires non accentuées (TAF du 28 février 2008, B-1427/2007, consid. 8).

3.4 Dans l’examen d’une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l’association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d’être protégée (TF du 16 février 2000, 4C.403/1999, consid. 3a et les références citées). Pour cela, il faut que les milieux intéressés perçoivent dans la combinaison davantage que la simple somme des deux termes appartenant au domaine public et qu’un effort de réflexion soit ainsi nécessaire pour y voir un renvoi descriptif (Meyer / Fraefel, LPM 2 N 40).

3.5 En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner à quel cercle de personnes s’adressent les marques contestées.

Même si les prix des montres commercialisées par la défenderesse sous la marque « Double Mystery » ne sont pas indiqués dans la présente procédure, il apparaît que celles-ci ne sont pas des articles de masse que l’on consomme quotidiennement et que le public achète avec une attention moindre. Au contraire, le public concerné apporte un certain soin lorsqu’il choisit de tels ­produits. Par ailleurs, les parties conviennent que les milieux intéressés comprennent non seulement le grand public, mais également un cercle plus restreint comprenant des acheteurs qui disposent de connaissances spécialisées ou qui s’informent de manière approfondie avant d’acheter une montre, ainsi que l’ensemble des spécialistes qui entrent en contact avec les produits concernés dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le substantif anglais « mystery » signifie « mystère » en français, « Mysterium » en allemand et « mistero » en ­italien. L’adjectif « double » est identique en français et en anglais et proche en allemand (« doppelt ») et en italien (« doppio »). Comme le relève à juste titre la défenderesse, le substantif « mystery » est un terme anglais fréquemment utilisé dans les médias et proche de sa traduction et de ce fait largement compréhensible du grand public. Il en va de même du terme « double». Le terme « mystère » désigne, dans le langage courant, une chose cachée, secrète ou une chose étonnante, difficile à comprendre, à expliquer. L’adjectif « double » signifie qui est répété deux fois, qui vaut deux fois (la chose désignée) ou qui est formé de deux choses identiques.

Cela étant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les signes « Mystery » et « Double Mystery » ne doivent pas être examinés isolément, mais en relation avec les produits de la classe pour lesquels ils sont enregistrés.

La défenderesse admet que le ­public dont l’activité professionnelle présente un lien avec les montres ainsi que le cercle de personnes nourrissant un intérêt pour le domaine des produits horlogers, dotées d’une connaissance et attention particulières, connaissent le concept de « montre mystérieuse », qui évoque pour elles une montre dotée de caractéristiques particulières invisibles. La défenderesse prétend cependant que ce ­public aurait conscience du fait que la dénomination « montre mystérieuse » s’utiliserait exclusivement en langue française et ne saurait se traduire par le terme « Mystery ». Cette dernière opinion ne saurait être suivie. En effet, ce qui importe, pour des marques verbales, est l’impression d’ensemble, l’effet auditif ayant une importance prédominante et la première syllabe attirant davantage l’attention. Le terme « Mystery » a la même racine que les mots français, allemand et italien. Par ailleurs, les adjectifs correspondant, que ce soit en anglais (« mysterious »), en français (« mystérieux »), en italien (« misterioso ») ou en allemand (« mysteriös ») ont également la même racine. Ainsi, au moins deux cercles intéressés, confrontés au signe « Mystery », reconnaissent sans efforts particuliers d’imagination le rapport du produit avec les particularités de la « montre mystérieuse ». […]

En outre, con­trairement à ce que soutient la défenderesse, certaines maisons horlogères utilisent le terme « Mystery » pour décrire des modèles de montres de leur gamme présentant lesdites caractéristiques. Le fait que le même terme « Mystery » soit utilisé par | d’autres maisons horlogères pour décrire des modèles qui ne sont pas des « montres mystérieuses » ne change rien à cette constatation. En outre, par son courrier du 16 octobre 2013, la défenderesse a mis en demeure les demanderesses de cesser d’utiliser non seulement le signe « Double Mystery », mais éga­lement les termes « Double Q mystérieux », « Mystérieuse », « Mysterious Double Q Watch », « Double Q » et « Mystery Watch ». Elle reconnaît ainsi que dans le domaine de l’horlogerie les substantifs et adjectifs dérivés de « mystère » peuvent être utilisés indifféremment, en français et en anglais.

Il résulte des développements qui précèdent que le signe « Mystery » constitue une indication pouvant être utilisée dans le commerce en référence à la nature ou aux caractéristiques de montres.

L’adjonction du signe banal « Double » au signe « Mystery » ne permet pas à la seconde marque de la défenderesse d’acquérir un caractère distinctif concret suffisant. En effet, la combinaison des deux termes renvoie immédiatement à deux caractéristiques de la « montre mystérieuse ». Pour leurs modèles de « montres mystérieuses », les maisons horlogères n’emploient pas la transparence de la même façon. Celle-ci peut donner l’impression que non seulement les aiguilles, mais aussi d’autres composants de la montre, lévitent dans le vide. En outre, la « montre mystérieuse » désigne aussi un modèle qui n’utilise pas (ou pas entièrement) la transparence, ou qui permet de lire l’heure sans aiguilles. Un modèle de « montre mystérieuse » peut comprendre deux (ou plusieurs) des caractéristiques précitées. D’ailleurs, la défenderesse elle-même utilise le signe « Double Mystery » pour des montres permettant de lire l’heure sans aiguilles grâce à deux disques tournant en 60 minutes pour le disque périphérique et en 12 heures pour le disque central. Ce (double) mécanisme dissimulé correspond à l’une des caractéristiques que peut présenter la « montre mystérieuse ». Il est intéressant d’observer que le modèle pour homme de la montre « Double Mystery » est analogue, visuellement, à la montre AW Mystery Watch, dont il est admis qu’il s’agit d’une « montre mystérieuse ». Les deux montres permettent de lire l’heure sans aiguilles.

Il résulte également de ce qui précède que les termes « Mystery » et « Double Mystery » doivent rester disponibles pour les concurrents, étant rappelé que le besoin de disponibilité ne se limite pas aux indications irremplaçables n’offrant aucune alternative. Par ailleurs, les traductions des termes anglais en français, allemand ou italien, tout comme l’utilisation de l’adjectif « mysterious » en lieu et place du substantif « mystery » ne constituent pas des alternatives satisfaisantes pour les concurrents. Ceux-ci doivent pouvoir, dans le domaine de l’horlogerie, utiliser librement des termes (substantifs ou adjectifs) en langue anglaise.

En définitive, les signes « Mystery » et « Double Mystery » sont descriptifs pour des montres. L’action en constatation de la nullité de l’enregistrement des deux marques en question sera admise, dans la mesure où elle vise des produits d’horlogerie, à savoir les produits suivants de la classe 14 : horlogerie à savoir montres ; montres-bracelets ; instruments chronométriques ; à savoir chronographes ; chronomètres ; appareils de chronométrage de manifestations sportives ; pièces et accessoires de produits horlogers compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de montres ; boîtiers de montres ; mouvements d’horlogerie ; composants destinés à des mouvements d’horlogerie ; cadrans ; aiguilles ; verres de montres ; couronnes et boucles de montres ; écrins et étuis pour l’horlogerie ; boîtes et étuis de présentation pour montres.

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle sera invité à radier en partie l’enregistrement des deux marques (cf. art. 35 LPM).

[…]