Obligationenrecht | Droit des obligations
«Netzstecker»
Bundespatentgericht vom 19. März 2014
Bejahung der Pflicht des Patentverletzers zur Gewinnherausgabe
OR 423; ZGB 2, 3. Bösgläubig ist, wer ein potenziell patentgeschütztes Produkt von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird (hier: Taiwan), und keine entsprechenden Abklärungen trifft, bevor er das Produkt auf den Markt bringt (E. 4.3).
OR 42 II, 423. Für die Gewinnherausgabe im Zusammenhang mit der richterlichen Schätzung des Gewinns genügt die Behauptung eines plausiblen Forderungsbetrags durch die beweisbelastete Partei, ohne dass weitere Rechnungsposten darzulegen wären (E. 4.3).
OR 423. Der Verletzergewinn ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Massgebend ist dabei, ob und inwieweit das verletzte Recht für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen ist, was nach richterlichem Ermessen zu schätzen ist (E. 4.3).
CO 423; CC 2, 3. Est de mauvaise foi, celui qui acquiert un produit potentiellement protégé par un brevet d’invention d’un lieu où il est connu que les droits de propriété intellectuelle de tiers ne sont pas toujours pris en compte de manière appropriée (en l’espèce: Taïwan) et qui n’entreprend aucune recherche commandée par les circonstances avant de mettre le produit sur le marché (consid. 4.3).
CO 42 II, 423. Dans le cadre de la détermination du montant du dommage par le juge dans une action en remise de gain, il est suffisant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve allègue une créance plausible sans que des factures détaillées ne soient produites (consid. 4.3).
CO 423. Le gain du contrevenant doit être restitué uniquement dans la mesure où il découle de la violation d’un droit. L’élément décisif est de déterminer si et dans quelle mesure le droit violé est la cause de la décision d’achat, ce qui ressortit au pouvoir d’appréciation du juge (consid. 4.3).
Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. O2013_007
Die Klägerin vertreibt einen Netzstecker, der Gegenstand des Europäischen Patents EP 1 393 417 B1 ist. Der Beklagte ist Inhaber einer Einzelfirma, die mit elektronischen Geräten wie Netzstecker handelt.
Die Klägerin klagte beim BPatGer wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Schadenersatz, Gewinnherausgabe und Vernichtung oder Herausgabe der patentverletzenden Ware. Um die Höhe ihrer Geldforderungen berechnen zu können, verlangte die Klägerin ausserdem, der Beklagte habe durch Rechnungslegung Auskunft zu geben über den Umfang der patentverletzenden Handlungen. Eine Klageantwort reichte der Beklagte nicht ein.
Am 14. August 2013 erging ein Teilurteil, das es dem Beklagten untersagte, die fraglichen Netzstecker herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Zugleich wurde er verpflichtet, über die Menge der von ihm hergestellten, in Verkehr gebrachten, verkauften oder zu den genannten Zwecken eingeführten Netzstecker nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen.
Die Beklagte kam innert Frist der Aufforderung zur Rechnungslegung und Auskunft nicht nach. Der Klägerin wurde sodann Frist angesetzt, um ihre Forderungsklage zu beziffern, was sie fristgerecht tat. Der Beklagte liess sich innert Frist nicht vernehmen.
4. Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Vernichtung
4.1 Sowohl Bestand des Klagepatents als auch die Aktivlegitimation der Klägerin (als ausschliessliche Lizenznehmerin) sind nicht bestritten. Ebenfalls unbestritten ist eine Patentverletzung seitens des Beklagten, indem er die fraglichen Reiseadapter vertrieben bzw. verkauft hat. Auch dass er mit dem Verkauf einen Gewinn erzielt hat, lässt der Beklagte unbestritten.
4.2 Die Voraussetzungen für Schadenersatzansprüche im Immaterialgüterrecht sind identisch mit den Haftungsvoraussetzungen im Obligationenrecht (Art. 73 PatG). Voraussetzungen für eine Schadenersatzpflicht aufgrund einer Patentverletzung sind der Schaden, die Widerrechtlichkeit, das Verschulden und der adäquate Kausalzusammenhang zwischen schädigender Handlung und Schaden.
Der Schaden ist vom Geschädigten grundsätzlich ziffernmässig nachzuwei|sen (Art. 42 Abs. 1 OR). Ist das nicht möglich, ist der Schaden vom Richter mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein als auch auf die Höhe des Schadens. Dieser gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen.
Alternativ zum Schadenersatzanspruch besteht der Anspruch auf Herausgabe des Gewinns des Verletzers. Dabei handelt es sich um einen Sonderfall der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR). Die Gewinnherausgabe ist in diesem Fall nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Herausgabe der dem auftragslosen Geschäftsführer entstandenen Vorteile (BGE 132 III 379 ff. E. 3, «Milchschäumer II»; P. Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 73 N 60). Gestützt auf Art. 423 OR ist der Geschäftsherr berechtigt, sich die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueignen, sofern der Geschäftsführer bösgläubig im eigenen Interesse handelte. Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde. Dabei ist der Nettogewinn massgebend; vom Erlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzielung dieses Ertrags erwachsen sind (BGE 134 III 306 ff. E. 4.1.1; 129 III 422 ff. E. 4).
4.3 Was die Gewinnherausgabe betrifft, so ist unbestritten, dass der Beklagte mit dem Verkauf der patentverletzenden Netzstecker im eigenen Interesse und nicht in demjenigen der Klägerin handelte und dass der Beklagte damit einen Gewinn erzielt hat. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt die Herausgabe des Verletzergewinns Bösgläubigkeit des Geschäftsführers voraus (BGE 126 III 69 ff. E. 2a; 129 III 422 E. 4). Bösgläubig ist, wer, gemessen am Massstab von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), wusste, wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte Rechtsstellung vorliegt. Der Richter hat gemäss Art. 4 ZGB nach freiem Ermessen zu urteilen, wann die nach den Umständen gebotene Aufmerksamkeit vorliegt (H. Honsell, Basler Kommentar ZGB I, 4. Aufl., Basel 2012, ZGB 3 N 9, 38). Die Unaufmerksamkeit im Sinne von Art. 3 ZGB kann darin liegen, dass der Gutgläubige zur Entdeckung des Rechtsmangels erforderliche Nachforschungen unterlassen hat. Damit stellt sich die Frage, welche Nachforschungen zu tätigen sind, damit der Gutglaubensschutz nicht dahinfällt (A. Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, Freiburg 1985, N 151). Eine allgemeine Erkundigungspflicht besteht nicht, doch muss – wer Grund zum Verdacht hat – Abklärungen treffen. Nur wer Zweifel nicht abklärt, ist unaufmerksam (P. Jäggi, Berner Kommentar I/1, Bern 1962, ZGB 3 N 128).
Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom 2. Januar und 1. Februar 2013 wegen der Patentverletzung abgemahnt. Ab diesem Zeitpunkt steht die Bösgläubigkeit des Beklagten ausser Frage. Sie ist indes schon früher eingetreten. Der Beklagte bezieht als Händler ein technisches Produkt aus Taiwan. Wer ein Produkt, das von der Gattung her durchaus unter Patentschutz fallen könnte, von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird, der muss entsprechende Abklärungen treffen, bevor er das Produkt auf den Markt bringt (vgl. R. Rogge/K. Grabinski, in: G. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., München 2006, D-PatG 139 N 47). Das hat der Beklagte unterlassen; damit ging ihm der gute Glaube ab, und zwar von vorneherein, d. h. schon vor Erhalt der Abmahnungen.
Da der Beklagte seiner Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht nicht nachgekommen ist, ist eine Schätzung des Gewinns analog Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen. Dabei muss die Klägerin als beweisbelastete Partei alle Umstände, die für die Erzielung eines Gewinns oder für dessen Verminderung sprechen, soweit möglich und zumutbar darlegen. Es reicht aus, wenn sie Anhaltspunkte vorbringt, die den geltend gemachten Anspruch nach Rechtsgrund und Umfang plausibel erscheinen lassen. Es genügt, wenn die Klägerin lediglich einen plausiblen Forderungsbetrag behauptet, ohne dass sie weitere Rechnungsposten im Einzelnen darzulegen hätte (P. Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2005).
Belegt ist, dass der Verkaufspreis des fraglichen Netzsteckers CHF 14.90 beträgt, und nicht CHF 14.95, wie die Klägerin behauptet. Dass der Netzstecker von der Firma Yueh-In Co., Ltd. in Taiwan zu einem Einkaufspreis von USD 3.– pro Stück bezogen wurde, geht aus den von der Klägerin eingereichten Belegen zwar nicht hervor, ist allerdings möglich und blieb vom Beklagten unbestritten. Mangels Auskunft und Rechnungslegung ist es der Klägerin nicht möglich, diesbezüglich genauere Angaben zu machen.
Da allfällige weitere Kosten seitens des Beklagten nicht geltend gemacht wurden, ist bei einem Kurs von USD 1 = CHF 0.9146 am 2. Januar 2013 von einem Gewinn pro Netzstecker von CHF 12.16 auszugehen (CHF 14.90– CHF 2.74).
Die Klägerin geht grundsätzlich davon aus, dass 3000 Stück dieses Netzsteckers bestellt worden sind, beziffert ihre Forderung schliesslich auf mindestens CHF 18311.10, ausgehend von 1500 bestellten Stück. Zunächst ist die Klägerin darauf hinzuweisen, dass ihr aufgrund der geltenden Dispositions|maxime nicht mehr zugesprochen werden kann, als sie verlangt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Mit der Klage muss die Forderung beziffert werden (Art. 84 Abs. 2 ZPO; Art. 85 Abs. 2 ZPO); eine «Mindestangabe» bzw. eine Angabe «entweder … oder» ist nicht zulässig. Die klagende Partei muss sagen, was sie will (E. Pahud, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zürich 2011, ZPO 221 N 6). Ferner ist für den vom Beklagten erzielten Gewinn nicht die Bestellmenge, sondern die (geschätzte) Anzahl verkaufter Netzstecker massgebend. Da die Klägerin sinngemäss von 1500 verkauften Netzsteckern ausgeht, ist von einem erzielten Gewinn von CHF 18240.– (1500 × CHF 12.16) auszugehen.
Der Verletzergewinn ist nur insoweit herauszugeben, als er auf der Rechtsverletzung beruht. Massgebend ist dabei, ob und inwieweit beim Vertrieb der verletzenden Produkte das verletzte Recht für die Kaufentschlüsse ursächlich gewesen ist oder ob andere Umstände eine wesentliche Rolle gespielt haben. Die Höhe des Anteils, zu welchem die erzielten Gewinne auf der Rechtsverletzung beruhen, ist nach richterlichem Ermessen zu schätzen (P. Kohler, Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008, 567; Heinrich, PatG 73 N 62). Beim vorliegenden Netzstecker ist der erfindungsgemässe Anteil offensichtlich zentral; ausschlaggebend ist die technische und hier patentgeschützte Funktionalität. Es rechtfertigt sich daher, den Beklagten zu verpflichten, den ganzen Gewinn im Umfang von CHF 18 240.– herauszugeben.
[…]
4.6 Die Klägerin beantragt sodann, dass sämtliche patentverletzende Netzstecker, die sich im Besitz des Beklagten befinden würden, ihr herauszugeben oder zu vernichten seien. Gemäss Art. 8 PatG stellt nicht nur der effektive Verkauf, sondern auch der Besitz zum Verkauf eine Patentverletzung dar. Der Beklagte ist daher zu verpflichten, sämtliche Netzstecker gemäss […] Teilurteil vom 14. August 2013, die sich noch im Besitz des Beklagten befinden, innert 10 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu vernichten.
Gd