«Normalkraftanschlüsse» Bundesgericht vom 11. April 2023
Neuheitsprüfung von Amtes wegen bei festgestellter öffentlicher Vorbenutzung
I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_421/2022
PatG 1 I, 7 I und II, 35 I; EPÜ 54 II; ZPO 57.
Ist sachverhaltsmässig erstellt, dass die Vorbenützung einer patentierten Lehre öffentlich war, dann ist nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, ob die Erfindung neuheitsschädlich vorweggenommen wurde und das betroffene Patent nichtig ist, selbst wenn bloss ein Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG geltend gemacht wurde (E. 3.1– 3.3).&
LBI 1 I, 7 I et II, 35 I; CBE 54 II; CPC 57.
Si les faits établissent que l’utilisation antérieure d’un gabarit breveté était accessible au public, il convient d’examiner d’office, conformément à l’art. 57 CPC, si cela prive l’invention de sa nouveauté avec pour conséquence la nullité du brevet concerné, même si seul un droit d’utilisation conformément à l’art. 35 al. 1 LBI a été invoqué (consid. 3.1-3.3).
Am 16. Dezember 2020 reichte die Schöck Bauteile GmbH mit Sitz in Deutschland gegen die Basys AG gestützt auf die Schweizer Teile der beiden europäischen Klagepatente EP 2 455 556 B1 (EP 556) und EP 2 455 557 B1 eine Patentverletzungsklage ein. In seinem Teilurteil vom 17. August 2022 stellte das BPatGer unter anderem ein Mitbenützungsrecht der Beklagten an einem Eventualanspruch eines der Klagepatente fest. Die Basys AG reichte Beschwerde ein und machte insbesondere geltend, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie ihr (nur) ein Mitbenützungsrecht eingeräumt habe am Eventualanspruch, anstatt von der Nichtigkeit des eingeschränkten Anspruchs 1 des betroffenen Patents auszugehen.
3.1.Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG («Mitbenützungsrecht») kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.
3.2.Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d. h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z. B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (C. Gasser, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 35 N 3; vgl. auch C. Hilti/A. Köpf/D. Stauber/A. Carreira, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl., Bern 2021, 293; P. Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar, 3. Aufl., Bern 2018, PatG 35 N 3; W. Stieger, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: C. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser [Hg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 12.264; P. Gilliéron, in: J. De Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LBI 35 N 21).
Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP 556 verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre «Flyer C.» habe sie dieses Anschlusselement auch zum «vertikalen» Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der |fragliche «Flyer C.» vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).
3.3.Nachdem die Vorinstanz die Neuheit der Erfindung gemäss erteiltem Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 gegenüber verschiedenen Entgegenhaltungen – unter anderem auch gegenüber dem «Flyer C.» – bereits verneint hatte, liessen sich die klägerischen Begehren mangels Rechtsbeständigkeit des erteilten Anspruchs nicht mehr auf diesen stützen. Sie prüfte und bejahte daher die Verletzungshandlungen der Beschwerdeführerin ausgehend von Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 gemäss Eventualantrag. Entsprechend musste sich auch die daran anschliessende Prüfung eines Mitbenützungsrechts auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch von EP 556 beziehen.
Die Beschwerdeführerin beruft sich zu Recht darauf, dass die Vorbenützung nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid öffentlich war. Mit ihr ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz ausgehend vom «Flyer C.» nicht nur ein Mitbenützungsrecht hätte einräumen dürfen, sondern aufgrund der in diesem Zusammenhang festgestellten öffentlichen Benützung bereits im Jahre 2005 auch die Neuheit in Bezug auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch 1 des Klagepatents EP 556 hätte prüfen müssen. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung selber die Widersprüchlichkeit eines Urteils ein, das ein Mitbenützungsrecht gestützt auf eine öffentlich zugängliche Entgegenhaltung einräumt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie anschliessend vorbringt, prozessrechtliche Gründe hätten einer Neuheitsprüfung entgegengestanden. Ausgehend von den von der Vorinstanz im Hinblick auf das Mitbenützungsrecht festgestellten Sachverhaltselementen wäre eine solche Prüfung in Nachachtung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) geboten gewesen. Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid unzutreffend, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass der (erste) Eventualanspruch des Klagepatents EP 556 nicht neu sei, sondern mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Die Beschwerdeführerin hat sich auf die – bereits von der Gegenpartei thematisierte – Neuheitsschädlichkeit des «Flyer C.» in der Duplik (Rz. 226 ff.) für das Klagepatent EP 556 generell (vgl. bereits den Titel «3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP 556 mangels Neuheit wegen Flyer C.») und dabei ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin berufen.
[…]
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