«Otto’s» Bundesgericht vom 12. Februar 2018 (Massnahmeentscheid)

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin rügt als formelle Rechtsverweigerung, dass die | Vorinstanz die Frage auf eine spätere Prüfung im Hauptverfahren verschoben hat, ob sich die Beschwerdeführerin auf das Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) berufen kann, um die rechtlich fingierte Benutzung ihrer Marken im Konflikt mit den später registrierten Marken der Beschwerdegegnerin geltend zu machen. Sie bringt vor, die Vorinstanz habe ihr das rechtliche Gehör verweigert, indem sie ohne Berücksichtigung ihrer Berufung auf den fingierten Gebrauch nach Staatsvertrag geschlossen habe, der Beschwerdegegnerin stehe die Gebrauchspriorität in der Schweiz zu. Als Verweigerung des rechtlichen Gehörs rügt sie sodann, dass die Vorinstanz ihre Argumente gegen die Verwirkung ihres Markenrechts nicht berücksichtigt hat.

2.1 Nach Art. 261 ZPO trifft das Gericht die beantragten vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei deren Voraussetzungen glaubhaft macht. Auf das Verfahren der vorsorglichen Massnahmen findet das Summarverfahren Anwendung (Art. 248 lit. d ZPO). […]

2.2 Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass das Gericht aus lauterkeitsrechtlichen Erwägungen in besonderen Situationen von der markenrechtlichen Priorität absehen kann, wenn eine umfassende Interessenabwägung ergibt, dass die Berechtigung Treu und Glauben widerspricht. Da eine derart umfassende Interessenabwägung im Massnahmeverfahren nicht erfolgen kann, hat die Vorinstanz in summarischer Würdigung geschlossen, dass die von der Beschwerdegegnerin gehaltenen Marken auch für den Onlinehandel gelten, während die Beschwerdeführerin bzw. ihre Gruppe in der Schweiz schon lange aktiv sind, aber nicht unter den umstrittenen Zeichen. Die Vorinstanz hat in summarischer rechtlicher Beurteilung dieser Sachlage als nicht unwahrscheinlich erachtet, dass die Markenrechte der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Muttergesellschaft verwirkt sein könnten, und sie hat die Auslegung des von der Beschwerdeführerin angerufenen Staatsvertrags dem Hauptverfahren vorbehalten mit der Begründung, die von der Beschwerdegegnerin diesbezüglich erhobenen Einwände erschienen vertretbar.

2.3 Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht vertritt, die Vorinstanz habe sich vorliegend nicht mit einer summarischen Prüfung der Rechtsfrage begnügen dürfen, ob sich die Beschwerdeführerin auf den fingierten Gebrauch nach dem Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz aus dem Jahre 1892 berufen könne. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht ist diese Rechtsfrage keineswegs so «einfach und leicht verständlich», dass auch in einem summarischen Verfahren eine Hauptsachenprognose nicht ohne Mitberücksichtigung des Staatsvertrags gestellt werden könnte. Die Beschwerdeführerin rügt die prozessuale Feststellung der Vorinstanz nicht als willkürlich, dass die Auslegung des Staatsvertrags aus dem Jahre 1892 unter den Parteien umstritten ist. Sie zeigt auch nicht auf, welche Rechte ihr dieser Staatsvertrag so garantieren würde, dass aufgrund einer summarischen Prüfung von diesem Resultat willkürfrei nicht abgewichen werden könnte. Sie lässt schliesslich unbeachtet, dass die Tragweite dieses Staatsvertrages Gegenstand eines Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) bildete, das bei der Anwendung der staatsvertraglichen Normen nicht einfach unberücksichtigt bleiben kann (vgl. EuGH vom 12. Dezember 2013, C-445/12 P Rivella International betr. «Baskaya / Passaia», dazu D. Jaestaedt, Die EUGH-Entscheidung «Baskaya / ​Passaia», sic! 2014, 307 ff.; vgl. auch M. Treis, Passaia / Baskaya, sic! 2013, 56).

2.4 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat ihr die Vorinstanz auch das rechtliche Gehör nicht verweigert mit der Erwägung, dass eine Verwirkung des der Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin in der Schweiz zustehenden Rechts an der Marke im Raum stehe. Dass die Vorinstanz damit die nähere Beurteilung dieser Frage dem Hauptprozess vorbehalten hat, erkennt die Beschwerdeführerin selbst. Damit genügt aber die Begründung im angefochtenen Entscheid den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 BV. Dass im Übrigen die von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumente so liquid wären und diejenigen der Beschwerdegegnerin derart eindeutig überwiegen würden, dass sie entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht erst im Rahmen der dem Hauptprozess vorbehaltenen Interessenabwägung zu beurteilen wären, begründet die Beschwerdeführerin nicht. Sie rügt auch nicht, dass die Hauptsacheprognose der Vorinstanz im Ergebnis willkürlich ausgefallen sei (Art. 106 Abs. 2 BGG).

3. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG willkürlich falsch zur Anwendung gebracht.

3.1 Die Vorinstanz hat erwogen, die Beschwerdegegnerin könne die Gebrauchspriorität beanspruchen, weil die Beschwerdeführerin ihre prioritär registrierten Kennzeichen in der Schweiz bisher tatsächlich nicht gebraucht hat. Massgebend sei, dass die Beschwerdeführerin zwar seit langem in der Schweiz aktiv sei, aber nicht explizit unter den umstrittenen Kennzeichen. Die Vorinstanz erachtete die Gefahr einer Verwechslung der Kennzeichen der Parteien als glaubhaft und stellte fest, die Beschwerdegegnerin habe eine schutzwürdige Marktposition erworben. Denn es liege auf der Hand, dass sie den Onlinehandel mit Blick auf die Zukunft ausbauen wolle, um ihre starke Marktposition im stationären Geschäft nicht zu gefährden. Beide Par- | teien strebten sodann denselben Markt an und ihre Sortimente und Vertriebskanäle seien zumindest ähnlich und zielten auf ähnliche Kundschaft.

3.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe übersehen, dass eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines konkreten Wettbewerbs bestimmt werden müsse. Sie habe verkannt, dass die Parteien nicht in einer Sonderbeziehung stehen. Die Parteien hätten von ihren jeweiligen Markenrechten seit langem Kenntnis. Sie habe keinen Anlass, wegen der entgegenstehenden, rein wirtschaftlichen Interessen auf ihr Benutzungsrecht zu verzichten und dass dies zur Koexistenz führe, könne ihr nicht lauterkeitsrechtlich vorgeworfen werden. Falls der Vorwurf unlauteren Verhaltens erhoben werden solle, treffe dieser Vorwurf die Beschwerdegegnerin, welche in Kenntnis der Hinterlegungspriorität und des rechtserhaltenden Gebrauchs in Deutschland ihre eigene Marke hinterlegt habe. Erst damit sei die Verwechslungsgefahr geschaffen worden.

3.3 Nach Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Bestimmung hat die Vorinstanz nicht in schlechterdings nicht vertretbarer Weise angewendet. Denn dass die umstrittenen Kennzeichen mit denjenigen der Beschwerdegegnerin verwechselbar sind, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Sie bestreitet auch nicht, dass die Beschwerdegegnerin unter ihren Kennzeichen eine Marktposition in der Schweiz erworben hat. Sie legt zudem selbst dar, dass beide Parteien – und damit auch sie selbst – von ihren Markenrechten gegenseitig seit langem Kenntnis haben. Mit der Annahme, es sei glaubhaft gemacht, dass die Verwechslungsgefahr im heutigen Zeitpunkt durch die Beschwerdeführerin geschaffen wird, hat die Vorinstanz das Willkürverbot nicht verletzt.

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