Bundesgericht vom 11. Mai 2020
6. Technologierecht
6.1 Patente
PatG 26 I c; EPÜ 123, 138 I c. Das Herausgreifen einzelner Elemente aus mehreren Listen mit je mehreren alternativen Ausführungsformen oder Merkmalen während des patentrechtlichen Anmeldeverfahrens («singling out») ist unzulässig, soweit es in der ursprünglichen Anmeldung nicht bereits Hinweise auf die gewählte Kombination gab (E. 2.3, 3.1-3.6).
PatG 26 I c; EPÜ 123, 138 I c. Bei der Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit des Herausgreifens einzelner Elemente aus mehreren Listen mit je mehreren alternativen Ausführungsformen oder Merkmalen während des Anmeldeverfahrens ist zu prüfen, ob sich der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand beziehungsweise die darin beanspruchte Merkmalskombination für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen entnehmen lässt (E. 3.2).
BGG 42 II. Lässt die Beschwerdebegründung den Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin die Parteientschädigung reduziert haben will, ist die Beschwerde hinreichend begründet, auch wenn sie die Kosten- und Entschädigungsregel unabhängig vom Obsiegen in der Sache anficht und einzig die Aufhebung der entsprechenden Dispositiv-Ziffern verlangt (E. 1.2.3).
PatGG 32; KR-PatGer 3, 9 II. Der Ersatz der Auslagen für die patentanwaltliche Beratung kann die Kosten rechtsanwaltlicher Vertretung übersteigen, soweit dies besonders begründet wird (E. 5.1-5.3).
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
LBI 26 I c; CBE 123, 138 I c. La sélection d’éléments individuels à partir de différentes listes comportant chacune plusieurs formes d’exécution ou caractéristiques alternatives au cours de la procédure de dépôt d’un brevet («singling out») n’est pas admise, excepté si la demande antérieure contenait déjà des indications renvoyant à la combinaison choisie (consid. 2.3, 3.1-3.6).
LBI 26 I c; CBE 123, 138 I c. Pour répondre à la question de l’admissibilité de la sélection d’éléments individuels à partir de différentes listes comportant chacune plusieurs formes d’exécution ou caractéristiques alternatives au cours de la procédure de dépôt d’un brevet, il convient d’examiner si un homme de métier parvient à déduire directement et clairement des pièces déposées initialement l’objet revendiqué par le brevet litigieux ou la combinaison de caractéristiques revendiquée dans celui-ci (consid. 3.2).
LTF 42 II. Si la motivation du recours permet de conclure que le recourant veut réduire les dépens, le recours est fondé sur une motivation suffisante, même s’il conteste la répartition des frais et dépens indépendamment du fait que le recourant obtienne gain de cause dans l’affaire et demande uniquement l’annulation des chiffres du dispositif correspondants (consid. 1.2.3).
LTFB 32; FP-TFB 3, 9 II. Le remboursement des frais découlant des activités de conseil en brevet peut dépasser les frais du représentant avocat, pour autant que cela soit justifié par des motifs particuliers (consid. 5.1-5.3).
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_613/2019
Die A. Company, ein Pharmaunternehmen mit Sitz auf den Bermudas, ist Inhaberin des europäischen Patents EP XXX, das am 10. Mai 2017 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz erteilt wurde. Das Patent basiert auf einer Teilanmeldung, die sich auf die internationale Patentanmeldung WO YYY vom 4. April 2003 (Stammanmeldung) bezieht. Am 10. Mai 2010 reichte die B. AG mit Sitz in der Schweiz Klage beim BPatGer ein und verlangte die Nichtigkeit des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP XXX, weil der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgehe. Das BPatGer hiess die Klage gut. Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass sich der in Frage stehende Patentanspruch in verschiedener Hinsicht von der ursprünglich eingereichten Fassung unterscheide. Der Patentanspruch beschränke sich nämlich auf zwei Merkmale (einerseits das Gewichtsverhältnis der beiden Wirkstoffe Oxycodon und Nalaxon von 2 zu 1 und andererseits die Reduktion Opioid-induzierter Obstipation als behandelbare Nebenwirkung). Diese beiden Angaben seien in der ursprünglichen Anmeldung zwar enthalten, indessen jeweils Teile von Listen gewesen. Durch die Auswahl je eines einzigen Elements aus zwei Listen und das Weglassen der übrigen Alternativen werde eine neue Merkmalskombination geschaffen. Weil den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine Fokussierung zu entnehmen sei, fehle es an | der Offenbarung, dass das spezifische Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 in einem besonderen Zusammenhang mit der Reduktion der Obstipation stehe. Die Aufnahme dieser Kombination im Patentanspruch stelle damit eine unzulässige Änderung dar.
Die A. Company führt Beschwerde in Zivilsache am BGer und verlangt in der Hauptsache die Aufrechterhaltung des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP XXX. Zur Begründung hält die Beschwerdeführerin fest, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. c und Art. 123 Abs. 2 EPÜ verletzt, weil der blosse Umstand, dass Merkmale aus mehreren Listen der Patentanmeldung in die Patentansprüche aufgenommen worden seien, noch keinen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ begründe. Sodann seien die in Frage stehenden zwei Merkmale auch in der ursprünglichen Fassung bereits in engem Zusammenhang offenbart worden. Ohnehin könne keine unzulässige Auswahl von Merkmalen aus mehreren Listen vorliegen, weil zumindest eine der Listen nur drei Elemente umfasse und deshalb gar keine Liste im vorausgesetzten Umfang vorliegen könne. Hinzu komme, dass für den Fachmann Hinweise auf die Reduktion in den Anmeldeunterlagen erkennbar waren, was sich implizit aus den Gesamtumständen ergebe. Daneben beschwert sie sich über die vom BPatGer festgesetzte Gerichtsgebühr von CHF 50 000.00 und die gesprochene Parteientschädigung von CHF 116 815.20.
Das BGer weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Aus den Erwägungen:
1.2.3 Die vom BPatGer zugesprochene Parteientschädigung in Höhe von insgesamt CHF 116 815.20 setzt sich zusammen aus CHF 66 815.20 für den Ersatz notwendiger Auslagen (patentanwaltliche Beratung) und CHF 50 000 als Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung. Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich, dass sich die Beschwerdeführerin namentlich daran stört, dass die ihr auferlegten Auslagen für die patentanwaltliche Beratung höher sind als die Kosten der gegnerischen rechtsanwaltlichen Vertretung. Dies lässt den Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin die Parteientschädigung um (mindestens) diese Differenz (also CHF 16815.20) reduziert haben will. Insoweit kann das Eventualbegehren als hinlänglich betrachtet werden. In der Beschwerdebegründung erfolgen indes keine Ausführungen hinsichtlich der Verlegung der Gerichtsgebühr. Soweit die Beschwerdeführerin die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Urteils verlangt – in der ihr die Gerichtskosten vollumfänglich auferlegt werden –, kann auf ihr Begehren daher nicht eingetreten werden.
[…]
2.3 Das BPatGer kam zum Ergebnis, Anspruch 1 des europäischen Patents EP XXX sei während des Prüfungsverfahrens im Sinne der dargelegten Rechtsprechung unzulässig geändert worden. Dagegen wendet sich die Beschwerdeführerin. Vor BGer beantragt sie indes nicht mehr die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, sondern nur noch gemäss Eventualantrag vom 13. Juli 2018.
[…]
3.
3.1 Es geht um die Frage, inwieweit das Herausgreifen einzelner Elemente aus mehreren Listen mit je mehreren alternativen Ausführungsformen oder Merkmalen während des Anmeldeverfahrens zulässig ist (Problem des singling out; dazu im Einzelnen etwa F. Blumer, in: M. Singer / D. Stauder [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), Kommentar, 7. Aufl., Köln 2016, EPÜ 123 N 94–97; A. Schrell, «Singling out» oder das «Listen»-Argument vor dem Europäischen Patentamt, GRUR Int. 2007, 672 ff.).
Es ist unstreitig, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Patentanspruch denkgesetzlich von der ursprünglichen Anmeldung umfasst ist. Gewisse der alternativ aufgezählten Elemente – konkret: andere in der Anmeldung genannte Gewichtsverhältnisse und behandelbare Nebenwirkungen – sind indes im Rahmen des Anmeldeverfahrens weggefallen. Die der ursprünglichen Anmeldung zugrunde liegende Gleichwertigkeit wurde damit ersetzt durch die Anweisung, zur Problemlösung eine ganz bestimmte Ausführungsform einzusetzen (siehe auch Schrell, 673). Da dies mit Bezug auf zwei Listen geschah, wurde ein Zusammenhang geschaffen zwischen dem spezifischen Gewichtsverhältnis der Wirkstoffe Oxycodon und Naloxon von 2 zu 1 einerseits und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation andererseits. Es stellt sich die Frage, ob sich dies mit Art. 123 Abs. 2 EPÜ verträgt.
3.2 Zum Problem des Streichens von Elementen aus Listen während des Anmeldeverfahrens besteht eine reichhaltige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Im Ausgangspunkt steht dabei die Frage, ob sich der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand beziehungsweise die darin beanspruchte Merkmalskombination für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen entnehmen lässt (siehe Beschwerdekammer EPA vom 26. März 2014, T-1799/12, 12, E. 2.4; Beschwerdekammer EPA vom 25. Januar 2011, T-0783/09, 7, E. 5.6). Grundsätzlich wird dabei davon ausgegangen, dass die Beschränkung auf ein Merkmal aus einer Liste zulässig ist (siehe etwa Beschwerdekammer EPA vom 14. November 2013, T-2134/10, 11, E. 5). Ebenfalls nicht beanstandet wird prinzipiell die Streichung in mehreren Listen, wenn noch immer je mehrere Alternativen beansprucht werden, mithin eine generische Gruppe ver- | bleibt, die sich zum Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung nur durch ihre geringere Grösse unterscheidet (siehe Beschwerdekammer EPA vom 26. April 2016, T-1075/12, 6 f., E. 2.5 f.; Beschwerdekammer EPA vom 8. Mai 2015, T-1506/13, 6 f., E. 4.2). Als unzulässig wird dagegen regelmässig erachtet, wenn im Anmeldeverfahren aus mehreren Listen je eine einzige Bedeutung ausgewählt wird, weil und soweit dadurch eine Ausführungsform mit einer Kombination von bestimmten Merkmalen künstlich geschaffen wird, welche in dieser Form keine Basis in der ursprünglichen Anmeldung hat (siehe Beschwerdekammer EPA vom 16. April 2010, T-2013/08, 16 f., E. 2.2, m.w.H. sowie die Entscheidungen, die Schrell, 678 sub. Ad a) zitiert). In diesem Fall wird der Patentschutz mit der Änderung nicht bloss eingeschränkt, sondern es wird ein technischer Beitrag im Vergleich zum ursprünglich offenbarten Gegenstand geleistet (siehe Beschwerdekammer EPA vom 8. Mai 2015, T-1506/13, 6 f., E. 4.2). Anders kann es sich verhalten, wenn es bereits in der ursprünglichen Anmeldung Hinweise auf diese Kombination gab; so beispielsweise, wenn die letztlich ausgewählten Elemente als «bevorzugt» gekennzeichnet worden sind (siehe Beschwerdekammer EPA vom 26. März 2014, T-1799/12, 13, E. 2.4; Beschwerdekammer EPA vom 22. Januar 2003, T-0686/99, 8, E. 4.3.3). Dabei ist stets auf die Verhältnisse im konkreten Fall abzustellen (siehe bereits Beschwerdekammer EPA vom 21. September 1999, T-0859/94, 12, E. 2.4.3).
3.3 Die Vorinstanz legte ihren Ausführungen diese Kriterien zugrunde. Sie untersuchte, welche Kombinationen einem Fachmann gestützt auf die ursprüngliche Anmeldung offenbart worden sind. Sie berücksichtigte, dass das blosse Streichen von Elementen mehrerer Listen grundsätzlich nicht zu einem neuen technischen Beitrag führt und insoweit zulässig ist. Sie erwog aber, dass im vorliegenden Fall zwei Merkmale – das spezifische Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 und die Obstipationsreduktion als behandelbare Nebenwirkung – aus je einer Liste vollständig individualisiert worden seien. Die Auswahl dieser beiden Elemente und damit deren Kombination könne – so der Schluss der Vorinstanz – für den Fachmann nicht als in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart gelten.
3.4 Die Beschwerdeführerin hält den Erwägungen der Vorinstanz im Wesentlichen ihr eigenes Verständnis der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und der in der Patentanmeldung enthaltenen Beschreibung entgegen. Weshalb aber ein Fachmann den Bezug des spezifischen Gewichtsverhältnisses von 2 zu 1 zur Reduktion Opioid-induzierter Obstipation aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig hätte ableiten können, zeigt sie nicht auf. Sie beschränkt sich in diesem Zusammenhang auf die Feststellung, dass die Reduktion Opioid-induzierter Obstipation in der ursprünglichen Anmeldung als «eine primäre Wirkung der Erfindung» erwähnt werde und dass das «zwischen den Wirkstoffen zu wählende Gewichtsverhältnis» in eine unmittelbare und eindeutige Verbindung mit der «Reduktion von Nebenwirkungen» gebracht worden sei. Auch der Umstand, dass die Obstipation die in der Anmeldung meistgenannte sowie in der Praxis die am häufigsten beobachtete und am schwersten zu behandelnde Nebenwirkung sein mag (wie die Beschwerdeführerin behauptet), weist nicht auf eine solche Kombination hin. Die Beschwerdeführerin räumt ferner ausdrücklich ein, dass das Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 in der ursprünglichen Anmeldung weder als allein besonders bevorzugt (sondern eben nur als «gleichsam bevorzugt» wie andere Gewichtsverhältnisse) und auch sonst nicht in relevanter Weise hervorgehoben worden wäre. Vor diesem Hintergrund kann aber der vorinstanzliche Schluss nicht beanstandet werden, wonach ein Fachmann den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen einen Zusammenhang zwischen dem spezifischen Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation nicht unmittelbar und eindeutig in dieser individualisierten Form entnehmen konnte und damit der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dass dabei die Liste mit den behandelbaren Nebenwirkungen in der ursprünglichen Anmeldung (nur) drei Alternativen enthielt, von denen eine ausgewählt wurde, ändert daran nichts (siehe auch Beschwerdekammer EPA vom 27. Oktober 2011, T-0098/09, 8 f., E. 2.1).
3.5 Zusammenfassend ist der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG (in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. c und Art. 123 Abs. 2 EPÜ) vorzuwerfen, wenn sie den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP XXX als nichtig erachtete.
3.6 Das BPatGer wies überdies darauf hin – ohne dazu abschliessend Stellung zu nehmen –, dass in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung davon die Rede sei, dass die drei genannten Nebenwirkungen mit den in Frage stehenden Wirkstoffen «unterdrückt oder wenigstens wesentlich reduziert» würden. Im Streitpatent (wie auch im Eventualantrag vom 13. Juli 2018) sei aber nur die «Reduktion» beansprucht worden. Es stelle sich die Frage, ob nicht auch darin eine weitere unzulässige Auswahl zu sehen sei. Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben, da das angefochtene Urteil aus den vorgenannten Gründen ohnehin zu schützen ist. Damit erübrigt sich insbesondere eine Beurteilung der Rüge der Beschwerdeführerin, diese vorinstanzliche Argumentation sei in Verletzung von Art. 183 Abs. 3 ZPO im Fachrichtervotum nicht offengelegt worden. Auch | auf Erwägung 43 des angefochtenen Urteils, in der das BPatGer im Sinne einer Eventualbegründung auf (mögliche) Widersprüche in den Ausführungen der Beschwerdeführerin hinweist und worin diese eine Verletzung von Art. 57 ZPO erblickt, braucht nicht eingegangen zu werden.
[…]
5. Die Beschwerdeführerin meint in ihrem Eventualstandpunkt, die Parteientschädigung sei rechtsfehlerhaft festgesetzt worden. Die Vorinstanz habe Art. 95 Abs. 2 lit. a und Art. 105 Abs. 2 ZPO sowie Art. 3 des Reglements über die Prozesskosten beim BPatGer (KR-PatGer; SR 173.413.2) verletzt.
5.1 Gemäss Art. 32 Satz 1 PatGG (SR 173.41) spricht das BPatGer die Parteientschädigung nach dem Tarif (vgl. Art. 33 PatGG) zu. Nach Art. 3 KR-PatGer umfasst die der obsiegenden Partei zustehende Parteientschädigung unter anderem den Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a). Dazu gehören die Aufwendungen lediglich beratend tätiger Patentanwälte (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer).
5.2 Die Beschwerdeführerin bringt im Einzelnen vor, gemäss der Rechtsprechung des BPatGer dürfe der Ersatz der Auslagen für die patentanwaltliche Beratung die Kosten rechtsanwaltlicher Vertretung nicht übersteigen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz sei nur ausnahmsweise zulässig und müsse besonders begründet werden. Im vorliegenden Fall lägen die Auslagen für die patentanwaltliche Beratung von CHF 66 815.20 deutlich über den Anwaltskosten von CHF 50 000. Diese seien überdies schon «äusserst hoch» angesetzt worden und lägen über dem «oberen interpolierten Rahmen», der gemäss Art. 4 f. KR-PatGer für Verfahren mit einem Streitwert von CHF 600 000 «rund CHF 47 000» betrage. Die Vorinstanz begründe nicht, weshalb der zugesprochene Auslagenersatz die Entschädigung für die Anwaltskosten in diesem Mass übersteige.
Hinzu komme, dass die von der Beschwerdegegnerin für das bundespatentgerichtliche Verfahren geltend gemachten Patentanwaltsauslagen diejenigen der Beschwerdeführerin um das Zweifache überstiegen und auch höher seien als die Auslagen, deren Ersatz die Beschwerdegegnerin im Parallelverfahren zum europäischen Patent EP TTT beantragt habe, obschon sich in beiden Verfahren ähnliche Fragen gestellt hätten. Sodann habe die Beschwerdegegnerin in diesem Verfahren «Synergien» nutzen können und sei keine Hauptverhandlung durchgeführt worden.
5.3 Bei der Beantwortung der Frage, ob eine Auslage als notwendig zu ersetzen ist, verfügt das BPatGer über Ermessen. Das BGer schreitet nur mit Zurückhaltung ein (vgl. im Einzelnen BGE 141 III 97 ff. E. 11.2).
Das BPatGer legte nachvollziehbar dar, dass der patentanwaltliche den rechtsanwaltlichen Aufwand bei einer Nichtigkeitsklage übersteigen könne. Damit ist dem Hauptvorwurf der Beschwerdeführerin der Boden entzogen, wonach die Vorinstanz ebendiese Differenz nicht erklärt habe. Der – von der Beschwerdeführerin zitierten – Praxis des BPatGer, wonach der Maximalbetrag für den patentanwaltlichen Auslagenersatz «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung anzusiedeln» sei, liegt offenbar der Gedanke zugrunde, dass nur bei einer solchen Beschränkung das Kostenrisiko vorhersehbar bleibt (vgl. BPatGer vom 10. Juni 2016, O2012_043, E. 5.5). Inwiefern dieser Gesichtspunkt im vorliegenden Fall die ermessensweise Zusprechung des von der Beschwerdegegnerin beantragten Auslagenersatzes (der sich noch im Tarifrahmen für die rechtsanwaltliche Vertretung gemäss Art. 5 KR-PatGer hält) verbieten würde, tut die Beschwerdeführerin nicht dar.
Zu den übrigen Vorwürfen bemerkte das BPatGer unter anderem, dass in dem von der Beschwerdeführerin erwähnten Parallelverfahren nur ein Patent zu beurteilen war (und nicht wie hier zwei Patente im Streit standen). Es führte sodann aus, dass es auf die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, zum Vergleich herangezogenen Auslagen für deren patentanwaltliche Beratung allein nicht ankomme, und es begründete, weshalb Synergien aus parallelen Teilanmeldungen – deren geringe Unterschiede eine sorgfältige Gewichtung der Argumente erforderten – nur gering ins Gewicht fielen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, zeigt keinen vom BGer korrigierbaren Fehler in der vorinstanzlichen Ermessensausübung auf.
[…]
Sf