«Pedelec IV» Bundespatentgericht vom 18. Juli 2023
Zur Erschöpfung und zur besonderen Dringlichkeit
Teilweise Gutheissung des Antrags auf Erlass superprovisorischer Massnahmen; Verfahrensvereinigung; Akten-Nr. S2023_05
PatG 9a I.
Zur Tragweite einer Vertragsklausel, welche der Lizenznehmerin gestattet, Komponenten an Dritte zur Herstellung patentgemässer Kombinationsstrukturen (hier: Fahrradrahmen und Motornabe) zu liefern, entschied das Bundespatentgericht Folgendes: Eine solche Klausel bewirkt nicht, dass mit dem Verkauf der Komponenten die Erschöpfung am patentgeschützten Kombinationsgegenstand eintritt. Die Klausel ist vielmehr so zu verstehen, dass die Lizenznehmerin von der Lizenzgeberin nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen Haupttat belangt werden kann. (E. 12–13).
PatG 86c II, III.
Die für die superprovisorische Beschlagnahme von Waren durch den Zoll vorausgesetzte besondere Dringlichkeit ergibt sich aus Art. 86c Abs. 2 und 3 PatG, da es nicht möglich ist, innerhalb der zehn bzw. 20 Arbeitstage, während derer Waren zurückbehalten werden dürfen, ein kontradiktorisches Massnahmeverfahren durchzuführen bzw. die Gegenpartei anzuhören (E. 16).
LBI 9a I.
Sur la portée d’une clause contractuelle autorisant le preneur de licence à livrer des composants à des tiers pour la fabrication de structures combinées brevetées (en l’espèce: cadre de vélo et moyeu de moteur). Une telle clause n’a pas pour effet que la vente des composants entraîne l’épuisement du brevet qui protège l’objet combiné. La clause doit plutôt être comprise comme signifiant que le preneur de licence ne peut pas être poursuivi par le donneur de licence en tant que co-auteur de l’infraction principale éventuellement commise par le tiers (consid. 12–13).
LBI 86c II, III.
L’urgence particulière requise pour la saisie superprovisionnelle de marchandises par les douanes découle de l’art. 86c, al. 2 et 3 LBI, étant donné qu’il n’est pas possible de mener une procédure de mesures contradictoires ou d’entendre la partie adverse dans les dix ou vingt jours ouvrables pendant lesquels les marchandises peuvent être retenues (consid. 16).
Nachdem das Bundespatentgericht mit Verfügung vom 5. Juli 2023 das Gesuch um superprovisorische Massnahme der myStromer AG (Klägerin) gegen die Revolt Zycling AG (Beklagte) abgewiesen hatte (S2023_004; siehe BPatGer, sic! 11/2024, 616 ff., «Pedelec III»), reichte die Klägerin am 14. Juli 2023 ein weiteres Gesuch um superprovisorische zolltechnische Beschlagnahme der Elektrofahrräder der Beklagten ein (S2023_005), dies gestützt auf die glaubhaft gemachte Verletzung des Schweizer Teils von EP 2 546 134 betreffend eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornaben für E-Bikes (für den ausführlichen Sachverhalt siehe BPatGer, sic! 3/2024, 160 ff., «Pedelec» und BPatGer, sic! 7/2024, 402 ff., «Pedelec II»).
Das Bundespatentgericht hiess den Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen teilweise gut und vereinigte die Verfahren S2023_004 und S2023_005.
[In den Erwägungen 7–11 beschreibt das BPatGer das Streitpatent, den Sachverhalt und bejaht darauf gestützt den Eingriff der «OPIUM» E-Bikes in den wortsinngemässen Schutzbereich des Streitpatents.]
Keine Erschöpfung
12.Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig eingeführt und im Inland gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräussert werden (Art. 9a Abs. 1 PatG, so genannte Erschöpfung).
13.Die Beklagte stellt sich hilfsweise auf den Standpunkt, dass der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und FBM Ltd. die Lieferung der Fahrradrahmen von der FBM Ltd. an die Beklagte erlaube und sie diese Rahmen hiernach infolge Erschöpfung auch im Schutzbereich des Streitpatents verwenden dürfe.
Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass Drittparteien in jedem Fall einer Berechtigung für die Benutzung |der Erfindung bedürften und stützt sich dabei insbesondere auf den zweiten Satz der nachstehend einkopierten Klausel. Es liege weder ein Lizenzvertrag mit der Beklagten vor noch sei diese am Streitpatent beteiligt noch sei ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand gegeben. Entscheidend sei einzig die Frage, ob FBM Ltd. ein komplett montiertes (OEM) E-Bike unter Nutzung des Streitpatents hergestellt und an die Beklagte vertrieben habe. Da die Beklagte nur Fahrradrahmen von der FBM Ltd. beziehe und diese dann mit verschiedenen Drittkomponenten zu einem eigenen Produkt verbaue, liege dieser Sachverhalt nicht vor und die Einrede der patentrechtlichen Erschöpfung greife nicht.
Die fragliche Klausel im Lizenzvertrag lautet wie folgt:
«For good and valuable consideration already received and acknowledged by Licensors [Klägerin und FBM Ltd.], Licensee 2 [FBM Ltd.] will have the right to use Patents on any and all products manufactured by Licensee 2 and its affiliated companies. This shall include the right of Licensee 2 to use Patents on components and vehicles, manufactured by 3rd parties, provided such components and vehicles are sold and/or distributed by Licensee 2, or its affiliated companies, or sold as final OEM product to clients of Licensee 2.»
Freie Übersetzung auf Deutsch:
«Gegen bereits erhaltene und von den Lizenzgebern [Klägerin und FBM Ltd.] anerkannte Gegenleistung, erhält die Lizenznehmerin 2 [FBM Ltd.] das Recht, die Patente auf allen von der Lizenznehmerin 2 und ihren verbundenen Unternehmen hergestellten Produkten zu nutzen. Dies schliesst das Recht der Lizenznehmerin 2 ein, die Patente auf Komponenten und Fahrzeugen zu nutzen, die von Dritten hergestellt wurden, sofern diese Komponenten und Fahrzeuge von der Lizenznehmerin 2 oder ihren verbundenen Unternehmen verkauft und/oder vertrieben werden oder als OEM-Endprodukt an Kunden der Lizenznehmerin 2 verkauft werden.»
Die «Patents» sind definiert als US 8,960,354 B2 (Anmelde-Nr. 13/272,637) und EU 2 546 134 (Anmelde-Nr. 1184749.7). Trotz des Verschreibers – «EU» statt «EP» – ist hinreichend klar, dass eines der lizenzierten Patente das Streitpatent ist.
Die zitierte Formulierung im Lizenzvertrag ist schwer verständlich. Die FBM Ltd. hat das Recht, das Streitpatent zur Herstellung von in den Schutzbereich eingreifenden Produkten zu nutzen. Mit dem zweiten Satz erhält die FBM Ltd. das Recht, Komponenten, die nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen können, da das Streitpatent eine «Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe» beschlägt, von Dritten einzukaufen und weiterzuverkaufen. Dazu bräuchte sie aber keine Lizenz, weil diese Komponenten nicht in den Schutzbereich des Streitpatents fallen. Sinn ergibt der zweite Satz nur, wenn der FBM Ltd. damit gestattet werden soll, die Komponenten an Dritte zur Herstellung patentgemässer Kombinationsstrukturen zu liefern. Gemäss der Auslegung des Gerichts ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass die FBM Ltd. wegen des Lizenzvertrags nicht als Mittäterin der durch den Dritten eventuell begangenen Haupttat belangt werden kann.
Die Lesart der Beklagten, gemäss der Dritte, die Komponenten von einer der Vertragsparteien beziehen, von patentrechtlichen Ansprüchen freigestellt sind, liesse sich zwar gegebenenfalls mit dem isoliert betrachteten Wortlaut der zitierten Klausel 2 des Lizenzvertrags vereinbaren, führt aber zu einem unauflösbaren Widerspruch mit lit. d der Präambel, gemäss der keine der Vertragsparteien Dritten ohne Zustimmung der anderen Vertragspartei eine Lizenz am Streitpatent erteilen darf. Um diesen Widerspruch aufzulösen, ist der zweite Satz von Klausel 2 daher eng auszulegen und kann nur die Lizenznehmerin 2, die FBM Ltd., vor einer Inanspruchnahme wegen Mitwirkung an einer Patentverletzung befreien. Eine auch die Beklagte befreiende Zustimmung der Klägerin zur Lizenzerteilung an die Beklagte wurde weder behauptet noch belegt.
Dass die FBM Ltd. für den Verkauf von Komponenten (konkret: Fahrradrahmen) an Dritte nicht als Mittäterin für die von Dritten begangene Patentverletzung belangt werden kann, bedeutet nicht, dass Dritte berechtigt sind, aus den von der FBM Ltd. gelieferten Komponenten eine in den Schutzbereich des Streitpatents fallende Kombinationsstruktur herzustellen und zu vertreiben. Denn dazu wäre eine Lizenz notwendig, welche die FBM Ltd. nicht ohne vorgängige Zustimmung der Klägerin einräumen darf (Präambel lit. d) des Lizenzvertrags. Die vom Dritten hergestellten Kombinationsstrukturen werden somit ohne Zustimmung der Patentinhaber hergestellt; eine Erschöpfung tritt nicht ein.
Verletzungshandlungen
14.Absenderin der vom Zoll Nord, Pratteln, vorsorglich zurückbehaltenen Sendung von 15 elektrischen Motorfahrrädern des Typs «Opium S-Series 45» ist die Beklagte. Nachdem die Ausfuhr eine der Patentinhaberin vorbehaltene Handlung ist (Art. 8 Abs. 2 PatG), liegt eine Verletzungshandlung vor.
Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
15.Wird die vorsorglich zurückbehaltene Sendung von der Zollverwaltung freigegeben, werden die «OPIUM» Motorfahrräder ins Ausland verbracht, was eine Durchsetzung der Rechte der Klägerin, die sich auf das Streitpatent stützen, wenn nicht verunmöglicht so doch erheblich erschwert.
Besondere Dringlichkeit
16.Die besondere Dringlichkeit ergibt sich vorliegend aus der gesetzlichen Vorschrift von Art. 86c Abs. 2 PatG, gemäss der das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz die Ware bis höchstens zehn Werktage nach der Mitteilung an den Antragsteller (Klägerin) zurückbehält, wobei die Ware in begründeten Fällen während höchstens zehn weiteren Arbeitstagen zurückbehalten werden kann (Art. 86c Abs. 3 PatG). Es ist nicht möglich, binnen der Frist von zehn, bzw. 20, Arbeitstagen ein kontradiktorisches Massnahmeverfahren durchzuführen. |Der Zweck der Hilfeleistungen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, dem Schutzrechtsinhaber die Rechtsverfolgung zu erleichtern, würde vereitelt, wenn das Gericht bei glaubhaft gemachter Patentverletzung die vorläufige Beschlagnahmung nicht ohne Anhörung der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin der Ware anordnet.
Demnach ist das Begehren um vorläufige Beschlagnahmung der zurückbehaltenen Motorfahrräder «Opium S-Series 45» gutzuheissen und das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz ist anzuweisen, die vorläufige Beschlagnahmung zu vollziehen, d.h. die Fahrräder weiterhin zurückzubehalten.
[…]
Mit Urteil vom 23. Januar 2024 hiess das Bundespatentgericht das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen vom 30. Juni 2023 (S2023_004, S2023_005) zugunsten der Klägerin gut.
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