«Pemetrexed» Bundespatentgericht vom 6. Dezember 2016

Aus den Erwägungen:

4.5 Patentverletzung

[…]

4.5.2 Nachahmung

Bei der Nachahmung gilt es, den Ersatz des nicht verwirklichten Merkmals im Anspruch zu beurteilen. Im vorliegenden Fall ist dieses Merkmal Pemetrexeddinatrium.

Dieses Merkmal ist ein zentrales und wesentliches Merkmal der vorliegenden Ansprüche.

Nach der im «Drospirenon»-Entscheid (BPatGer vom 21. März 2013, S2013_001) entwickelten Systematik wird das Vorliegen einer äquivalenten Verletzung anhand der Beantwortung der folgenden drei Fragen beurteilt:

|

• 1.
  Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung)
• 2.
  Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahegelegt? (Auffindbarkeit)
• 3.
  Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)

Im Entscheid «Urinalventil» ­(BPatGer vom 25. Januar 2016, O2014_002, E. 6.5.2.4) wurde die Frage der Auffindbarkeit in der Folge wie folgt präzisiert:

«Die Beurteilung der Auffindbarkeit ist nicht mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu verwechseln. Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob Auffindbarkeit gegeben ist, ist nicht der allgemeine Stand der Technik, sondern das Klagepatent. Zu beurteilen ist deshalb nicht, ob das ausgetauschte Merkmal im Lichte des Standes der Technik erfinderisch ist. Zu beurteilen ist vielmehr, ob bei ausgetauschten Merkmalen die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist.»

4.5.3 Beschränkung durch die Erteilungsgeschichte

Für die Beurteilung der Nach­ahmung ist wesentlich, ob und inwiefern genau das Merkmal Pemetrexed­dinatrium durch ein Äquivalent ersetzt werden darf. Dieses Merkmal wurde nämlich im Erteilungsverfahren in den Anspruch aufgenommen und eingeschränkt.

Wird diese Einschränkung als ­bindend beurteilt und demzufolge dieses Merkmal einer Äquivalenzbetrachtung entzogen, liegt keine Nachahmung vor und die Beantwortung der drei «Drospirenon»–Fragen würde hinfällig.

Um die wesentlichen Aspekte, die zu einer Einschränkung geführt haben, vor Augen zu haben, ist nachfolgend kurz auf den Verlauf der Erteilungs­geschichte einzugehen:

Der Prüfer erachtete in seinem ersten Amtsbescheid die ursprünglich in den Ansprüchen der eingereichten PCT-Anmeldung verwendeten Bezeichnungen «antifolate», «methylmalonic acid lowering agent» und «FBP binding agent» als unklar (Art. 84 EPÜ) sowie als nicht genügend offenbart (Art. 83 EPÜ). Zudem erachtete er die ursprünglichen breiten Ansprüche als nicht neu bzw. nicht erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik.

Die Anmelderin widersetzte sich diesen Einwänden nicht und reichte als Reaktion darauf neue Ansprüche ein, in welchen im Wesentlichen «antifolate» auf «pemetrexed» sowie «methylmalonic acid lowering agent» auf «vitamin B12 or a pharmaceutical derivative thereof» eingeschränkt wurden.

Der Prüfer erachtete jedoch diese Ansprüche als einerseits unzulässig erweitert (Art. 123 Abs. 2 EPÜ [«pemetrexed»]), unklar und nicht genügend offenbart (Art 83 und 84 EPÜ [«a derivative thereof»]). Andererseits erachtete er auch die neuen Ansprüche nicht als erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik. Der Prüfer führte an, dass die entsprechenden als Basis für die Änderungen angeführten Stellen nicht Pemetrexed, sondern Pemetrexeddinatrium offenbarten. Zudem identifizierte er Pemetrexed und Pemetrexeddinatrium über ihre jeweilige CAS-Nummer als zwei unterschiedliche Substanzen.

Die Anmelderin widersetzte sich auch diesen Einwänden nicht und reichte als Reaktion darauf wiederum neue Ansprüche ein, in welchen sie nun «pemetrexed» auf «pemetrexed disodium» sowie «a derivative» durch die konkret offenbarten Substanzen einschränkte.

Die Beklagte stützt sich nun insbesondere auf die Tatsache, dass die Patentinhaberin selber im Klagepatent [0022] die für die Bezeichnung Antifolat der vorliegenden Erfindung geltende («for use in this invention») Definition vorgebe, nämlich auf «Pemetrexeddinatrium (Alimta®)». Im Gegenzug führe sie im entsprechenden Basispatent (EP 0 432 677 B1) eine lange Liste von möglichen Salzen auf. Die Beklagte stellt sich deshalb auf den Standpunkt, dass sich die Patentinhaberin bewusst auf Pemetrexeddinatrium eingeschränkt habe und dass es nicht bloss ein «unbeabsichtigtes Versehen» sei.

Die Beklagte argumentiert weiter, dass der Anspruch auf ein spezifisches Antifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, beschränkt sei. Das Wissen über die Existenz anderer Pemetrexedsalze und der Pemetrexeddisäure hätte den Fachmann dazu bewogen, diese ungewöhnliche Einschränkung als absichtlich erfolgt aufzufassen und entsprechend zu bewerten.

Aus dem Einleitungsteil, wo die gesamte Klasse der Antifolate in Betracht gezogen worden sei, sei klar, dass der Ausschluss anderer Antifolate nicht bloss ein unbeabsichtigtes Versehen gewesen sei, sondern eine bewusste Beschränkung auf einen bestimmten Stoff. Da dies eine eigene und freie Entscheidung des Patentinhabers sei, gebiete es die Rechtssicherheit, dass der Patent­inhaber den Schutzumfang nicht nachträglich auf einen unspezifischen Äquivalenzbereich mit unklaren Grenzen ausweiten dürfe.

Demgegenüber bringt die Klägerin vor, dass es unbestritten sei, dass die chemotherapeutische Wirkung allein durch das Antifolat Pemetrexed ausgelöst werde.

Das Klagepatent offenbare (wie vom europäischen Prüfer konstatiert) nur Pemetrexeddinatrium. Es würden namentlich andere Antifolate offenbart, aber keine anderen Formen von Pemetrexed. Deshalb könne der Anspruch auch nicht als «Auswahlentscheidung» im Sinne der Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» (BGH vom 10. Mai 2011, X ZR 16/09) verstanden werden. Ebenso wenig könne daraus geschlossen werden, dass alternative Peme­tre­xed­formen nicht möglich seien. Tatsa- | che sei, dass alternative Pemetrexedformen nicht unterschiedliche Antifolate darstellen würden, sondern unterschiedliche Varianten ein und desselben Antifolats. Deswegen sei auch das Klagepatent auf die Reduktion der Toxizität ein und desselben Antifolats, nämlich Pemetrexed, gerichtet. Der Fachmann verstehe, dass gemäss der geschützten Lehre nur der Wirkstoff Pemetrexed das technisch relevante Element sei und das Gegenion lediglich eine Variante von vielen möglichen darstelle.

Für die Beurteilung der Bedeutung dieser von der Patentanmelderin im Laufe des Erteilungsverfahrens vorgenommen Einschränkungen ist davon auszugehen, dass die Schweiz, wie andere europäische Länder auch, keine Prosecution History Estoppel, wie sie in USA angewandt wird, kennt. Das heisst aber keineswegs, dass die Erteilungsgeschichte in der Schweiz völlig ausser Acht gelassen werden kann.

Das HGer Zürich hat sich in seiner Entscheidung HG060066 vom 15. April 2008 mit dieser Frage befasst. Das HGer führte aus, bevor zu prüfen sei, ob ein bestimmter Wassergehalt [von unter 44 Gewichts-%] ein Äquivalent des anspruchsgemässen Wassergehalts [von 44–60 Gewichts-%] darstelle, sei zu ­prüfen, ob die Klägerin angesichts der Vorgänge im Erteilungsverfahren nicht an die von ihr dort genannte Untergrenze des Wassergehaltes [von 44 Gewichts-%] gebunden sei. [Der Anspruch hatte ursprünglich den Wassergehalt nicht spezifiziert. Auf einen Bescheid des Prüfers hin hatte die Anmelderin dann einen Wasseranteil von 35–60 Gewichts-% eingefügt und auf einen weiteren Bescheid des Prüfers hin 44–60 Gewichts-%]. Das HGer hielt fest: «Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschränkt wurde, so beschränkt sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut der ­Ansprüche, sondern massgeblich ist, was die Auslegung nach Art. 69 EPÜ und dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung geht bekanntlich von den Ansprüchen aus, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen. Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmittel nicht angeführt. Aber auch bei der Auslegung von Ansprüchen ist die Grenze von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zu ­berücksichtigen, was dazu führt, dass Erklärungen aus dem Erteilungsverfahren dann zu berücksichtigen sind, wenn sich der Patentinhaber in klaren Widerspruch zu seinen Erklärungen im Er­teilungsverfahren setzt (F. Blumer, in: C. Bertschinger / P. Münch / T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und euro­päisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 14.102). Ausdrückliche Beschränkungen und Verzichte des Anmelders im (europäischen) Erteilungsverfahren sind zu berücksichtigen (P. Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, N 51.21). Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Einschränkung in den Anspruch aufgenommen wurde (in diesem Sinne auch BGE 122 III 81 E. 4)» (E. III.4.a bb 14). …

«Somit stellt der Minimalwert von 44 Gewichts-% einen Verzicht (auf Werte von unter 44 Gewichts-%) dar, den die Klägerin im Laufe des Erteilungsverfahrens erklärt und der seinen Niederschlag im Anspruch gefunden hat. An diesen Verzicht ist die Klägerin gebunden und es ist ihr verwehrt, einen Schutzbereich in Anspruch zu nehmen, der dieser Beschränkung zuwiderläuft. Mit anderen Worten, an die ­Untergrenze von 44 Gewichts-% ist die Klägerin gebunden, sie kann sie unter keinem Titel umgehen, auch nicht über Äquivalente. Denn wenn die Klägerin geltend macht, ein Wassergehalt von 39,8 Gewichts-%, kombiniert mit einem höheren Glyzeringehalt, sei ein Äquivalent des anspruchsgemässen Wassergehaltes von mindestens 44 Gewichts-%, so versucht sie damit, die von ihr akzeptierte Beschränkung zu umgehen und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschränkung nie vorgenommen hätte. Das ist unzulässig.» (E. III.4.a bb, 17 f.)

Dieser Auffassung ist zu folgen. Zu präzisieren ist dabei allerdings, dass es letztlich nicht um eine Frage der Aus­legung des Anspruchs geht, sondern vielmehr darum, dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben an die ­Einschränkungen, die er im Erteilungsverfahren vorgenommen hat, um das Patent zu erhalten (oder jedenfalls schneller zu erhalten) gebunden ist und dass es ihm deshalb nun verwehrt ist, genau diese Einschränkung über den Weg der Äquivalenz zu umgehen.

Die Klägerin schränkte sich wie erwähnt im Laufe des Erteilungsverfahrens von «Antifolat» auf «Pemetrexed» und schliesslich «Pemetrexeddinatrium» ein.

In Absatz [0022] des Klagepatents wird im ersten Satz beschrieben, was allgemein unter den Bezeichnungen «Antifolat» bzw. «Antifolatwirkstoff» verstanden wird:

[0022] The terms “antifolate” and “antifolate drug” generally refer to a chemical compound which inhibits at least one key folate-­requiring enzyme of the thymidine or purine biosynthetic pathways, preferably thymidylate synthase (“TS”), dihydrofolate reductase (“DHFR”), or glycinamide ribonucleotide formyltransferase (“GRAFT”), by competing with reduced folates for binding sites of these ­enzymes. The “antifolate” or “antifolate drug” for use in this invention is Permetrexed Disodium (ALIMTA®), as manufactured by Eli Lilly & Co.

Der zweite Satz hingegen definiert eindeutig, was in diesem Patent («for use in this invention» unter «Antifolat» bzw. «Antifolatwirkstoff» zu verstehen ist, nämlich Pemetrexeddinatrium.

Eine Ausweitung genau dieser ­Definition im Rahmen einer Äquivalenzbetrachtung stellt deshalb einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar. Die Öffentlichkeit muss sich auf diese Definition, die der Patentinhaber in klarem Wissen in die Beschreibung eingeführt hat, verlassen dürfen. Diese Definition stellt deshalb eine willentliche und bindende Aussage für das Klagepatent dar.

Der Grund, weshalb sich die Patentinhaberin zu einer solchen engen Definition bewegen liess, ist irrelevant.

Hätte die Anmelderin diesen Begriff nicht als eng definiert zu verstehen gewollt, hätte sie eine solche Definition nicht verfassen dürfen oder hätte sie | offen formulieren müssen, z. B. als «… for use in this invention may be Pemetrexed Disodium …».

Aus der Erteilungsgeschichte geht klar hervor, dass die Anmelderin den Weg über die Anpassung/Einschränkung der Patentansprüche und nicht den Weg über die Konfrontation mit dem Prüfer gewählt hat, d. h., sie hat sich einerseits nicht den Argumenten des Prüfers widersetzt und andererseits hat sie aus all den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Einschränkung der Ansprüche diejenige über das Merkmal «Antifolat» gewählt.

Die Einschränkungen wurden gemacht, um den Einwänden und damit einer Zurückweisung des Patents durch den Prüfer zu entgegnen.

Dass die Anmelderin den Weg über die Einschränkung der Bezeichnung «Antifolat» wählte, und zwar von «antifolate» auf gewährbares – aber stark eingeschränktes – «Pemetrexed­dinatrium», ist einerseits eine direkte Folge der eigenen freien Entscheidung der Patentinhaberin. Anderseits ist das Ausmass der Einschränkung auf eine Einzelsubstanz weitgehend auf das Fehlen einer adäquat gewählten Zwischenverallgemeinerung zurückzuführen. Dass für wichtige Merkmale Formulierungen vorgesehen werden, welche zwischen einer generischen Formulierung und einer konkreten Einzelsubstanz liegen (von Patentanwälten vielfach anschaulich als Zwiebelschalen-Konzept bezeichnet), ist übliche Praxis beim Verfassen von Patentanmeldungen, mit dem Ziel, im Falle einer Beanstandung sich allenfalls darauf zurückziehen zu können, um weiterhin einen möglichst breiten Schutz zu gewährleisten und damit wichtige Ausführungsformen der Erfindungen abdecken zu können.

Dies wurde hier unterlassen. Die daraus resultierenden Folgen gehen zu Lasten der Anmelderin, nicht der All­gemeinheit.

Da sich die Einschränkung auf ­Pemetrexeddinatrium als eine bindende Einschränkung erweist, ist es dem ­Patentinhaber versagt, unter dem Titel Äquivalenz eine Veränderung genau dieses Merkmals (in Form von Pemetrexeddinatrium) als verletzend geltend zu machen.

Damit liegt keine Glaubhaft­machung einer Verletzung vor, was zur Abweisung des Massnahmebegehrens führt, ohne dass auf die übrigen Voraussetzungen noch einzugehen wäre.

4.6 Selbst wenn die Einschränkung auf Pemetrexeddinatrium als nicht bindend betrachtet würde, wäre eine Verletzung durch Äquivalenz zu verneinen:

4.6.1 Gleichwirkung

Bei der ersten «Drospirenon»-Frage geht es um die Beantwortung der Frage, ob die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion erfüllen.

Für die Beurteilung der Gleich­wirkung sind die Eigenschaften der Alternativformulierungen bzw., im Verletzungsfall, der Verletzungsform zu betrachten (vorliegend also Pemetre­xeddisäure). Die Tatsache, dass für eine Zulassung die gleiche Wirkung des Generikums, für welches die Zulassung begehrt wird, wie für das bereits zugelassene Original belegt werden muss, ist ein sehr starkes Argument dafür, dass eine Gleichwirkung auch im patentrechtlichen Sinn vorliegt.

Es ist dabei zu beachten, dass naturgemäss jede Substanz irgendeine leicht andere Eigenschaft aufweist als eine andere Substanz. Es geht in der Gleichwirkung aber nicht darum, dass alle Eigenschaften gleich sein müssen, denn sonst wäre bei der Beurteilung der Äquivalenz von zwei chemischen Substanzen die Gleichwirkung prinzipiell nie gegeben. Es ist primär auf die erfindungswesentlichen, im Patent beschriebenen Wirkungen der Substanzen abzustellen. Dies ist im vorliegenden Fall die Wirkung in der Therapie zur Hemmung des Tumorwachstums bei Säugern.

Am 23. März 2016 wurde Pemetrexeddisäure Amtiris®, d. h. Pemetrexed in Form der Pemetrexeddisäure (bzw. das Tromethaminsalz davon) als Generikum von Swissmedic in der Schweiz zugelassen.

Aufgrund der Tatsache, dass das die Disäureform enthaltende Produkt Amtiris® als Generikum zum Originalprodukt Alimta®, enthaltend die Dinatriumform, von der Swissmedic zugelassen wurde, liegt Gleichwirkung vor.

4.6.2 Auffindbarkeit

Bei der zweiten «Drospirenon»-Frage geht es darum, ob die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patents nahegelegt würden.

Gemäss Präzisierung des Bundespatentgerichts ist dabei zu beurteilen, ob bei ausgetauschten Merkmalen (d.h. Pemetrexeddisäure statt Pemetrexeddinatrium) die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist (BPatGer vom 25. Januar 2016, O2014_002, E. 6.5.2.4.).

4.6.2.1 Der Fachmann

Bei der Frage zur Auffindbarkeit kommt die Rolle des Fachmanns zur Sprache. Die Parteien sind sich in der Definition des Fachmanns uneinig.

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass der Fachmann im ­patentrechtlichen Sinn ein Team von Onkologe und Chemiker oder For­mulierungswissenschaftler (Galeniker) sei.

Die Klägerin hingegen geht davon aus, dass der Fachmann lediglich ein Onkologe, gegebenenfalls ein erfahrener Pharmakologe oder ein Team der beiden sei.

Vorliegend ist es allein schon aus dem Umstand, dass es sich beim strittigen Merkmal Pemetrexeddinatrium bzw. bei dessen Ersatz durch die Alternativformulierung um spezifische chemische Verbindungen handelt, gegeben, dass der Fachmann nicht allein ein Onkologe sein kann. Deshalb ist es erforderlich, dass dem Fachmann auch das Fachwissen eines Chemikers oder | zumindest eines erfahrenen Pharmakologen zukommt.

Dies steht in Einklang sowohl mit dem Landgericht Düsseldorf und dem Oberlandesgericht Düsseldorf als auch mit dem High Court und UK Court of Appeal, welche alle den Fachmann als Team gesehen haben. Der Bundesgerichtshof hat denn auch diese Definition des Fachmanns als Team nicht bemängelt.

4.6.2.2 Auffindbarkeit durch den Fachmann

Die Beklagte argumentiert, einem Chemiker/Formulierungswissenschaftler (Galeniker) wären eine Reihe möglicher Gegenionen bekannt gewesen. Allerdings hätte er die Auswirkungen einer spezifischen Salzform (oder der freien Säure) auf die allgemeine Wirksamkeit und Sicherheit eines bestimmten fertigen Medikaments nicht vorhersagen können. Nur nach der Durch­führung einer gründlichen Analyse aller notwendigen Eigenschaften hätte er sagen können, ob eine ersetzende Ausführungsform den gleichen technischen Effekt erziele wie die beanspruchte ­Lösung. Die fehlende Voraussehbarkeit und der notwendige Grad an Experimenten, um eine geeignete ersetzende Ausführungsform zu finden, würde die Schwelle des Naheliegens bei Weitem übertreffen.

Die Klägerin argumentiert, dass der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt sehr wohl die Alternativformulierungen anstelle des Pemetrexeddinatrium hätte auffinden können, beispielsweise im Stoffpatent (EP 0 432 677 B1). Die ­Klägerin gesteht indessen ein, dass die Wahl eines Wirkstoffs von dessen Eigenschaften wie chemischer Stabilität, Löslichkeit oder Aggregatszustand abhängig sei. Andererseits hänge die jeweilige Wirkstoffform auch von der Verabreichung ab. Im Falle von Pemetrexed werde der Wirkstoff parenteral (d. h. durch Injektion) verabreicht und das Gegenion sei nur von Relevanz für die Wasserlöslichkeit und die chemische Stabilität der (Infusions-)Lösung.

Die Beklagte argumentiert des Weiteren, da andere Formen von Pemetrexed bekannt gewesen seien, hätte die Nichterwähnung dieser anderen Formen im Klagepatent beim Fachmann Zweifel geweckt, ob diese anderen Formen tatsächlich als Austauschmittel in Frage kommen würden.

Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass dem Fachmann klar sei, dass die Wirkungsweise durch das Pemetrexed-Anion gegeben sei und dass die Kationen für die Wirkung unwesentlich seien.

Die Klägerin macht des Weiteren geltend, dass die notwendigen Tests zur Selektion eines pharmazeutisch akzeptablen Salzes zu den standardisierten und regelmässig durchgeführten Routinetätigkeiten eines Wissenschaftlers, der sich mit Formulierungen auskenne, gehörten. Ebenso bewege sich die ­Abklärung, ob ein Wirkstoff in seiner freien Form (d. h. ohne Gegenion) ­geeignet sei, im Rahmen der routinemässig durchgeführten Versuche.

Es ist wesentlich, dass nicht der Stand der Technik den Ausgangspunkt für die Beurteilung der Auffindbarkeit darstellt, sondern das Klagepatent, wie dies in der erwähnten Entscheidung «Urinalventil» des Bundespatentgerichtes hervorgehoben wurde.

Im Klagepatent selber ist keine ­Basis für alternative Kationen oder die freie Säure, insbesondere für die zu beurteilenden Alternativformulierungen, zu finden. Somit ist es nötig, das Fachwissen heranzuziehen. Es ist davon auszugehen, dass dem Fachmann zum Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung grundsätzlich Tromethamin oder Protonen als pharmazeutisch akzeptable und übliche Kationen für Wirkstoffe bekannt waren.

Entscheidend für die Frage der Auffindbarkeit ist, ob es für den Fachmann, ausgehend von der Lehre des Patents, offensichtlich wäre, dass Pemetrexeddisäure die gleiche Wirkung hat wie das Pemtrexeddinatrium.

Es scheint, dass für den Fachmann klar ist, dass bei physiologischem pH die Pemetrexeddisäure zumindest teilweise deprotoniert und somit als Dianion, wie es auch beim Pemetrexeddinatrium zu finden ist, vorliegt. Für den Fachmann wäre klar gewesen, dass deshalb gleiche Wirkung (jeweils verursacht durch die Anionen) zu erwarten ist.

Somit ist die Auffindbarkeit gegeben.

Der gegenteiligen Auffassung des UK Court of Appeal kann deshalb nicht gefolgt werden.

4.6.3 Gleichwertigkeit

In der dritten «Drospirenon»-Frage geht es darum, ob der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte.

Die Beklagte argumentiert dazu im Wesentlichen, dass der Fachmann aufgrund der bewussten Beschränkung die Alternativformulierung nicht als gleichwertig zum Merkmal Pemetre­xeddinatrium gesehen oder in Betracht gezogen hätte.

Die Klägerin argumentiert, dass für den Fachmann Pemetrexeddikalium, Pemetrexedditromethamin oder Pemetrexeddisäure gleichwertig mit Pemetrexeddinatrium seien. Die Alternativformulierungen würden in der Infusionslösung und nach Verabreichung im Körper in freier (dissoziierter) Form bereitgestellt, wo sie in iden­tischer Weise zur Wirkung kämen, wie wenn sie ursprünglich mit Natriumgegenionen verbunden gewesen wären. Es sei für den Fachmann klar, dass für die chemotherapeutische Wirkung wie auch die dadurch verursachten (zell)toxischen Effekte allein Pemetrexed ­Anion verantwortlich sei und dass das Gegenkation (d. h. Kation) (bzw. das Fehlen davon) völlig irrelevant sei.

Weiter argumentiert die Klägerin, dass selbst wenn eine beabsichtigte ­Beschränkung auf Pemetrexeddinatrium vorgenommen worden wäre, der | Fachmann nicht einfach schliessen könnte, dass übrige Formen nicht gleichwertig sein sollten. Schliesslich sei der vorliegende Sachverhalt unterschiedlich von dem, welcher dem Entscheid «Okklusionsvorrichtung» des Bundesgerichtshofs zugrunde gelegen habe. Dort sei in der Beschreibung die angegriffene Ausführungsform erwähnt worden, während in dem vorliegenden Fall die Alternativformulierungen eben weder ausdrücklich noch implizit in der Beschreibung genannt seien.

Kernpunkt bei der Beantwortung der Frage der Gleichwertigkeit ist, inwiefern der Fachmann (bei Verneinung der vorne unter Ziff. 4.5.3 behandelten Frage zur bindenden Beschränkung) im Lichte der gesamten Beschreibung des Klagepatents die Bezeichnung Pemetrexeddinatrium als Einschränkung interpretiert hätte.

Der Fachmann hätte sicherlich erkannt, dass mit Pemetrexeddinatrium – im Gegensatz zu den anderen Bestandteilen des Anspruches – eine ­spezifische Einzelsubstanz als Bestandteil des Arzneimittels gefordert wäre. Er hätte deshalb sehr wohl angenommen, dass eine derartige Einschränkung nicht grundlos gewesen wäre.

Deshalb hätte der Fachmann (ausgehend von der Orientierung am ­Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung) Pemetrexeddisäure nicht als gleichwertigen Ersatz für Pemetre­xeddinatrium in Betracht gezogen.

Dies steht in Einklang mit der Entscheidung des UK Court of Appeal.

Somit liegt – selbst wenn eine bindende Beschränkung durch die Erteilungsgeschichte verneint würde – glaubhafterweise keine Nachahmung vor, weil die dritte «Drospirenon»-Frage zu verneinen ist und somit keine Gleichwertigkeit und damit auch keine Patentverletzung vorliegt.

Ergänzend ist mit Bezug auf die erwähnten ausländischen Pemetrexed-Entscheide Folgendes anzufügen: Mit dem BGH-Entscheid ist davon auszugehen, dass im vorliegenden Fall kein Verzicht im Sinne der Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» vorliegt. Der BGH legt überzeugend dar, dass die Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» nur auf Konstellationen abzielt, in denen die Patentschrift selbst mehrere mögliche Ausführungsformen offenbart (und zwar in konkreter Auflistung), von denen dann eine oder mehrere (darunter die angegriffene Ausführungsform) im Anspruch nicht angeführt werden.

Dem ist hier nicht so, da die Ausführungsform Pemetrexeddisäure, die zu beurteilen ist, in der Patentanmeldung/dem erteilten Patent nirgends aufgeführt ist.

Der BGH fokussiert bei der Beurteilung der dritten Äquivalenzfrage allerdings sehr auf diese Frage des Verzichts. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Tatsache, dass kein Verzicht gemäss «Okklusionsvorrichtung» vorliegt, bedeutet keineswegs automatisch im Umkehrschluss, dass die 3. Äquivalenz-Frage zu bejahen ist. Das greift zu kurz.

Bei dieser Frage muss vielmehr – und dies kann hier durchaus ohne jede Bezugnahme auf die prosecution history geschehen (wie dies der UK Court of Appeal getan hat) – zusätzlich folgende Überlegung angestellt werden:

Der Anmelder hat sich willentlich auf die Dinatriumform beschränkt, obwohl andere (Salz-)Formen bekannt ­waren, z.B aus dem Stoffpatent EP 0 432 477. Es gibt im Streitpatent keinerlei Hinweise auf andere geeignete ­Pemetrexedformen. Beim Folat und ­Vitamin B12 wurden Derivatformen beschrieben und beansprucht. Der Tatsache, dass dies jedoch für das Pemetrexed nicht passiert ist, würde der Fachmann Bedeutung zumessen, denn ansonsten fehlte die Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung. Der Fachmann würde deshalb die freie Säure nicht als gleichwertigen Ersatz für das Dinatrium in Betracht ziehen.

Auch aus dieser Überlegung ist die Frage nach der Gleichwertigkeit zu verneinen.

4.7 Gemäss den vorangehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass eine Patentverletzung durch die Beklagte nicht glaubhaft gemacht ist. Damit ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen.