Tribunal administratif fédéral du 7 juillet 2021
Radiation d’un brevet pour non-paiement d’une annuité; demande de réintégration en l’état antérieur
Cour II; recours rejeté; réf. B-798/2021
LBI 46a, 47.Le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est un délai de péremption (Verwirkungsfrist) au-delà duquel tant une telle requête qu’une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) portant sur les délais pour déposer une telle requête est exclue (consid. 6.2.3.1).
LBI 46a, 47.La réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) est exclue lorsque le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46 a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46 a LBI) relative au délai pour le paiement d’une annuité du brevet n’a pas été observé (consid. 6.3.1.1).
LBI 46a, 47.La question de savoir si la réintégration en l’état antérieur est susceptible de porter sur le délai (relatif) de deux mois prévu par l’art. 46 a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure peut rester ouverte (consid. 6.3.2.1).
PatG 46a, 47.Die in Art. 46a Abs. 2 PatG vorgesehene (absolute) sechsmonatige Frist zur Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung (im Sinne von Art. 46a PatG) ist eine Verwirkungsfrist, nach deren Ablauf sowohl ein solcher Antrag als auch ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand (im Sinne von Art. 47 PatG), das sich auf die Fristen zur Einreichung eines solchen Antrags bezieht, ausgeschlossen ist (E. 6.2.3.1).
PatG 46a, 47.Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (im Sinne von Art. 47 PatG) ist ausgeschlossen, wenn die (absolute) sechsmonatige Frist nach Art. 46a Abs. 2 PatG zur Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung (im Sinne von Art. 46a PatG) bezüglich der Frist für die Zahlung einer Jahresgebühr des Patents versäumt wurde (E. 6.3.1.1).
PatG 46a, 47.Die Frage, ob die Wiedereinsetzung in den früheren Stand die (relative) Zweimonatsfrist nach Art. 46a Abs. 2 PatG für die Einreichung eines Antrags auf Weiterbehandlung betreffen könnte, kann offenbleiben (E. 6.3.2.1).
3.
3.1.L’art. 41 LBI prévoit que l’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traitement de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes «prévues à cet effet par l’ordonnance». Le brevet expire en particulier lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile (art. 15 al. 1 let. b LBI).
3.2.
3.2.1.Selon l’art. 17a al. 1 OBI, les taxes suivantes doivent être payées pour obtenir ou maintenir un brevet: la taxe de dépôt (let. a), la taxe de revendication (let. b), la taxe d’examen (let. c) et les annuités (let. e).
Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 18 al. 1 OBI). Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet (art. 18 al. 2 OBI). Elles sont payables | au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance (art. 18 al. 3 OBI).
Un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre (art. 18b al. 1 in fine OBI). L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée (art. 18b al. 2 in limine OBI). Le titulaire est avisé de la radiation (art. 18b al. 2 in fine OBI).
L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai; à la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet; aucun avis n’est expédié à l’étranger (art. 18d OBI).
3.2.2.Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande (art. 118a OBI).
4.
4.1.Vu l’art. 1 al. 1 PA (en lien avec l’art. 5 al. 1 PA [P. Tschannen, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 1 N 7; TF du 22 octobre 2002, 1A.123/2002, consid. 1.2.2; M. Müller, in: C. Auer/M. Müller/B. Schindler (Hg.), VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl., Zürich 2019, VwVG 5 N 64; F. Uhlmann, in: B. Waldmann/P. Weissenberger (Hg.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 5 N 73]) et l’art. 1 al. 2 let. c PA, la procédure devant l’IPI est régie par la PA (Tschannen, VwVG 1 N 19; N. Mayhall, in: B. Waldmann/P. Weissenberger [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl., Zürich 2016, VwVG 1 N 23).
4.2.Consacré à la restitution de délais, l’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’IPI (art. 24 al. 2 PA; P. Gilliéron, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LBI 46a N 15). Ce domaine est en effet soumis au régime instauré par l’art. 46a LBI (consid. 4.2.1) et l’art. 47 LBI (consid. 4.2.2).
4.2.1.
4.2.1.1.Sous le titre marginal «Poursuite de la procédure», l’art. 46a LBI a la teneur suivante […]:
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l’IPI, il peut déposer auprès de l’IPI une requête de poursuite de la procédure.
2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 [LBI] est réservé.
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:
[…]
4.2.2.
4.2.2.1.Intitulé «Réintégration en l’état antérieur», l’art. 47 LBI est formulé ainsi:
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’IPI, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.
2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exécuté.
3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’[art. 47] al. 2 [LBI] ci-dessus (délai pour demander la réintégration).
4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 [LBI] est réservé.
[…]
5.
5.1.En l’espèce, dans leur demande de réintégration en l’état antérieur faisant suite au non-paiement de la 10e annuité du brevet en cause, les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité de ce brevet, qui arrive à échéance le 31 juillet 2018.
5.2.Déposée le 31 octobre 2019 seulement, la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes ne respecterait en effet pas le délai (absolu) d’un an à compter de l’ex | piration du délai non observé (art. 47 al. 2 LBI), c’est-à-dire à compter du 31 juillet 2018.
6.
6.1.Dans leur demande de réintégration en l’état antérieur faisant suite au non-paiement de la 10e annuité du brevet en cause, les recourantes estiment en revanche avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) concernant le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité de ce brevet. En d’autres termes, les recourantes demandent la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) en ce qui concerne le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité du brevet en cause.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.L’art. 46a al. 4 let. c LBI prévoit expressément que la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés.
6.2.1.2.La construction inverse – c’est-à-dire la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI) n’ont pas été observés – n’est en revanche exclue ni par l’art. 46a LBI ni par l’art. 47 LBI (TAF du 6 juin 2012, B-730/2011 consid. 5.4 in limine; B. Volken, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 47 N 7).
6.2.2.Il faut tout d’abord rappeler que, vu l’art. 24 al. 2 PA, l’art. 24 al. 1 PA n’entre pas en ligne de compte en matière de brevets (cf. consid. 4.2) et ne saurait dès lors permettre d’obtenir la restitution des délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (Volken, PatG 47 N 7).
6.2.3.
6.2.3.1.Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral retient que le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) est un délai de péremption (Verwirkungsfrist) au-delà duquel tant une telle requête qu’une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) portant sur les délais pour déposer une telle requête est exclue (TAF du 9 décembre 2013, B-5168/2013, consid. 2.6 et du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 5.4 [avec une référence à l’ATF 138 V 74 ss consid. 4.1 (relatif à l’art. 25 al. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1])]; Volken, PatG 46a N 26, PatG 47 N 7; Gilliéron, LBI 46a N 10 in fine; L. Bühler/S. Blind Buri, SIWR IV, Basel 2006, N 236 in fine).
6.2.3.2.Le Tribunal administratif fédéral veille ainsi à préserver l’équilibre entre les intérêts en jeu (TAF du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 3.2, 5.1 et 5.4; Volken, PatG 46a N 26). En effet, l’art. 46a LBI «permet, dans un laps de temps défini et sans devoir exiger l’absence de faute, d’annuler les conséquences de l’inobservation d’un délai. Il convient d’observer toutefois, notamment en cas de déchéance du brevet, que l’intérêt de la personne concernée au rétablissement de la situation n’est pas le seul qui mérite considération. L’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et les exigences en matière de sécurité juridique font que l’on ne saurait tolérer l’absence de tout garde-fou. C’est pourquoi [l’art. 46a LBI] prévoit des délais relativement brefs pour présenter une requête en poursuite de la procédure» (FF 1993 III 666, 680).
6.2.3.3.Dans un tel contexte, ce n’est pas un hasard si une partie de la doctrine considère que l’art. 46a LBI confère un «délai de grâce» (Gilliéron, LBI 46a N 1; en ce qui concerne l’art. 41 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]: S. Fraefel, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 41 N 6, 7 [«Wird [die absolute Frist] nicht beachtet, wird die Fristversäumnis definitiv […]. Die absolute Frist kann weder erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG), noch kann sie zum Gegenstand eines Weiterbehandlungsantrags gemacht werden (Art. 41 Abs. 4 lit. a MSchG)»] et 13; en ce qui concerne l’art. 31 de la Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs [Loi sur les designs, LDes, RS 232.12]: R. M. Stutz/S. Beutler/M. Künzi, Stämpflis Handkommentar zum Designgesetz [DesG], Bern 2006, DesG 31 N 28 und 40).
6.2.3.4.C’est en effet parallèlement – et non pas cumulativement – que la poursuite de la procédure (art. 46a LBI) et la réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) entrent en ligne de compte (TAF du 9 décembre 2013, B-5168/2013, consid. 2.6; TF du 6 juin 2008, 4A_149/2008, consid. 3.3 in fine; TAF du 6 juin 2012, B-730/2011, consid. 3.2; Volken, PatG 46a N 25).
6.2.4.
6.2.4.1.Il faut encore relever que «[l]es délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ou une demande de réintégration en l’état antérieur [cf. consid. 6.2.1.1] seraient dépourvus de sens si la poursuite de la procédure s’appliquait à leur endroit; c’est pourquoi les lettres b et c [de l’art. 46a al. 4 LBI] les excluent de la réglementation générale qui découle du 1er alinéa [de l’art. 46a LBI]» (FF 1993 III 666, 689).
Bien que la LBI ne traite pas expressément un tel cas de figure (cf. consid. 6.2.1.2), rien n’indique que les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure ne seraient pas non plus dépourvus de sens s’ils pouvaient faire l’objet d’une demande de réintégration en l’état antérieur | (cf. Volken, PatG 46a N 26). L’art. 47 al. 3 LBI prévoit d’ailleurs expressément que la réintégration en l’état antérieur n’est pas admise dans le cas du délai pour demander la réintégration prévue à l’art. 47 al. 2 LBI (cf. Bühler/Blind Buri, N 235). Il convient en effet d’excepter «aussi, naturellement, le délai imparti pour demander la réintégration» (FF 1950 I 933, 993).
6.2.4.2.Dans leur recours, les recourantes soutiennent que, si la poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI) ou les délais pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés (art. 46a al. 4 let. b et c LBI), il ne se justifie pas nécessairement d’exclure la possibilité de demander la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’ont pas été observés:
[…]
Entré en vigueur le 1er septembre 1995 (RO 1995 2879), l’art. 46a LBI doit offrir «une voie de droit supplémentaire» qui est effectivement moins rigoureuse que celle qui est prévue par l’art. 47 LBI (FF 1993 III 666, 680). Or, le simple fait que l’art. 46a LBI et l’art. 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions ne saurait permettre de conclure que ces dispositions peuvent être invoquées cumulativement. L’art. 46a al. 4 let. c LBI exclut d’ailleurs expressément la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) lorsque les délais pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 al. 2 LBI) n’ont pas été observés (cf. consid. 6.2.1.1 et 6.2.4.1).
En outre, la possibilité de demander la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) lorsque les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’ont pas été observés serait susceptible de prolonger de deux mois au moins (cf. art. 46a al. 2 in limine LBI) le délai (absolu) d’un an prévu par l’art. 47 al. 2 LBI. Or, dans son Message du 18 août 1993, le Conseil fédéral souligne bien que «les conditions strictes d’application de [la demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI)] ne sont pas modifiées, du fait précisément de l’introduction de la voie de recours supplémentaire qu’est la poursuite de la procédure» (FF 1993 III 666, 680 in fine).
6.2.5.[le TAF expose dans ce considérant les positions doctrinales des auteurs P. Heinrich et W. Stieger]
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.Rien ne s’oppose dès lors à l’application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral selon laquelle la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) est exclue lorsque le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) n’a pas été observé (cf. consid. 6.2.3.1).
6.3.1.2.En l’espèce, le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) arrive à échéance le 31 janvier 2019 en lien avec le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité du brevet en cause (qui court jusqu’au 31 juillet 2018). Déposée le 31 octobre 2019 seulement, la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est dès lors tardive – qu’elle tende à la réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) en ce qui concerne les délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité du brevet en cause ou, éventuellement, qu’elle tende à la poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) concernant le délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité de ce brevet. Vu l’art. 15 al. 1 OBI, la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes doit être déclarée irrecevable.
6.3.2.
6.3.2.1.Peut rester ouverte, la question de savoir si la réintégration en l’état antérieur est susceptible de porter sur le délai (relatif) de deux mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI pour déposer une requête de poursuite de la procédure (TAF du 9 décembre 2013, B-5168/2013, consid. 2.6; Volken, PatG 46a N 27; Bühler/Blind Buri, N 236 in fine). En l’espèce, le délai (absolu) de six mois prévu par l’art. 46a al. 2 LBI arrive en effet à échéance le 31 janvier 2019, de sorte que la demande de réintégration en l’état antérieur du 31 octobre 2019 est tardive (cf. consid. 6.3.1.2), qu’elle porte sur le délai (absolu) de six mois ou sur le délai (relatif) de deux mois.
Il n’est d’ailleurs pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir à quelle date exacte le délai (relatif) de deux mois à compter de la réception de la notification de l’IPI quant à l’inobservation du délai (art. 46a al. 2 LBI) arrive à échéance.
6.3.2.2.Peut enfin rester ouverte la question de savoir si, au sens de l’art. 47 al. 1 LBI, les recourantes rendent vraisemblable qu’elles ont été empêchées, sans leur faute […] d’observer les délais prescrits par l’art. 46a al. 2 LBI. La demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est en effet tardive (cf. consid. 6.3.1.2).
7.
7.1.
7.1.1.Il ressort de ce qui précède que la demande de réintégration en l’état antérieur des recourantes est irrecevable (cf. consid. 6.3.1.2) et que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rendu la décision attaquée.
7.1.2.Le recours doit dès lors être rejeté.
[…]
Hc
Les recourantes sont titulaires d’un brevet européen délivré pour la Suisse en 2017 sur la base d’une demande déposée devant l’Office européen des brevets (OEB) en 2009.
La 10e annuité de ce brevet n’est pas payée dans le délai, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2018. Elle n’est pas non plus versée dans le délai pour le paiement avec surtaxe, qui arrive à échéance le 31 juillet 2018.
Par décision du 31 août 2018, l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) indique que le brevet est radié et qu’une requête de poursuite de la procédure permettrait d’annuler la radiation du brevet. La radiation du brevet a ensuite été publiée dans Swissreg.
Le 31 octobre 2019, les recourantes déposent devant l’IPI une demande de réintégration en l’état antérieur en ce qui concerne le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure relative au délai pour le paiement avec surtaxe de la 10e annuité du brevet en cause. Elles exécutent les actes omis (le paiement avec surtaxe de la 10e annuité, ainsi que le paiement de la taxe de poursuite de la procédure) et paient la taxe de réintégration.
Le 21 janvier 2021, l’IPI décide que la demande de réintégration est irrecevable.
Les recourantes recourent auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à l’annulation de la décision de l’IPI et à la réintégration en l’état antérieur, ainsi qu’à un juste dédommagement.