7-8|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence
«Reico»
Bundesgericht vom 27. Februar 2017
Trotz Minderheitsbeteiligung keine Agentenmarke bei blosser Lieferbe­ziehung

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

MSchG 4. Eine Agentenmarke gemäss Art. 4 MSchG setzt einen Vertrag vor­aus, der Loyalitätspflichten statuiert und zum Zeichen­gebrauch ermächtigt. Weder eine blosse Lieferbe­ziehung, eine Absichtserklärung für eine umfassendere Zusammenarbeit noch eine Minderheitsbeteiligung begründen entsprechende Loyali­tätspflichten (E. 2).

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

LPM 4. Une marque d’agent au sens de l’art. 4 LPM doit reposer sur un contrat qui fixe des règles de loyauté et qui ancre le pouvoir de disposer du signe. Ni un lien uniquement basé sur des livraisons, ni la manifestation de l’intention de collaborer plus étroitement, ni encore une participation minoritaire ne permettent de ­con­clure à l’existence de devoirs de loyauté (consid. 2).

I. zivilrechtliche Abteilung; Teilweise Gut­heissung der Beschwerde und Rückweisung an die Vorinstanz; Akten-Nr. 4A_489/2016

Die Beklagte, an der die Klägerin 1 30 % der Stammanteile hält, ist Inhaberin der im Dezember 2011 hinterlegten Marken CH 629 410 «Reico» und CH 629 989 «Reico (fig.)». Demgegenüber ist die Klägerin 1 Inhaberin der im März 2007 registrierten deutschen Marke DE 30722813 «Reico Vital-Systeme (fig.)» und der Kläger 2, ihr Geschäfts­führer, ist Inhaber der Gemeinschaftsmarke Nr. 008808842 «Reico» mit Priorität vom Januar 2010. Das HGer St. Gallen kam zum Schluss, es lägen Agenten­ | marken vor, und schützte die Unterlassungs- und Über­tragungsklage.

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne ­Zustimmung des Inhabers auf den ­Namen von Agenten, Vertretern oder ­anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.

2.1 Der besondere Schutzausschlussgrund der eingetragenen Marke nach Art. 4 MSchG beruht – ähnlich wie die relativen Ausschlussgründe – auf dem Vorbestehen bestimmter Drittzeichen; diese sind zwar im Inland nicht als Marke eingetragen, aber vom besser Berechtigten im In- oder Ausland ­benutzt worden (M. Städeli, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 4 N 5; F. Thouvenin, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 2009, 546). Die Norm bezweckt den Schutz des wirtschaft­lichen Inhabers einer Marke gegenüber einem Agenten, Vertreter oder einem anderen zur Nutzung des Zeichens während der Dauer der Zusammen­arbeit Ermächtigten, der das Zeichen ohne Ermächtigung auf seinen Namen hinterlegt oder die Eintragung nach Beendigung der Zusammenarbeit weiterhin behält (Botschaft des Bundes­rates vom 21. November 1990 zu ­einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 22 Ziff. 222.12 zu Art. 4 E-MschG; vgl. auch M. Wang, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 4 N 1; Ch. Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 4 N 1). Dieser Schutz beruht auf der Annahme, dass der Nutzungsberechtigte gegenüber dem Inhaber aufgrund der Zusammenarbeit einer Interessenwahrungs- bzw. Loyalitätspflicht unterliegt, die einer ­Aneignung der Marke entgegensteht (BGer vom 30. September 2013, 4A_128/2013, E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424 ff., «M-Watch II»). Die vom Gesetzgeber anvisierte besondere Konstellation setzt somit einen Vertrag voraus, der zwischen dem wirklichen und dem angemassten Inhaber der Marke bestanden hat oder noch besteht und der die Wahrung der ­geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie eine Ermächtigung zum Gebrauch einer fremden Marke zum Inhalt hat (BGE 131 III 581 ff. E. 2.3 m.H., «S100», vgl. auch BGer vom 30. September 2013, 4A_128/2013, E. 3.2.1, nicht publ. in: BGE 139 III 424 ff., «M-Watch II»). Ob diese ­Voraussetzungen vorliegen, beurteilt sich im internationalen Verhältnis nach dem Vertragsstatut (vgl. Wang, MSchG 4 N 14; Städeli, MSchG 4 N 15).

[…]

2.3 Der Schluss auf eine enge Zu­sammenarbeit, die eine vertragliche Loyalitätsverpflichtung der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 begründen soll, ergibt sich für die Vorinstanz aus der Absicht der Beklagten zur Zusammenarbeit (mit entsprechender Ex­klusivität, abgestimmtem Marketing) mit der Klägerin 1 sowie aus den Übereinstimmungen der kennzeichnenden Firmenbestandteile und Gesellschaftszwecke der Klägerin 1 und der Beklagten sowie aus der Beteiligung der Klägerin 1 an der Beklagten. Die Beschwerdeführerin rügt zutreffend, dass diese von der Vorinstanz festgestellten Tatsachen nicht ausreichen, um auf eine vertragliche Loyalitätspflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 zu schliessen. Die Minderheitsbeteiligung der Klägerin 1 an der Beklagten weist keine Konzern-Verbundenheit aus. Nach den Erwägungen der Vorinstanz vermögen denn auch die Änderungen der Beteiligungsverhältnisse an der Beklagten den Entscheid nicht zu beeinflussen. Aus Beteiligungen an juristischen Personen allein kann keine Loyalitätsverpflichtung abgeleitet werden. Und dass die Kläger die Beklagte im Jahre 2007 gründeten, erlaubt keine Aussage über den Inhalt allfälliger Vertragsbeziehungen. Auch kann aus einer blossen Absichtserklärung gerade nicht auf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen werden, die über eine blosse Lieferantenbeziehung hinausreichen und die erforderliche Treuepflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 begründen würde. Dass schliesslich das Kennzeichen Reico von beiden Parteien gebraucht und beansprucht wird, ist gerade Gegenstand der vorliegenden Streitigkeit und vermag eine Abweichung vom Prioritätsrecht der Beklagten in der Schweiz nicht zu ­begründen.

[…]

Lb