«REICO III» Bundesgericht vom 20. Dezember 2022
Auskunftsklage zwecks Vorbereitung finanzieller Ansprüche
I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_286/2022
ZPO 85; MSchG 55 I c.
Beim Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG handelt es sich um einen normalen zivilrechtlichen Leistungsanspruch, der allein eingeklagt werden kann, sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder einer Stufenklage. Entsprechend setzt der Auskunftsanspruch nicht voraus, dass gleichzeitig ein reparatorischer Anspruch geltend gemacht wird (E. 6.2, 6.3.1).
ZPO 85; MSchG 55 I c.
Die Stufenklage ist eine Art «sukzessive» Klagenhäufung, mit der dem Gericht ein Verfahrensprogramm vorgegeben wird. Dabei werden beide Stufen getrennt verhandelt, wodurch die Prüfung der Begründetheit der – in einer zweiten Stufe enthaltenen – Wiedergutmachungsansprüche in der ersten Stufe grundsätzlich sistiert bleibt (E. 6.2, 6.3.2).
MSchG 55 I c.
Die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann neben ihrem Hauptzweck – nämlich der Ermittlung der Produktions- und Absatzkette der rechtsverletzenden Gegenstände zwecks Verletzungsbekämpfung am Ursprung und Verhinderung des weiteren Vertriebs – auch der Vorbereitung bzw. Bestimmung finanzieller Ansprüche dienen. Entsprechend kann der Klägerin das Rechtsschutzinteresse hinsichtlich ihres Auskunftsbegehrens insbesondere nicht allein deswegen abgesprochen werden, weil es ihr nicht um Auskünfte zur Herkunft von Fälschungen geht (E. 6.1, 6.3.2, 9.1, 9.2).
MSchG 3 I, 13 I, II d, IIbis, 55 I a-c.
Die Verletzungshandlung gemäss Art. 55 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 Abs. 2 lit. d und Abs. 2bis MSchG ist Voraussetzung für die Leistungsklagen gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a–c MSchG, wobei hinsichtlich des Auskunftsanspruchs (lit. c) zu beachten ist, dass dieser – anders als die Ansprüche gemäss lit. a und b – zusätzlich einschränkend umschrieben ist. Demnach sind insbesondere nur «Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer» zu nennen, womit sich der Auskunftsanspruch nicht auf Informationen betreffend die Weitergabe bzw. den Verkauf an private Konsumenten erstreckt (E. 9.3, 9.3.1, 9.3.3).
MSchG 13 II d, 55 I c.
Obwohl auch eine unternehmens- bzw. konzerninterne Transaktion als Verletzungshandlung gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG (Ein- und Ausfuhr) zu qualifizieren ist, fällt die unternehmensinterne Ausfuhr nicht unter den Begriff der «Weitergabe an gewerbliche Abnehmer» und wird folglich nicht vom Auskunftsanspruch i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG erfasst (E. 9.3.1).
MSchG 55 I c.
Der Begriff der «Weitergabe» i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG setzt voraus, dass die Gegenstände bereits weitergegeben wurden. Entsprechend werden in oder aus der Schweiz «angebotene» Waren – anders als z.B. «in der Schweiz vertriebene», «aus der Schweiz ausgeführte», «verkaufte» oder «sonst wie in Verkehr gebrachte» Waren – nicht von diesem Begriff erfasst (E. 9.3.1).
CPC 85; LPM 55 I c.
Le droit à la fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM est une prétention en exécution normale de droit civil, qui peut être invoqué seul, que ce soit dans le cadre d’un cumul objectif d’actions ordinaire ou d’une action échelonnée. De même, le droit à la fourniture de renseignements ne présuppose pas qu’une prétention en réparation soit simultanément invoquée (consid. 6.2, 6.3.1).
CPC 85; LPM 55 I c.
L’action échelonnée est une sorte d’accumulation «successive» d’actions, par laquelle le tribunal se voit imposer un programme de procédure. Dans ce cadre, les deux étapes sont traitées séparément, ce qui implique que l’examen du bien-fondé des prétentions en réparation – énoncées dans une deuxième étape – reste en principe suspendu dans la première étape (consid. 6.2, 6.3.2).
LPM 55 I c.
L’action en fourniture de renseignements selon l’art. 55 al. 1 let. c LPM peut servir également à préparer ou à déterminer des prétentions financières, en parallèle à son but principal – à savoir déterminer la chaîne de production et de commercialisation des objets portant atteinte au droit afin de lutter contre la contrefaçon à la source et d’empêcher la poursuite de la distribution. En conséquence, on ne saurait dénier à la demanderesse un intérêt pour agir relatif à sa demande de renseignements, notamment au seul motif qu’il ne s’agit pas pour elle d’obtenir des renseignements sur l’origine des contrefaçons (consid. 6.1, 6.3.2, 9.1, 9.2).
LPM 3 I, 13 I, II d, IIbis, 55 I a-c.
La violation du droit à la marque selon l’art. 55 al. 1 en relation avec l’art. 13 al. 2 let. d et al. 2bis LPM est une condition préalable aux actions en exécution de l’art. 55 al. 1 let. a-c LPM, étant précisé que le droit à la fourniture de renseignements (let. c) est décrit de manière plus restrictive que les droits selon let. a et b. Ainsi, seuls «les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux» doivent être désignés, ce qui signifie que le droit à la fourniture de renseignements ne s’étend pas aux informations concernant la remise ou la vente à des consommateurs privés (consid. 9.3, 9.3.1, 9.3.3).
LPM 13 II d, 55 I c.
Bien qu’une transaction interne à l’entreprise ou au groupe d’entreprises puisse également être qualifiée de violation au sens de l’art. 13 al. 2 let. d LPM (importation et exportation), l’exportation interne à l’entreprise ne relève pas de la notion de «remise à des acheteurs commerciaux» et n’est par conséquent pas couverte par le droit à la fourniture de renseignements au sens de l’art. 55 al. 1 let. c LPM (consid. 9.3.1).
|LPM 55 I c.
La notion de «remise» au sens de l’art. 55 al. 1 let. c LPM présuppose que les objets ont déjà été remis. En conséquence, les produits «proposés» en Suisse ou à partir de la Suisse – contrairement, par exemple, aux produits «distribués en Suisse», «exportés de Suisse», «vendus» ou «mis en circulation d’une autre manière» – ne sont pas couverts par cette notion (consid. 9.3.1).
Die Klägerin (Beschwerdegegnerin) erhob Klage beim Obergericht des Kantons Zug und verlangte gestützt auf marken- und lauterkeitsrechtliche Ansprüche unter anderem Schadenersatz in bezifferter Höhe infolge der geltend gemachten unrechtmässigen Verwendung des Kennzeichens «REICO» durch die Beklagte (Beschwerdeführerin). In der Replik änderte die Klägerin ihr Rechtsbegehren und beantragte neuerdings im Rahmen einer Stufenklage insbesondere Auskunftserteilung über die Menge bestimmter im relevanten Zeitraum unter den Kennzeichen «REICO», «Reico» oder «REICO VITAL-SYSTEME (fig.)» «in der Schweiz vertriebenen, in die Schweiz eingeführten, aus der Schweiz ausgeführten, in der Schweiz angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten» Waren sowie über den durch die Beklagte mit dem Verkauf dieser Waren erzielten Gesamtumsatz. Mit Teilurteil vom 19. Mai 2022 hiess das Obergericht des Kantons Zug die Klage teilweise gut und verpflichtete die Beklagte zur Auskunftserteilung über die Menge der betreffenden unter den genannten Kennzeichen «in der Schweiz vertriebenen, in die Schweiz eingeführten, aus der Schweiz ausgeführten, in der Schweiz angebotenen und/oder verkauften, aus der Schweiz angebotenen und/oder verkauften, sonst wie in Verkehr gebrachten, besessenen und/oder zu solchen Zwecken hergestellten und/oder in Herstellung gegebenen und/oder bestellten» Waren. Gegen dieses Teilurteil des Obergerichts des Kantons Zug erhob die Beklagte Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht.
6.Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 85 ZPO vor, weil sie im Rahmen der Stufenklage den Informationsanspruch der Beschwerdegegnerin bejaht habe, ohne dass die Voraussetzungen erfüllt gewesen seien, insbesondere da die Beschwerdegegnerin bereits eine bezifferte Klage eingereicht habe.
6.1.Die Vorinstanz verkannte nicht, dass die Beschwerdeführerin bereits in der Klageschrift einen Schaden von Fr. 9’405’904.– geltend gemacht hatte. Vielmehr verneinte sie wegen dieser bereits erfolgten Bezifferung einen «präparatorischen» Informationsanspruch hinsichtlich des Schadenersatzanspruchs. Sie erwog sodann, der Informationsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG bezwecke (in erster Linie), dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so die Verletzung in ihrem Ursprung zu bekämpfen und den weiteren Vertrieb bereits in Verkehr gesetzter Produkte zu verhindern. Dagegen bezwecke diese Vorschrift grundsätzlich nicht, den Rechtsinhaber in die Lage zu versetzen, allfällige Wiedergutmachungsansprüche berechnen zu können. Damit sei allerdings nicht gesagt, dass Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG nicht als Anspruchsgrundlage einer Stufenklage dienen könne. Gestützt auf diese Angaben dürfte es dem Rechtsinhaber in der Regel möglich sein, «den von ihm durch selbst nicht getätigte Verkäufe erlittenen Schaden zu berechnen […], soweit er diesen Schaden nicht bereits auf anderer Grundlage berechnet und beziffert hat».
6.2.Die Beschwerdeführerin beruft sich auf BGE 148 III 322, demgemäss bereits in der Klageschrift aufzuzeigen ist, weshalb eine Bezifferung nicht möglich ist. Vorliegend hätte die Beschwerdegegnerin, um der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu genügen, konkret darlegen müssen, weshalb es ihr aus objektiven Gründen «auf einmal und plötzlich» unmöglich oder wenigstens unzumutbar geworden sein soll, ihre Klageforderung zu beziffern. Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ein Anspruch auf Auskunft setze voraus, dass ein reparatorischer Anspruch im Grundsatz bestehe, auch wenn dessen Höhe noch offen sei. Andernfalls fehle es an einem schützenswerten Interesse der klagenden Partei an der betreffenden Information (unter Hinweis auf P. Leumann Liebster, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2005, 119 ff.; A. Hess-Blumer, in: T. Calame/A. Hess-Blumer/W. Stieger [Hg.], Patentgerichtsgesetz [PatGG], Basel 2013, N 88 f. zu den Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht; R. Baechler, Die Stufenklage, sic! 2017, 6).
6.3.Die Beschwerdeführerin verkennt das Wesen der Stufenklage und vermischt zu Unrecht die beiden Stufen.
6.3.1.Der Auskunftsanspruch gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG ist unbestritten ein materiellrechtlicher Anspruch (vgl. auch M. R. Frick, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 55 N 64). Entsprechend kann er Gegenstand einer selbständigen Erfüllungsklage bilden (BGE 140 III 409 ff. E. 3.2). Bei der ersten Stufe – der Geltendmachung des Informationsanspruchs – handelt es sich also um einen normalen zivilrechtlichen Leis|tungsanspruch (BGE 144 III 43 ff. E. 4.1; vgl. auch P. Oberhammer/P. Weber, in: P. Oberhammer/T. Domej/U. Haas [Hg.], ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, ZPO 85 N 13). Die klagende Partei ist frei, diesen Anspruch allein einzuklagen; sei es im Rahmen einer gewöhnlichen objektiven Klagenhäufung oder im Rahmen einer Stufenklage als besondere Form der objektiven Klagenhäufung. Die Stufenklage dient nicht dazu, die gegebenen Klagemöglichkeiten einzuschränken, sondern diese zu ergänzen (BGE 143 III 297 ff. E. 8.2.5.2). Der primäre Zweck des Auskunftsanspruchs gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG besteht darin, dem Rechtsinhaber zu ermöglichen, die Produktions- und Absatzkette rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so bestehende oder drohende Verletzungen abzuwehren (R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 55 N 67; Frick, MSchG 55 N 57). Dies hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt. Der Anspruch auf Auskunft gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG setzt entgegen der Beschwerdeführerin nicht voraus, dass gleichzeitig ein reparatorischer Anspruch geltend gemacht wird.
6.3.2.In der zweiten Stufe enthält die vorliegende Stufenklage eine unbezifferte Forderungsklage gemäss Art. 85 ZPO (Oberhammer/Weber, ZPO 85 N 13). Sie muss deren Voraussetzungen erfüllen, namentlich muss die klagende Partei bereits in der Klageschrift (bzw. bei zulässiger Klageänderung in der Replik) hinreichend aufzeigen, weshalb eine Bezifferung nicht möglich ist (BGE 148 III 322 ff. E. 3.4). Es muss auch klar sein, welche Ansprüche dem Grundsatz nach geltend gemacht werden.
Die Beschwerdeführerin verkennt nun aber, dass die Stufenklage eine Art «sukzessive» Klagenhäufung ist; durch das System der Stufenklage wird dem Gericht ein Verfahrensprogramm vorgegeben. Beide Stufen werden getrennt verhandelt. Die Prüfung der Begründetheit der Wiedergutmachungsansprüche bleibt in der ersten Stufe sistiert (Leumann Liebster, 97 f.; Frick, MSchG 55 N 123). Entsprechend hielt auch die Vorinstanz fest, sie befinde nur über die erste Stufe, mithin ausschliesslich über die Informationsklage. Die Beschwerdeführerin scheint demgegenüber fälschlicherweise davon auszugehen, es sei bereits im vorliegenden Verfahrensstadium darüber zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die unbezifferte Klage auf finanzielle Wiedergutmachung (Rechtsbegehren Ziff. 2) erfüllt sind. Entsprechend beziehen sich ihre auf Art. 85 ZPO gestützten Einwendungen auf die Voraussetzungen der unbezifferten Forderungsklage.
Darauf, ob eine Abweisung der unbezifferten Klage bereits im ersten Verfahrensstadium in Frage käme, weil die Informationsklage zum vornherein nicht – auch nicht subsidiär – dem Zweck der Bestimmung eines finanziellen Leistungsanspruchs dienen kann (i.d.S. Leumann Liebster, 117 und Anmerkung 452), muss hier nicht weiter eingegangen werden. Denn zum einen kann die Auskunftsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG – neben ihrem Hauptzweck – auch der Vorbereitung finanzieller Ansprüche dienen (Staub, MSchG 55 N 67; Baechler, 6). Zum anderen verlangt die Beschwerdeführerin ausdrücklich, es sei die Klage gemäss Ziffer 1 des (mit der Replik vom 10. Mai 2019) geänderten Rechtsbegehrens abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Sie verlangt damit explizit nur die Abweisung des von der Vorinstanz beurteilten Informationsanspruchs, nicht auch der unbezifferten Forderungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 2.
Zusammenfassend hat die Vorinstanz Art. 85 ZPO nicht verletzt.
[…]
9.Gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG kann der Beklagte verpflichtet werden, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände, die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.
9.1.Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe zutreffend auf den Sinn und Zweck von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG hingewiesen, der darin bestehe, die Produktions- und Absatzketten rechtsverletzender Gegenstände zu ermitteln, um so die Verletzung an ihrem Ursprung bekämpfen und den weiteren Vertrieb bereits in Verkehr gesetzter Produkte verhindern zu können. Der Normzweck ziele also auf die Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie ab. Die Vorinstanz habe aber verkannt, dass vorliegend gerade kein Pirateriesachverhalt zu beurteilen sei. In Deutschland und in der Europäischen Union bezeichne sie die von ihr vertriebene Ware rechtmässig mit ihren REICO-Kennzeichen, was unbestritten sei. Es sei denn auch kein Zufall, dass die Beschwerdegegnerin keine Auskunft über die Herkunft der angeblich rechtsverletzenden Ware verlangt habe. Es sei ihr nie darum gegangen, die Produktions- und Absatzketten zu ermitteln. Daher widerspreche die verlangte Auskunft dem Zweck von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG. Der Beschwerdegegnerin fehle das Rechtsschutzinteresse an der erhobenen Auskunftsklage.
Selbst wenn die zweckwidrige Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG bejaht würde, sei der Informationsanspruch von der Vorinstanz jedenfalls viel zu weit gefasst worden. […]
9.2.Wie nachfolgend (vgl. E. 9.3 hiernach) gezeigt wird, ergeben sich verschiedene Auskunftsansprüche aus dem klaren Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG. Wenn die Beschwerdeführerin generell das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerin bestreitet, basiert ihre Argumentation darauf, dass sie unter Hinweis auf den von ihr in den Vordergrund gestellten Normzweck – die Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie – den Wortlaut der Norm unzulässig einschränkt. Denn für eine solche Einschränkung besteht keine Grundlage. In der Botschaft zur Revision des Patentgesetzes (BBl 2006 37 und 119 Ziff. 2.4.2), im Rahmen derer auch das Markenschutzgesetz geändert wurde, heisst es: «Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von Fälschungshandlungen eine besondere |Bedeutung zu» (Hervorhebung beigefügt). Zweifellos geht es dabei um Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie – der entsprechende Abschnitt steht auch unter diesem Titel –, aber eben nicht ausschliesslich. Eine Einschränkung des Wortlauts der Norm im Hinblick auf diesen Zweck ist daher abzulehnen. Der Beschwerdegegnerin geht es zwar nicht um Auskünfte zur Herkunft von Fälschungen, jedoch kann ihr allein deswegen das Rechtsschutzinteresse hinsichtlich ihres Auskunftsbegehrens nicht abgesprochen werden. Ebenso wenig handelt sie rechtsmissbräuchlich.
9.3.Der mit Art. 55 Abs. 1 MSchG gewährte zivilrechtliche Rechtsschutz knüpft an die Verletzung oder Gefährdung eines Rechts an der Marke an, die darin besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und Abs. 2bis MSchG umschriebenen Handlungen vorgenommen wird (BGE 146 III 89 ff. E. 8.1.3 mit umfassenden Hinweisen; vgl. auch BGer vom 25. April 2016, 4A_1/2016, E. 2.4 zum insofern vergleichbaren Art. 62 Abs. 1 lit. c URG [SR 231.1]). Die Verletzung oder Gefährdung von Markenrechten bezieht sich dabei auf Rechte an schweizerischen Marken. Dies bedeutet in territorialer Hinsicht, dass die Verletzung oder Gefährdung in der Schweiz stattfinden muss (Staub, MSchG 55 N 7 f.). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Er kann anderen insbesondere verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG). Dieser Ausschliesslichkeitsanspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG steht dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt (Art. 13 Abs. 2bis MSchG; BGE 146 III 89 ff. E. 8.1.1). Import, Export und Durchfuhr von Waren gelten folglich als inländische Benützungshandlungen, die ausschliesslich dem Schweizer Markeninhaber vorbehalten sind. Es ist nicht relevant, ob die Marke im Ausland geschützt ist (vgl. BGE 115 II 387 ff. E. 1) und, wenn ja, ob der Dritte im ausländischen Ein- oder Ausfuhrstaat zum Gebrauch der geschützten Marke berechtigt ist. Unbehelflich ist deshalb etwa der Einwand des Importeurs, die Marke sei im Ausland rechtmässig auf der Ware angebracht worden (F. Thouvenin/L. Dorigo, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 13 N 77; C. Willi, MSchG Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 13 N 33; I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 31). Dass die Beschwerdeführerin […] in der Europäischen Union die von ihr vertriebene Ware rechtmässig mit ihrem REICO-Zeichen kennzeichnet, ist daher im Hinblick auf die Verletzungshandlung nicht von Bedeutung.
9.3.1.Die Verletzungshandlung gemäss Art. 55 Abs. 1 MSchG ist Voraussetzung für die Leistungsklagen gemäss dessen lit. a-c. Hinsichtlich des Auskunftsanspruchs (lit. c) ist aber zu beachten, dass dieser – anders als die Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung (lit. a und b) – zusätzlich einschränkend umschrieben ist. So sind namentlich nur «Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer» («qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux»; «i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali»; Hervorhebungen beigefügt) zu nennen. Die Beschwerdeführerin rügt daher zu Recht, dass die Auskunft auf Informationen betreffend die Weitergabe an gewerbliche Abnehmer beschränkt sein muss. Informationen betreffend die Weitergabe bzw. den Verkauf an private Konsumenten sind nicht erfasst. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 146 III 89, bei dem es um den Import zu privaten Zwecken ging und das Bundesgericht die Sache an die Vorinstanz zurückwies, damit diese sich zu «den weiteren Voraussetzungen des Auskunftsbegehrens» äussere (BGer vom 4. Dezember 2019, 4A_379/2019, E. 9.4 und 10, nicht publiziert in: BGE 146 III 89 ff.).
Entgegen der Beschwerdegegnerin trifft es nicht zu, dass die Vorinstanz eine Beschränkung auf die Informationen betreffend die Weitergabe an gewerbliche Abnehmer vorgenommen hat. Zwar zitiert sie in Erwägung 6.1 ihres Entscheids den Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG, jedoch enthält weder die nachfolgende Begründung noch (insbesondere) das Dispositiv eine solche Einschränkung. Vielmehr wies die Vorinstanz lediglich die Anträge bezüglich der Vorlage von «Offerten» bzw. Auskunft über «Verkaufspreise» sowie das ganze Rechtsbegehren Ziffer 1 lit. b (Auskunft über den gesamten Verkaufsumsatz) ab; hiess aber im Übrigen das Auskunftsbegehren der Beschwerdegegnerin ohne Einschränkung gut.
Die Verpflichtung der Beschwerdeführerin gemäss dem vorinstanzlichen Dispositiv geht auch in einem weiteren Punkt zu weit. Der Begriff «Weitergabe» setzt voraus – wie sich besonders deutlich auch aus der französischen Fassung («qui ont été remis») ergibt –, dass die Gegenstände bereits weitergegeben wurden. Dies umfasst die Formulierungen «in der Schweiz vertriebenen», «aus der Schweiz ausgeführten» bzw. «verkauften» oder «sonst wie in Verkehr gebrachten». Hingegen rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, dass lediglich in oder aus der Schweiz «angebotene» Ware nicht unter den Begriff der Weitergabe fällt.
Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, auch «aus der Schweiz ausgeführte» Ware werde vorliegend vom Auskunftsanspruch nicht erfasst, weil eine blosse Ausfuhr in ihr(e) Lager im EU-Raum nicht als Weitergabe an Dritte qualifiziere. Dies trifft zu. Als Verletzungshandlung gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG (Ein- und Ausfuhr) gilt zwar auch eine unternehmens- bzw. konzerninterne Transaktion (M. Isler, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 13 N 42). Massgebend ist aber nicht die Umschreibung der Verletzungshandlung. Denn diese ist, wie dargelegt, nur notwendige Voraussetzung für den Auskunftsanspruch. Massgebend ist vielmehr, ob die unternehmensinterne Ausfuhr unter den Begriff der «Weitergabe an gewerbliche Abnehmer» fällt. Dies ist zu verneinen. Im angefochtenen Entscheid fehlen jedoch Feststellungen, dass nur eine Ausfuhr in ein Lager der Beschwerde|führerin zur Diskussion stand, und auch die Beschwerdeführerin legt nicht dar, dass sie im vorinstanzlichen Verfahren etwas Entsprechendes behauptet hätte. Die Formulierung «aus der Schweiz ausgeführte» Ware im vorinstanzlichen Dispositiv ist daher nicht zu beanstanden, soweit sie sich auf die Ausfuhr an Dritte (gewerbliche Abnehmer) bezieht.
[…]
9.3.3.Umstritten ist auch, auf welche Belege hinsichtlich der zu erteilenden Informationen die Beschwerdegegnerin Anspruch hat. Die Beschwerdeführerin rügt, auch diese könnten sich hinsichtlich der Weitergabe nur auf solche an gewerbliche Abnehmer beziehen. Dem ist aufgrund der obigen Ausführungen (vgl. hiervor E. 9.3.1) ohne Weiteres zu folgen. […]
[…]
13.Die Beschwerde ist somit (nur) insoweit zu schützen, als keine Auskunft erteilt werden muss über bloss angebotene Ware und zudem einzuschränken ist, dass lediglich die Weitergabe an gewerbliche Abnehmer erfasst ist (vgl. hiervor E. 9.3.1).
[…]
Lan