6|2017
Rechtsprechung | Jurisprudence

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«Reno»
Bundesverwaltungsgericht vom 15. Dezember 2016
Schutzfähigkeit einer Marke trotz geografischen Gehalts

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

MSchG 2 a, 2 c i.V.m. 47 I. Weist ein mehrdeutiges Zeichen zwar objektiv gesehen einen geografischen ­Gehalt auf, ist dieser aber in subjektiver Hinsicht zu wenig geläufig, so ist es weder beschreibend noch täuschend (E. 5.8, 5.9).

MSchG 2 a i.V.m. 47 I. Ein Freihalte­bedürfnis ist im Kontext der «Montparnasse»-Praxis auch dann zu verneinen, wenn die im Ursprungsland eingetragene Marke während der Dauer des hiesigen Verfahrens wegen Nichtgebrauchs für ungültig erklärt wurde (E. 6).

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

LPM 2 a, 2 c en rel. avec 47 I. Un signe comportant plusieurs significations n’est ni descriptif ni trompeur lorsque son contenu est objectivement de nature géographique, mais que ce dernier est subjectivement peu commun (consid. 5.8, 5.9)

LPM 2 a en rel. avec 47 I. À la lumière de la pratique résultant de l’arrêt «Montparnasse», un signe ne fait pas l’objet d’un besoin absolu de libre disposition, même lorsque la marque enregistrée dans le pays d’origine a été déclarée nulle durant la durée de la procédure, au motif qu’elle n’a pas été utilisée (consid. 6).

Abteilung II; Gutheissung der Beschwerde; B-5228/2014

Eine deutsche Hinterlegerin beantragte die Ausdehnung des Schutzes ihrer internationalen Registrierung «Reno» auf die Schweiz. Die Marke beanspruchte Schutz in der Klasse 35, im Wesent­lichen für Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung sowie Detail- und Grosshandel für die Schuhbranche, inklusive Accessoires und Modeartikel. Das IGE erliess eine Schutzverweigerung: «Reno» werde als Hinweis auf die Stadt Reno im US-amerikanischen Bundesstaat ­Nevada verstanden, was einerseits beschreibend und andererseits täuschend hinsichtlich der geografischen Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen sei. Dagegen erhob die Hinterlegerin Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

5.8 Nach dem oben Ausgeführten ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Stadt Reno (Nevada) einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise bekannt ist. Die angesprochenen Dienstleistungsempfänger werden im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen damit auch nicht auf deren Herkunft aus Reno (Nevada) vertrauen. Für den als gering einzustufenden Teil der Personen innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise, welche die Stadt Reno (Nevada) tatsächlich kennen, entsteht durch den Gebrauch des Zeichens keine Irreführungsgefahr, weil die im Zusammenhang mit Schuhwaren erbrachten Dienstleistungen keine spezifische Produktnähe zu den typischerweise in Reno angesiedelten Branchen aufweisen. Schliesslich sind Vertriebs- und Verteilzentren weltweit überall dort zu finden, wo eine entwickelte Wirtschaft vorhanden ist. Die Existenz von solchen Zentren ist für sich allein genommen zu wenig spezifisch, um auf der subjektiven Ebene eine entsprechende Herkunftserwartung auszulösen. Einer ortsbezogenen Fehlzurechnung stehen auch die besonderen Branchenkenntnisse der Dienstleistungsempfänger in Verbindung mit deren erhöhter markenbezogenen Aufmerksamkeit entgegen. Das Zeichen wird damit von einem nicht unerheb­lichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise entweder als unterscheidungskräftige Bezeichnung «Rhein», als Personenname ohne erkennbaren Produktbezug oder als reine Fantasiebezeichnung aufgefasst. Die Marke «Reno» eignet sich damit zur Unterscheidung für die Dienstleistungen ­publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros […] von denjenigen anderer Unternehmen.

5.9 Im Ergebnis ist die Marke «Reno» aus der Beurteilungsperspektive der massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 originär hinreichend unterscheidungskräftig und nicht dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) zuge­hörig. Der im Zeichen enthaltene geo­grafische Gehalt «Reno» ist trotz des objektiv möglichen Herkunftszusammenhangs ungeeignet, auf der subjektiven Ebene einen unrichtigen Eindruck über die Herkunft der Dienstleistungen zu vermitteln, weil die Ortschaft im Inland als weitgehend unbekannt einzustufen ist. Eine Fehlvorstellung der massgeblichen Verkehrskreise über den mit einer Herkunftserwartung verknüpften Ort ­erscheint für die beanspruchten Dienstleistungen damit als ausgeschlossen, womit im Ergebnis auch der Gefährdungstatbestand der Irreführung (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 ff. MSchG) entfällt.

6. Schliesslich ist zu prüfen, ob der Eintragung der IR-Marke «Reno» ein zwingendes Freihaltebedürfnis zugunsten weiterer Wettbewerbsteilnehmer entgegensteht.

6.1 Unter Berufung auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGE 117 | II 327 ff. E. 2b, «Montparnasse») teilen die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin die Auffassung, für das strittige Zeichen bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis zugunsten anderer Anbieter, weil die Marke durch Schutzerstreckung auf die USA für Dienstleistungen der Klasse 35 registriert sei. Diese Schutzerstreckung wurde allerdings mit Wirkung auf den 2. Mai 2014, also rund vier Monate vor Beschwerdeerhebung, durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) annulliert (USPTO, Notifi­cation of Total Invalidation, abrufbar unter: <www.wipo.int/romarin>). Das USPTO führt in seiner Begründung zum nicht beschwerdefähigen Entscheid aus, die Beschwerdefüh­rerin sei der behördlichen Aufforderung nicht nachgekommen, eine eides­stattliche Erklärung zum Gebrauch der Marke abzugeben beziehungsweise rechtfertigende Gründe für deren Nichtgebrauch geltend zu machen. Ungeachtet dieser Tatsache reichte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 15. September 2014 dem BVGer einen Registerauszug aus dem Jahr 2008 ein, der das strittige Zeichen für das Gebiet der USA als aktive Marke ausweist.

6.2 Die absoluten Ausschlussgründe sind nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides beziehungsweise des Beschwerdeentscheids zu prüfen (D. Aschmann / ​M. Noth, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, MSchG 2 N 30). Derzeit sind in den USA mehrere auf «Reno» lautende Wortmarken eingetragen (Nr. 76 486 576, 77 301 022, 77 485 803, 86 806 249, abrufbar unter: <www.uspto.gov>). Nach stän­diger Rechtsprechung ist die Unentbehrlichkeit bei ausländischen Herkunftsangaben zu verneinen, wenn das Zeichen im Ursprungsland als Marke für identische Waren oder Dienstleistungen zugelassen ist (BGE 117 II 327 ff. E. 2b, «Montparnasse»). Vorliegend wurden die gleichlautenden Marken indessen nicht für iden­tische Dienstleistungen der Klasse 35, sondern für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 18 und 38 zugelassen. Obschon die  Anwendungsvoraussetzungen der «Mont­parnasse»-Praxis im Urteilszeitpunkt aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen als nicht erfüllt betrachtet werden müssen, ist der Umstand in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass die Marke der Beschwerdeführerin in den USA nicht wegen Vorliegens eines absoluten ­Freihaltebedürfnisses für ungültig erklärt wurde, sondern wegen Nichtgebrauchs. Unter Berücksichtigung der aussergewöhnlich langen Verfahrensdauer von über neun Jahren erscheint es in vorliegender Konstellation daher nicht sachgerecht, ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen.

[…]

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