«Schneidlöschsystem» Handelsgericht Zürich vom 14. Februar 2022
Vorsorgliche Massnahmen bei Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung
Abweisung der Beschwerde ans BGer (BGer vom 22. August 2022, 4A_130/2022); Akten-Nr. HG210146-O
LugÜ 23; OR 423 I; UWG 2, 5 a, 9 I.
Ohne abweichende Parteivereinbarung werden mit vertragsrechtlichen Ansprüchen konkurrierende delikts- und bereicherungsrechtliche Ansprüche – sich vorliegend aus der Verletzung der vertraglichen Vertraulichkeitsvereinbarung und der damit zusammenhängenden Verletzung des UWG ergebend – von einer Gerichtsstandsvereinbarung miterfasst. Bei der Prüfung der Zuständigkeit sind doppelrelevante Tatsachen als wahr zu unterstellen und Einwände der Gegenpartei bleiben im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich, es sei denn, der Vortrag der anderen Partei könne unmittelbar und eindeutig widerlegt werden (E. 3).
UWG 9; OR 98.
Die patentrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit von Rechtsbegehren gelten bei der Geltendmachung einer vertrags- und lauterkeitsrechtlich verbotenen Verwendung vertraulicher Informationen nicht unbesehen, da die Herstellung eines konkreten Endproduktes – unter Bezugnahme auf dessen Modellbezeichnung – unter unerlaubter Verwendung von vertraulichen Informationen und nicht die Herstellung eines ähnlichen Produktes verboten werden soll. Ein Beseitigungsbegehren mit Bezug auf durch die Beklagte kontrollierte Internet- und Social Media-Präsenzen ist im Gegensatz zum Bezug auf Präsenzen Dritter – vorliegend von Lieferanten und Wiederverkäufern – genügend bestimmt, da die Beklagte weiss oder wissen muss, welche dieser Präsenzen von ihr kontrolliert werden (E. 4.1).
OR 98 II und III.
Beseitigungsansprüche nach Art. 98 Abs. 2 und 3 OR bei der Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung richten sich auch gegen die Verletzungsfolgen, vorliegend die Herstellung eines konkreten Produktes unter rechtswidriger Zuhilfenahme vertraulicher Informationen (E. 4.3.4.1).
UWG 9 I a und b, 2, 5, 5 a, 6; IPRG 136.
Eine besondere Individualität, Eigenartigkeit oder Schutzwürdigkeit im immaterialgüterrechtlichen Sinne sind beim Arbeitsergebnis nach Art. 5 UWG nicht erforderlich. Das Arbeitsergebnis darf nicht allgemein zugänglich oder allgemein bekannt sein. Bei der beanstandeten Verwertung muss eine objektive Geeignetheit zur Beeinflussung des Wettbewerbs gegeben sein, wobei keine identische Benutzung oder umfassende Übernahme vorausgesetzt wird (E. 4.3.4.2).
UWG 6, 5 a.
Bei einer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützenden Vertraulichkeitsvereinbarung ist die lauterkeitsrechtliche Geheimnisdefinition massgebend – nicht
|die patentrechtliche –, was auch die Beurteilung von Ausnahmen der Vertraulichkeit – vorliegend «public knowledge» – miterfasst. Eine mit geringem Aufwand in Erfahrung zu bringende Information verliert ihren Geheimnischarakter, wobei das Konstruktionsgeheimnis eines Produktes nach dessen Markteinführung nicht automatisch gemeinfrei wird (E. 4.3.5.1–4.3.5.2).
UWG 5 a, 2.
Die zwischen der rechtswidrigen Verwendung von vertraulichen Informationen und der Herstellung konkreter Endprodukte vorausgesetzte Kausalität ist von der Klägerin glaubhaft zu machen, wobei vorliegend die zeitliche Korrelation zwischen Kooperation der Parteien und Lancierung des neuen Produktes der Beklagten für sich allein für die Glaubhaftmachung der Kausalität nicht ausreicht, aber zusammen mit anderen Vorbringen – vorliegend z.B. die Ähnlichkeit der Produkte oder Komponenten davon, die Zustellung von für die Herstellung relevanten Testresultaten oder die unbestrittene Tatsache, dass der Hauptansprechpartner der Beklagten bei der Kooperation als Erfinder des neuen Produktes genannt wird – zumindest diese Kausalität stark indiziert (E. 4.3.5.3).
OR 98 II und III.
Der Beseitigungsanspruch bei Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung umfasst nach Art. 98 Abs. 2 und 3 OR sämtliche Folgen der Verletzung, mithin auch sämtliche Handlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten, welche mittels rechtswidriger Verwendung vertraulicher Informationen hergestellt wurden (z.B. auch Materialien zur Promotion dieser Produkte, auch wenn diese keine vertraulichen Informationen enthalten) (E. 4.3.5.4).
ZPO 261 I b, 262, 264 II.
Die Nachteilsprognose nach Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO umfasst auch das Fortwirken der Verletzungshandlung – vorliegend die Produktion, der Vertrieb und die Vermarktung der neuen Produkte der Beklagten –, was zur Notwendigkeit von Massnahmen auch gegen diese fortwirkenden Handlungen führt. Anordnungen zur freiwilligen Entfernung von Inhalten gegen Drittbetreiber von spezifisch genannten Internetpräsenzen sind geeignet und wegen der Freiwilligkeit der Entfernung verhältnismässig. Allfällige Nachteile der Beklagten durch die Anordnung vorsorglicher Massnahmen sind im Sinne der Gewährleistung einer effektiven Rechtsdurchsetzung unbeachtlich, solange sie leichter erscheinen als diejenigen der Klägerin bei Nichtanordnung der Massnahmen (E. 4.5).
CL 23; CO 423 I; LCD 2, 5 a, 9 I.
Sauf accord contraire des parties, les prétentions concurrentes aux prétentions contractuelles qui découlent d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime – résultant en l’espèce de la violation de l’accord de confidentialité contractuel et de la violation de la LCD qui en résulte – sont également couvertes par une clause d’élection de for. Lors de l’examen de la compétence, les faits doublement pertinents doivent être présumés vrais, et les objections de la partie adverse ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’examen de la compétence, à moins que l’argumentation de l’autre partie puisse être réfutée immédiatement et sans équivoque (consid. 3).
LCD 9; CO 98.
Les exigences du droit des brevets en ce qui concerne la détermination des conclusions ne s’appliquent pas de manière absolue lorsqu’il s’agit de faire valoir une utilisation d’informations confidentielles interdite par le droit des contrats et le droit de la concurrence déloyale. En effet, il ne s’agit pas d’interdire la fabrication d’un produit similaire, mais la fabrication d’un produit final concret – sous référence à la désignation de son modèle – réalisée de manière illicite au moyen d’informations confidentielles. Une demande de suppression faisant référence à des sites Internet et à des comptes sur les médias sociaux contrôlés par la défenderesse est suffisamment déterminée, contrairement à la référence à la présence sur ces mêmes médias ou à des sites contrôlés par des tiers – en l’espèce, des fournisseurs et des revendeurs –, car la défenderesse sait ou doit savoir lesquels de ces sites et pages sur les médias sociaux sont soumis à son propre contrôle (consid. 4.1).
CO 98 II et III.
Les prétentions en suppression prévues à l’art. 98 al. 2 et 3 en cas de violation d’un accord de confidentialité sont également dirigées contre les conséquences de la violation, en l’espèce, la fabrication d’un produit concret réalisée de manière illicite au moyen d’informations confidentielles (consid. 4.3.4.1).
LCD 9 I a et b, 2, 5, 5 a, 6; LDIP 136.
Un caractère individuel, une originalité ou un caractère digne de protection particuliers au sens du droit de la propriété intellectuelle ne sont pas nécessaires pour qu’un résultat du travail soit considéré comme tel au sens de l’art. 5 de la LCD. Le résultat du travail ne doit pas être accessible à tous ou connu de tous. L’exploitation contestée doit être objectivement à même d’influencer la concurrence, une utilisation identique ou une reprise globale n’étant cependant
LCD 6, 5 a.
Dans le cas d’un accord de confidentialité qui protège des secrets d’entreprise et des secrets d’affaires, c’est la définition du secret selon le droit de la concurrence déloyale qui est déterminante – et non celle relevant du droit des brevets –, ce qui inclut également l’appréciation des exceptions à la confidentialité – en l’espèce, le «public knowledge». Une information pouvant être obtenue à faibles coûts perd son caractère secret, sans que le secret de construction d’un produit ne tombe toutefois automatiquement dans le domaine public après son lancement sur le marché (consid. 4.3.5.1-4.3.5.2).
LCD 5 a, 2.
Le lien de causalité requis entre l’utilisation illicite d’informations confidentielles et la fabrication de produits finaux concrets doit être rendu plausible par la demanderesse, la corrélation temporelle entre la coopération des parties et le lancement du nouveau produit de la défenderesse n’étant en l’espèce pas suffisante en soi pour rendre la causalité vraisemblable. Toutefois, cette corrélation indique au moins fortement cette causalité lorsqu’elle est combinée à d’autres arguments – en l’espèce, par exemple, la similitude des produits ou de leurs composants, la remise de résultats de tests pertinents pour la fabrication ou le fait incontesté que l’interlocuteur principal de la défenderesse dans le cadre de la coopération est cité comme l’inventeur du nouveau produit (consid. 4.3.5.3).
CO 98 II et III.
En vertu de l’art. 98 al. 2 et 3 CO, la demande de suppression, du fait de la violation de l’accord de confidentialité, englobe toutes les conséquences de la violation, y compris tous les actes liés à la vente de produits qui ont été fabriqués moyennant l’utilisation illicite d’informations confidentielles (y compris p. ex. le matériel de promotion de ces produits, même s’il ne contient pas d’informations confidentielles) (consid. 4.3.5.4).
CPC 261 I b, 262, 264 II.
Le pronostic de préjudice selon l’art. 261 al. 1 let. b CPC comprend également les effets que la violation peut continuer à produire – en l’espèce, la production, la distribution et la commercialisation des nouveaux produits de la défenderesse –, ce qui conduit à la nécessité de prendre des mesures également contre ces actes qui continuent à produire des effets. Les injonctions de retrait volontaire de contenus à l’encontre de tiers exploitant de sites Internet spécifiquement mentionnés sont appropriées et proportionnées en raison du caractère volontaire du retrait. Les éventuels désavantages subis par la défenderesse du fait de l’injonction de mesures provisionnelles sont sans pertinence au sens de la garantie d’une application effective du droit, pour autant qu’ils semblent moins défavorables que ceux que subirait la demanderesse si les mesures n’étaient pas ordonnées (consid. 4.5).
Die Klägerin ist im Gebiet der Lösch- und Kaltschneidetechnik sowie im Bereich der Beschaffung von Geräten zur Feuerbekämpfung tätig. Die Beklagte ist führende Herstellerin von Feuerlöschtechnik im Bereich des abwehrenden Brand- und Katastrophenschutzes. Insbesondere entwickelt, produziert und vertreibt sie weltweit Lösch- und Sonderfahrzeuge, Schutz- und Einsatzausrüstung und -bekleidung sowie stationäre Brandschutzsysteme.
2017 entschieden sich die beiden Unternehmen zu einer Zusammenarbeit auf Projektbasis und schlossen zu diesem Zweck eine Vertraulichkeitsvereinbarung ab. Gemäss Aussagen der Klägerin erfasste die Zusammenarbeit die |Lieferung einer eigens an die Bedürfnisse der Kunden der Beklagten angepasste Lanze mit einem Kaltschneide- und Vernebelungssystem sowie die Übermittlung zahlreicher Dokumente, welche die Beklagte für die Verbindung des Systems der Klägerin mit den Löschfahrzeugen der Beklagten benötigte.
Im Oktober 2020 trat die Beklagte mit der praktisch identischen Produktlinie Y.1 auf dem Markt auf. Gemäss Behauptung der Klägerin sei dieser Markteintritt nur durch die (rechtwidrige) Verwendung von vertraulichen Informationen in Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung möglich gewesen.
Mit Eingabe vom 15. Juli 2021 stellte die Klägerin die folgenden Rechtsbegehren:
«1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall
a) zu verbieten, die Schneidlöschsysteme (i) Y.1 und (ii) Y.2 (kombinierte Schneid- und Löschstrahlrohr-Systeme mit Abrasiv-Behältern) – inkl. sämtlicher Zuleitungs- und in den Löschfahrzeugen verbauten Druckerzeugungsapparate – herzustellen, weiterzuentwickeln, anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder durch Dritte herstellen, weiterentwickeln, anbieten, bewerben, in Verkehr bringen oder verkaufen zu lassen, und
[…]
e) jegliche Kommunikationen, Informationen und Materialien über die Schneidlöschsysteme (i) Y.1 und (ii) Y.2 auf den Internetpräsenzen der Beklagten, inkl. der Facebookseiten der A. Group und jeder anderen Website oder Social-Media-Seite, die von der Beklagten kontrolliert oder anderweitig benutzt wird, und auf den Internetpräsenzen der Lieferanten und Wiederverkäufer der Beklagten, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die Pressemitteilung vom 28. Oktober 2020, abrufbar unter www.A … com, sowie die Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020, abrufbar unter www.A … com, sowie die Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020 auf dem Twitteraccount A. Group, sowie die Vorstellung der Produktneuheit auf:
zu entfernen und auf sämtlichen Webseiten – insbesondere aber nicht beschränkt – auf:
[verschiedene Internetseiten]
entfernen zu lassen.
2. Die Beklagte sei unter Androhung der Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wider handlungsfall zu verpflichten, sämtliche ihr von der Klägerin übergebenen Informationen zu den Z. Systems (inkl. Informationen zum Druck-System, Zuleitungen und Abrasiven) und zu den Kunden- und Lieferantenlisten der Klägerin ab 3. Mai 2017, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die per E-Mail, anlässlich persönlicher Besprechungen oder Präsentationen übergegangenen Informationen, während der Dauer dieses Verfahrens zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen (ausser zum Zwecke der Führung dieses Prozesses).
3. Rechtsbegehren Ziff. 1a und e und Rechtsbegehren Ziff. 2 seien im Sinne einer vorsorglichen Massnahme umgehend nach Anhörung der Gegenseite für die Dauer des Verfahrens und bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss anzuordnen.
[…]
10. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.»
Mit Beschluss vom 14. Februar 2022 entschied das HGer ZH wie folgt:
«1. Die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten wird abgewiesen.
2. Der Beklagten wird für die Dauer des Verfahrens verboten, die Schneidlöschsysteme Y.1 und Y.2 (kombinierte Schneid- und Löschstrahlrohr-Systeme mit Abrasiv-Behältern) – inkl. sämtlicher Zuleitungs- und in den Löschfahrzeugen verbauten Druckerzeugungsapparate – herzustellen, weiterzuentwickeln, anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder durch Dritte herstellen, weiterentwickeln, anbieten, bewerben, in Verkehr bringen oder verkaufen zu lassen.
Bei Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot können die Beklagte mit einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.– pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO und die Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10’000 gemäss Art. 292 StGB bestraft werden.
3. Die Beklagte wird für die Dauer des Verfahrens verpflichtet, jegliche Kommunikationen, Informationen und Materialien über die Schneidlöschsysteme Y.1 und Y.2 auf den Internetpräsenzen der Beklagten, inkl. der Facebookseiten der A. Group und jeder anderen Website oder Social-Media-Seite, die von der Beklagten kontrolliert wird, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die Pressemitteilung vom 28. Oktober 2020, abrufbar unter www.A … com, sowie die Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020, abrufbar unter www.A … com, sowie die Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020 auf dem Twitteraccount A. Group, sowie die Vorstellung der Produktneuheit auf
zu entfernen und auf
entfernen zu lassen.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtung können die Beklagte mit einer Ordnungsbusse von CHF 1’000.– pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO und die Organe der Beklagten mit Busse bis CHF 10’000 gemäss Art. 292 StGB bestraft werden.
4. Das Massnahmebegehren gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 2 i.V.m. Ziffer 3 wird abgewiesen.
[…].»
Gegen diesen Beschluss hat die Beklagte Beschwerde beim BGer erhoben. Die Beklagte beantragte die Aufhebung der Dispositiv-Ziffern 2 und 3 des Beschlusses des HGer ZH vom 14. Februar 2022 sowie die Abweisung des Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen – eventualiter Aufhebung der genannten Dispositiv-Ziffern und Rückweisung zur Neubeurteilung. Mit Urteil vom 22. August 2022 (BGer vom 22. August 2022, 4A_130/2022) hat das BGer die Beschwerde vollumfänglich abgewiesen. Das BGer hat zu den Vorbringen der Beklagten bzw. Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren – welche im Urteil vom 22. August 2022 (leider) nicht ausführlich widergegeben werden – festgehalten, diese seien entweder rein appellatorisch oder eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte (z.B. Verletzung des rechtlichen Gehörs, Willkür oder Aktenwidrigkeit) werde nicht ausreichend geltend gemacht.
Die Parteien haben in Ziffer 9.2 der Vertraulichkeitsvereinbarung vom 30. August 2017 vereinbart, dass für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus der Vertraulichkeitsvereinbarung ergeben oder sich auf die Verletzung, Beendigung oder Ungültigkeit derselben beziehen, die Gerichte in Zürich ausschliesslich zuständig sind («Zürich, Switzerland is the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this MCD or relating to the breach, termination or invalidity thereof»). Die Beklagte bestreitet die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts für aus der Vertraulichkeitsvereinbarung hervorgehende vertragliche Ansprüche nicht. In Bezug auf ausservertragliche Ansprüche bzw. gesetzliche Schuldverhältnisse erhebt sie jedoch die Unzuständigkeitseinrede. Sie bringt vor, eine Zuständigkeit des hiesigen Gerichts für ausservertragliche Ansprüche bzw. gesetzliche Schuldverhältnisse bestehe nur, wenn die betreffenden angeblichen Handlungen auch eine Vertragsverletzung darstellen würden. Eine solche Vertragsverletzung substantiiere die Klägerin jedoch nicht. Sie lege nicht dar, weshalb es sich bei den übergebenen Informationen um vertrauliche Informationen gemäss MCD gehandelt haben soll. Zudem gehe aus der Klage nicht hervor, inwiefern die Beklagte diese Informationen unerlaubterweise verwendet oder weitergegeben haben soll.
[Anwendbarkeit des LugÜ bejaht]
Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte werden von einer Gerichtsstandsvereinbarung nicht nur die vertragsrechtlichen, sondern auch die damit konkurrierenden deliktsrechtlichen und bereicherungsrechtlichen Ansprüche erfasst. Für einen entsprechenden Parteiwillen spricht in der Regel schon der enge innere Zusammenhang der beiden Klagegrundlagen. Hingegen werden Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung, die nicht gleichzeitig auch eine Vertragsverletzung darstellen, von einer Zuständigkeitsvereinbarung regelmässig nicht erfasst (L. Killias, in: F. Dasser/P. Oberhammer [Hg.], Lugano-Übereinkommen, Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007, 2. Aufl., Bern 2011, LugÜ 23 N 45 f.)
Bei der Beurteilung der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist primär auf den eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen. Ist eine Tatsache in dem Sinn doppelrelevant, dass sie sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als auch für die Begründetheit der Klage erheblich ist, ist sie für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Sie wird nur einmal untersucht, und zwar im Moment der Prüfung des eingeklagten Anspruchs. Diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass der klägerische Tatsachenvortrag auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent erscheint und durch die Klageantwort sowie die von der Gegenseite produzierten Dokumente unmittelbar und eindeutig widerlegt werden kann. Demgegenüber ist über Tatsachen, die nur für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, nicht aber für die materielle Begründetheit des eingeklagten Anspruchs relevant sind, Beweis zu führen, wenn deren Vorhandensein von der Gegenpartei bestritten wird (BGE 141 III 294 ff. E. 5 = Pra 2017 Nr. 5 E. 5; BGE 147 III 159 ff. E. 2.1).
Im Rahmen der ausservertraglichen Ansprüche macht die Klägerin folgende Ansprüche geltend: Erstens habe die Beklagte durch ihr Verhalten einen ihr nicht zustehenden Gewinn erzielt. Dieser sei gestützt auf böswillige Eigengeschäftsführung im Sinne von Art. 423 Abs. 1 OR herauszugeben. Zweitens habe die Beklagte Rechte in Anspruch genommen, die einzig der Klägerin vorbehalten gewesen seien. Mit den aus den Verkäufen der C.-Produkten erzielten Gewinnen habe sich die Beklagte unrechtmässig bereichert. Drittens habe die Beklagte mit den ihr von der Klägerin übergebenen |Dokumenten und Informationen die C.-Produktlinie entwickelt, wozu sie ohne diese Angaben nicht in der Lage gewesen wäre. Dies stelle eine Verwertung fremder Leistungen im Sinne von Art. 5 lit. a UWG dar. Viertens habe die Beklagte planmässig und systematisch technische Merkmale des Q’.Systems unter dem Deckmantel der kundenspezifischen Anpassung abgefragt. Dadurch sei es ihr möglich gewesen, die C.-Produktlinie ohne Zeit- und Kostenaufwand zu entwickeln mit der Absicht, die Produkte der Klägerin vom Markt zu verdrängen. Dieses Verhalten der Beklagten sei eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 UWG. Aus diesen lauterkeitsrechtlichen Anspruchsgrundlagen leitet die Klägerin alsdann weitere Begehren auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG ab.
Die finanziellen Ansprüche (also Schadenersatz und Gewinnherausgabe) sowie ihre Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren werden von der Klägerin gleichermassen gestützt auf die behauptete Vertragsverletzung und gestützt auf eine Verletzung des Lauterkeitsrechts geltend gemacht. Wie nachfolgend im Rahmen der Hauptsachenprognose im Detail aufzuzeigen sein wird, stellt die Behauptung der Klägerin, sie habe der Beklagten vertrauliche Informationen übergeben, welche danach von der Beklagten vertragswidrig und unlauter zur Entwicklung der C’.-Produkte verwendet worden seien, die Basis sowohl für die vertraglichen als auch für die ausservertraglichen Ansprüche dar. Es ist der Beklagten zudem nicht zu folgen, wenn diese geltend macht, die Klägerin tue Vertragsverletzungen nur ungenügend dar. Das Gegenteil ist der Fall, beschreibt die Klägerin doch in einem Grossteil ihrer Klageschrift Art und Weise der geltend gemachten Informationserlangung durch die Beklagte und den Inhalt dieser Informationen. Dies reicht ohne Weiteres aus, um den Substantiierungsanforderungen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Theorie der doppelrelevanten Tatsachen zu genügen. Daher ist zwecks Prüfung der Zuständigkeit davon auszugehen, dass die klägerischen Vorwürfe zutreffen. Somit liegt auch den geltend gemachten ausservertraglichen Ansprüchen eine Vertragsverletzung zu Grunde, womit die Gerichtsstandsvereinbarung in der Vertraulichkeitsvereinbarung auch für diese konkurrierenden delikts- und bereicherungsrechtlichen Ansprüche zur Anwendung gelangt. Anhaltspunkte für eine gegenteilige Vereinbarungen zwischen den Parteien sind zudem weder ersichtlich noch behauptet.
Dementsprechend ist das angerufene Gericht für die Beurteilung sämtlicher geltend gemachter Ansprüche der Klägerin örtlich zuständig. Die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten ist somit abzuweisen.
[sachliche Zuständigkeit wurde bejaht]
[…]
Weiter macht die Beklagte geltend, den klägerischen Begehren fehle es an einem Rechtsschutzinteresse und ganz generell an einer Rechtsgrundlage, da der Vertrieb und die Bewerbung der beklagtischen Produkte höchstens eine Folge der behaupteten Vertragsverletzung darstellten, gegen welche die Vertraulichkeitsvereinbarung keine Unterlassungsverpflichtung vorsehe. Damit vermischt die Beklagte jedoch Rechtschutzinteresse und Erfolgsaussichten der Klage. Diese sind auseinanderzuhalten. Denn die Frage nach dem Rechtschutzinteresse beurteilt sich nur danach, ob sich die Gutheissung eines Begehrens positiv auf die rechtliche Situation des Klägers auswirkt und nicht danach, ob seinem Ansinnen Erfolg beschieden sein wird (BGer vom 26. April 2007, 4C.45/2006, E. 6 [nicht publiziert in BGE 133 III 453 ff.]). Dementsprechend ist auch die Frage nach den Erfolgsaussichten resp. der materiellen Begründetheit der Klage im Rahmen der Hauptsachenprognose zu prüfen.
[…]
Für die Anordnung einer Unterlassung müssen die klägerischen Rechtsbegehren genügend bestimmt sein, sodass die Beklagte sowie Vollstreckungs- oder Strafbehörden genau erkennen können, welche Handlungen untersagt sind, andernfalls auf das Begehren nicht eingetreten werden kann. Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass die Vollstreckungsbehörden nur prüfen müssen, ob die tatsächlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ohne dabei das Verhalten rechtlich qualifizieren zu müssen (vgl. BGE 142 III 587 ff. E. 5.3; BGE 131 III 70 ff. E. 3.3; BGer vom 20. Dezember 2011, 4A_460/2011, E. 2.2 und vom 12. September 2018, 4A_281/2018, E. 3.1.1., E. 3.2.3.).
Die Beklagte führt eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots ins Feld und wendet ein, eine Modellbezeichnung («… systeme (i) C. und (ii) C. XL (kombinierte …- und …-Systeme mit Abrasiv-Behältern», wie sie von der Klägerin bei Rechtsbegehren-Ziffer 1a verwendet werde, sei gemäss ständiger Rechtsprechung ungeeignet für den Beschrieb angegriffener Ausführungsformen. Auch der von der Klägerin verwendete Zusatz «inkl. sämtlicher Zuleitungs- und in den …-fahrzeugen verbauten Druckerzeugnisapparate» sei zu unbestimmt, vielmehr hätte die Klägerin Merkmale des konkreten Systems umschreiben müssen.
Die beklagtischen Einwände mögen allenfalls bei patentrechtlichen Streitigkeiten zutreffen, was aber nicht bedeutet, dass diese Anforderungen unbesehen für den gegenständlichen Rechtsstreit zu übernehmen sind. Die Klägerin macht vorliegend geltend, die Beklagte habe ihre vertraglichen und lauterkeitsrechtlichen Pflichten verletzt, wobei die C’.-Produkte als Folge dieser Verletzungen entstanden seien. Mithin geht das durch die Klägerin beantragte Verbot nicht gegen eine spezifische Ausführungsform, sondern gegen das von der Beklagten – unter unerlaubter Verwendung klägerischer Informationen – entwickelte konkrete Endpro|dukt, die C’.-Produkte. Mit anderen Worten soll der Beklagten gerade nicht verboten werden, ein ähnliches System wie die Klägerin herzustellen, solange dafür nicht auf die vertraulichen Informationen der Klägerin abgestellt wird. Im Ergebnis ist daher die Bezeichnung «…-systeme (i) C. und (ii) C. XL (kombinierte …- und …-Systeme mit Abrasiv-Behältern)» nicht zu bemängeln. Vor diesem Hintergrund erweist sich auch die weitere Bezeichnung «inkl. sämtlicher Zuleitungs- und in den …-fahrzeugen verbauten Druckerzeugnisapparate» als ausreichend bestimmt, stellt sie doch nur klar, dass zum C’.-… system auch ein Druckerzeugungsapparat und Zuleitungssysteme dazugehören, was nicht zuletzt auch von der Beklagten so beworben wird. Die Formulierung ist eindeutig und klar so zu verstehen, dass sowohl der C. und der C. XL als System und somit als Ganzes vom beantragten Verbot betroffen sind.
Auch bezüglich der Rechtsbegehren-Ziffer 1e macht die Beklagte geltend, dieses umschreibe den Unterlassungsgegenstand zu wenig genau: Eine pauschale Umschreibung von Publikationen («auf den Internetpräsenzen der Beklagten inkl. der Facebookseite der B. Group und jeder anderen Webseite oder Social-Media-Seite, die von der Beklagten kontrolliert oder anderweitig genutzt wird») genüge nicht, sondern die Klägerin müsse die Publikationen mit Titel, Erscheinungsdatum und Erscheinungsort nennen, was sie ja teilweise gemacht habe.
Die Beklagte verkennt zwar, dass die Klägerin mit diesem Massnahmebegehren keine Unterlassung sondern eine Beseitigung verlangt («zu entfernen» und «entfernen zu lassen»), dennoch ist ihr bezüglich der mangelnden Bestimmtheit teilweise beizupflichten. Zunächst erweist sich die Formulierung «auf den Internetpräsenzen der Beklagten inkl. der Facebookseite der B. Group und jeder anderen Webseite oder Social-MediaSeite, die von der Beklagten kontrolliert» jedoch als genügend bestimmt. Denn einerseits weiss die Beklagte, welche Internetpräsenzen sie kontrolliert, was insbesondere dann der Fall sein muss, wenn die Beklagte im Impressum genannt wird oder sie – im Falle von Social Media – die Administratoren-Rechte für eine Seite oder ein Profil hat. Anderseits erweisen sich auch die zu entfernenden Publikationen, nämlich alles, was mit den C’.-Produkten in Zusammenhang steht, als genügend bestimmt. Demgegenüber ist zum Zusatz «oder anderweitig genutzt wird» zu bemerken, dass dieser deutlich zu unbestimmt ist, mithin vollkommen unklar ist, was alles unter diesen Begriff fallen könnte. Auf diesen Zusatz ist somit mangels genügender Bestimmtheit nicht einzutreten.
Ausserdem erweist sich auch der Teil «auf den Internetpräsenzen der Lieferanten und Wiederverkäufern der Beklagten» als zu unbestimmt. Denn im Unterschied zu ihrer eigenen Internetpräsenz, bezüglich welcher genügend bestimmt resp. für die Beklagte auch ohne Weiteres bestimmbar ist, welche Web- und Social Media-Seiten dazu gehören, verhält es sich bei Seiten Dritter anders. Es ist unklar und damit zu unbestimmt, wer überhaupt genau unter den Begriff der Lieferanten und Wiederverkäufer fallen soll. Auf diesen Teil des Massnahmebegehrens ist daher ebenfalls nicht einzutreten.
Die Beklagte wendet auch bei Rechtsbegehren-Ziffer 2 ein, diese sei zu unbestimmt. Es sei weder ihr noch einem späteren Vollstreckungsgericht zuzumuten, eine Einschätzung vorzunehmen, bei welchen Informationen es sich um vertrauliche Informationen gemäss Ziffer 2.3 MCD handle und bei welchen nicht.
Der Beklagten ist diesbezüglich beizupflichten: Die Umschreibung der angeblich vertraulichen Informationen genügt dem Bestimmtheitserfordernis bei weitem nicht. Allerdings ist dies von der Klägerin auch gar nicht so beantragt. Im Widerspruch zu ihrer eigenen Begründung beantragt die Klägerin vielmehr, die Beklagte sei «zu verpflichten, sämtliche ihr von der Klägerin übergebenen Informationen zu den Q. (inkl. Informationen zum Druck-System, Zuleitungen und Abrasiven) und zu den Kunden- und Lieferantenlisten der Klägerin ab 3. Mai 2017, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die per E-Mail, anlässlich persönlicher Besprechungen oder Präsentationen übergegangenen Informationen, während der Dauer dieses Verfahrens zu verwenden und/oder von Dritten verwenden zu lassen (ausser zum Zwecke der Führung dieses Prozesses)». Zunächst ist davon auszugehen, dass es sich diesbezüglich wohl um ein redaktionelles Versehen handelt, indem die Klägerin sinnvollerweise nicht eine Verpflichtung sondern ein Verbot formulieren wollte. Eine Beschränkung der Informationen auf «vertrauliche» ist dem Rechtsbegehren ohnehin nicht zu entnehmen. Vielmehr zielt das klägerische Massnahmenbegehren in seinem Wortlaut klar darauf ab, der Beklagten die Verwendung sämtlicher Informationen, die sie von der Klägerin erhalten hat, zu verbieten. Dieses Verbot erweist sich bezüglich Bestimmtheit denn auch insofern als unproblematisch, als keine Abgrenzungen zwischen vertraulichen und nicht vertraulichen Informationen vorzunehmen sind, womit es im Vollstreckungsfalle nur zu klären gälte, ob es sich um Informationen der Klägerin handelt. Dementsprechend ist die Bestimmtheit dieses Rechtsbegehrens nicht zu bemängeln. Inwiefern dieses Verbot hingegen verhältnismässig ist, ist an anderer Stelle zu beurteilen.
[Das HGer ZH zählt die bekannten Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf, d.h. i) Verfügungsanspruch, ii) Verfügungsgrund, iii) Dringlichkeit und iv) Verhältnismässigkeit.]
[Das HGer ZH hält fest, dass die in der Vertraulichkeitsvereinbarung vereinbarte Rechtswahl – schweizerisches Recht – auch für die mit der Vertragsverletzung konkurrierenden delikts- und bereicherungsrechtlichen Ansprüche gilt.]
[…]
[…]
[…]
Die Klägerin stützt sich einerseits auf eine Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung durch die Beklagte, deren Beseitigung und Unterlassung die Klägerin unter anderem verlangt. Auf diesen Vertrag ist unbestrittenermassen schweizerisches Recht anzuwenden.
Gemäss Art. 98 Abs. 2 und 3 OR hat der Schuldner, der vertraglich zu einem Nichttun verpflichtet ist, im Falle des Zuwiderhandelns den Schaden zu ersetzen und der Gläubiger kann die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands verlangen. Diese Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands richtet sich gegen die Folgen der Verletzung der Unterlassungspflicht (R. H. Weber/S. Emmenegger, Berner Kommentar. Kommentar zum schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen. Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97–109 OR 2. Aufl., Bern 2020, OR 98 N 126).
Andererseits stützt sich die Klägerin auf Lauterkeitsrecht. Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, unter anderem beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten und eine bestehende Verletzung zu beseitigen. Ist das UWG aufgrund von Art. 136 IPRG anwendbar, so gilt Art. 9 Abs. 1 UWG als Sachnorm hinsichtlich der Aktivlegitimation auch gegenüber dem ausländischen Kläger. Erforderlich ist demnach, dass der ausländische Kläger am inländischen Wettbewerb, den das UWG schützt, teilnimmt. Das setzt zwar weder eine eigene Niederlassung, noch den Eintritt einer Vermögensschädigung in der Schweiz voraus. Jedoch muss der Kläger in der Schweiz marktrelevant auftreten, zum Beispiel durch Werbung oder durch ein Produkte- bzw. Dienstleistungsangebot, das sich auch an Abnehmer in der Schweiz richtet. Wer demgegenüber als ausländischer Wettbewerber in der Schweiz keine Kunden hat, hier (mangels Werbung) nicht bekannt ist, keine Produkte oder Dienstleistungen anbietet, die auch in der Schweiz erhältlich sind, und wer auch keinen sonstigen vergleichbaren Bezug zum Wettbewerbsgeschehen in der Schweiz hat, ist nicht aktivlegitimiert (BGer vom 8. August 2011, 4A_39/2011, E. 13.1 unter Hinweis auf G. Rauber, Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen, Lauterkeitsrecht, SIWR Bd. V/I, 2. Aufl., Basel 1998, 239 ff., 258).
Da das UWG keine allgemeine Reglung zur Passivlegitimation enthält, sind grundsätzlich die allgemeinen Regeln des Deliktsrechts anzuwenden. Wer passivlegitimiert ist, ergibt sich aus den entsprechenden Tatbeständen von Art. 2 bis 8 UWG. Wer diese Tatbestände erfüllt, ist passivlegitimiert. Die sehr weite Definition der Passivlegitimation erklärt sich damit, dass der Schutz gegen jede Person gewährt wird, die den wirtschaftlichen Wettbewerb erheblich beeinflussen kann. Entscheidend ist das Ergebnis, das heisst ein potenzieller Einfluss auf den Markt und den wirtschaftlichen Wettbewerb (BGer vom 4. September 2003, 4C.139/2003, E. 2.1 m.H.)
Gemäss Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Zwecks Konkretisierung dieser Generalklausel wurden durch Lehre und Praxis vier Fallgruppen gebildet (R. M. Hilty, in: R.M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb [UWG], Basel 2013, UWG 2 N 65). Eine dieser Fallgruppen ist die Ausbeutung fremder Leistungen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass in der Marktwirtschaft das Profitieren von (Vor-)Leistungen Dritter zulässig und erwünscht ist, solange es keine Störung des Wettbewerbs herbeiführt. Nachahmen ist dann nicht erlaubt, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten, die gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Wettbewerb verstossen und damit unlauter sind (BGE 116 II 471 ff. E. 3a/aa). Solche erheblichen Umstände können in hinterlistigem Verhalten erblickt werden (BGE 131 III 384 ff. E. 5.1; aber schon in BGE 77 II 263 ff., «Strassenhobel»). Allerdings gibt es keine scharfe Trennung erlaubter Verwendung fremder Leistungen und unlauterer Ausbeutung eines Mitbewerbers, weshalb jeweils eine Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls und aufgrund einer Abwägung der Interessen des Erstherstellers an der Erhaltung seines wettbewerblichen Vorsprungs, des Nachahmers an der freien Benützung einer nicht geschützten Vorleistung und der Allgemeinheit vor der Monopolisierung einer Leistung notwendig ist (BGE 116 II 471 ff. E. 3a/aa).
Gemäss Art. 5 lit. a UWG handelt insbesondere unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis wie namentlich Offerten oder Berechnungen unbefugt verwertet. Grundsätzlich besteht, wie bereits erwähnt, Nachahmungsfreiheit. Art. 5 UWG qualifiziert jedoch bestimmte Verhaltensweisen in Zusammenhang mit der Verwendung und Nachahmung fremder Arbeitsleistungen als unlauter und soll so die Erzeuger vor unlauteren Machenschaften schützen. Durch Art. 5 UWG soll aber kein Schutz für eine neue Kategorie von Rechtsgütern ausserhalb von Schutzrechten des geistigen Eigentums geschaffen, sondern eben lediglich ein bestimmtes Verhalten im Wettbewerb als unlauter sanktioniert werden (R. Arpagaus/M. Frick, in: R.M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb [UWG], Basel 2013, UWG 5 N 10 mit Verweis auf Botschaft sowie BGE 131 III 384 ff. E. 4.1 und E. 5.2). Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Schutzes ist deshalb nicht das Arbeitsergebnis an sich, sondern die Art und Weise, wie das Arbeitsergebnis übernommen und verwertet wird |(Arpagaus/Frick, UWG 5 N 12). Unlauter ist die Verwertungshandlung dann, wenn ihr ein Verstoss gegen ein vertragliches oder vertragsähnliches Verwertungsverbot (Art. 5 lit. a) bzw. das Ausnützen eines solchen zugrunde liegt. Neben Art. 5 UWG regelt auch Art. 6 UWG Sachverhalte, bei welchen es um die Ausnutzung fremder Arbeitsergebnisse – dort in der Qualität von Geschäftsgeheimnissen – geht (Arpagaus/Frick, UWG 5 N 12 ff.; vgl. auch BGE 131 III 384 ff. E. 5.1 mit zahlreichen Hinweisen; zuletzt BGer vom 26. Mai 2009, 4A_86/2009, E. 4.1).
Arbeitsergebnisse im Sinne der erwähnten UWG-Bestimmung sind «Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendungen» (und zwar eben solche, die ausserhalb der Spezialgesetzgebung [Immaterialgüterrecht] nicht geschützt sind). Der Schutz von Art. 5 UWG umfasst nur das in einer materialisierten Form fixierte Resultat der entsprechenden Leistung. Die vom Gesetzgeber als Beispiel für Arbeitsergebnisse genannten «Offerten, Berechnungen oder Pläne» sind nicht abschliessend zu verstehen, und der Begriff «Arbeitsergebnis» ist weit auszulegen. Es ist keine bestimmte Leistungshöhe im Sinne einer besonderen Individualität, Eigenartigkeit oder Schutzwürdigkeit erforderlich, da es bei Art. 5 UWG um einen lauterkeitsrechtlichen und nicht immaterialgüterrechtlichen Schutz geht (Frick, UWG 5 N 24 ff.). Das Arbeitsergebnis muss sodann auch nicht marktreif sein, sondern es werden auch Ergebnisse vorbereitender Natur erfasst, die keine wirtschaftlich verwertbare Form aufweisen (L. Fahrländer, in: R. Heizmann/L.D. Loacker [Hg.], UWG. Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zürich 2018, UWG 5 a und b N 8).
Art. 5 lit. a erfasst Konstellationen, in denen der Verletzer «in Übereinstimmung mit dem Erzeuger des Arbeitsergebnisses» (bzw. mit Willen des Erzeugers) in dessen Besitz gelangt ist, das Arbeitsergebnis dann aber ohne Einverständnis des Erzeugers verwertet (sog. direkte Vorlagenausbeutung). Die Handlung des Erwerbers ist missbräuchlich, weil er gegen ein vertragliches, vorvertragliches oder vertragsähnliches Verwertungsverbot verstösst (BGE 133 III 431 ff. E. 4.5; Fahrländer, UWG 5 lit. a und b N 16 mit Verweis auf S. Brauchbar Birkhäuser, in: P. Jung/Ph. Spitz [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 2. Aufl., Bern 2016, UWG 5 N 16). Aus dem Tatbestandsmerkmal des Anvertrautseins ist ferner zu folgern, dass das Arbeitsergebnis nicht allgemein zugänglich bzw. nicht allgemein bekannt sein darf. Sobald es öffentlich zugänglich und auch für Dritte einsehbar ist, entfällt der Schutz von Art. 5 UWG. Denn andernfalls wäre der Empfänger im Vergleich zu den übrigen Mitbewerbern schlechter gestellt (vgl. Frick, UWG 5 N 47).
Als unbefugt ist jede Verwertung des anvertrauten Arbeitsergebnisses ohne Zustimmung des Berechtigten anzusehen. Unter Verwerten ist jede wirtschaftliche Nutzung bzw. Nutzbarmachung eines fremden Arbeitsergebnisses und des darin verkörperten Wissens zu verstehen. Die Verwertungshandlung muss objektiv geeignet sein, den Wettbewerb zu beeinflussen. Dabei setzt die Verwertung gerade keine identische Benutzung oder umfassende Übernahme des Arbeitsergebnisses voraus, sondern es reicht aus, wenn das fremde Arbeitsergebnis in einer nicht bedeutungslosen Art und Weise als Vorlage gedient hat. Daher qualifizieren auch die Modifizierung und Weiterentwicklung eines fremden Arbeitsergebnisses als unbefugte Verwertung, wenn dasselbe Ergebnis gar nicht oder nicht in der selben Zeit hätte erreicht werden können (Frick, UWG 5 N 54 f. m.H.).
Wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt oder bedroht wird, kann verlangen, dass die drohende Verletzung verboten und eine bestehende Verletzung beseitigt wird (Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG). Die Unterlassungsklage zielt auf eine drohende künftige Verletzung ab und setzt voraus, dass eine Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr besteht (BGE 124 III 72 ff. E. 2). Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann dabei regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet (BGE 128 III 96 ff. E. 2e). Demgegenüber richtet sich die Beseitigungsklage gegen eine andauernde Verletzung, wobei die Abgrenzung zwischen dem Unterlassungs- und dem Beseitigungsanspruch in Einzelfällen Probleme bereiten kann (D. Rüetschi/S. Roth/M. Frick, in: R.M. Hilty/R. Arpagaus [Hg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb [UWG], Basel 2013, UWG 9 N 38).
[Das HGer stellt fest, dass die Vertraulichkeitsvereinbarung keinen rückwirkenden Effekt beansprucht, weshalb nur Informationen unter die Vereinbarung fallen, welche nach der Unterzeichnung durch beide Parteien übermittelt wurden.]
[Informationen, welche gemäss Ausführungen der Klägerin an ein Unternehmen V. übermittelt wurden, fallen nicht unter die Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Klägerin könnte nicht ausreichend glaubhaft machen, dass es sich bei V. um ein mit der Beklagten gesellschaftsrechtlich verbundenes Unternehmen handelt.]
Die Klägerin legt ihrem Verständnis des Vertragsinhalts lauterkeitsrechtliche Überlegungen zugrunde, wonach es sich bei den vertraulichen Informationen um Geheimnisse im Sinne von Art. 6 UWG gehandelt habe. Demgegenüber argumentiert die Beklagte aus patentrechtlicher Warte. Vorliegend handelt es sich um eine Streitigkeit aus einer Vertraulichkeitsvereinbarung, mit der «operating and business secrets», übersetzt also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, geschützt werden sollen. Eine Erfindung in patenrechtlicher Hinsicht wird von der Klägerin nicht geltend gemacht. Die Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Definition von Geheimnis scheint daher naheliegender, da sich Art. 6 UWG ja |gerade mit Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen befasst. Vor diesem Hintergrund besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit dafür, dass im Rahmen einer objektivierten Auslegung nach dem Vertrauensprinzip das klägerische Verständnis gestützt wird. Demzufolge wäre es naheliegend, das «public knowledge», das von der Vertraulichkeitsvereinbarung ausgenommen ist, ebenfalls nach lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zu beurteilen. Nach der Rechtsprechung dazu darf ein Geheimnis weder offenkundig noch allgemein zugänglich sein. Eine Information ist allgemein zugänglich, wenn sie mit geringem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann und somit eine hohe Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme besteht. Wird ein Produkt auf dem Markt eingeführt, führt dies jedoch nicht automatisch dazu, dass das Konstruktionsgeheimnis gemeinfrei wird, solange es nicht jedem Wettbewerber ohne Weiteres möglich ist, die Konstruktion routinemässig und kostengünstig ausfindig zu machen (Frick, UWG 6 N 23 ff. m.H.).
Im Folgenden ist daher weiter zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, glaubhaft zu machen, dass sie der Beklagten nach Abschluss der Vertraulichkeitsvereinbarung nicht offenkundige, allgemein zugängliche Informationen (nicht «public knowledge») preisgegeben hat.
[Die Klägerin konnte nachweisen, dass Treffen mit der Beklagten oder Mitarbeitern der Beklagten stattfanden, an denen Informationen ausgetauscht wurden. Sie konnte jedoch teilweise die Inhalte der Informationen nicht (dokumentiert) nachweisen oder nicht glaubhaft erklären, inwiefern diese Informationen für die Entwicklung des beklagtischen Produktes relevant gewesen sein sollen. Der Klägerin gelang es dagegen teilweise mithilfe von Emails und Anhängen dazu die Offenlegung von vertraulichen Informationen (z.B. technischen Informationen, aber auch Kundenlisten) glaubhaft zu machen. Nicht jede Offenlegung von technischen Informationen wurde als Preisgabe von vertraulichen Informationen erachtet. Das Handelsgericht hat jeweils genau geprüft, ob die entsprechenden Informationen als vertraulich zu qualifizieren sind. Dabei berücksichtigte das Handelsgericht, dass das Produkt der Klägerin bereits auf dem Markt ist und daher gewisse Informationen über das Produkt öffentlich erhältlich waren.]
[…]
[Das Handelsgericht prüfte einzelne Beweismittel. Es zeigte sich wiederum, dass die Klägerin zwar gewisse Besprechungen und Besichtigungen nachweisen konnte. Es gelang ihr jedoch wiederum nicht, dokumentiert nachzuweisen, welche Art von Informationen an diesen Besichtigungen oder Besprechungen an die Beklagte übergeben wurden. Daher konnte sie nicht glaubhaft machen, dass vertrauliche Informationen übergeben wurden und diese nachher für die Entwicklung des beklagtischen Produktes relevant waren. Es gelang der Klägerin jedoch wiederum anhand eines Emails mit Anhängen, die lauterkeitsrechtlich relevante Preisgabe von Arbeitsergebnissen im Sinne von Art. 5 lit. a UWG glaubhaft zu machen.]
Zwischen den Parteien unbestritten ist, dass es die Vertraulichkeitsvereinbarung der Beklagten nicht erlaubt, die vertraulichen Informationen für die Entwicklung eines eigenen Konkurrenzproduktes zu verwenden. Somit war es der Beklagten nicht erlaubt, die ihr übergebenen vertraulichen Informationen für ihre eigenen Produkte zu verwenden. Dasselbe gilt zudem auch im Rahmen von Art. 5 lit. a UWG, wo als unbefugt jede Verwertung des anvertrauten Arbeitsergebnisses ohne Zustimmung des Berechtigten anzusehen ist. Dass die Klägerin nicht mit der Verwertung vertraulicher Informationen durch die Beklagte einverstanden gewesen ist, ist unbestritten. Letztendlich ist daher im Folgenden zu prüfen, ob die Klägerin glaubhaft machen konnte, dass die Beklagte die ihr übergebenen vertraulichen Informationen (Bauanleitung/Komponentenliste für das Drucksystem, die Hydraulikanlage und das PTOSystem, Komponentenliste der Lanze, Kunden-/Referenzlisten, Testberichte, Informationen zur …-leistung des 20l- und 60l-Systems, Listen mit Zertifikaten und Tests zum klägerischen Produkt, Auskünfte zu Düsen) für ihre C’.-Produkte verwendet hat.
[Gemäss Handelsgericht sprechen die zeitlichen Zusammenhänge zwischen der Kooperation der Partner und dem damit zusammenhängenden Informationsaustausch sowie der Produktentwicklung durch die Beklagte durchaus für eine rechtswidrige Verwertung von klägerischen Informationen, doch war dies allein noch nicht ausreichend für eine Glaubhaftmachung. Zusammen mit anderen Vorbringen handle es sich immerhin um ein verstärkend wirkendes Indiz. Die Tatsache, dass die Hauptkontaktperson bei der Kooperation aufseiten der Beklagten nachher als Erfinderin des neuen beklagtischen Produktes genannt wird, stellt ebenfalls ein sehr starkes Indiz dar. Es ist gemäss Handelsgericht lebensfremd, anzunehmen, dass es eine klare Trennung der Informationsströme gab und die Kontaktperson keine Informationen, welche sie von der Klägerin erhalten habe, in die Produktentwicklung einfliessen liess. Das Handelsgericht prüfte sodann die technischen Merkmale der Produkte bzw. einzelner Komponenten der Systeme im Detail und kam bei gewissen Komponenten zum Schluss, dass für diese eine Übernahme von vertraulichen Informationen glaubhaft sei. Dabei prüfte das Handelsgericht jeweils auch, ob glaubhafte Bestreitungen durch die Beklagte vorlagen, was teilweise der Fall war. Bei gewissen Komponenten wurde die Glaubhaftmachung zudem abgelehnt, weil die entsprechenden Komponenten entweder rein äusserlich sehr unterschiedlich konzipiert waren oder technisch unterschiedlich funktionierten.]
Zusammenfassend konnte die Klägerin glaubhaft darlegen, dass die Beklagte vertragswidrig vertrauliche Informationen, namentlich Wissen zum Aufbau und zu Einzelteilen |der Druckerzeugungsapparate, Testresultate zu Düsen sowie Wissen zu einzelnen Teilen der Lanze für die Entwicklung der beklagtischen C’.-Produkte verwendet hat. Da damit auch gleichzeitig unlauteres Verhalten der Klägerin im Sinne von Art. 5 lit. a UWG glaubhaft gemacht wurde, kann auf die Würdigung des behaupteten beklagtischen Verhaltens im Lichte der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel (Art. 2 UWG) verzichtet werden (vgl. BGer vom 26. Mai 2009, 4A_86/2009, E. 5.1 [nicht publiziert in BGE 135 III 446 ff.]).
Sowohl für vertragliche als auch für lauterkeitsrechtliche Ansprüche macht die Klägerin Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche geltend. Im Bereich des Vertragsrechts hat die Klägerin Anspruch auf die Beseitigung des vertragswidrigen Zustands gemäss Art. 98 Abs. 2 und 3 OR, was sämtliche Folgen der glaubhaft gemachten Vertragsverletzung betrifft. So geht auch der Einwand der Beklagten, die angegriffenen Publikationen enthielten keine vertraulichen Informationen ins Leere. Bei diesen handelt es sich nicht um die Vertragsverletzung, sondern sie stellen eine Folge davon dar. Gleiches gilt im Übrigen auch für sämtliche Handlungen rund um den Verkauf der C’.-Produkte: Es ist darin keine direkte Verwertung der vertraulichen klägerischen Informationen zu erblicken, vielmehr stellt sie eine Folge der vorangegangenen Verwendung der Informationen zur Entwicklung des Produkts dar. Aufgrund der glaubhaft gemachten vertraglichen Ansprüche der Klägerin ist auch einstweilen davon auszugehen, dass die Klägerin zu Recht die Unterlassungsansprüche bezüglich sämtlicher Handlungen mit den C’.-Produkten geltend macht.
Zudem macht die Klägerin gestützt auf Ziffer 6.1 der Vertraulichkeitsvereinbarung geltend, die Parteien hätten gegenseitige Rückgabe- und Vernichtungspflichten betreffend die vertraulichen Unterlagen vereinbart, was von der Beklagten nicht bestritten wird. Demzufolge hat die Klägerin ohne Weiteres einen Anspruch auf Vernichtung resp. Rückgabe der vertraulichen Unterlagen geltend gemacht.
Auch aufgrund des Lauterkeitsrechts bestehen zudem Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche. Die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung eines Unterlassungsanspruchs ist aufgrund der glaubhaft gemachten Vorlagenausbeutung durch die Beklagte genauso gegeben wie die Gefahr einer weiteren Verletzung, da die Beklagte die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens bestreitet. Schliesslich kann hinsichtlich der Publikationen grundsätzlich auf die Ausführungen dazu im Rahmen der vertraglichen Ansprüchen verwiesen werden. Ob in Anbetracht des Auswirkungsprinzips auch im Rahmen des Lauterkeitsrechts ein Beseitigungsanspruch für sämtliche angerufenen (ausländischen) Publikationen besteht, kann offen bleiben, da ein solcher ja ohnehin bereits im Rahmen der vertraglichen Ansprüche glaubhaft gemacht wurde.
Die Klägerin kann somit sowohl vertragliche als auch ausservertragliche Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte glaubhaft machen, weshalb ihr eine positive Hauptsachenprognose auszustellen ist.
[…]
[…]
[Das HGer akzeptiert, dass der von der Klägerin behauptete Kundenverlust bzw. die Verdrängung vom Markt ein ausreichender Nachteil darstelle.]
[…]
Entgegen der Ansicht des Beklagten entfällt die zeitliche Dringlichkeit weder durch die Weigerung der Klägerin, ein Gutachten durch einen Patentanwalt erstellen zu lassen, noch durch ihre ebenfalls ablehnende Haltung betreffend die angebotene Vernichtung der Akten. Vielmehr steht es grundsätzlich jeder Partei offen, ihre Ansprüche gerichtlich geltend zu machen. Kommt hinzu, dass die Klägerin vorliegend ja gerade keine patentrechtlichen Ansprüche geltend macht und auch ihre Ansprüche auf Vernichtung der übergebenen Informationen nur ein Teil ihrer Ansprüche darstellen, mithin dies allein an der Hauptsache – die bereits erfolgte (durch die Klägerin behauptete) Verwendung der Informationen zur Entwicklung der beklagtischen C’.-Produkte – auch nichts geändert hätte. Ferner kann der Klägerin entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht der Vorwurf gemacht werden, mit dem Massnahmebegehren ungebührlich lange zugewartet zu haben. Die von der Klägerin beanstandete Dauer von 26. Januar 2020 bis 15. Juni 2020 für die Erarbeitung einer 137-seitigen Klage mit 166 Beilagen erweist sich jedenfalls nicht als ungebührlich.
Im Rahmen der Verhältnismässigkeit ist zunächst zu beachten, dass sämtliche beantragten Massnahmen geeignet sind, um den glaubhaft gemachten Nachteilen beizukommen. Die Begehren auf Unterlassung sämtlicher Handlungen mit den C’.-Produkten (Rechtsbegehren-Ziff. 1a) und auf Beseitigung der bereits erfolgten Publikationen (Rechtsbegehren-Ziff. 1e) erweisen sich sodann auch als erforderlich.
Ferner verkennt die Beklagte, dass von der Nachteilsprognose gemäss Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO nicht nur die Verletzungshandlung sondern auch deren Fortwirken umfasst ist (vgl. J. Zürcher, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander [Hg.], ZPO. Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 261 N 18). Es stellt also nicht nur die glaubhaft gemachte Verwendung der vertraulichen Unterlagen eine Verletzung der klägerischen Ansprüche dar, sondern auch die kausalen Folgen aus dieser Ver|tragsverletzung in Form von Produktion und Vertrieb der entsprechenden Produkte. Somit entfällt die Notwendigkeit für diesbezügliche Massnahmen nicht.
Weniger klar verhält es sich allerdings mit Rechtsbegehren-Ziffer 2, mit dem die Klägerin verlangt, der Beklagten sei zu verbieten, sämtliche klägerischen Informationen zu verwenden bzw. verwenden zu lassen. Zunächst ist in keiner Weise ersichtlich, inwiefern nicht vertrauliche Unterlagen der Klägerin einen Bezug zur Hauptsache- oder Nachteilsprognose haben, sind diesbezüglich doch keine Ansprüche verletzt und hat die Klägerin auch nichts zu befürchten, wenn die Beklagte nicht vertrauliche Unterlagen verwendet. Insbesondere wenn sie sich solche Informationen jederzeit wiederbeschaffen könnte. Die beantragten Massnahmen gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 2 gehen somit deutlich über das Erforderliche hinaus, weshalb dieses klägerische Begehren abzuweisen ist.
Hinsichtlich der Passivlegitimation der Beklagten und damit der Geeignetheit der Massnahmen in Bezug auf die Drittpublikationen ist zu beachten, dass jede gerichtliche Anordnung, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden als vorsorgliche Massnahme in Frage kommt. Selbstredend stehen Massnahmen gegen den Gesuchsgegner im Vordergrund, allerdings können auch Dritte angewiesen werden (vgl. Art. 262 ZPO). Im Rahmen des Lauterkeitsrechts ist anerkannt, dass ein Verletzer dazu verpflichtet werden kann, gelieferte Waren zurückzurufen. Dabei werden Dritte offensichtlich nicht verpflichtet, die Waren zurückzugeben, vielmehr erfolgt eine allfällige Rückgabe freiwillig. In der Praxis zeigt sich eine solche Massnahme häufig wirksam, da die Dritten andernfalls damit rechnen müssen, früher oder später direkt zur Rückgabe verpflichtet zu werden (L. David/M. Frick/O. Kunz/M. Studer/D. Zimmerli, SIWR I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 2011, 124 f.). Vor diesem Hintergrund verfängt das beklagtische Argument, keine Kontrolle über die genannten Websites zu haben, nicht. Zum einen erweist sich eine Verpflichtung der Beklagten, die Betreiber der genannten Websites anzuhalten, die Inhalte zu entfernen, als geeignet, um den drohenden Nachteil zu beseitigen, müssen sie doch damit rechnen, sich andernfalls mit einer behördlichen Anordnung konfrontiert zu sehen. Zum anderen erweist sie sich auch im Lichte einer Interessensabwägung als zu bevorzugende Massnahme, um dem drohenden Nachteil beizukommen. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass bei der Verpflichtung verfahrensunabhängiger Dritten im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen höchste Zurückhaltung geboten ist, was allein schon aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör offensichtlich ist (vgl. Zürcher, ZPO 262 N 33 m.H.). Sodann ist stets das mildeste Mittel zu wählen, was in Bezug auf betroffene Dritte jedenfalls die Möglichkeit einer Entfernung der Publikation auf freiwilliger Basis darstellt.
Im Rahmen der Interessensabwägung der Parteien ist zunächst festzuhalten, dass die von der Klägerin begehrten Massnahmen (Rechtsbegehren-Ziff. 1a und 1e je i.V.m. Ziff. 3) die teilweise vorzeitige Vollstreckung der Hauptsache verlangen, was allein schon daran erkannt werden kann, dass die Klägerin in der Hauptsache dieselben Begehren stellt (Rechtsbegehren-Ziff. 1a und 1e). Wie erwähnt, sind vor diesem Hintergrund die Interessen der Parteien besonders sorgfältig abzuwägen, was allerdings dadurch wieder eingeschränkt wird, dass die Klägerin mit den Massnahmen nur die Sicherung der gegenwärtigen Situation verlangt und nicht eine vollständige vorläufige Vollstreckung sämtlicher Ansprüche. So verzichtet die Klägerin insbesondere darauf, den Rückruf bereits verkaufter Produkte zu verlangen.
Der Klägerin drohen die zuvor beschriebenen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteile, wonach im Falle der Nichtanordnung der vorsorglichen Massnahmen ein Kundenverlust und die Verdrängung vom Markt zu befürchten sind. Beachtenswert scheint in diesem Zusammenhang die Stellung der Parteien auf dem Markt. Die Beklagte ist gemäss eigener Darstellung eine weltweit führende Entwicklerin und Herstellerin von …, während die Klägerin mobile …-systeme anbietet, die auf …-fahrzeugen verbaut werden können. Die Klägerin befindet sich daher in einer schwächeren Position als die Beklagte und ist auf eine Kooperation mit der Beklagten angewiesen, was das vorliegende Verfahren gerade zeigt. Sollten sich die C’.-Produkte, die auf dieselbe Weise funktionieren wie das …-system der Klägerin, auf dem Markt durchsetzen, scheint eine Verdrängung der Klägerin vom Markt als durchaus wahrscheinlich, was aufgrund der komplexen und umfangreichen Tat- und Rechtsfragen, die in dieser Streitsache zu klären sein werden, noch vor dem Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in dieser Sache geschehen könnte. Ob ein daraus entstandener Schaden überhaupt wiedergutgemacht werden könnte, scheint äusserst fraglich, zumal er kaum in seiner gesamten Tragweite finanziell entschädigt werden könnte, da nur schon eine Schadenschätzung äusserst schwierig sein dürfte. Weiter ist davon auszugehen, dass die Beklagte bis zur Rechtskraft eines Endentscheids in der Sache diverse C’.-Produkte weltweit verkaufen dürfte. Um neben dem finanziellen Schaden die rechtmässige Ordnung wiederherzustellen, wäre es zudem notwendig, sämtliche verkauften Geräte zurückrufen zu lassen. Falls dies nicht gelingen würde, wären die Käufer weltweit zu verpflichten, die Produkte zurückzugeben, was offensichtlich ebenfalls erheblich Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen dürfte und fraglich erscheint, inwiefern resp. zu welchem Grad dies überhaupt gelingen könnte. Es droht der Klägerin daher mehr als ein rein finanzieller Schaden, der leicht mit Geld wiedergutzumachen wäre.
Auf Seiten der Beklagten ist dieser bezüglich der von ihr befürchteten rechtlichen Schwierigkeiten und des Imageverlusts im Grundsatz beizupflichten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese Nachteile nicht wiedergutmachen liessen, würde sich im Hauptsachenprozess ergeben, dass die klägerischen Ansprüche doch nicht bestehen. Jedenfalls könnte die Beklagte einem allfälligen Reputationsverlust unter Verweis auf den Endentscheid zu ihren Gunsten mindestens ein Stück weit, wenn nicht gar vollumfänglich, entgegenwirken. Welche genauen rechtlichen Schwierigkeiten der Beklagten drohen, führt diese nicht aus. Wenn es allerdings um Schadenersatzansprüche von Kunden wegen Ver|zugs oder Nichterfüllung und Prozesskosten in diesem Zusammenhang gehen sollte, könnte sich die Beklagte unter Umständen bei einem für sie positiven Entscheid in der Hauptsache an die Klägerin halten (Art. 264 Abs. 2 ZPO).
Im Ergebnis stehen sich somit zwei nicht unerhebliche Nachteile gegenüber, wobei jener der Klägerin insofern schwerer wiegt, da der Klägerin der dauerhafte Verlust von Kunden und die Verdrängung vom Markt droht, während ein einstweiliger Verkaufsstopp für die Beklagte insbesondere ein Reputationsverlust zu Folge haben könnte, welcher jedoch durchaus wiedergutzumachen wäre. Letztendlich erscheinen die der Klägerin drohenden Nachteile im Falle einer Nichtanordnung schwerer als jene der Beklagten bei einer Anordnung der Massnahmen. Dass die Nachteile der Beklagten ebenfalls nicht leicht wiegen, steht einer Anordnung aber nicht entgegen, da andernfalls nur in den seltensten Fälle vorläufiger Rechtsschutz gewährt werden könnte, was dessen wichtiger rechtstaatlicher Funktion bei der effektiven Rechtsdurchsetzung nicht gerecht würde. Entscheidend ist, dass die drohenden Nachteile der Beklagten leichter erscheinen als jene der Klägerin. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss Rechtsbegehren-Ziffer 1a und 1e je in Verbindung mit Ziffer 3 erweist sich somit als verhältnismässig.
[…]
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