«[Sechsecke] (fig.) | [Kleeblatt] (fig.); MANOR (fig.)» Handelsgericht Zürich vom 28. Oktober 2019

Aus den Erwägungen:

1.3 […] Art. 52 MSchG normiert die markenrechtliche Feststellungsklage. Danach kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Die negative Feststellungsklage kommt in der Praxis auch im Sinne einer proaktiven Klärung in der Ausprägung auf Feststellung der Nichtverletzung einer Marke vor (M. R. Frick, Basler Kommentar, Basel 2017, MSchG 52 N 11). Voraussetzung ist wie bei jeder Feststellungsklage das Vorliegen eines Feststellungsinteresses. Fehlt ein solches, so ist auf die Klage mangels Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; M. R. Frick, MSchG 52 N 16; R. Staub, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 52 N 8 m.H.a. abweichende Minderheitsmeinung, die das Feststellungsinteresse noch der Aktivlegitimation zurechnete). Ein schutzwürdiges Interesse fehlt auch, wenn eine Partei rechtsmissbräuchlich handelt (vgl. BGer vom 12. Juli 2017, 5A_957/2016, E. 1.2).

[…]

Die Ungewissheit, ob die Klägerin durch die Benutzung bzw. die Eintragung ihrer Marken die Markenrechte der Beklagten verletzt, ist aufgrund der hängigen Widerspruchsverfahren ohne weiteres zu bejahen. Der Klägerin ist es sodann nicht möglich, eine Leistungs- oder Gestaltungsklage zu erheben, womit auch das Erfordernis der Subsidiarität der Feststellungsklage erfüllt ist. Näher zu prüfen ist, ob die Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, da vor Erhebung der vorliegenden Feststellungsklage bereits Widerspruchsverfahren mit dem gleichen Streitgegenstand anhängig gemacht worden sind.

[…]

Zu prüfen ist, ob die Klägerin die Beklagte rechtsmissbräuchlich ihres Wahlrechts beraubt und in ein kostenintensives und aufwändiges Zivilverfahren gedrängt hat. Der Gesetzgeber wollte […] mit dem Widerspruchsverfahren ein schnelles und kostengünstiges Verfahren schaffen. Aufgrund der Schnelligkeit und der beschränkten Kognition des IGE ist es indes möglich, durch Neueintragung derselben Marke ein nochmaliges Widerspruchsverfahren auszulösen oder aber einen Zivilprozess rechtshängig zu machen. Es wird in der Lehre und Rechtsprechung als Selbstverständlichkeit ausgeführt, dass eine Feststellungsklage im ordentlichen Zivilprozess parallel zum Widerspruchsverfahren anhängig gemacht werden kann. Die Erhebung einer negativen Feststellungsklage kann die Gegenseite zur Prozessführung in einem Moment zwingen, in dem sie noch nicht dazu bereit ist bzw. noch nicht über entsprechende Dokumentationen verfügt. Dies gilt es bei der Frage der Zumutbarkeit zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall hat die Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 7. April 2016 abgemahnt und Widerspruch gegen die Markeneintragungen erhoben. Damit war sie es, welche die Klägerin in einen Prozess involvierte, selbst wenn dies zufolge laufender Widerspruchsfrist von drei Monaten nur bedingt freiwillig gewesen sein dürfte. Gleichwohl kann unter diesen Umständen nicht davon gesprochen werden, dass die Klägerin die Beklagte in einen Prozess gedrängt hat, zu dessen Führung diese nicht in der Lage wäre. Denn wäre dies der Fall gewesen, so hätte sie sich gegen die Erhebung eines Widerspruchs entschieden und vor allem keine Widerklage im vorliegenden Prozess erhoben. Denn eine Widerklage als selbständige Klage ist von der Klage unabhängig. Würde nun auf die Klage zufolge fehlenden schutzwürdigen Interesses nicht eingetreten, wäre gleichwohl die Widerklage vom HGer zu beurteilen. Mit dem Entscheid, im vorliegenden Verfahren eine Widerklage zu erheben, hat sich die Beklagte für den ordentlichen Zivilprozess entschieden und sah sich auch in der Lage, einen solchen Prozess anzustrengen. Der Klägerin wäre es unbenommen gewesen, erst nach abgeschlossenem Widerspruchsverfahren eine Zivilklage anhängig zu machen. Bloss aufgrund des Umstands, dass sie dies zeitlich vorzieht und bereits während hängigem Widerspruchsverfahren den Weg des ordentlichen Zivilprozesses geht, kann ihr daher kein rechtsmissbräuchliches Verhalten bzw. die Wahl eines falschen Rechtswegs vorgeworfen werden.

[…]

4.1 […] Bildmarken sind in optischer und – sofern keine abstrakte Darstellung vorliegt – in begrifflicher Hinsicht zu vergleichen (G. Joller, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 195). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass das Erinnerungsbild von Bildmarken grundsätzlich stärker vom Sinngehalt als von der konkreten gestalterischen Umsetzung geprägt wird. Ideen und Motive sind als solche nicht markenrechtlich schützbar. Eine rechtlich relevante Ähnlichkeit liegt daher grundsätzlich nur dann vor, wenn die Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen. Allein ein übereinstimmendes Motiv begründet in der Regel keine relevante Ähnlichkeit (G. Joller, MSchG 3 N 207 f.). Je origineller das Motiv ist, desto grösser muss der gestalterische Abstand sein. Das Motiv kann jedoch nur in Ausnahmefällen monopolisiert werden (E. Marbach / P. Ducrey / G. Wild, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., N 682 m.H.a. BVGer, sic! 2008, 438 ff., | «Pfotenabdruck [fig.] / Tuc Tuc [fig.]»). Die (für das Gericht im vorliegenden Verfahren nicht bindenden) Richtlinien des IGE sehen die grösste Schwierigkeit darin, die unzulässige Ähnlichkeit von der blossen Übereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine Übereinstimmung im Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert. Doch auch hier sind der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile von Bedeutung (IGE-Richtlinien, Stand 1. Januar 2019, Teil 6, Ziff. 6.3.2). Entscheidend ist nicht der Vergleich nebeneinander, sondern es kommt den prägnanten Hauptelementen besondere Bedeutung zu, da sie dazu geeignet sind, das unvollkommene Erinnerungsbild zu prägen (M. Städeli / S. Brauchbar Birkhäuser, Basler Kommentar, Basel 2017, MSchG 3 N 41). Geometrische Grundelemente wie Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte sind freihaltebedürftig. Sie sind aber eintragungsfähig, wenn sie graphisch gestaltet sind (vgl. Beispiele in den IGE-Richtlinien, Stand 1. Januar 2019, Teil 5, Ziff. 4.5.4; E. Marbach, SIWR III/1, Rz. 344 f.).

4.2 […] Vorab ist festzuhalten, dass die Klägerin das strittige Zeichen in der eingetragenen Form verwendet. Die Frage der Zeichenähnlichkeit stellt sich nur, wenn das Bildzeichen der Klägerin über eine blosse Darstellung geometrischer Zeichen hinausgeht, da allgemeine Formen wie ein einfacher Kreis nicht geschützt werden können. Beide Marken bestehen aus einem Zeichen, das an beiden Achsen gespiegelt wurde. Als Ergebnis sind vier Elemente in einem rechten Winkel zueinander angeordnet (links das Zeichen der Beklagten, rechts das Zeichen der Klägerin):

Ein gewisses gestalterisches Element kann dem Bildzeichen der Beklagten nicht abgesprochen werden, womit es markenrechtlichen Schutz geniessen kann. Gleichwohl handelt es sich um eine relativ einfache Anordnung von banalen Elementen (Grundform des Würfels als sechseckige Fläche). Daher muss der gestalterische Abstand anderer Zeichen zum Zeichen der Beklagten nicht so gross sein, wie es bei Zeichen mit höherem Gestaltungsaufwand der Fall wäre.

Der Recherchebericht des IGE vom 25. April 2016 führt das Bildzeichen der Beklagten nicht auf. Dies stellt ein starkes Indiz gegen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr dar.

Die Beklagte sieht in beiden Bildzeichen die Anordnung abstrakter Elemente. Die Klägerin erblickt im Zeichen der Beklagten vier dreidimensionale Würfel bzw. Sechsecke. Ihr Zeichen stelle dagegen Blütenblätter dar, die sie tropfenförmig angeordnet habe. Der Blick auf das Zeichen der Beklagten kann verschiedene Vorstellungen, von Würfeln bzw. Sechsecken bis zu einem weissen Kreuz, auslösen. Es handelt sich jedoch nicht um ein bestimmtes Motiv, sondern um eine Anordnung von geometrischen Elementen. Das Bildzeichen der Klägerin weist einen geringeren Abstand zwischen den Elementen auf und ist aufgrund der gegen aussen hin verlaufenden Rundung in Form eines ¾-Kreises mit einseitig zulaufender rechteckiger Spitze in der Nähe eines floralen Motivs zu verorten. Diese Nähe zu einer Blume bzw. einem Kleeblatt scheint auch die Beklagte zu erkennen. Sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, wenn man im klägerischen Zeichen ein solch florales Motiv erkennen sollte, so müsse dies auch für das Zeichen der Beklagten gelten. Die Beklagte hat die Elemente weiter entfernt angeordnet, so dass das Auge und die verbleibende Erinnerung eher von vier Elementen ausgeht bzw. der Raum zwischen den Elementen an Bedeutung gewinnt. Je näher Elemente zueinander angeordnet sind, desto eher wird ein solches Zeichen als zusammenhängendes Ganzes wahrgenommen. Durch den relativ grossen Abstand zwischen den Elementen und dem Aussenverlauf des Bildzeichens der Beklagten mit eckigen, rechtwinkligen Abschlüssen liegt daher die Annahme eines floralen Motivs nicht auf der Hand. Festzuhalten bleibt somit, dass es sich beim Zeichen der Beklagten um eine abstrakte Anordnung von Objekten und bei den Zeichen der Klägerin um eine abstrakte Darstellung, die Tendenzen zu einem floralen Motiv aufweist, handelt. Berücksichtigt man weiter die einfache Darstellung der Marke der Beklagten, die zur Folge hat, dass es zur Vermeidung von Zeichenähnlichkeit ausreicht, wenn ein geringerer gestalterischer Aufwand besteht, fehlt es bereits an der Ähnlichkeit der Bildzeichen.

[…]

7.1.1 […] Die Klägerin beantragt Nichteintreten auf die Widerklage, da durch die Feststellungsklage bereits die identische Streitsache anhängig gemacht worden sei. Neben der fehlenden anderweitigen Rechtshängigkeit fehle es zudem am schutzwürdigen Interesse zur Erhebung der Widerklage.

Die Beklagte widerspricht dem mit der Begründung, dass sie bei Gutheissung der Widerklage ein gegen die Klägerin vollstreckbares Urteil auf Unterlassung der rechtsverletzenden Handlungen in der Hand habe, was ohne Erhebung einer Widerklage auch im Falle der abgewiesenen Klage nicht der Fall wäre.

Die Beklagte streitet nicht ab, dass es bei der negativen Feststellungsklage und der Leistungsklage im Kern um dasselbe geht, nämlich um die Frage, ob die | von der Klägerin eingetragenen zwei Marken die Marke der Beklagten verletzen. Auch besteht Einigkeit darüber, dass es sich sowohl in Bezug auf die Klage als auch auf die erhobene Widerklage um dieselben Parteien handelt. Mit der Widerklage wurde zudem die zwischenzeitlich von der Klägerin ebenfalls eingetragene Marke Nr. 701 182 zum Prozessthema. Diese Marke wird von der klägerischen Feststellungsklage nicht thematisiert.

Das Gericht tritt auf eine Klage nur ein, wenn die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO), worunter u.a. das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses und fehlende anderweitige Rechtshängigkeit fallen (Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO). Kein schützenswertes Interesse liegt vor, wenn eine Klage über denselben Anspruch zwischen denselben Parteien bereits hängig oder beurteilt ist. Die Gerichte sollen sich zwecks Vermeidung widersprüchlicher Entscheide nicht mit überflüssigen Verfahren befassen müssen. Es handelt sich auch bei der anderweitigen Litispendenz sowie der abgeurteilten Sache um Anwendungsfälle des schutzwürdigen Interesses (A. Zürcher, in: T. Sutter-Somm / F. Hasenböhler / C. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 59 N 12). Den Parteien fehlt insoweit auch das schutzwürdige Interesse an nochmaliger Beurteilung (S. Zingg, Berner Kommentar I, Bern 2012, ZPO 59 N 64).

Das BGer hat sich in einem unpublizierten Urteil vom 1. Mai 1997 (4C.384/1995, E. 2a) dafür ausgesprochen, dass der Begriff Anspruchsidentität im Kontext der Rechtskraft sowie der Rechtshängigkeit derselbe sei. Gemäss neuster bundesgerichtlicher Rechtsprechung beurteilt sich die Identität nach den Klageanträgen und dem behaupteten Lebenssachverhalt, d.h. dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegehren stützen (BGE 139 III 126 ff. E. 3.2.3; 140 III 278 ff. E. 3.3). Eine etwas andere Umschreibung zur Bestimmung der Sache liefert die Kernpunkttheorie. Danach liegt derselbe Streitgegenstand vor, wenn es im Wesentlichen um dieselben Fragen geht, so dass nur eine einheitliche Entscheidung für beide Parteien möglich ist (J. Brönnimann, Rechtshängigkeit national – Struktur und Grundsätze, in: A. R. Markus / R. Rodriguez [Hg.], Rechtshängigkeit – national und international, Bern 2019, 4).

Die Identität des Streitgegenstands bereitet nach wie vor Probleme, wenn sich eine Leistungs- und eine Feststellungsklage gegenüberstehen. Folgt eine Feststellungsklage auf eine Leistungsklage mit identischem Anspruch, so steht der Feststellungsklage die Rechtshängigkeit der Leistungsklage entgegen. Hier besteht sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Lehre Einigkeit. Im umgekehrten Fall entfaltet die vorgängige Feststellungsklage gemäss (inzwischen aufgegebener) bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Sperrwirkung für die nachfolgende Leistungsklage. Auch wenn die Gutheissung der negativen Feststellungsklage materielle Rechtskraft für die spätere Leistungsklage schafft, bedarf es bei ihrer Ablehnung in der Regel doch eines eigenen Leistungsurteils, damit der Gläubiger seinen Anspruch vollstrecken lassen kann. Diese Konstellation führte gemäss BGer zu einer unterschiedlichen Behandlung von materieller Rechtskraft und Rechtshängigkeit (BGE 105 II 229 ff. E. 1b). Diese Rechtsprechung hat das BGer aber wieder aufgegeben und zunächst für dem LugÜ unterstehende Verhältnisse (BGE 123 III 414 ff.) und danach auch für das Binnenverhältnis (BGE 128 III 284 ff.) erklärt, dass unabhängig davon, welche Klage zuerst angehoben worden sei, negative Feststellungsklage und korrespondierende Leistungsklage identisch seien (zustimmend: F. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civil, CPC 59 N 47 ff.; […]; T. Sutter-Somm / ​M. Hedinger, in: T. Sutter-Somm / F. Hasenböhler / C. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 64 N 11 f.; kritisch zu dieser Entwicklung: A. Zürcher, in: T. Sutter-Somm / F. Hasenböhler / C. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 59 N 32; wohl auch E. Pahud, in: A. Brunner / ​D. Gasser / I. Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 224 N 3; S. Zingg, ZPO 59 N 81 ff.). Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO erfasst auch Fälle, in denen beim gleichen Gericht eine identische Klage eingereicht wird (S. Zingg, ZPO 59 N 34, dem folgend BGer vom 22. August 2013, 4A_141/​2013, E. 2.2.1).

Diese Rechtsprechung erging noch unter Art. 35 GestG und damit vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Art. 35 GestG sah vor, dass jedes später angerufene Gericht das Verfahren aussetzt, bis das zuerst angerufene Gericht entschieden hat. Das später angerufene Gericht tritt danach auf die Klage nicht ein. Die ZPO enthält keine solche Bestimmung. Eine Pflicht zur Sistierung des Verfahrens gibt es nicht. Im vorliegenden Fall wurde der Schriftenwechsel auch in Bezug auf die Widerklage bis zum Aktenschluss durchgeführt. Ob eine Feststellungsklage eine Leistungsklage als Widerklage mit identischem Gegenstand ausschliesst bzw. von welchem Identitätsbegriff in diesem Fall auszugehen ist, ist höchstrichterlich noch ungeklärt. Ein Leistungsurteil bietet einen Vollstreckungstitel und geht damit weiter als die negative Feststellungsklage. In Bezug auf die Frage der Rechtshängigkeitssperre bei Klagen vor einem anderen oder vor dem gleichen Gericht (nicht aber im selben Prozess) mag die Annahme einer Sperrwirkung | ihre Berechtigung haben, da dadurch unnötige parallele Prozesse und widersprüchliche Urteile vermieden werden können. Steht einer negativen Feststellungsklage im selben Prozess jedoch eine Leistungsklage in Form einer Widerklage gegenüber, so drängt sich hinsichtlich der Sperrwirkung der Rechtshängigkeit eine differenzierte Betrachtungsweise auf. Denn würde man diesfalls der Kernpunkttheorie folgen, so wäre der mit der negativen Feststellungsklage ins Recht gefassten Partei verunmöglicht, eine Leistungsklage zu erheben, und zwar bereits dann, wenn um die selben Kernpunkte gestritten wird. Dies ist mit der dienenden Funktion des Zivilprozesses nicht zu vereinbaren. Widerklagen, die sich teilweise ausschliessen, kommen zudem in der Praxis regelmässig vor. Beispielsweise klagt die eine Seite auf Feststellung der Ungültigkeit des Vertrags, während die Gegenseite eine Forderung aus dem Vertrag fordert. Es rechtfertigt sich deshalb, im hier vorliegenden Spezialfall (negative Feststellungsklage vs. Leistungsklage im selben Prozess) nicht dem Identitätsbegriff der Kernpunkttheorie zu folgen, sondern vom zweigliedrigen Streitgegenstand auszugehen, der vom BGer entwickelt worden ist (hierzu überzeugend: P. Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, ZPO Vor 84–90 N 7 und 17 ff.).

Nicht zu folgen ist der Ansicht, dass bei einer nachträglich erhobenen Leistungsklage auf die vorher anhängig gemachte Feststellungsklage mangels Vorliegen der unzumutbaren Ungewissheit, die im Urteilszeitpunkt vorliegen muss, nicht einzutreten sei (so aber D. Füllemann, in: A. Brunner / D. Gasser / I. Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 88 N 22); dies scheitert schon an der zeitlichen Komponente. Ausgehend vom zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff zeigt sich die erhobene Leistungsklage somit nicht als identisch mit der Feststellungsklage, da die Leistungsklage weiter geht.

[…]