«Selbstklebende Bänder» Bundesgericht vom 2. Juni 2014

6.1 Patente | Brevets d’invention

«Selbstklebende Bänder»

Bundesgericht vom 2. Juni 2014

Bejahung der Patentnichtigkeit mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit

BGG 105 II. Eine erst nach dem Nichtigkeitsurteil des BPatGer beim EPA beantragte und während des Beschwerdeverfahrens vor dem BGer publizierte Beschränkung eines Patents ist vom BGer nicht zu berücksichtigen (E. 1.1, 2.4).

ZPO 150. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eines Erzeugnisanspruchs (hier: ein selbstklebendes Band) bzw. eines Verwendungsanspruchs (hier: die Verwendung eines solchen Bands im Hausbau) ist die Behauptung, der patentierte Gegenstand erlaube eine gegenüber dem Stand der Technik kostengünstigere Herstellung, irrelevant, und es muss darüber kein Beweis abgenommen werden (E. 3.2).

ZPO 154. Ist in tatsächlicher Hinsicht weder die Existenz noch die Übersetzung oder der Inhalt einer Entgegenhaltung umstritten, darf sich das Gericht bei der Prüfung der Patentfähigkeit auf diese Entgegenhaltung abstützen, ohne eine Beweisverfügung erlassen bzw. ein Beweisverfahren durchführen zu müssen (E. 3.4).

PatG 51 II; EPÜ 69 I Satz 1. Die Bedeutung eines Patentanspruchs (hier: ob der Ausdruck «einer» Haftkleberbeschichtung als Zahlwort zu verstehen ist) ist ausgehend vom Anspruchswortlaut anhand der Beschreibung und der Zeichnungen sowie des allgemeinen Fachwissens und des in der Patentschrift dargestellten Stands der Technik zu ermitteln (E. 4.2).

EPÜ 56. Die erfinderische Tätigkeit ist vom Stand der Technik her zu beurteilen, wie er im massgebenden Zeitpunkt objektiv gegeben war, wobei er in seiner Gesamtheit als Mosaik zu betrachten ist; die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik darf aber nicht zu einer künstlichen rückschauenden Betrachtung führen (E. 5.2).

EPÜ 56. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist nur eine von verschiedenen Möglichkeiten, um die erfinderische Tätigkeit einer Erfindung zu beurteilen (E. 5.2.2).

LTF 105 II. Une limitation de brevet demandée auprès de l’OEB postérieurement à la décision de nullité du TFB et publiée pendant la procédure de recours devant le TF ne doit pas être prise en considération par le TF (consid. 1.1, 2.4).

CPC 150. L’affirmation, dans le cadre de l’examen de l’activité inventive d’une revendication de produit (ici: une bande autocollante), respectivement d’une revendication d’utilisation (ici: l’utilisation d’une telle bande dans la construction immobilière), selon laquelle l’objet du brevet permet une fabrication à prix avantageux par rapport à l’état de la technique est sans pertinence, de sorte qu’aucune preuve ne doit être administrée à cet égard (consid. 3.2).

CPC 154. Lorsque ni l’existence, ni la traduction, ni le contenu d’une opposition ne sont contestés dans les faits, le tribunal peut se fonder sur une telle opposition dans le cadre de l’examen de la validité du brevet sans devoir pour cela établir une ordonnance sur preuves, respectivement sans devoir administrer les preuves (consid. 3.4).

LBI 51 II; CBE 69 I 1^ère phrase. La signification d’une revendication de brevet (ici: savoir si la désignation «un» revêtement adhésif doit être comprise comme un chiffre) doit être déterminée sur la base de la formulation de la revendication, à la lumière de la description et des schémas ainsi que des connaissances générales dans le domaine considéré et de l’état de la technique tel que décrit dans le fascicule du brevet (consid. 4.2).

CBE 56. L’activité inventive doit être déterminée en partant de l’état de la technique, tel qu’il existait objectivement au moment déterminant, étant entendu qu’il doit être considéré dans sa totalité comme une mosaïque; la combinaison d’éléments individuels de l’état de la technique ne doit toutefois pas conduire à une approche rétrospective artificielle (consid. 5.2).

CBE 56. L’approche problème-solution ne constitue qu’une possibilité parmi plusieurs pour déterminer si une invention fait preuve d’activité inventive (consid. 5.2.2).

I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten Nr. 4A_541/2013

Die Beschwerdegegnerin klagte vor BPatGer auf Nichtigerklärung des |schweizerischen Teils eines europäischen Patents, das ein selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen (insbesondere in Ecken und Kanten) im Hausbau betrifft.

Im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens schränkte die beklagte Beschwerdeführerin Anspruch 1 des Patents mehrmals ein. Anlässlich der Hauptverhandlung reichte die Beschwerdeführerin zudem einen neuen, vom Europäischen Patentamt auf Antrag der Beschwerdeführerin im Rahmen eines zentralen Beschränkungsverfahrens beschränkten Anspruch 1 ein.

Mit Urteil vom 17. September 2013 stellte das BPatGer die Nichtigkeit des eingeschränkten schweizerischen Teils des europäischen Patents fest. Das Gericht erwog, dass der Begriff der Haftkleberbeschichtung in Anspruch 1 des Streitpatents nicht so ausgelegt werden könne, dass er sich ausschliesslich auf Strukturen erstrecke, bei denen die Haftkleberbeschichtung vollflächig auf der Unterseite aufgetragen sei. Die Entgegenhaltung D3, d.h. die japanische Druckschrift JP 8311417, offenbare damit sämtliche Anspruchsmerkmale von Anspruch 1. Selbst wenn aufgrund der Auslegung von Anspruch 1 nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre, würde es dem Anspruch an der erfinderischen Tätigkeit fehlen, da sich die derart beanspruchte Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung D3 ergebe.

Gegen dieses Urteil führte die Beschwerdeführerin Beschwerde in Zivilsachen beim BGer.

1.

1.1 Mit Replik vom 14. Januar 2014 teilte die Beschwerdeführerin dem BGer mit, inzwischen sei ein zweiter Beschränkungsantrag vom Europäischen Patentamt (EPA) genehmigt und der entsprechende Entscheid veröffentlicht worden. […]

[…]

2.4 Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, ihr Antrag vom 16. Oktober 2013 an das EPA auf Beschränkung des Streitpatents bzw. die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung vom 12. Dezember 2013 sei im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Vorgänge im Zusammenhang mit dem von ihr angestrengten Beschränkungsverfahren ereigneten sich erst nach dem angefochtenen Urteil. Das Vorbringen von Tatsachen, die sich auf das vorinstanzliche Prozessthema beziehen, sich aber erst nach dem angefochtenen Entscheid ereignet haben, kann von vornherein nicht im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG durch diesen veranlasst worden sein; echte Noven sind im Beschwerdeverfahren unzulässig (BGE 139 III 120 ff. E. 3.1.2; 133 IV 342 ff. E. 2.1). Es wäre der Beschwerdeführerin unbenommen gewesen, die zweite Beschränkung – wie bereits die erste – während des Verfahrens vor dem BPatG zu beantragen und diesen Umstand in das vorinstanzliche Verfahren einzubringen. Ohnehin würde jedoch, wie sich zeigen wird, auch eine Berücksichtigung des neuen Vorbringens nichts am Ausgang des Verfahrens ändern […].

[…]

3.2 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 150 ZPO vor, indem sie Beweise über rechtserhebliche Tatsachen nicht abgenommen habe.

3.2.1 Sie führt aus, sie habe sich im vorinstanzlichen Verfahren im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit auf die Beweismittel des Augenscheins (Art. 181 ZPO) sowie der Parteibefragung (Art. 191 ZPO) berufen. Diese Beweise seien zum Nachweis der angeblich erheblichen Kosten- und Arbeitszeiteinsparungen beim Herstellungsprozess des erfindungsgemässen Klebebandes im Vergleich zum Herstellungsprozess gemäss D3 angeboten worden, die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unmittelbar bedeutsam seien. Die Vorinstanz habe zu Unrecht unter Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO erwogen, die beantragten Beweise brauchten nicht abgenommen zu werden, weil sie keine Tatsachen beschlagen würden, die für das Urteil relevant seien.

3.2.2 Gegenstand des Streitpatents ist ein Klebeband und nicht ein bestimmtes Herstellungsverfahren, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet. Von der Beschwerdeführerin wird demnach ein Erzeugnis in Form eines selbstklebenden Bandes bzw. – nach Einschränkung im Verfahrensverlauf – eine bestimmte Verwendung eines solchen Bandes im Hausbau beansprucht. Dass sie sich vor der Vorinstanz darauf berufen hätte, die ihrem Patent zugrunde liegende technische Aufgabe bestehe in der Verbesserung eines grosstechnischen Verfahrens, die zu Kosten- und Zeiteinsparungen führen würde, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor (vgl. Entscheide der Beschwerdekammern des EPA T 286/93 vom 22. November 1996, E. 4; T 332/90 vom 8. Oktober 1991, E. 5; T 38/84 vom 5. April 1984, E. 2 ff.; zur Verbesserung grosstechnischer Verfahren sowie zur Verbilligung auch U. Kinkeldey/T. Karamanli, in: G. Benkard [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, EPÜ 56 N 115 f.). Die von ihr erhobene Behauptung, ihr Klebeband könne günstiger und schneller hergestellt werden als dasjenige nach der Entgegenhaltung D3 konnte daher von der Vorinstanz ohne Rechtsverletzung für nicht rechtserheblich erachtet werden, weshalb diese nach Art. 150 Abs. 1 ZPO auch auf die Abnahme der dazu angebotenen Beweismittel verzichten konnte.

[…]

3.4 Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz zudem eine Verletzung von Art. 154 ZPO vor.

|3.4.1 Sie bringt vor, die Vorinstanz habe keine Beweisverfügung getroffen. Die Beschwerdeführerin habe erst dem angefochtenen Urteil entnehmen können, welche der von ihr angebotenen Beweismittel abgenommen bzw. nicht abgenommen wurden. Die Vorinstanz habe verkannt, dass zwingend eine Beweisverfügung zu erlassen gewesen wäre, worin eine Verletzung von Art. 154 ZPO zu erblicken sei.

3.4.2 Die Beschwerdeführerin beschränkt sich weitgehend auf allgemeine Ausführungen zu Art. 154 ZPO. Sie bringt vor, bei vollständig fehlender Beweisverfügung liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Kassation des ergangenen Urteils führen könne, zeigt jedoch nicht auf, inwiefern im konkreten Fall ihr Anspruch auf rechtliches Gehör missachtet worden sein soll. Anlässlich der Hauptverhandlung wies der Präsident der Vorinstanz die Beschwerdeführerin darauf hin, dass und aus welchen Gründen kein Beweisverfahren durchgeführt werde. Die Beschwerdeführerin bringt mit Bezug auf den konkreten Fall lediglich vor, das Fachrichtervotum und das angefochtene Urteil stützten sich gleichwohl auf Urkunden, die von den Parteien eingereicht worden seien, namentlich die eingereichte Entgegenhaltung D3; insoweit könne nicht gesagt werden, es sei kein Beweisverfahren durchgeführt worden. Sie behauptet jedoch zu Recht nicht, die Existenz der Entgegenhaltung oder deren Übersetzung bzw. Inhalt sei in tatsächlicher Hinsicht – im Gegensatz zu deren rechtlicher Würdigung – umstritten gewesen. Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich nicht, bezüglich welcher konkreter Tatsachen eine Beweisverfügung hätte erlassen werden sollen, geschweige denn, inwiefern eine Missachtung der Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin vorliegen soll, die zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen müsste.

4. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Anspruch 1 des Streitpatents unzutreffend ausgelegt und damit Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ verletzt.

4.2

4.2.1 Nach Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, ist demnach der Anspruchswortlaut Ausgangspunkt jeder Auslegung. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel (P. Heinrich, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 51 N 54; F. Blumer, in: C. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser [Hg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, 667; T. Calame, SIWR IV, Basel 2006, 413). Entsprechendes gilt für den Stand der Technik, sofern er in der Patentschrift dargestellt ist (Heinrich, PatG 51 N 51; Blumer, N 14.42; Calame, 414). Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind dabei so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht (BGE 132 III 83 ff. E. 3.4 m.H.).

4.2.2 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, ausgehend vom Wortlaut («einer Haftkleberbeschichtung») sei der unbestimmte Artikel ohne Weiteres und unmittelbar als Zahlwort zu verstehen, woraus sich ergebe, dass damit eine «vollflächige bzw. durchgängige» Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht gemeint sei, kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn von einem Zahlwort und von einer einzigen Haftkleberbeschichtung ausgegangen wird, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres auf deren Beschaffenheit schliessen. Mit der in Anspruch 1 erwähnten Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht kann ausgehend vom Wortlaut durchaus auch eine solche gemeint sein, die nicht die gesamte Fläche der Trägerschicht bedeckt, sondern – etwa durch einen oder mehrere nichtklebende Streifen – unterbrochen ist. Der in der Beschwerde erhobene Vorwurf, die Vorinstanz habe den Wortlaut des Anspruchs missachtet, trifft daher nicht zu.

Ebenso wenig hat die Vorinstanz verkannt, dass in dem von der Beschwerdeführerin während des vorinstanzlichen Verfahrens zentral beschränkten Streitpatent der abhängige Anspruch 16 und Absatz [0025] mit Wirkung ex tunc (Art. 68 EPÜ) gestrichen wurden. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz bei der Auslegung von Anspruch 1 nicht etwa auf die gestrichenen Elemente abgestellt, die noch ausdrücklich eine Ausführungsform mit einer Haftkleberbeschichtung erwähnten, die einen nichtklebenden Mittelstreifen aufweist. Vielmehr weist sie im angefochtenen Entscheid zutreffend darauf hin, dass in der ganzen Beschreibung an keiner Stelle darauf hingewiesen wird, dass die Unterseite der Trägerschicht vollflächig, d.h. unterbruchsfrei, beschichtet ist. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern aufgrund der Beschreibung Ausgestaltungen mit nicht vollflächiger Haftkleberbeschichtung ausgeschlossen sein sollen. Sie zeigt keine Rechtsverletzung auf, indem sie der Erwägung der Vorinstanz, wonach es sich bei den Zeichnungen in der strittigen Patentschrift immer nur um Schnittdarstellungen handelt und daraus eine unterbruchsfreie Beschichtung auch in Verlaufsrichtung nicht hervorgeht, lediglich ihre eigene Ansicht zum Verständnis des Fachmanns entgegenhält und behauptet, dieser gehe bei einem aufgerollten Klebeband zwingend und zweifelsfrei davon aus, dass das Querschnittsprofil des Bandes an jeder Position in Längsrichtung gleich sei.

|Hinsichtlich des Hinweises im angefochtenen Entscheid auf die im Streitpatent beschriebenen und in den Zeichnungen erwähnten Ausführungsbeispiele mit Perforationen führt die Beschwerdeführerin zwar grundsätzlich zutreffend aus, dass die Perforationen nicht nur durch die Haftkleberbeschichtung, sondern auch durch die Trägerschicht gehen, weshalb im perforierten Bereich der Trägerschicht keine Beschichtung erfolgen kann. Dies ändert jedoch nichts am Umstand, dass die Haftkleberschicht auch nach den Zeichnungen in der Patentschrift nicht zwingend unterbruchsfrei sein muss. Jedenfalls führt auch die in der Beschwerde vertretene Auffassung nicht dazu, dass der Fachmann für Klebebänder aufgrund der Darstellungen darauf schliessen müsste, dass die Beschichtung zwingend und zweifelsfrei als vollflächige bzw. ununterbrochene Beschichtung zu verstehen war; damit stösst auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Willkürrüge ins Leere. Soweit die Beschwerdeführerin vor BGer behauptet, die ganz überwiegende Mehrheit der am Prioritätstag des Streitpatents bekannten Klebebänder hätten eine einzige vollflächige Trägerschicht aufgewiesen bzw. der Durchschnittsfachmann lese die Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen des Streitpatents mit der im Stand der Technik zweifelsfrei verankerten Vorstellung, dass die Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht des erfindungsgemässen Bandes eine vollflächige Beschichtung sei, übt sie lediglich in unzulässiger Weise appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid.

Entgegen ihrer Ansicht spricht auch die Berücksichtigung des Standes der Technik nicht für das in der Beschwerde vertretene Auslegungsergebnis. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, ist das Streitpatent aus sich selbst heraus auszulegen (vgl. Heinrich, PatG 51 N 40), weshalb nicht unbesehen auf die in einer anderen Patentschrift verwendete Terminologie abgestellt werden kann. Abgesehen davon weist der angefochtene Entscheid zutreffend darauf hin, dass in der ins Feld geführten Entgegenhaltung D3 für die Ausführungsform mit einem nichtklebenden Mittelbereich (Figur 2) in Absatz [0016] von «zwei Streifen einer Klebstoffschicht» die Rede ist. Im Übrigen anerkennt auch die Beschwerdeführerin, dass die in der Streitpatentschrift erwähnte Entgegenhaltung D3 zum Wissen des Durchschnittsfachmanns gehört und daher zur Auslegung von Anspruch 1 herangezogen werden kann. Die Vorinstanz hat daraus ohne Rechtsverletzung geschlossen, die D3 mit der Ausführungsform einer kleberfreien Lücke zeige, dass der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt in diesem spezifischen technischen Gebiet keineswegs davon ausgehen musste, dass der Kleber in jedem Fall vollflächig aufgetragen ist.

4.2.3 Die Vorinstanz hat die massgebenden Grundsätze für die Auslegung von Patentansprüchen nicht verkannt. Ihr ist keine Verletzung von Art. 51 PatG oder Art. 69 EPÜ vorzuwerfen, indem sie erwog, der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents nach Antrags-Ziffer 1 sei nicht auf eine vollflächige Beschichtung mit Haftkleber auf der Unterseite eingeschränkt. Entsprechend ging sie zutreffend davon aus, dass die Entgegenhaltung D3, die ebenfalls ein selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen zur Verwendung im Hausbau beinhaltet, im Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 jedoch im Faltbereich in Verlaufsrichtung des Bandes eine Lücke ohne Kleber aufweist, sämtliche Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 gemäss Antrags-Ziffer 1 offenbart und daher neuheitsschädlich ist (Art. 54 EPÜ).

5. Die Vorinstanz erachtete das beanspruchte Klebeband mangels erfinderischer Tätigkeit selbst unter der Annahme, dass nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre, als schutzunfähig. Die Beschwerdeführerin rügt, damit habe die Vorinstanz Art. 56 EPÜ verletzt; […].

[…]

5.2

5.2.1 Eine Erfindung gilt nach Art. 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 138 III 111 ff. E. 2.1 m. H.).

Die erfinderische Tätigkeit ist von der Ausgangslage her zu beurteilen, wie sie im massgebenden Zeitpunkt objektiv gegeben war. Es sollen keine Lehren patentiert werden, die der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik und gestützt auf seine durchschnittlichen Fähigkeiten folgerichtig aus dem Stand der Technik entwickeln kann; vielmehr bedarf es einer qualitativen Weiterentwicklung, einer intuitiv-assoziativen Tätigkeit. Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt ist in seiner Gesamtheit, gewissermassen als «Mosaik», zu betrachten. Alle der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren, alle Entgegenhaltungen sind miteinander als der technische Erfahrungsschatz anzusehen, der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam für die Lösung der Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfügung gestanden hat. Die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik findet aber dort ihre Grenze, wo sie zu einer künstlichen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der neuen Lösung |führen würde (BGE 138 III 111 ff. E. 2.1 m.H.).

5.2.2 Die Beschwerdeführerin zeigt mit dem blossen Vorbringen, die Vorinstanz habe zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht den «Aufgabe-Lösungs-Ansatz» angewendet, keine Rechtsverletzung auf, die zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen müsste. Sie verkennt, dass es sich dabei nicht um die ausschliesslich vorgeschriebene Methode handelt, sondern um eine der möglichen Arten des Vorgehens, um auf nachvollziehbare Weise die Schritte zu ermitteln, welche die Fachperson aufgrund des massgebenden Standes der Technik machen musste, um zur technischen Lösung zu gelangen, die im Patent beansprucht wird (BGE 138 III 111 ff. E. 2.2 m. H.). Die Beschwerdeführerin legt nicht einmal dar, inwiefern die Anwendung des von ihr ins Feld geführten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nach ihrer Ansicht zu einer vom angefochtenen Entscheid abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit führen würde.

Auch die Rüge, die vorinstanzliche Beurteilung beruhe auf einer (verpönten) rückschauenden Betrachtung, ist unbegründet. Die Vorinstanz hat – unter anderem mit Hinweis auf die je mit dem gleichen Bezugszeichen 3 versehenen unteren Streifen der Klebstoffschicht – festgestellt, dass die unmittelbar aufeinanderfolgenden Figuren 2 und 3 aufgrund der Perforation der Abdeckfolie in Figur 3 vom Fachmann im gleichen Kontext gesehen werden. Indem sich die Beschwerdeführerin vor BGer auf ein abweichendes Verständnis des Durchschnittsfachmanns beruft und behauptet, die dargestellte Perforation gebe dem Fachmann keinen Hinweis, die Ausführungsformen der beiden Figuren zu kombinieren, übt sie in unzulässiger Weise appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid. Die Vorinstanz hat nachvollziehbar festgehalten, dass der Fachmann aufgrund der beiden unmittelbar nacheinander aufgeführten Figuren 2 und 3 der Entgegenhaltung D3 ohne Weiteres erkennen würde, dass anstelle von zwei getrennten Haftkleberbeschichtungen gemäss Figur 2 auch eine durchgehende Haftkleberbeschichtung wie in Figur 3 gewählt werden kann. Entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht ist nicht erkennbar, dass sich die Kombination der beiden Ausführungsformen der Entgegenhaltung erst aufgrund einer unzulässigen ex post-Betrachtung in Kenntnis der von ihr beanspruchten Erfindung ergeben würde.

Die Vorinstanz hat daher ohne Verletzung von Art. 56 EPÜ erwogen, das von der Beschwerdeführerin beanspruchte Band mit einer durchgehenden Haftkleberbeschichtung, von der nur ein Teil mit der Abdeckfolie abgedeckt wird, werde durch die Entgegenhaltung D3 nahegelegt. Der angefochtene Entscheid geht daher zutreffend davon aus, dass das Rechtsbegehren gemäss Antrags-Ziffer 1 selbst dann mangels erfinderischer Tätigkeit abzuweisen wäre, wenn der unabhängige Patentanspruch so ausgelegt werden könnte, dass nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre. Damit erweist sich auch das von der Beschwerdeführerin gemäss Antrags-Ziffern 3 und 4 sub- bzw. subsubeventualiter beanspruchte Klebeband ohne nichtklebenden Mittelstreifen als nahe liegend, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet. Mangels erfinderischer Tätigkeit würden weder die im vorinstanzlichen Verfahren erklärten noch die nachträglich erfolgten Einschränkungen, mit denen die Beschwerdeführerin klarstellen wollte, dass nur eine durchgehende Haftkleberbeschichtung beansprucht werde, zur Rechtsbeständigkeit des Patents führen. Es erübrigt sich daher auf die – von der Vorinstanz gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG verneinte – Frage einzugehen, ob der im Verfahrensverlauf erklärte Teilverzicht zulässig war.

Die Vorinstanz hat den schweizerischen Teil des europäischen Patents demnach zu Recht für nichtig erklärt.

[…]

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