6.1 Patente | Brevets d’invention
«Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer»
Bundespatentgericht vom 31. März 2014 (Massnahmeentscheid)
Verletzung eines ergänzenden Schutzzertifikats durch Anbieten während der Schutzdauer
PatG 140d I, 8. Während der Laufzeit des Schutzrechts steht dem Schutzrechtsinhaber der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung (E. 4).
PatG 140d I, 8. Das umfassende Verbot des Anbietens ist durch die zeitliche Dimension des Patent- bzw. Schutzzertifikatschutzes gedeckt; eine funktionsbezogene Betrachtung dahin, ob sich das Angebot auf ein weiteres Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, verbietet sich damit (E. 4).
LBI 140d I, 8. Durant la période de protection, la protection accordée pour les produits est intégralement à disposition du titulaire pour tous les éléments constitutifs de l’infraction et, partant, également pour ce qui concerne de l’offre (consid. 4).
LBI 140d I, 8. L’interdiction complète de l’offre est couverte par la dimension temporelle du brevet ou du certificat de protection; une appréciation fonctionnelle selon laquelle l’offre est susceptible de se rapporter à un autre comportement qui tombe sous la protection temporelle limitée du brevet, comme la fabrication, la mise en circulation ou l’importation, est dès lors exclue (consid. 4).
Gutheissung des Begehrens; Akten-Nr. S2014_003 (O2014_007)
Die Klägerinnen sind Inhaberin bzw. ausschliessliche Lizenznehmerin eines in der Schweiz registrierten ergänzenden Schutzzertifikats für den Wirkstoff Z («Massnahme-Schutzzertifikat») und des schweizerischen Teils des Europäischen Patents («Grundpatent»), das dem Massnahme-Schutzzertifikat zugrunde liegt. Die Laufdauer des Massnahme-Schutzzertifikats endet am 31. Mai 2014. Es stützt sich auf ein als selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zugelassenes Originalpräparat P®.
Die Beklagte ist Inhaberin der Marktzulassung für die Generika X® und Y®, die als einzigen Wirkstoff Z enthalten. Noch vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats begann die Beklagte, ihre beiden Generika in der Schweiz zu bewerben und dafür Bestellungen entgegenzunehmen. Die Klägerinnen reichen beim BPatGer eine Klage und ein Massnahmebegehren ein und verlangen Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie finanzielle Kompensation, wobei das Unterlassungsbegehren superprovisorisch beantragt wird. Das BPatGer heisst das Begehren gut.
4. Das glaubhafterweise von der Aussendienstmitarbeiterin S. der Beklagten dem Apotheker Dr. K. vorgelegte Bestellformular präsentiert sich wie folgt: […].
Das Produkt wird zwar mit «P» bezeichnet, aber nachdem die Beklagte glaubhafterweise keine Präparate der Klägerinnen und schon gar kein P® verkauft, hingegen die Zulassung für ein entsprechendes Generikum hat, kann das nur verstanden werden als quasi Tarnbezeichnung für das entsprechende von der Beklagten zu liefernde Generikum.
Nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X® bzw. Y® der Beklagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, stellt die Einladung zu dessen Bestellung ein Anbieten und damit eine Patentverletzung dar (Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG).
Dies gilt auch für den Fall, dass eine Lieferung erst nach Ablauf des Schutzzertifikates in Aussicht gestellt worden sein sollte. Mit dem BGH (X ZR 76/05 vom 5. Dezember 2006, «Simvastatin», Rz. 10) ist davon auszugehen, dass aus dem Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt, dass dem Schutzrechtsinhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Deshalb ist es jedem Dritten, solange der Schutz besteht, schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten. Dieses umfassende Verbot ist durch die zeitliche Dimension des Patent- bzw. Schutzzertifikatschutzes gedeckt und dient insbesondere dazu, den Schutzrechtsinhaber in effektiver Weise bis zum Schutzrechtsablauf dadurch zu schützen, dass |jegliche schutzrechtsverletzende Handlung verboten ist. «Eine funktionsbezogene Betrachtung des Verbots des Anbietens während der Schutzdauer dahin, ob sich das Angebot auf ein weiteres Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, verbietet sich damit» (Rz. 10).
Ebenfalls glaubhaft, ja nachgerade offensichtlich ist, dass das Vorgehen der Beklagten einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich bringt, und dass, weil dieser Nachteil sich täglich fortlaufend verstärkt, ein dringliches Einschreiten angezeigt ist.
Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass des superprovisorisch beantragten Verbots gegeben.
[…]
St