«Socken» Bundesgericht vom 26. März 2024

«Socken» Bundesgericht vom 26. März 2024

Keine Verwechslungsgefahr bei einer kennzeichnungsschwachen Marke

I. Zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_540/2023

MSchG 3 I c, 13 II.

Ein bloss allgemein festgestellter Gebrauch vermag als solcher nicht einer ursprünglich schwachen Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu verleihen (E. 2.2.2).

LPM 3 I c, 13 II.

Un simple usage constaté de manière générale n’est pas en soi en mesure de conférer un caractère distinctif moyen à une marque initialement faible (consid. 2.2.2).

Die Beschwerdegegnerin stellt Textilien aller Art – so insb. Socken – her und vertreibt diese auch in der Schweiz. Sie ist Inhaberin der CH Marke Nr. 2P-334167 für Waren und Dienstleistungen der Nizza Klasse 25:

Die Beschwerdeführerin hinterlegte für Waren und Dienstleistungen derselben Nizza Klasse die CH Marke Nr. 684329:

die am 22. Februar 2016 im schweizerischen Markenregister eingetragen wurde. Auch sie vertreibt Socken, Strumpfwaren und Strümpfe u.a. auch in der Schweiz. Die Beschwerdegegnerin klagte gegen die Beschwerdeführerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich. Sie beantragte u.a., der Beschwerdeführerin sei zu verbieten, ihre Zeichen im Geschäftsverkehr in der Schweiz u.a. auch für Socken zu verwenden, und die CH Marke Nr. 684329 (fig.) sei für ungültig zu erklären. Mit Urteil vom 2. Oktober 2023 hiess das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage der Beschwerdegegnerin gut. Gegen diesen Entscheid reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht ein. Dieses heisst die Beschwerde teilweise gut, weist das Nichtigkeitsbegehren ab und weist die Sache zu neuer Beurteilung der Unterlassungsbegehren nach UWG an das Handelsgericht zurück.

2.2.Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, der von der Vorinstanz festgestellte Gebrauch der klägerischen Marken führe entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der als originär kennzeichnungsschwach qualifizierten Marke.

2.2.1.Die Vorinstanz erwog, es gelinge der Beschwerdegegnerin nicht, die Bekanntheit ihrer Marken bzw. des Zeichens auf dem Schweizer Markt zu beweisen. Festzuhalten sei jedoch, dass sich die Marken der Beschwerdegegnerin und somit auch ihr Zeichen neben weiteren Sockenherstellern auf dem Schweizer Markt etabliert hätten. Der erstellte Ge|brauch der klägerischen Marken vermöge die geringe originäre Kennzeichnungskraft zu erhöhen, was insgesamt zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führe.

2.2.2.Die Kennzeichnungskraft einer originär schwachen Marke kann im Laufe der Zeit erhöht werden, indem sie infolge intensiven Gebrauchs an Bekanntheit gewinnt (vgl. BGE 122 III 382 ff. E. 2b). Die Vorinstanz hat in ihren allgemeinen Erwägungen insoweit zutreffend ausgeführt, dass Benutzung und begleitende Werbung die Bekanntheit der Marke und somit die Kennzeichnungskraft erhöhen können (M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 51; G. Joller, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 102). Die Beschwerdeführerin beanstandet jedoch zu Recht, dass eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ohne Weiteres aus jeglichem Gebrauch der – ursprünglich schwachen – Marke fliesst, sondern eine durch den intensiven Gebrauch gesteigerte Bekanntheit voraussetzt. Eine solche Bekanntheit der klägerischen Marken in der Schweiz hat die Vorinstanz jedoch nach Würdigung der von der Beschwerdegegnerin angebotenen Beweismittel als nicht erwiesen erachtet. Indem sie dennoch gestützt auf einen bloss allgemein festgestellten Gebrauch der klägerischen Marken erwog, dieser führe zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der ursprünglich schwachen Marke, missachtete sie markenrechtliche Grundsätze. Der Gebrauch der Marke ist zwar Voraussetzung für deren Schutz (Art. 11 Abs. 1 MSchG), führt als solcher jedoch nicht ohne Weiteres zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft.

Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) im Folgenden gestützt auf die originäre Kennzeichnungskraft der klägerischen Marken zu beurteilen. Inwiefern die Vorinstanz mit ihrer Erwägung, das klägerische Zeichen sei originär als kennzeichnungsschwach zu beurteilen, Bundesrecht verletzt hätte, zeigt die Beschwerdegegnerin nicht auf.

3.Die Beschwerdeführerin bringt vor, das von ihr hinterlegte Zeichen unterscheide sich hinreichend von den klägerischen Marken, weshalb entgegen dem angefochtenen Entscheid keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG bestehe.

[…]

3.2.Die Vorinstanz prüfte, ob die jüngere Schweizer Bildmarke Nr. 684329 der Beschwerdeführerin mit den prioritätsälteren Bildmarken Nr. 2P-334167, Nr. 982019 und Nr. 1179560 der Beschwerdegegnerin verwechselbar ist.

Bildmarken der Beschwerdegegnerin	Bildmarke der Beschwerdeführerin

Sie erwog, zwar sei von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen; infolge der Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren (u.a. Socken, Strumpfwaren und Strümpfe) sei jedoch ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft der klägerischen Bildmarken durchschnittlich sei und Zeichenähnlichkeit bestehe. Da die Waren der Parteien auf dieselbe Kundschaft abzielten, sei davon auszugehen, dass die Kundschaft – trotz etwas erhöhter Aufmerksamkeit – aus der Erinnerung heraus das Zeichen der Beschwerdeführerin in Alleinstellung vom früher einmal gesehenen Zeichen der Beschwerdegegnerin nur mit Mühe zu unterscheiden vermöge. Die Hauptbestandteile des auf der Spitze stehenden Quadrats bzw. der vier Quadrate sowie der Linien in Form eines X, die rechtwinklig zueinander stehen und das Quadrat ebenfalls im 90-Grad-Winkel durchtrennen, oder die Quadrate voneinander abgrenzen, seien praktisch identisch. Die Abweichungen im Zeichen der Beschwerdeführerin, bestehend aus der durchgezogenen Linienführung ohne Farbwechsel, der weniger weiten Überlappung der Linien ausserhalb des Quadrats bzw. der Quadrate sowie der schwarzen Kreisfläche, vermöchten die Zeichen nicht genügend klar voneinander abzugrenzen. Entsprechend sei von unmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Selbst wenn die massgebenden Verkehrskreise die beiden Zeichen auseinanderhalten könnten, so die Vorinstanz weiter, wäre davon auszugehen, dass das Publikum aufgrund der beschriebenen Zeichenähnlichkeit und der Identität oder Ähnlichkeit des damit gekennzeichneten Warensortiments falsche Zusammenhänge zwischen den Marken vermuten würde[]. Insbesondere könnte angenommen werden, mit dem Zeichen der Beschwerdeführerin werde eine weitere Produktelinie der Beschwerdegegnerin gekennzeichnet oder die Parteien stünden in einer wirtschaftlichen Verbindung zueinander, sodass die Produkte grundsätzlich auf denselben Ursprung zurückzuführen wären. Entsprechend sei auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

3.3.Die Vorinstanz wies bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass das klägerische Zeichen als Anordnung geometrischer Elemente wahrgenommen wird, wobei als Hauptbestandteile das auf der Spitze stehende Quadrat sowie die gestrichelten Linien in Form eines X bzw. eines Kreuzes erscheinen. Demgegenüber fällt bei der Marke der Beschwerdeführerin die kreisförmige schwarze Fläche auf, in der mittig ein weisses Symbol abgebildet ist. Dieses kann einerseits als Anordnung von vier (kleinen) rechtwinkligen und gleichlangen |Buchstaben x – zwei oben und zwei unten – aufgefasst werden, oder aber als ein auf der Spitze stehendes Quadrat, das von einem (grossen) rechtwinkligen X im 90-Grad-Winkel durchtrennt wird, wobei das X bzw. Kreuz über die Kanten des Quadrats hinausreicht.

Damit weisen bereits die in den beiden Zeichen erkennbaren geometrischen Formen nicht unerhebliche Unterschiede auf. Der durch das Zeichen der Beschwerdeführerin hervorgerufene optische Effekt, nach dem gleich einem Vexierbild sowohl vier kleine Buchstaben x als auch ein durch ein grosses X durchkreuztes Quadrat zu erkennen sind, ergibt sich nur bei diesem Zeichen. Die von der Vorinstanz festgestellten Ähnlichkeiten ergeben sich zudem einzig aufgrund eines direkten analytischen Vergleichs der in den beiden Zeichen enthaltenen geometrischen Formen. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind jedoch die Zeichen nicht in ihre Einzelteile zu zerlegen und isoliert zu betrachten (BGE 90 II 43 ff. E. 5a; vgl. auch BGE 135 III 446 ff. E. 6.2). Massgebend ist vielmehr der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1). Dieser wird bei der Marke der Beschwerdeführerin vom schwarz ausgefüllten Kreis geprägt, in dem ein mit weisser Linie gezogenes Symbol erscheint. Der Gesamteindruck des klägerischen Zeichens wird demgegenüber durch die im rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien geprägt, die über ein auf der Spitze stehendes schwarzes Quadrat gelegt sind, das – wie auch der Buchstabe X bzw. das Kreuz – eine banale und freihaltebedürftige geometrische Form darstellt (vgl. zum Gemeingutcharakter geometrischer Grundelemente BGer, sic! 2023, 169 ff. E. 2.1.1, «Λ (fig.)»).

Damit unterscheiden sich die beiden Zeichen aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise, die nach den – unangefochten gebliebenen – Erwägungen im angefochtenen Entscheid zudem eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit aufbringen, hinreichend voneinander. Die Beschwerdeführerin bringt zu Recht vor, dass die klägerischen Marken aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft des Zeichens über einen eingeschränkten Schutzbereich verfügen, weshalb schon bescheidenere Abweichungen ausreichen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 ff. E. 2a mit Hinweisen). Die blosse Übereinstimmung dahingehend, dass in beiden Zeichen ein Quadrat vorkommt, das von zwei Linien durchkreuzt wird, reicht für eine Verwechslungsgefahr nicht aus. Aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Zeichen ist entgegen dem angefochtenen Entscheid auch nicht zu befürchten, die angesprochenen Verkehrskreise würden aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten, die sich einzig aus den jeweiligen dem Gemeingut angenäherten geometrischen Formen ergeben, falsche Zusammenhänge vermuten, etwa in Form verschiedener Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. BGE 129 III 353 ff. E. 3.3; 128 III 96 ff. E. 2a; zur mittelbaren Verwechselbarkeit bei Serienmarken auch Joller, MSchG 3 N 25; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, MSchG 3 N 28). Es ist nicht ersichtlich, dass das Zeichen der Beschwerdeführerin als blosse Abwandlung der klägerischen Marken aufgefasst würde (vgl. BGE 98 II 138 ff. E. 2).

3.4.Unter Berücksichtigung des – im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung – eingeschränkten Schutzbereichs der klägerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen.

[…]

Ban