«Spiralfeder» Bundespatentgericht vom 8. Februar 2019

Aus den Erwägungen:

13. Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Gesuchsteller, nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einreichung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im frühesten möglichen Zeitpunkt eingeleitet hätte, eher abgeschlossen wäre als das (verspätet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «relative Dringlichkeit») (BGer, SMI 1983, 148 ff. E. 3, «Urgence»; HGer Zürich, ZR 1996, 306 ff., 308, «Leki-Skistöcke»; HGer Aargau, sic! 2002, 353 ff. E. 5, «Jet-Reactor»; D. Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, 416 ff., 422). Bei einer durchschnittlichen Dauer von ordentlichen Verletzungsverfahren vor dem BPatGer von rund zwei Jahren bis zum Abschluss der ersten Stufe und einer durchschnittlichen Dauer von auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn er mit der Geltendmachung rund 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches | Verfahren hätte eingeleitet werden können, zuwartet.

14. Nach allgemeinen Grundsätzen der Verwirkung eines immaterialgüterrechtlichen Unterlassungsanspruchs durch Zuwarten genügt für den Beginn der massgeblichen Zeitdauer, wenn der Gesuchsteller bei pflichtgemässer Sorgfalt in der Lage gewesen wäre, ein ordentliches Verletzungsverfahren einzuleiten (zum Grundsatz, dass fahrlässige Unkenntnis bei der Verwirkung materieller Ansprüche genügt, siehe BGE 117 II 575 ff. E. 4b; S. Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Basel 2001, 82 ff.). Tatsächliche Kenntnis von der Patentverletzung wird nicht verlangt, sondern es genügt, wenn er bei der Aufmerksamkeit, die ein sorgfältiger Marktteilnehmer aufbringen muss, hätte Kenntnis haben können (ebenso HGer Aargau, sic! 2002, 353 ff. E. 5c) dd), «Jet-Reactor»).

Die Anforderungen an die Marktbeobachtungsobliegenheit dürfen dabei nach der Lehre nicht überspannt werden (Schweizer Rechtsprechung gibt es dazu ersichtlich keine; die deutsche Rechtsprechung lehnt eine Marktbeobachtungsobliegenheit grundsätzlich ab; LG Düsseldorf, GRUR 1990, 117 ff., «Strickwarenhandel II»). Den Patentinhaber trifft nach der Lehre keine Obliegenheit, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produktes feststellbar ist und der Patentinhaber aufgrund der Umstände vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung seiner Sorgfaltspflicht vorwerfen, wenn er eine solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt (M. Schweizer, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, 325 ff., 330).

15. Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 ff. E. 5.2.). Da die Verwirkung des Anspruchs auf Erlass vorsorglicher Massnahmen durch Zuwarten ein Ausfluss des (prozessualen) Rechtsmissbrauchsverbots ist (Rüetschi, 421), tragen die Beklagten die Beweislast für das Vorliegen der Umstände, die auf ein übermässig langes Zuwarten bis zur Einreichung des Massnahmegesuchs schliessen lassen.

[Das BPatGer kommt nach entsprechender Prüfung zum Schluss, dass glaubhaft gemacht ist, dass das Massnahmepatent rechtsbeständig und äquivalent verletzt ist.]

[…]

Relative Dringlichkeit

46. Die Beklagten bringen vor, die streitgegenständlichen Siliziumspiralfedern seien bereits seit mindestens 2015 in Uhrwerke verbaut worden, die frei auf dem Markt erhältlich waren. Zudem seien einer Tochtergesellschaft einer Lizenznehmerin, der Montres Tudor SA, Genf, bereits 2013 Prototypen eines Uhrwerks («K1») mit patentgemässen Siliziumspiralfedern zur Verfügung gestellt worden. Die Lizenznehmerin sei aufgrund des Lizenzvertrags vom Oktober / November 2003 verpflichtet gewesen, die Klägerin über Patentverletzungen zu informieren. Einer der Entwickler des Uhrwerks K1 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 sei seit Februar 2014 Arbeitnehmer der Lizenznehmerin ETA SA Manufacture Horlogère Suisse.

Das Uhrwerk mit Siliziumspirale sei Gegenstand mehrerer Fundraising-Kampagnen auf der Plattform <kickstarter.com> in den Jahren 2015 bis 2017 gewesen. Die Horage SA biete das Uhrwerk «K1» seit 2015 auf ihrer Website zum freien Verkauf an. Das Uhrwerk K1 mit patentgemässer Spiralfeder sei auch mindestens seit Juni 2017 an Fachmessen ausgestellt und beworben worden.

Die Klägerin weist darauf hin, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 der Swatch Group im Januar 2013 mitgeteilt habe, dass sie einen Weg gefunden habe, Siliziumspiralfedern ohne Verletzung der klägerischen Patente herzustellen. Die Klägerin habe in der Folge keinen Anlass gehabt, eine Patentverletzung zu vermuten. Der ehemalige Mitarbeiter der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 sei nachvertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen und habe der ETA SA Manufacture Horlogère Suisse weder Informationen mitgeteilt noch mitteilen dürfen. Die Klägerin bestreitet, dass es möglich war, von der Horage SA Uhren mit Uhrwerken mit Siliziumspiralen tatsächlich zu bestellen. Entsprechende Versuche im Herbst 2018 seien erfolglos geblieben. Auch auf bekannten Online-Börsen für gebrauchte Uhren seien keine «Horage» Uhren erhältlich, was darauf hindeute, dass diese nie verkauft worden seien. Die Rolex SA habe den ihr zur Verfügung gestellten Prototypen zerstörungsfrei auf Ganggenauigkeit geprüft und keine Veranlassung gehabt, die Siliziumspiralfeder genauer zu untersuchen. Aus den Kickstarter-Kampagnen ergebe sich, dass das Uhrwerk sich offenbar noch 2017 in Entwicklung befunden habe und kein marktreifes Produkt vorlag.

47. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 teilte Herrn Hanspeter Rentsch von The Swatch Group AG am 17. Januar 2013 mit, sie habe einen Weg gefunden, Siliziumspiralfedern ohne Verletzung der Patente der Klägerin herzustellen. Dasselbe ergibt sich aus einer Aussage von August 2013 von Andreas Felsl, einem der Entwickler des Uhrwerks «K1/CMK1», die in einem Artikel, der im Internet zugänglich ist, publiziert ist. Gemäss der Aussage hat die Rechtsvorgängerin nach aufwendiger Forschung einen Weg gefunden, Siliziumspiralen herzustellen «that did not encroach on existing patents. We did all | we could to avoid being taken to court, […]».

Soweit der Klägerin, die nicht Teil der Swatch Gruppe ist, diese Aussagen bekannt waren, hatte sie keinen Anlass, die Siliziumspiralen in den Uhrwerken «K1» näher zu untersuchen. Aus den öffentlich verfügbaren Informationen zum Uhrwerk «K1» ergibt sich zwar, dass dieses eine Siliziumspirale aufweist. Es ergibt sich jedoch nicht, dass diese Siliziumspirale mit einer Aussenschicht versehen ist, die einen ersten Temperaturkoeffizienten des Young-Moduls mit einem dem Silizium entgegengesetzten Vorzeichen aufweist. Dasselbe gilt für die Präsentation des Uhrwerks an Fachmessen.

Auch die Rolex SA, eine weitere Lizenznehmerin der Klägerin, war nicht verpflichtet, die Siliziumspiralfeder, die sich in dem Uhrwerk befand, das ihr im Sommer 2013 zu Testzwecken überlassen wurde, auf eine mögliche Patentverletzung hin zu untersuchen. Die Rolex SA hat, dies ist glaubhaft, den Uhrwerk-Prototypen auf seine Ganggenauigkeit getestet und den Prototypen anschliessend an die Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 zurückgegeben. Dabei konnte sie eine patentgemässe Ausführung der Spiralfeder nicht ohne weiteres erkennen, da dies […] nur durch Zerstörung der Spiralfeder und mikroskopische Analyse möglich ist. Eine Bestellung von zehn Uhrwerken aus der Vorserie wurde offenbar nie geliefert.

Es ist weiter glaubhaft, dass die Verkäufe von Uhren durch die Horage SA, wenn solche überhaupt stattgefunden haben, sehr gering waren. Die Klägerin war nicht verpflichtet, aufgrund der wirtschaftlich unbedeutenden Aktivitäten der Horage SA weitere Abklärungen zu treffen. Dass noch 2017 eine Kickstarter-Kampagne durchgeführt wurde, um das Uhrwerk K1 weiterzuentwickeln, deutet ebenfalls darauf hin, dass bis Ende 2017 noch kein für die Fertigung in Grossserie geeignetes Uhrwerk vorhanden war.

Schliesslich geht es nicht an, aus dem Wechsel eines Arbeitnehmers der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 zu einer Lizenznehmerin der Klägerin abzuleiten, dass die Lizenznehmerin (und in der Folge die Klägerin) positive Kenntnis von erfolgten oder bevorstehenden Patentverletzungen der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 gehabt habe. Das HGer Aargau hat in einem Urteil vom 19. Dezember 2001 zwar das Wissen von Arbeitnehmern, die von der damaligen Beklagten zur damaligen Klägerin gewechselt hatten, der neuen Arbeitgeberin angerechnet. Dazu war aber «nicht erforderlich, dass die betreffenden Personen in Verletzung ihrer nachvertraglichen Treuepflicht Geschäftsgeheimnisse der Gesuchsgegnerin offenbarten. Denn die Gesuchstellerin beruft sich selber darauf, dass die in den öffentlichen Prospekten der Gesuchsgegnerin enthaltenen Informationen für die Feststellung der geltend gemachten Patentverletzung ausschlaggebend waren» (HGer Aargau, sic! 2002, 353 ff., «Jet-Reactor»). Im vorliegenden Fall ist die Patentverletzung aber aus öffentlichen Unterlagen nicht ersichtlich, und die Klägerin wäre darauf angewiesen gewesen, dass der ehemalige Arbeitnehmer der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1 ihr Geschäftsgeheimnisse seiner ehemaligen Arbeitgeberin in Verletzung nachvertraglicher Treuepflichten mitteilt. Dies kann ohne konkrete Anhaltspunkte nicht unterstellt werden.

48. Es ergibt sich daher, dass nicht glaubhaft gemacht ist, dass die Klägerin vor August 2018 positive Kenntnis von der Patentverletzung durch die Beklagte 1 hatte. Ihre Unkenntnis ist auch nicht sorgfaltswidrig, da sie aufgrund der Aussage der Rechtsvorgängerin der Beklagten 1, eine Möglichkeit gefunden zu haben, Siliziumspiralen ohne Verletzung der klägerischen Patente herzustellen, keinen Anlass hatte, weitere Abklärungen zutreffen. Die Patentverletzung ist aus öffentlichen Unterlagen nicht offensichtlich erkennbar. Es besteht, wie in E. 14 ausgeführt, keine Obliegenheit, mögliche Verletzungsformen am Markt zu erwerben und zu zerstören, um eine Verletzung nachweisen zu können. Der Klägerin kann daher nicht vorgeworfen werden, mit der Einreichung ihres Massnahmegesuchs im September 2018 rechtsmissbräuchlich zugewartet und ihren Anspruch auf vorsorglichen Rechtsschutz dadurch verwirkt zu haben.

Verhältnismässigkeit

49. Vorsorgliche Massnahmen dürfen nicht weitergehen, als zur Verhinderung des Eintritts des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils notwendig ist (T. Sprecher, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 261 N 112).

50. Im vorliegenden Fall verlangt die Klägerin unter anderem, es sei den Beklagten zu verbieten, patentgemässe Ausführungsformen in der Schweiz «herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in den Verkehr zu bringen» (Hervorhebung hinzugefügt). Die Beklagten machen geltend, insbesondere das Lagerverbot sei unverhältnismässig, da es einer vorsorglichen Vernichtungsanordnung gleichkäme.

Ein Verbot des Lagerns ist nicht notwendig, um den Eintritt des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils zu verhindern, denn durch das Lagern alleine, ohne anschliessendes in den Verkehr bringen, kann sich der Umsatz der Klägerin nicht verringern. Das Lagerverbot käme – wie die Beklagten zu Recht geltend machen – einer Vernichtung gleich, die erst im Endentscheid des ordentlichen Verfahrens anzuordnen ist. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beklagte 1 nicht an ein Vertriebsverbot halten wird, die es rechtfertigen könnten, bereits die abstrakte Gefährdungshandlung des Lagerns zu verbieten.

[…]