4.1 Marken | Marques
«Sports (fig.) | zoo sport (fig.)»
Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2015
Qualité pour recourir en cas d’aliénation de la marque en cours de procédure; usage valable de la marque
PA 48 I. Celui qui a transféré sa marque en cours de procédure a la qualité pour recourir contre une décision admettant l’opposition, du moins lorsqu’il est contractuellement tenu de garantir l’existence de la marque (consid. 1.3).
LPM 11 II. En présence d’une marque combinée comprenant, d’une part, un élément distinctif et, d’autre part, deux éléments descriptifs et de taille réduite, l’usage de la seule partie distinctive peut être considéré comme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (consid. 5.3.1).
LPM 12 II. Un usage régulier doit être exigé pour des produits de consommation courante, alors qu’usage occasionnel suffit lorsqu’il s’agit de produits destinés à des cercles spécialisés. Ainsi pour des articles de sport destinés avant tout à des triathlètes, 13 factures portant sur 353 articles portant sur un montant total de CHF 28 317.20 sur une période de 18 mois établissent un usage sérieux (consid. 5.3.3).
VwVG 4-8 I. Derjenige, welcher seine Marke im Verlaufe des Verfahrens übertragen hat, ist zur Beschwerde gegen einen den Widerspruch gutheissenden Entscheid jedenfalls dann legitimiert, wenn er die Rechtsbeständigkeit der Marke vertraglich garantiert hat (E. 1.3).
MSchG 11 II. Bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke, welche einerseits aus einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil und andererseits aus zwei kleineren, beschreibenden Elementen besteht, gilt der alleinige Gebrauch des kennzeichnungskräftigen Teils nicht als wesentliche Abweichung von der eingetragenen Marke (E. 5.3.1).
MSchG 12 II. Bei Massenartikeln ist eine regelmässige Benutzung erforderlich, währenddessen bei Gütern, welche sich an einen Fachkreis richten, eine gelegentliche Benutzung genügt. Dementsprechend ist im Hinblick auf Sportartikel, welche sich vor allem an Triathleten richten, bei Einreichung von 13 Rechnungen betreffend 353 Artikel über einen Gesamtbetrag von CHF 28317.20 und einen Zeitraum von 18 Monaten der ernsthafte Gebrauch erstellt (E. 5.3.3).
Cour II; admission du recours; réf. B-461/2013
Le 8 juillet 2010, l’enregistrement international de la marque internationale n° 1041234 «zoo Sport (fig.)» revendiquant la protection en Suisse pour des produits et services en classes 18, 25 et 35 (ci-après la «marque attaquée») est publié dans la Gazette de l’OMPI. L’enregistrement de la marque attaquée se présente ainsi:
|Le 29 octobre 2010, K-2 Corporation forme opposition contre cet enregistrement auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), invoquant la protection de sa marque antérieure suisse n° 541781 «Sports (fig.)», déposée le 16 novembre 2005 pour les produits et les services en classes 25, 35, 36 et 41, dont des articles destinés en particulier aux spécialistes du triathlon (ci-après la «marque opposante»). L’enregistrement de la marque opposante se présente ainsi:
Durant la procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée transfère cette dernière à un tiers qui la cède à son tour à «Zoo Sport Ltd.», sans en informer l’IPI ni demander de substitution de parties. En revanche, il garantit contractuellement l’existence de la marque.
Par décision du 10 décembre 2012, l’IPI admet l’opposition. Il conclut à la similarité des signes en cause, considérant que la marque attaquée concorde avec la marque opposante presque intégralement sur le plan visuel (même si la marque attaquée est dépourvue des éléments verbaux «Sports» de la marque opposante), que la marque attaquée se retrouve dans la marque opposante intégralement sur le plan phonétique et que le sens des signes ne constituerait pas un critère déterminant. Il conclut également qu’il existe un risque de confusion indirect entre les signes en raison du degré d’attention normal des consommateurs.
Le 28 janvier 2013, le défendeur dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, remettant en cause l’usage sérieux de la marque opposante, la similarité des signes et des produits et le risque de confusion.
Par décision incidente du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral invite le recourant à établir sa qualité pour recourir. Dans sa réplique du 13 juin 2013, le recourant soutient qu’il a qualité pour recourir contre la décision attaquée, notamment en raison du fait qu’il a vendu la marque attaquée à «A» qui l’a à son tour transférée à «Zoo Sport Ltd.» et qu’il est contractuellement tenu de garantir l’existence de la marque.
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Dans son recours, le recourant indique que, durant la procédure d’opposition, il a transféré la marque attaquée à «Zoo Sport Ltd., […]». Selon lui, ce transfert n’a pas d’influence sur la légitimation active et la procédure doit ainsi être poursuivie avec les parties d’origine.
Dans sa réplique, le recourant soutient qu’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure au sens de l’art. 48 al. 1 let. a PA. Il ajoute qu’il est spécialement atteint – sur les plans financier et moral – par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA) vu que cette décision conduit à la révocation partielle de la marque qu’il a enregistrée et met des frais à sa charge. Il affirme enfin qu’il a un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. c PA) du fait qu’il a vendu la marque attaquée à «A.» qui l’a à son tour transférée à «Zoo Sport Ltd.» et qu’il est contractuellement tenu de garantir l’existence de la marque. Il ajoute que le droit procédural prévoit que le transfert de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d’opposition n’a pas d’influence sur la légitimation active, qui reste ainsi donnée en cas de procédure de recours. Il considère dès lors qu’il a qualité pour recourir contre la décision attaquée.
1.3.1.2 Dans sa réponse, l’intimée se limite à se demander pourquoi le recourant a déposé la marque attaquée en son nom «plutôt qu’au nom de la cessionnaire actuelle, Zoo Sport Ltd, qui apparemment existe depuis 20 ans».
1.3.2
1.3.2.1.1 Les conséquences procédurales d’un transfert de marque lors de la procédure d’opposition ne sont expressément traitées ni dans la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) ni dans la PA. L’art. 4 PA prévoit que les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la PA (N. Mayhall, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, VwVG 4 N 3). Selon l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale de procédure civile du 4 décembre 1947 (PCF), «[l]e tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L’aliénation en cours d’instance de l’objet en litige ou la cession du droit litigieux n’influence pas la qualité pour agir ou défendre». L’art. 17 al. 1 PCF prévoit en outre qu’»[u]ne personne ne peut se substituer à l’une des parties qu’avec le consentement de l’autre». Par conséquent, selon la jurisprudence, le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la durée de la procédure d’opposition n’a en principe pas d’influence sur la légitimation active ou passive (TAF, 4 décembre 2009, B-386/2007, consid. 1.2, «Sky/Skype In et Skype Out»; cf. aussi CREPI, sic! 2006, 183 consid. 4, «Banette/Panetta [fig.]»; CREPI, sic! 2005, 757 consid. 1, «Boss/Airboss»; CREPI, sic! 2004, 777 consid. 1, «Lonsdale/Lonsdale [fig.]»; E. Marbach, SIWR III/1, 2e éd., Bâle 2009, N 1140; G. Wild, in: Markenschutzgesetz Handkommentar, Berne 2009, MSchG 31 N 25; M. Mühlstein, Commentaire romand, Bâle 2013, LPM 31 N 13 et 18; cf. également: F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, 182). |C’est en effet le moment du dépôt de l’opposition qui est déterminant (TAF, 13 mars 2007, B-7501/2006, consid. 2, «Inwa International Nordic Walking Association [fig.]/Swiss Nordic Parc [fig.] et NordicFitnessPoint.ch [fig.]»).
1.3.2.1.2 En l’espèce, le recourant allègue que, durant la procédure d’opposition, il a transféré la marque attaquée à «A.» qui l’a, à son tour, transférée à «Zoo Sport Ltd.». Il s’avère que «Zoo Sport Ltd.» est toujours titulaire de la marque attaquée (<www.wipo.int/romarin>, consulté le 15 janvier 2015). En outre, durant la procédure d’opposition, aucune demande de substitution de parties ne semble être parvenue à l’autorité inférieure de la part d’un nouveau titulaire de la marque attaquée. L’autorité inférieure ne paraît d’ailleurs pas avoir été informée du transfert de la marque attaquée. Par conséquent, vu l’art. 21 al. 2 PCF (applicable par renvoi de l’art. 4 PA), qui prévoit que «[l]’aliénation en cours d’instance de l’objet en litige ou la cession du droit litigieux n’influence pas la qualité pour agir ou défendre», c’est à juste titre que le recourant apparaît comme défendeur dans la décision attaquée, que cette qualité lui a été reconnue et que la décision attaquée lui a été notifiée.
1.3.2.2 Reste à examiner si le recourant a qualité pour déposer le présent recours.
1.3.2.2.1 Selon l’art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
1.3.2.2.2 En l’espèce, le recourant, qui a clairement pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, s’est vu reconnaître la qualité de défendeur. La condition de l’art. 48 al. 1 let. a PA est ainsi remplie.
Par ailleurs, dans sa réplique, le recourant indique qu’il a vendu la marque attaquée à «A.», envers qui il est contractuellement tenu de garantir l’existence de la marque. Il se réfère en particulier au passage suivant du contrat qu’il a conclu avec «A.»:
«Im Widerspruchsverfahren hinsichtlich der Internationalen Wortbildmarke ‹Zoosport›, Registernummer IR 1041234, ist nach Unterfertigung dieses Vertrages und Eintragung der Übertragung in das internationale Markenregister der Weltorganisation für geistiges Eigentum weiterhin der Verkäufer handlungsbefugt. Der Verkäufer verpflichtet sich, […] alle zweckdienlichen und notwendigen Handlungen zu setzen, um die Internationale Wortbildmarke ‹Zoosport›, Registernummer IR 1041234, im anhängigen Widerspruchsverfahren zu verteidigen.»
Dans ces conditions, et vu que l’intimée et l’autorité inférieure n’ont formulé aucune observation à ce sujet, il convient d’admettre que le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b PA) et qu’il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA) (cf. également: I. Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungsverfahrens und des Verwaltungsprozesses im Bund, Zurich 2000, N 373).
La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue au recourant.
[Après l’analyse des conditions de recevabilité, les consid. 3 et 4 introduisent la notion du défaut d’usage de la marque opposante, argument soulevé par le recourant.]
[…]
5.3 En l’espèce, la marque opposante revendique une protection pour divers produits et services. II convient de traiter tout d’abord ici le cas des produits de la classe 25 (consid. 5.3) et de passer ensuite au cas des services des classes 35, 36 et 41 (consid. 5.4).
5.3.1 Il s’agit, dans un premier temps, d’examiner si la forme sous laquelle la marque opposante est utilisée peut ou non être qualifiée, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, de forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée.
5.3.1.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure considère que, bien qu’elle soit dépourvue de ses deux éléments «Sports», la forme utilisée de la marque opposante contenue dans les documents d’usage ne saurait être considérée comme essentiellement divergente de celle qui est enregistrée. Elle ajoute que, principalement dans les catalogues et les listes de prix déposés, le noyau distinctif de la marque opposante se retrouve directement apposé sur certains produits ou alors affiché de manière autonome, mais en relation directe avec les produits en cause et que, dans ces conditions, la marque opposante les identifie suffisamment.
Le recourant considère que l’usage de la marque opposante sans ses deux importants éléments «Sports» ne peut être qualifié de forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et ne peut donc pas être assimilé à l’usage de la marque. Le recourant soutient que, dans les pièces déposées par l’intimée, la marque opposante n’est pratiquement jamais représentée et qu’il n’existe pas un lien suffisant entre cette marque et les produits pour lesquels elle est revendiquée.
L’intimée indique que l’élément «Sports» de la marque opposante, qui se réfère aux produits et aux services revendiqués, n’est pas particulièrement distinctif ou déterminant et qu’il convient de se concentrer sur l’élément principal «Zoot». Elle soutient dès lors que le signe qu’elle utilise ne diverge pas de la marque opposante et que, en outre, l’omission des éléments secondaires «Sports» augmente le risque de confusion avec un signe formé de façon similaire.
5.3.1.2 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (cf. FF 1991 I 1, 24; P. Gilliéron, L’usage à titre de marque en droit suisse, sic! Sondernummer 2005, |109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu’une marque soit adaptée par son titulaire (cf. E. Meier, L’obligation d’usage en droit des marques, Genève 2005, 60-61). C’est la raison pour laquelle l’art. 11 al. 2 LPM précise que l’usage d’une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier l’importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu’il puisse percevoir de minimes différences (cf. TAF, 25 juin 2009, B-576/2009, consid. 8.2.2 et les réf. cit., «[fig.]/Targin [fig.] et [fig.]»). Ainsi, l’omission d’éléments secondaires ou la modernisation de l’écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (cf. TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, consid. 5.3.1, «Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]», et TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006, consid. 4.1, «Kinder/kinder Party [fig.]»; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2e éd., Bâle, 1999, MSchG 11 N 14).
Les suppressions ou les modifications sont appréciées plus sévèrement que les adjonctions d’éléments. Un ajout ne modifie en effet pas systématiquement l’impression d’ensemble de la marque au point que le public concerné ne puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant au registre. Il s’agira donc dans ce cas d’examiner si la marque enregistrée, à laquelle des éléments ont été ajoutés, peut toujours être suffisamment perçue comme telle en tant que signe distinctif qui mérite une protection à lui seul ou si au contraire sa modification a abouti à le diluer dans un signe dont se dégage une autre impression d’ensemble et qui ne pourrait être protégé qu’au moyen de la protection qui serait accordée en relation avec cette nouvelle impression d’ensemble. Il est essentiel que la marque enregistrée puisse être identifiée dans la forme qui est utilisée, sans recours à l’imagination, sans qu’elle disparaisse dans une «forêt de signes» ou qu’elle apparaisse en tant qu’élément d’un autre signe dans lequel elle y perdrait sa signification du fait de son intégration ou s’effacerait en revêtant une signification secondaire (cf. TAF, 27 janvier 2009, B-648/2008, consid. 5.1, 5.5 et 6.2, «[Hirsch] [fig.]/[Hirsch] [fig.]»).
Malgré la suppression de son élément directement descriptif (et en soi non protégeable), une marque peut être valablement utilisée au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, pour autant que son autre élément soit en lui-même protégeable (TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, consid. 5.3.2, «Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]»; CH. Willi, Markenschutzgesetz, Zurich 2002, MSchG 11 N 56; E. Meier, in: Commentaire romand, Bâle 2013, LPM 11 N 44 et 51; M. Wang, Markenschutzgesetz Handkommentar, Berne 2009, MSchG 11 N 89). Il a ainsi été jugé que l’usage de la marque «Diva Cravatte (fig.)», enregistrée pour les produits «cravates et écharpes» (classe 25), avait été rendu vraisemblable pour des «cravates», malgré l’utilisation sur le marché de son seul élément «Diva (fig.)» (TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, consid. 5.3.2-5.6, «Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.]»).
5.3.1.3
5.3.1.3.1 Telle qu’elle a été déposée le 16 novembre 2005, la marque opposante se compose d’un élément central accompagné de l’élément verbal «Sports» en bas à partir de la gauche – sur les deux tiers de la longueur de la marque – et de ce même élément verbal «Sports», mais à l’envers, en haut à partir de la droite – sur les deux tiers de la longueur de la marque. La marque opposante a la particularité de se présenter de la même manière tant à l’endroit qu’à l’envers (symétrie centrale).
5.3.1.3.1.1 En français et en anglais, l’élément verbal «Sports» est la forme plurielle du mot «sport», qui appartient au vocabulaire de base. Malgré l’existence du mot «Sport» en allemand et du mot «sport» en italien, la forme plurielle «Sports» n’existe pas dans ces langues (cf. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, vol. 1, 25e éd. 2009; Lo Zingarelli, 12e éd. 2004); il ne fait toutefois aucun doute que l’élément verbal «Sports» est très facilement associé au mot «Sport» par les germanophones et au mot «sport» par les italophones. L’élément verbal «Sports» est donc compris sans aucune difficulté par le consommateur suisse moyen (à qui sont destinés les produits de la classe 25 en cause [cf. consid. 7.2.2]).
5.3.1.3.1.2.1 Le recourant conteste que le mot anglais «Zoot» – qu’il juge inconnu du consommateur suisse moyen – soit reconnaissable dans la marque opposante. Il soutient que, vu notamment qu’un trait traverse cette partie de la marque opposante, ce ne sont pas des lettres qui sont perçues, mais des chiffres, en particulier un double zéro. Il ajoute que le mot «Loot» pourrait aussi y être reconnu. Il retient toutefois que cette partie de la marque est lue comme la combinaison de chiffres «1001» et conteste que le mot «Zoot» puisse y être reconnu par un consommateur dont il ne peut être attendu qu’un degré d’attention faible.
L’intimée indique que la marque opposante est principalement conditionnée par l’élément «Zoot» (et non pas «1001» ou 7001», comme l’interprète le recourant). Elle ajoute que l’élément «Zoot», qui pourrait tout au plus posséder une signification en anglais, est fantaisiste dans les autres langues. Elle rejette en outre l’argumentation du recourant selon laquelle le fait qu’ils sont traversés par un trait indique que les deux cercles qui figurent au centre |de la marque opposante représentent des chiffres «zéro» plutôt que des lettres «O». Elle réaffirme ensuite que la marque opposante se lit «Zoot» plutôt que «1001», notamment du fait que le graphisme de cet élément suggère une signature ou des lettres manuscrites et du fait que le consommateur voit dans un signe avant tout une séquence de lettres potentiellement porteuses de sens plutôt qu’une séquence de chiffres peu significatifs. Elle s’oppose enfin à l’interprétation du recourant selon laquelle cet élément serait lu «Loot».
5.3.1.3.1.2.2 Malgré le fait qu’ils sont traversés d’un trait, les deux cercles centraux de la marque opposante sont éventuellement susceptibles d’être lus comme deux lettres «o». Il n’est toutefois que peu probable qu’il puisse être reconnu que ces deux lettres «o» sont précédées de la lettre «z». Peut-être pourrait-ce être le cas si le trait qui traverse les deux cercles centraux ne se prolongeait pas sur la gauche et n’ajoutait pas un élément difficile à interpréter. En effet, si le segment diagonal de la lettre «z» (notamment manuscrite) est parfois barré, une telle barre se situe en principe au milieu de la lettre et non pas tout en bas comme en l’espèce. Par ailleurs, s’il est plus facile de voir la lettre «t» sur la droite de l’élément central de la marque opposante (notamment du fait que la mise en forme de cette partie de la marque se rapproche de la manière dont la lettre «t» apparaît dans certaines polices de caractères en italique), il reste difficile de mettre cette lettre «t» en relation avec les éventuelles lettres «o» qui la précèdent, notamment en raison du fait que la base de la lettre «t» se situe plus bas que la base des lettres «o».
En outre, même s’il est reconnu, l’élément «oot» ne permet guère d’avoir une idée claire de la signification de l’élément central de la marque opposante dans son ensemble. En effet, même s’il devait être associé à la lettre «z», aucune signification particulière ne pourrait lui être donnée. Le mot anglais «zoot» est en effet utilisé en lien avec le mot «suit». L’expression «zoot suit» désigne une tenue et, par extension, une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940 (<fr.wikipedia.org/wiki/Zoot_suit>, consulté le 8 décembre 2014). Il ne saurait toutefois être considéré que le consommateur suisse moyen (à qui sont destinés les produits de la classe 25 en cause [cf. consid. 7.2.2]) a des connaissances d’anglais qui lui permettent de donner un sens à l’élément «zoot».
Quant à l’interprétation selon laquelle le mot «loot» devrait être reconnu dans l’élément central de la marque opposante, elle n’est pas plus convaincante, ce d’autant que ce mot anglais – qui signifie «butin» (Le Robert & Collins, 8e éd. 2006) – n’est pas plus connu que le mot «zoot». Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il affirme que l’élément «Loot» pourrait être compris comme une variation du mot allemand «Lot», car une telle interprétation n’est de loin pas immédiate.
Si les deux cercles centraux sont, malgré le fait qu’ils sont traversés d’un trait (à noter que, contrairement à ce que soutient le recourant, un tel trait peut difficilement être interprété comme une barre – en principe oblique – traversant le chiffre «0» et servant à le distinguer de la lettre «O»), éventuellement susceptibles d’être lus comme deux chiffres «0», il n’est guère probable qu’il puisse être reconnu qu’ils sont précédés et suivis du chiffre «7» ou «1». Si le segment diagonal du chiffre «7» (notamment manuscrit) est parfois barré, une telle barre se situe en principe au milieu de la lettre et non pas tout en bas ou tout en haut, comme en l’espèce. Quant au chiffre «1», il ne ressort à l’évidence pas de l’élément graphique en question. N’y change rien le fait que les combinaisons de chiffres célèbres «1001» (en référence, par exemple, au recueil de contes Les Mille et Une Nuits) ou encore «007» (en référence au personnage James Bond) puissent éventuellement être reconnues dans l’élément central de la marque opposante.
Force est de constater que l’élément central de la marque opposante ne se laisse pas facilement interpréter. Il est notamment loin d’être évident que, comme l’affirme l’autorité inférieure dans la décision attaquée, un nombre non négligeable de destinataires y reconnaît le mot anglais «zoot». Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral retient qu’aucune signification particulière ne peut être attribuée à cet élément.
[…]
5.3.1.3.2 Sous une forme très légèrement retouchée, la marque opposante apparaît de manière complète à chaque page de la liste de prix 2008. C’est en revanche privée de ses deux éléments verbaux «Sports» qu’elle figure sur les autres listes de prix (à noter que l’élément central de la marque, qui est donc utilisé seul, est très légèrement modifié). La marque opposante n’est pas reproduite sur les treize factures. Dans les trois catalogues, comme d’ailleurs dans les autres pièces déposées par l’intimée, seul l’élément central de la marque opposante est utilisé (sous une forme très légèrement modifiée) et apparaît à de multiples reprises, notamment sur les photographies des articles de sport.
5.3.1.3.3 Il se pose dès lors la question de savoir si l’utilisation de la marque opposante privée de ses deux éléments verbaux «Sports» est suffisante au regard de l’art. 11 al. 2 LPM.
5.3.1.3.3.1 Il ressort des pièces déposées que les produits en lien avec lesquels l’intimée prétend utiliser la marque opposante sont essentiellement des vêtements et des chaussures destinés à des activités sportives. Or, en lien avec de tels produits, les deux éléments verbaux «Sports» de la marque opposante sont clairement descriptifs.
Il convient en outre de relever que la frontière entre les domaines de la |mode et du sport est loin d’être hermétique. Il n’est en effet pas rare que les entreprises de mode lancent des collections qui, même si elles ne sont pas réellement destinées à des activités sportives, se réclament d’un style sportif. À l’inverse, des entreprises actives dans le domaine de l’équipement sportif sont appelées à mettre sur le marché des produits de mode. D’ailleurs, par exemple, le catalogue «Spring 2011» déposé par l’intimée propose, sous les rubriques «Women’s Lifestyle» et «Men’s Lifestyle», divers vêtements qui ne sont pas directement destinés à la pratique sportive. Il est par ailleurs fréquent que des vêtements initialement conçus pour une activité sportive soient portés, au quotidien, en dehors de tout contexte sportif. Il s’agit dès lors de conclure que, d’une manière générale, en lien avec les produits «Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen» (classe 25) revendiqués, les deux éléments verbaux «Sports» de la marque opposante sont susceptibles d’avoir un caractère descriptif.
5.3.1.3.3.2 Il a été retenu plus haut (consid. 5.3.1.3.1.2.2) qu’aucune signification particulière ne pouvait être attribuée à l’élément central de la marque opposante, même s’il était perçu comme le mot anglais «zoot». Il convient dès lors de considérer que cet élément est dépourvu de caractère descriptif.
5.3.1.3.3.3 Vu la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1.2 in fine [TAF, 19 décembre 2007, B-7500/2006, consid. 5.3.2-5.6, «Diva Cravatte (fig.)/DD Divo Diva (fig.)»]), il est dès lors admissible, au sens de l’art. 11 al. 2 LPM, d’utiliser valablement la marque opposante sans ses éléments descriptifs «Sports». D’ailleurs, bien qu’il apparaisse deux fois, l’élément «Sports» est de taille réduite par rapport à l’élément central de la marque opposante et doit donc être qualifié de secondaire. En effet, du fait de sa police de caractères banales, il passe relativement inaperçu par rapport à l’élément central – non descriptif – de la marque opposante, dont le graphisme original en fait l’élément qui domine l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque.
5.3.1.3.4 En conclusion, l’utilisation du seul élément central de la marque opposante doit être considérée comme l’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et assimilée à l’usage de la marque au sens de l’art. 11 al. 2 LPM.
[…]
5.3.3.1.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (cf. Willi, MSchG 11 N 14). Il n’est par conséquent pas nécessaire qu’elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (cf. TAF, 20 août 2007, B-7449/2006, consid. 5, «Exit [fig.]/Exit One»; cf. également: Meier, 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (TAF, 7 mars 2013, B-2678/2012, consid. 3.1, «Omix/Onyx Pharmaceuticals»).
5.3.3.1.2 L’usage d’une marque est sérieux lorsque son titulaire a l’intention de l’utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester son intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché et pouvoir démontrer une activité minimale sur ce dernier durant une période prolongée (cf. TAF, 29 février 2008, B-5342/2007, consid. 5.2 et 7.11 [et les réf. cit.], «Whale/wally [fig.]»). Il n’est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (Gilliéron, 107). L’usage à des fins privées ou à l’intérieur de l’entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L’usage est toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence avec ceux d’un tiers (Meier, 31).
Pour déterminer objectivement le sérieux de l’usage, il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre d’affaires usuel, ainsi que l’étendue et la durée de l’usage (Meier, 50-52). Alors qu’un usage occasionnel suffit lorsqu’il s’agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (Gilliéron, 107 [et les réf. cit.]; cf. également: TAF, 29 février 2008, B-5342/2007, consid. 7.11, «Whale/wally [fig.]»).
5.3.3.2
5.3.3.2.1 Les treize factures déposées par l’intimée ont été établies entre août 2009 et mars 2011, soit sur une durée de plus d’un an et demi, qui couvre la fin de la période à prendre en considération (12 août 2006-12 août 2011; cf. consid. 3.2).
5.3.3.2.2.1 En principe, seul l’usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l’utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu’elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006, consid. 4.2.1, «Kinder/kinder Party [fig.]»; Meier, CR, LPM 11 N 54; Wang, MSchG 11 N 51).
5.3.3.2.2.2 En l’espèce, les treize factures déposées par l’intimée sont propres à établir un usage de la marque opposante en Suisse. Bien qu’elles soient établies [dans le pays E.] par «K2 B.», elles sont en effet adressées à des clients en Suisse, tant alémanique que romande, et elles portent sur la livraison de divers articles à l’adresse de ces clients. Il faut relever que la facture du 31 août 2009, adressée à un client |en Suisse, donne toutefois comme adresse de livraison les coordonnées de «K2 B.» [dans le pays E.], qui émet la facture. Vu que les treize factures concernent au total 353 articles pour un prix de CHF 28 317.20, ce cas isolé, qui porte sur deux articles seulement pour un prix total de CHF 270.50, n’est cependant guère déterminant.
5.3.3.2.3 Malgré certaines variations, les numéros, les noms et les prix des articles qui figurent sur les treize factures peuvent être retrouvés sur les listes de prix et les catalogues, dont les dates sont comprises dans la période à prendre en considération. Il est dès lors tout à fait vraisemblable que les articles figurant dans les catalogues aient été commercialisés en Suisse entre août 2009 et mars 2011 au moins. Le fait que la marque opposante (ou sa partie centrale) ne figure pas sur les factures est sans importance vu qu’elles peuvent être mises en relation avec les catalogues qui, eux, contiennent à de nombreuses reprises la partie centrale de la marque opposante.
Le simple fait que les catalogues soient en anglais ne saurait signifier qu’ils ne sont pas destinés au public suisse ou qu’ils ne sont pas distribués en Suisse. Vu l’importance que prend l’anglais en Suisse, qui plus est dans un domaine tel que le sport, il doit être retenu que le consommateur moyen est tout à fait capable de comprendre l’essentiel des informations contenues dans ces catalogues, ce d’autant que les produits y sont très richement illustrés. Il en va de même des listes de prix qui, même si certaines d’entre elles sont en anglais, sont expressément destinées à la Suisse et indiquent des prix en francs suisses (même si la liste de prix «Spring Summer 2011» – également expressément destinée à la Suisse – ne précise pas la monnaie utilisée, sa mise en relation avec les autres listes de prix permet d’affirmer qu’elle prévoit des prix en francs suisses). Le fait que la – seule – liste de prix 2008 donne des prix en euros ne saurait changer quoi que ce soit à ce constat. Enfin, le fait que les catalogues «Fall/Winter 2009» et «Fakk 2010» indiquent des prix en dollars ne permet pas de conclure qu’ils ne sont pas destinés au public suisse vu qu’ils peuvent facilement être mis en relation avec les listes de prix en francs suisses et que c’est avant tout en lien avec les factures qu’ils sont déterminants. Dans ces conditions, il paraît donc vraisemblable que les articles figurant dans les catalogues ont été commercialisés en Suisse. N’y changent rien le fait que le catalogue «Fall/Winter 2009» ne mentionne pas de représentant pour la Suisse et le fait que, dans le catalogue «Fall 2010» et le catalogue «Spring 2011», le représentant pour la Suisse soit une entreprise [du pays E.].
5.3.3.2.4 Il convient de relever que l’article de 3 pages déposé par l’intimée constitue un indice supplémentaire de l’utilisation de la marque opposante en Suisse. Bien qu’il soit tiré d’un journal inconnu (pages 28-30), cet article en allemand est consacré au «Züri Triathlon» et porte, au bas de la page 28, la mention «Programm 2010». Un encart publicitaire en anglais – comprenant la partie centrale de la marque opposante – occupe le tiers inférieur de la page 29.
Les autres documents qui constituent l’Annexe 4 à la réplique de l’intimée devant l’autorité inférieure ne sauraient en revanche être pris en considération. L’encart publicitaire en anglais – qui porte la mention «© Zoot 2010» et ce qui semble être la date d’impression du document («3/7/111:21 PM») – serait, selon les explications de l’intimée, paru dans le «journal ‹Fit for Life› édition 5/2011». Rien ne permet toutefois d’étayer cette affirmation, qui doit dès lors être considérée comme une pure allégation de partie. Il doit en aller de même de la présentation intitulée «That’s what we did 2011», qui est à l’évidence un document interne auquel aucune force probante ne peut être reconnue.
Enfin, parmi les annexes à la réponse que l’intimée a déposée devant le Tribunal administratif fédéral le 22 avril 2013 (cf. consid. 5.2.2), la pièce 3 date du mois de mars 2013, c’est-à-dire en dehors de la période déterminante. Les pièces 4, 5 et 6, qui correspondent à des recherches sur Internet, ne sont pas datées. Les pièces 11 et 13 sont datées du 12 mars 2013, c’est-à-dire également en dehors de la période déterminante. Enfin, la pièce 15 ne présente pas de véritable lien avec la Suisse.
5.3.3.2.5 Il se pose désormais la question de savoir si les livraisons qui ressortent des treize factures déposées par l’intimée permettent de rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque opposante.
Pour mémoire, la marque opposante privée de ses deux éléments verbaux «Sports» – c’est-à-dire une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée au sens de l’art. 11 al. 2 LPM (cf. consid. 5.3.1.3.4) – figure à de multiples reprises dans les catalogues (cf. consid. 5.3.1.3.2) où elle est manifestement utilisée dans sa fonction distinctive (cf. consid. 5.3.3.1.1).
Il ressort de ces catalogues que les articles de sport représentés répondent avant tout aux besoins spécifiques des triathlètes. Bien qu’ils puissent s’adresser tant au spécialiste du triathlon qu’au consommateur moyen (cf. consid. 7.2.2), de tels produits ne peuvent pas être considérés comme des produits de consommation de masse.
Dans ces conditions, la facturation en Suisse de 353 articles pour un montant total de CHF 28 317.20 entre août 2009 et mars 2011 doit être considérée comme un usage sérieux.
Urteilsbearbeitung anlässlich des sic!-Workshops vom 20. Oktober 2015 in Zürich (By)